Høring - Tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) m.m.

Høringsinstanser

Høring - tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) m.m.

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om Norge skal tiltre Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og dermed bli medlem i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Samtidig sendes på høring forslag til de endringer i patentloven som er nødvendige ved norsk tiltredelse til EPC, samt enkelte andre forslag til endringer i patentloven som ikke er en nødvendig følge av norsk tiltredelse. Nærings- og handelsdepartementet anbefaler at Norge tiltrer EPC.

Konsekvensene av norsk tiltredelse til EPC har blitt utredet av en arbeidsgruppe med representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Patentstyret. I tillegg innholder arbeidsgruppens rapport bl.a. en redegjørelse for innholdet i EPC og nærmere opplysninger om EPO, samt et utkast til nødvendige endringer og tillegg i patentloven (inntatt som vedlegg 2 til arbeidsgrupperapporten).

Den europeiske patentkonvensjonen (slik den lyder med endringer foretatt i 2000 (EPC 2000):

• Revised European Patent Convention and implementing regulations - Foreword
• European Patent Convention 2000 (EPC 2000) as adopted by decision of the Administrative Council of 28 June 2001
• Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC
• Implementing regulations to the European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council of 12 December 2002
• Explanatory remarks to the Implementing regulations
• Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000
• Transitional provisions
• Explanatory remarks
• Act revising the convention on the grant of European patents

Papirversjon av arbeidsgrupperapporten og Den europeiske patentkonvensjonen kan fås tilsendt ved henvendelse til Nærings- og handelsdepartementet.

Nedenfor i punkt 1.1 til 1.6 i høringsbrevet gis det en kort redegjørelse for de spørsmål som er omhandlet i arbeidsgrupperapporten. I punkt 1.7 følger en begrunnelse for anbefalingen om at Norge bør tiltre EPC. I punkt 2 følger en kort redegjørelse for noen aktuelle spørsmål og utviklingstrekk innen EPO og europeisk patentpolitikk for øvrig. I punkt 3 presenteres forslag til endringer i patentloven ut over de som er nødvendige ved tiltredelse til EPC.

Høringsfristen for samtlige forslag er 6. oktober 2006.

Vi ber om at høringsuttalelser også sendes til e-postadressen postmottak@nhd.dep.no.

1. Tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen

1.1 Om EPC og EPO

Dette er behandlet i kap. 4. og 5 i arbeidsgrupperapporten.

EPC er en europeisk internasjonal avtale fra 1973 som innførte et europeisk patentsystem og opprettet EPO.

EPC gjør at en patentsøker med én søknad kan få patent i alle land som er tilsluttet konvensjonen. Søknaden behandles av Det europeiske patentverket (som også forkortes EPO) som har sete i München.

Dersom vilkårene for å meddele patent er oppfylt, treffer EPO en avgjørelse som gir søkeren rett til å få nasjonalt patent i alle medlemslandene som er utpekt i søknaden. Etter tiltredelse kan altså nasjonale patenter meddeles av EPO, slik at søkerens valg bestemmer om EPO eller det nasjonale patentverket skal avgjøre søknaden.

På en diplomatkonferanse 29. november 2000 vedtok partene i EPC å endre konvensjonen på enkelte punkter. Den nye versjonen heter EPC 2000. EPC 2000 er ikke trådt i kraft, men det vil skje 13. desember 2007. De partene i avtalen som ikke innen ikrafttredelsen ratifiserer endringene i konvensjonen, mister ihht. EPC art. 172 nr.4 automatisk sin status som part i avtalen. For Norge vil dermed det eneste hensiktsmessige være å eventuelt slutte seg til EPC versjon 2000, i motsetning til den versjonen som gjelder pr. i dag. 31 europeiske land er i dag tilsluttet EPC, nemlig samtlige EU-land, Sveits, Island, Liechtenstein, Monaco, Bulgaria, Romania og Tyrkia. I tillegg har Albania, Makedonia, Kroatia og Serbia og Montenegro assosieringsavtaler og er i ferd med å tiltre EPC. EPC og EPO er uavhengige av EU.

Norge undertegnet i sin tid EPC, men har siden avventet å ratifisere den. Dette betyr at Norge kan tiltre konvensjonen uten videre. Saken har blitt vurdert flere ganger de siste 30 årene. På 1990-tallet valgte man å avvente utfallet av behandlingen av EUs patentdirektiv, som nå er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

I 1990 antok Justisdepartementets lovavdeling at tiltredelse til EPC kan skje etter Grunnlovens § 26, dvs. at simpelt flertall i Stortinget er nok, og at det ikke er nødvendig med samtykke etter Grunnlovens § 93, noe som krever ¾ -dels flertall. Det har ikke skjedd endringer som tilsier en annen vurdering i dag. Grunnlovsvurderingen fra 1990 finnes som vedlegg 3 til arbeidsgrupperapporten.

1.2 Hva innebærer en norsk tiltredelse til EPC – generelt om rettslige konsekvenser

Dette er behandlet i kap. 7.4 i arbeidsgrupperapporten.

Etter tiltredelse vil trolig ca. 80 % av patentsøknadene som gjelder Norge bli inngitt til EPO. EPO avgjør søknaden uten medvirkning fra Patentstyret. Et patent meddelt av EPO blir til et nasjonalt patent i de land som er utpekt i søknaden etter at søkeren har innlevert en oversettelse av patent til språket i det aktuelle landet og betalt en avgift. På samme måte som patenter meddelt av de nasjonale patentverk, kan imidlertid patenter meddelt av EPO kjennes ugyldig i ettertid i de enkelte land dersom patenteringsvilkårene ikke var oppfylt. Spørsmål om ugyldighet avgjøres av nasjonale organer, med virkning for det enkelte land. I Norge er dette i dag domstolene, men EPC åpner for at dette også kan avgjøres ved forvaltningsvedtak. Danmark er et eksempel på et land som har en ordning der gyldigheten av meddelte patenter (også patenter meddelt av EPO) kan overprøves av en forvaltningsmyndighet. I punkt 3.3 nedenfor foreslås det at det skal innføres en tilsvarende ordning i Norge.

EPO avgjør patentsøknaden etter reglene i EPC. EØS-avtalen forplikter Norge til å ha de samme regler om patentering som i EPC, og reglene i patentloven har vært sammenfallende med EPC siden 1992. Formålet med EØS-avtalen tilsier at Patentstyret og norske domstoler også i dag må ta hensyn til EPOs praksis. Patentstyrets retningslinjer for søknadsbehandling er harmonisert med EPOs praksis. Det vil dermed i de aller fleste tilfeller være sammenfall mellom avgjørelser i Patentstyret og EPO.

1.3 Særlig om konsekvenser for patentering av bioteknologiske oppfinnelser

Dette er behandlet i punkt 7.4.4 i arbeidsgrupperapporten.

Også innenfor dette området er det samsvar mellom de materielle reglene i patentloven og EPC etter at EUs patentdirektiv 1Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/44/EF av 6. juli 1998 om rettslig vern av bioteknologisk oppfinnelser. ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 1. januar 2004. 2Lov 19. desember 2003 nr. 127 om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.). Patentdirektivet ble gjennomført i EPC i 1999.

Ved den norske gjennomføringen av EUs patentdirektiv ble det for å imøtekomme innvendingene mot direktivet innført flere tiltak 3Se Ot.prp. nr. 86 (2002-2003) Om lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.) kap. 6 til 14 og St.prp. nr. 43 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett (patentdirektivet)..

Det ble gitt føringer om at Patentstyret skal legge seg på linje med praksis i de mest restriktive EU-landene når det gjelder patentering av visse bioteknologiske oppfinnelser, jf. Ot.prp. nr. 86 (2002-2003) kap. 7. Det ble videre innført en ordning der Patentstyret skal rådføre seg med en etisk nemnd når Patentstyret er i tvil om etiske hensyn er til hinder for å meddele patent, jf. lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) § 15 a og § 25 tredje ledd. Disse tiltakene kan i noen tilfeller føre til at Patentstyret legger til grunn en mer restriktiv vurdering enn EPO, slik at Patentstyret vil nekte patent i et tilfelle hvor EPO vil meddele patent. Disse tiltakene vil ikke gjelde for søknader som inngis til EPO. I en eventuell etterfølgende nasjonal sak om slike patenters gyldighet, skal imidlertid norske domstoler ta hensyn til føringene om restriktiv praksis. Etter dagens norske regler har domstolene ikke anledning til å innhente uttalelser fra Den etiske nemnden i patentsaker. EPC vil imidlertid ikke være til hinder for å innføre regler om dette. I punkt 3.2. nedenfor tas opp spørsmålet om det bør innføres adgang for domstolene til å innhente uttalelser fra den etiske nemnden i saker om gyldigheten av patenter.

Etter reglene i patentloven skal det opplyses om opprinnelsen for biologisk materiale som oppfinnelsen er basert på, og om at det er innhentet samtykke til bruk av biologisk materiale fra mennesker dersom oppfinnelsen er basert på slikt materiale, jf. patentloven §§ 8 b og 8 c. Tilsvarende regler finnes ikke i EPC. Disse reglene har ikke noen betydning for avgjørelsen av en patentsøknad fordi brudd på opplysningsplikten kun er straffesanksjonert og ikke berører behandlingen av patentsøknaden eller gyldigheten av patentet, jf. patentloven § 8 b fjerde ledd og § 8 c annet ledd. Reglene vil imidlertid kunne motvirke ulovlig tilegnelse av biologisk materiale. I dag gjelder imidlertid disse reglene ikke for søknader som fremmes til Patentstyret gjennom det internasjonale patentsamarbeidssystemet PCT. Ca. 70 % av søknadene til Norge kommer gjennom PCT-systemet. Ved tilslutning til EPC antas det at EPO i hovedsak vil overta den del av søknadsmassen som i dag kommer gjennom PCT-systemet, hvor reglen om opplysningsplikt altså ikke gjelder. Dette innebærer at reglene om opplysningsplikt i praksis vil bli lite påvirket ved tilslutning til EPC. Norge arbeider internasjonalt sammen med en rekke andre land for å få innført obligatorisk krav om opprinnelsesangivelse også i internasjonale patentsøknader (PCT). Dersom det oppnås internasjonal enighet om dette, vil et slikt krav også bli innført i EPC.

Reglene om forlenget innsigelsesperiode når det hevdes at patent ikke skulle vært meddelt fordi kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville stride mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 24 annet ledd jf. § 1 b første ledd, vil ikke gjelde for søknader som inngis til EPO. De øvrige tiltakene (administrativ meddelelse av tvangslisenser, jf. patentloven § 50 a og rett for gårdbrukere til å bruke patentbeskyttet formeringsmateriale fra dyr uten å betale vederlag til patenthaver) vil ikke bli påvirket ved tiltredelse til EPC.

1.4 Konsekvenser for Norges brobyggerrolle mellom OECD-landene og utviklingslandene og handlerom for øvrig i internasjonale fora på patentområdet

Dette er behandlet i kap. 7.6 i arbeidsgrupperapporten.

I Soria Moria-erklæringen legges det opp til en styrking av den brobyggerrollen Norge har hatt mellom OECD-landene og utviklingslandene når det gjelder problemstillinger knyttet til patentering, jf. nærmere om denne brobyggerrollen i St.prp. nr. 43 (2002-2003) kap. 10. Tiltredelse til EPC vil ikke svekke Norges muligheter til å opptre som slik brobygger eller påvirke hvilke standpunkter Norge for øvrig kan innta internasjonalt i patentspørsmål. Tvert imot vil Norge få bedre tilgang til internasjonale prosesser og større påvirkningsmuligheter ved tilslutning til EPC, både prosesser i EPC og andre internasjonale prosesser. Regjeringen ønsker å bruke disse mulighetene til fortsatt å opptre som brobygger ved aktiv innsats i relevante internasjonale organisasjoner.

1.5 Økonomiske og administrative konsekvenser

1.5.1 For næringslivet

Dette er omtalt i arbeidsgrupperapporten kap. 7.1.

For norske bedrifter vil det bli enklere og noe billigere å søke patent i landene som er tilsluttet EPC fordi de kan nøye seg med å bruke én patentfullmektig. En norsk bedrift som vil søke EPC-patent i dag i tillegg til et nasjonalt patent må i praksis bruke to fullmektiger; én fullmektig autorisert av EPO for EPC-søknaden og én nasjonal fullmektig for den norske søknaden. Norsk næringsliv får dermed de samme vilkårene som deres europeiske konkurrenter. Norge vil som følge av dette også bli et mer attraktivt land å investere i for utenlandske innovative virksomheter.

Fordi det blir enklere for utenlandske søkere å søke patent i Norge vil det trolig bli flere patenter med utenlandsk innehaver å forholde seg til. Dette vil føre til at enkelte norske bedrifter kan få redusert sitt teknologiske spillerom. På eksportmarkeder vil det imidlertid ikke bli noen forskjell fra i dag. Flere utenlandske patenter i Norge sammen med den økte oppmerksomhet omkring betydningen av patentering som norsk tiltredelse til EPC vil føre til, vil imidlertid også kunne få en positiv betydning ved at det vil føre til økt bevissthet omkring betydningen av rettighetssikring gjennom patenter og andre immaterielle rettigheter i norsk næringsliv.

Det er blitt hevdet at det er en konkurransefordel for norske bedrifter at Patentstyret relativt raskt kan levere en foreløpig patenterbarhetsvurdering av søknader som inngis først i Norge. Denne muligheten vil bestå også etter en tiltredelse til EPO.

1.5.2 For den norske patentfullmektigbransjen

Dette er omtalt i arbeidsgrupperapporten kap. 7.2.

Patentfullmektigbransjen vil måtte omstille seg i vesentlig grad fordi den vil miste mange oppdrag med å representere utenlandske søkere. Patentfullmektigbransjen vil imidlertid kunne få alternative oppdrag i forbindelse med oversettelse av EPO- patenter til norsk.

1.5.3 For Patentstyret

Dette er omtalt i arbeidsgrupperapporten kap. 7.3.

Ved en eventuell tilslutning 1. januar 2008 vil Patentstyret oppleve et betydelig bortfall av arbeidsoppgaver og få et inntektstap i størrelsesorden 20-25 mill. kroner pr år knyttet til søknadsavgifter fra og med 2010, sett i forhold til en situasjon utenfor EPO. I tillegg vil fallet i Patentstyrets inntekter knyttet til årsavgifter fra løpende patenter begynne å gjøre seg gjeldende fra noe mindre enn fem år etter tilslutning, og etter hvert stabilisere seg på mellom 5 og 10 mill kr. pr år. Bortfallet av arbeidsoppgaver og inntekter vil til en viss grad svekke Patentstyrets rolle som nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter. Betydningen av et nasjonalt kompetansesenter er særlig viktig for norske små og mellomstore bedrifter.

Nærings- og handelsdepartementet utreder en rekke tiltak som vil sikre at Patentstyret kan opprettholde og videreutvikle rollen som et nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter. Bl.a. vil det bli inngått en avtale mellom Island, Danmark og Norge om opprettelsen av et Nordisk Patentinstitutt (NPI). Avtalen skal formalisere et nordisk samarbeid på patentområdet mellom landenes nasjonale patentverk og vil bli forelagt Stortinget for ratifisering.

NPI er tenkt opprettet som en selvstendig, internasjonal myndighet, men slik at arbeidskraftressursene utelukkende blir innleid fra de deltakende patentverkene. NPI vil få en størrelse som gjør at NPI vil kunne oppnå status som internasjonal myndighet for gransking-- og patenterbarhetsvurdering under Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT). Med slik myndighet vil NPI kunne tilføre de nasjonale patentverkene oppgaver innenfor PCT, samt oppgaver for andre lands patentverk og for private selskaper. På denne måten vil Patentstyret kunne få tilført nye arbeidsoppgaver og ny kunnskap som vil styrke den patentfaglig kompetansen i Patentstyret, samtidig som tilbudet om nasjonal søknadsbehandling innenfor alle tekniske fagområder opprettholdes.

1.6 Nødvendige endringer i patentloven ved tiltredelse til EPC

Tiltredelse til EPC krever endringer i norsk lov som fastsetter at patenter meddelt av EPO blir gjeldende også i Norge og om de nærmere prosedyrer omkring dette. I vedlegg 2 til arbeidsgrupperapporten er det lagt frem et forslag om nødvendige endringer og tillegg i patentloven. Nærings- og handelsdepartementet tiltrer i samråd med Justisdepartementet dette forslaget og det vises til dette.

1.7 Anbefaling om norsk tiltredelse til EPC

I Soria Moria-erklæringen kap. 4 om Næringspolitikk går regjeringen inn for å forbedre norsk patentpolitikk slik at norske aktører kan sikre patentrettigheter på høyde med aktører i våre konkurrentland. Nærings- og handelsdepartementet legger til grunn at et viktig tiltak som kan iverksettes for å oppfylle dette punktet i Soria Moria-erklæringen er at Norge tiltrer EPC. Nærings- og handelsdepartementet viser til at alle EU-landene er med i EPC, samt Sveits, Island, Liechtenstein, Monaco, Bulgaria, Romania, og Tyrkia. Norske bedrifter vil ved en norsk tiltredelse bli underlagt de samme rammevilkår som sine europeiske konkurrenter med hensyn til å søke patent i Europa. I tillegg vil Norge bli et mer attraktivt land å investere i for utenlandske innovative virksomheter. Tiltredelse vil dessuten kunne øke bevisstheten i norsk næringsliv om betydningen av patentering og annen rettighetssikring. Samtidig vil Norge få adgang til det kompetansehevingstilbudet EPO har gjennom sitt European Patent Academy. Dette vil gjøre det lettere å øke kompetansen omkring patenteringsspørsmål i Norge, noe som vil være av stor betydning for videre utvikling av et innovativt næringsliv.

2. Utviklingstrekk innen EPO og europeisk patentpolitikk for øvrig.

2.1 EPO

I 2001 undertegnet en rekke EPO-medlemsland den såkalte Londonoverenskomsten, jf. arbeidsgrupperapporten kap. 4.1.4. Etter overenskomsten likestilles de tre offisielle EPC-språkene; engelsk, fransk og tysk slik at en patentsøknad som er innlevert på ett av disse språkene ikke må oversettes til de øvrige. Videre nøyer de stater som har sluttet seg til overenskomsten med å kreve oversettelse av kun patentkravene til det offisielle EPC-språket staten velger. Overenskomsten trer først i kraft når åtte medlemsland har ratifisert den, herunder Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Dette har ennå ikke skjedd, og det er uavklart når overenskomsten eventuelt vil tre i kraft. Overenskomsten vil bare gjelde for de land som har sluttet seg til den, og det er ikke noe krav om tilslutning for å tiltre EPC. Det antas at overenskomsten, når den eventuelt trer i kraft, omtrent vil halvere oversettelseskostnadene for søkere som ønsker patent i de land som er tilsluttet den.

Siden det ikke er nødvendig å slutte seg til Londonoverenskomsten for å tiltre EPC, vil vi komme tilbake til spørsmålet om norsk tilslutning etter at Norge eventuelt har tiltrådt EPC og overenskomsten har trådt i kraft.

Flere EPO-medlemsland har i lengre tid arbeidet med en avtale om tvisteløsning i saker som gjelder EPO-patenter (European Patent Litigation Agreement, forkortet med EPLA). Ideen er her å etablere en eller flere sentrale domstoler som skal behandle spørsmål om gyldigheten av EPO-meddelte patenter og saker som gjelder inngrep i slike patenter. Tilsutning til denne avtalen vil på samme måte som ved tilslutning til Londonoverenskomsten være frivillig. Dersom og når arbeidet med EPLA fører til et resultat og hvis Norge tiltrer EPC, vil vi komme tilbake til spørsmålet om norsk tilslutning.

2.2 EU

Innen EU har det i svært lang tid blitt drøftet om det skal etableres en ordning om et fellesskapspatent, jf. arbeidsgrupperapporten kap. 6.2. Ideen er her at det skal være en sentral instans som skal kunne meddele patenter med virkning for hele EU-området. I tillegg skal det opprettes en domstol som skal avgjøre spørsmål om gyldigheten av og inngrep i EU-patenter. Formålet med å opprette et fellesskapspatent er i hovedsak å gjøre det enklere og billigere å søke patent. Dette arbeidet har som nevnt pågått lenge og det er uavklart om og når ordningen vil bli opprettet. Norge vil av konstitusjonelle grunner som ikke-medlem av EU ikke være med i en ordning med et fellesskapspatent, slik at fellesskapspatenter ikke vil gjelde i Norge. Norske søkere vil imidlertid kunne søke om fellesskapspatent, som vil gjelde hele EU-området under ett, på lik linje med søkere fra alle andre land.

For å opprette et fellesskapspatent, vil det måtte gjøres visse endringer i EPC, bl.a. for å gjøre det mulig å utpeke EU i søknaden i stedet for de enkelte medlemslandene.

3. Forslag til endringer i patentloven ut over de som er nødvendige ved tiltredelse til EPC (adgang for domstolene til å innhente uttalelser fra Den etiske nemnden for patentsaker og administrativ overprøving)

3.1 Innledning

I samråd med Justisdepartementet sender Nærings- og handelsdepartementet også på høring to forslag om endringer i patentloven som ikke er en nødvendig følge av en eventuell tiltredelse til EPC. Det foreslås for det første å åpne for at domstolene i saker om gyldigheten av et patent kan innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker dersom det er tvil om patentet er meddelt i strid med patentloven § 1 b, jf. nærmere i punkt 3.2. For det andre foreslås det å innføre en ordning med administrativ overprøving hos Patentstyret av meddelte patenter som et alternativ til domstolsbehandling av patenters gyldighet, jf. nærmere i punkt 3.3.

3.2 Innføring av adgang for domstolene til å innhente rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker

Dersom Patentstyret er i tvil om patent skal meddeles fordi kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville stride mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1 b første ledd, skal Patentstyret innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker, jf. patentloven § 15 a. Etter patentloven § 25 tredje ledd annet punktum gjelder dette også i innsigelsessaker.

Denne ordningen ble innført i forbindelse med endringene som ble gjort i patentloven for å gjennomføre EUs patentdirektiv. 4Lov 19. desember 2003 nr. 127 om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.). Plikten til å forelegge saker for Den etiske nemnden er et av tiltakene som ble gjennomført for å imøtekomme de etiske innvendingene mot direktivet, jf. punkt 1.3. Begrunnelsen for å innføre denne ordningen var at dette ville gi Patentstyret et bedre beslutningsgrunnlag og styrke saksopplysningen, jf. Ot.prp. nr. 86 (2002-2003) s. 59 annen spalte.

I en etterfølgende sak om gyldigheten av et patent har domstolene pr i dag ikke adgang til å innhente rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden selv om det er tvil om patentet er meddelt i strid med patentloven § 1 b. Domstolene må klarlegge de faktiske sider av spørsmålet på annen måte, fortrinnsvis ved bruk av sakkyndige etter reglene i prosesslovgivningen. Dersom det allerede foreligger en uttalelse fra nemnden avgitt i forbindelse med Patentstyrets forutgående behandling av saken er det ikke noe i veien for at denne fremlegges som bevis i en gyldighetssak for domstolene. Nærings- og handelsdepartementet mener imidlertid at de hensyn som taler for at Patentstyret etter omstendighetene skal innhente en uttalelse fra nemnden tilsier at også domstolene bør ha adgang til å gjøre dette dersom de er i tvil om patent er meddelt i strid med patentloven § 1 b. Det kan hende at det ikke foreligger noen slik avgjørelse fra Patentstyrets behandling eller at domstolene ønsker å belyse andre etiske sider enn de Patentstyret har innhentet uttalelse om. Som påpekt i punkt 1.2, vil det også kunne reises ugyldighetssøksmål rettet mot patenter meddelt av EPO etter en norsk tiltredelse. I saker der patenter er meddelt av EPO vil det ikke foreligge noen uttalelse fra Den etiske nemnden, jf. punkt 1.3.

I et vedlegg til høringsbrevet med forslag til endringer ut over de som er nødvendige ved tiltredelse til EPC, er det på denne bakgrunn foreslått et nytt annet ledd i patentloven § 52 som slår fast at retten bør innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker dersom den er i tvil om patent er meddelt i strid med patentloven § 1 b. I motsetning til det som gjelder for Patentstyret, foreslås det ikke at domstolene skal ha plikt til å innhente slik uttalelse, men bare adgang til det. Det bør fortsatt være opp til retten å vurdere hva som skal til av bevis ut over det partene legger frem for å få saken forsvarlig opplyst. Dersom retten er i tvil, vil den imidlertid ha en sterk oppfordring til å innhente en slik uttalelse ut fra hensynet til å få saken forsvarlig opplyst.

Det er viktig at innhenting av uttalelser fra Den etiske nemnden for patentsaker ikke forsinker domstolsbehandlingen. Det vil derfor bli fastsatt i patentforskriften at nemnden skal avgi sin rådgivende uttalelse innen tre måneder også når domstolene innhenter uttalelser.

3.3 Administrativ overprøving av gyldigheten av patenter

Etter patentloven § 52 tredje ledd kan som hovedregel enhver reise søksmål for domstolene om gyldigheten av et meddelt patent. Et patent kan ved domstolsbehandling kjennes ugyldig blant annet dersom det er meddelt i strid med vilkårene i patentloven §§ 1 og 2, jf. patentloven § 52 nr. 1). Et meddelt patent kan også oppheves administrativt i innsigelsessak etter patentloven § 24 flg. Fristen for å fremsette innsigelse er som hovedregel ni måneder fra den dag da patent ble meddelt, jf. patentloven § 24 første ledd annet punktum. Dersom innsigelsen er begrunnet i at kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville stride mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1 b første ledd, er innsigelsesfristen 3 år fra den dag da patentet ble meddelt, jf. patentloven § 24 annet ledd første punktum. Etter at disse fristene er utløpt, er eneste mulighet for den som ønsker å få et patent kjent ugyldig pr i dag å reise sak for domstolene. Dette kan gjøres gjennom hele patentets virkeperiode.

Etter en endring i den danske patentloven som trådte i kraft 1. januar 2001 der §§ 53 a til 53 e ble tilføyd, kan enhver som et alternativ til domstolsbehandling fremsette begjæring til det danske patentverket om administrativ overprøving av patentets gyldighet i hele dets virkeperiode. Adgangen til administrativ overprøving er begrenset til tilfeller der det påstås at patent er meddelt i strid med de materielle patenterbarhetsvilkårene i den danske loven som svarer til § 1 til 2 i den norske loven.

I et vedlegg til høringsbrevet med forslag til endringer ut over de som er nødvendige for tiltredelse til EPC, foreslår vi at det innføres en adgang til administrativ overprøving av patenters gyldighet også i Norge, jf. forslaget til ny § 52 a til d i patentloven. De danske reglene har dannet mønster for dette forslaget.

Nærings- og handelsdepartementet mener at en ordning med administrativ overprøving av patenters gyldighet, vil være et enkelt og billig alternativ til søksmål. Dette vil styrke rettsstillingen til privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter. Samtidig vil rettssikkerheten for patenthavere og lisenshavere være ivaretatt ved at den grundigere og mer betryggende saksbehandlingen som domstolsbehandling gir, fortsatt står åpen ved at Patentstyrets avgjørelser i saker om administrativ overprøving vil kunne bringes inn for domstolene av den som avgjørelsen går mot, jf. forslaget til ny § 52 d i patentloven.

På samme måte som i Danmark vil adgangen til å kreve administrativ overprøving både gjelde for patenter meddelt av Patentstyret og for patenter meddelt av EPO, jf. forslaget til ny § 52 a første ledd. § 76 som det vises til i dette forslaget er § 76 i forslaget fra arbeidsgruppen, jf. punkt 1.6 ovenfor. Etter en eventuell tiltredelse til EPC, vil det trolig etter hvert bli gjort gjeldende flere patenter i Norge enn i dag pga. økt tilvekst av søknader fra utenlandske søkere som utpeker Norge. Dette vil kunne føre til at det blir flere ugyldighetssaker, noe som tilsier at det blir ytterligere behov for et enkelt og billig alternativ til domstolsbehandling.

Etter forslaget til ny § 52 c første ledd første punktum vil adgangen til å kreve administrativ overprøving bare gjelde når patentet påstås å være meddelt i strid med vilkårene i §§ 1 til 2. Det er først og fremst i disse tilfellene at det er behov for et enkelt og billig alternativ til domstolsbehandling.

Etter forslaget til ny § 52 b kan det ikke begjæres administrativ overprøving så lenge innsigelsesfristen løper, jf. patentloven § 24. Det er ikke noe behov for å kunne begjære administrativ overprøving så lenge det kan fremsettes en innsigelse. Forslaget til § 52 b regulerer også forholdet mellom en begjæring om administrativ overprøving og en pågående innsigelsessak og en ugyldighetssak for domstolene. Etter forslaget vil ikke en begjæring om administrativ overprøving kunne fremsettes så lenge en innsigelsessak eller rettssak om patentets gyldighet ikke er endelig avgjort. I saker der administrativ overprøving er begjært av andre enn patenthaver, foreslås det at Patentstyret skal stoppe saksbehandlingen dersom det reises rettssak om gyldigheten av det aktuelle patentet.

Det foreslås i ny § 52 a annet ledd tredje punktum at den som begjærer overprøving, skal betale en avgift. Dette er i samsvar med prinsippet om at Patentstyrets virksomhet skal være selvfinansiert. En avgiftsplikt vil i tillegg motvirke at overprøvingsbegjæringer fremsettes uten grunn.

Etter forslaget til ny § 52 c første ledd annet punktum gis reglene om innhenting av uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker tilsvarende anvendelse i saker om administrativ overprøving.

Utfallet av en sak om administrativ overprøving kan etter forslaget bli at patentet erklæres ugyldig, at det erklæres at det opprettholdes eller at det opprettholdes i endret form slik at ugyldighetsgrunnen avhjelpes, jf. forslaget til ny § 52 c annet ledd. For at patentet skal kunne opprettholdes i endret form må patentinnehaveren samtykke i dette. Gjør han ikke det skal patentet kjennes ugyldig.

Det foreslås i ny § 52 d at en begjæring om administrativ overprøving behandles av Patentstyrets første avdeling som første instans. Avgjørelsen fra første avdeling kan etter forslaget påklages til annen avdeling. Avgjørelsene fra Patentstyret skal kunne bringes inn for domstolene. Det vil ikke være noe krav om at man har uttømt mulighetene for administrativ behandling, det vil si at en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling kan bringes direkte inn for domstolene.

Det vises for øvrig til det vedlagte lovforslaget.

3.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å gi domstolene adgang til å innhente uttalelser fra Den etiske nemnden for patentsaker vil ventelig føre til noe mer arbeid for nemnden. Nemnden har imidlertid kun blitt forelagt én sak hittil, slik at utgiftene for det offentlige forbundet med denne hittil har vært svært beskjedne. Det er ikke grunn til å tro at forslaget vil føre til en betydelig økt saksmengde for nemnden.

Forslaget om å innføre administrativ overprøving vil gjøre det enklere og billigere å få erklært et patent ugyldig. Ordningen kan på den annen side føre til en økt arbeidsbelastning i Patentstyret. Dette skal dekkes inn ved at overprøvingsordningen skal være avgiftsbelagt. Da Patentstyret vil miste gjøremål ved en tiltredelse til EPC, jf. punkt 1.5.3, vil det dessuten være i tråd med målet om å opprettholde Patentstyret som nasjonalt kompetansesenter på industrielle rettigheter at det får tilført nye kompetansekrevende oppgaver. Forslaget vil trolig medføre at domstolene blir forelagt noe færre saker om gyldigheter av patenter.

Med hilsen

Vedlegg:

Forslag til endringer i patentloven ut over de som er nødvendige ved tiltredelse til EPC (adgang for domstolene til å innhente uttalelser fra Den etiske nemnden for patentsaker og administrativ overprøving) (pdf-format)