5 Endringsforslag

5.1 Innføring av bevisforbud for patentrådgivning

5.1.1 Forslaget i høringsnotatet

Høringsforslaget gikk ut på å utvide bevisforbudet for særskilte yrkesgrupper etter tvisteloven § 22-5 første ledd og straffeprosessloven § 119 første ledd til å gjelde for opplysninger som er betrodd patentrådgivere oppført på listen over autoriserte rådgivere (EPAs) i medhold av artikkel 134 nr. 1 i den europeiske patentkonvensjonen samt utenlandske patentrådgivere som har rett til å opptre overfor patentmyndigheten eller domstolene i hjemlandet, og som er underlagt en beskyttelse for kommunikasjonen med sine klienter etter nasjonal rett.

I høringsnotatet punkt 3 på side 14 ble det gitt følgende redegjørelse for behovet for å innføre et bevisforbud for patentrådgivning:

«Opplysningene som utveksles mellom en patentrådgiver og dennes klienter vil gjerne være forretningssensitive, og det kan være skadelig for klienten om opplysningene kommer til en tredjeparts kunnskap. Virksomheter som benytter patentrådgivere, bør kunne innrette seg på at opplysningene som gis, behandles med fortrolighet. Etter det departementet forstår, involverer mange norske patentrådgivere i dag advokater i kommunikasjonen med klienten, slik at rådgivningen omfattes av advokatens taushetsplikt. Dermed unngås krav om fremleggelse av kommunikasjonen i rettssaker i medhold av tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. Dette er imidlertid mer tungvint og kostnadskrevende enn om det hadde eksistert en selvstendig beskyttelse for kommunikasjonen mellom klienten og patentrådgiveren.

I tillegg antar departementet at det forhold at det eksisterer en slik beskyttelse i mange andre land, inkludert i våre nærmeste naboland, kan gi norske patentrådgivere en konkurranseulempe sammenlignet med rådgivere som kan vise til en slik beskyttelse overfor klienten. Det at norske rådgivere ikke kan vise til en slik beskyttelse etter nasjonal rett, kan også gi en større risiko for at kommunikasjonen med klienten ikke blir ansett som konfidensiell, og følgelig kreves fremlagt i rettssaker om patenter i andre land, slik som USA. I så fall vil fortroligheten av informasjonen gå tapt i alle jurisdiksjoner.

Etter departementets syn tilsier disse forholdene at det bør gis regler i norsk rett om bevisforbud for opplysninger som er gitt som ledd i patentrådgiverens rådgivningsoppdrag, slik at fortrolighetsforholdet mellom rådgiveren og klienten bevares i forbindelse med rettssaker, både her i landet og i utlandet. Slike regler i norsk rett vil også kunne legge til rette for deltakelse i de videre diskusjonene om mulig internasjonal harmonisering av regelverket på dette området.»

5.1.2 Høringsinstansenes syn

Acapo AS, Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP), Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR), Regelrådet og Patentstyret støtter innføring av et bevisforbud for patentrådgivning. Økokrim og Politidirektoratet går mot forslaget.

Patentstyret fremhever at en patentsøker eller patenthaver har behov for at konfidensielle råd fra patentrådgiveren ikke kommer ut ved bevisføring i domstol, og uttaler:

«Patentstyret støtter forslaget.

I denne vurderingen har vi særlig lagt vekt på at en patentsøker/patenthaver regelmessig har behov for frie og utfyllende konfidensielle råd fra sin patentrådgiver. Slike råd er i sin natur sensitive. Dersom innholdet i rådene kommer ut ved bevisføring i domstol, kan det ha skadevirkninger for rimelig konkurranse både nasjonalt og internasjonalt. I dagens globale handel vil forutberegnelighet om bevisforbud være viktig.»

Patentstyret viser også til at forslaget er velkomment i lys av internasjonalt arbeid med harmonisering og forenkling.

NIP mener det er viktig både for norsk næringsliv og deres norske patentrådgivere at det opprettes regelverk i Norge som i det minste er på høyde med våre naboland, handelspartnere og land der norske selskaper etablerer forsking og utvikling, slik at man kan konkurrere på like vilkår. Foreningen uttaler:

«NIP har som ett av sine formål å arbeide for gode vilkår og god etikk i yrkesmessige anliggender samt å fremme synet til norske næringslivsinteresser innen immaterielle rettigheter. Det er derfor viktig for NIP å sikre at norsk næringsliv kan operere under betingelser tilsvarende det våre utenlandske konkurrenter har for å unngå en ugunstig og skjev konkurransesituasjon i Norge. Herunder ligger også at bedrifter i Norge oppnår de samme betingelser vedrørende fortrolighet i diskusjoner av sensitive temaer for en bedrift, om de velger en norsk IP rådgiver kontra en utenlandsk IP rådgiver. Dette er en av grunnen til at NIP helhjertet støtter forslaget.

Videre er det også et mål for NIP å bevare og styrke den norske IP-kompetansen i Norge for å sikre god rådgiving spesielt innen patentområdet og innføringen av de foreslått endringene vil støtte denne målsetningen.

Etter NIP sin oppfatning er det viktig både for norsk næringsliv og deres norske patentrådgivere at det opprettes regelverk i Norge som i det minste er på høyde med våre naboland, handelspartnere og land der norske selskaper etablerer forskning og utvikling, slik at man kan konkurrere på like vilkår.

NIP støtter således harmoniseringen av regler, slik som client attorney privilege for patentrådgivere ved Bpluss-gruppens arbeid i WIPO for å oppnå et likere regelverk og unngå at partene i en rettsak stiller med forskjellig bevisforbud avhengig av hvilken jurisdiksjon de tilhører og sikre at konfidensialitet ikke går tapt gjennom lekkasje i visse jurisdiksjoner.»

NIP peker videre på følgende ulemper ved situasjonen i dag:

• «1. Det blir et skjevt forhold mellom de bedriftene som har midler til og kunnskap om å sikre at all sensitiv informasjon i patentsaker går gjennom advokat for å unngå fremleggelse i potensielle rettssaker. Dette går spesielt utover små og mellomstore bedrifter i Norge.

• 2. Selv om både utenlandske og norske bedrifter ikke vil ha bevisforbud for sine patentrådgivere i en rettsak i Norge under nåværende regelverk (med mulig unntak av US patent attorneys som også kan være advokater), vil norske bedrifter som benytter norske patentrådgivere ha dårligere beskyttelse i andre land som har slikt bevisforbud for patentrådgivere.

• 3. Det er en aktuell problemstilling for norske multinasjonale bedrifter å vurdere bevisforbud-situasjonen som ett moment (av flere) for hvor man skal etablere eller flytte sine utviklingsavdelinger (med tilhørende IP-konsulenter), for å reduserer risiko i potensielle rettssaker ved å velge land med etablert bevisforbud for patentrådgivere.

• 4. Det er også aktuelt for norske og multinasjonale bedrifter å vurdere bevisforbud situasjonen som ett argument (av flere) i valget av sine IP-konsulenter (interne/eksterne), noe som vil kunne bygge ned IP miljøet i Norge over tid.

• 5. Ved å stå utenfor en harmonisering av regelverk, vil Norge risikerer å bli et land som bidrar til lekkasje av konfidensialitet i større patentkonflikter som går parallelt i flere jurisdiksjoner.»

FONIP viser til at norsk næringsliv bruker mye ressurser på forskning og utvikling, og har et økende behov for kompetent rådgivning knyttet til etablering og vurdering av immaterialrettigheter. Foreningens mener at et bevisforbud vil ivareta næringslivets interesser ved å bidra til å styrke mulighetene for at norsk næringsliv fritt skal kunne rådføre seg med interne og eksterne patentrådgivere. I høringsuttalelsen heter det:

«Store deler av norsk næringsliv bruker mye ressurser på forskning og utvikling. I takt med utviklingen i alle deler av norsk industri er det et økende behov for kompetanse om problemstillinger knyttet til industrielle rettigheter som patent/varemerke/design og andre immaterialrettsområder, og herunder faller den type kompetanse som patentrådgivere innehar. Dette vises ved at det er et økende antall patentrådgivere internt i norske bedrifter og eksternt i rådgivningsfirmaene/fullmektigkontorene.

Sentralt for behovet for at regler om bevisforbud skal omfatte patentrådgivere er at kommunikasjonen mellom norsk næringsliv og patentrådgivere, det være seg internt ansatte eller eksterne, er underlagt konfidensialitet. Dette er også kjernen i behovet for en harmonisering av relevant regelverk, jf. høringsnotatet side 13, 3. avsnitt.

[…] Tvert imot vil forslaget sikre norsk næringslivs interesser ved at de har kompetente patentrådgivere i sin middelbare nærhet som fritt og under konfidensialitet kan få råd av sine interne så vel som eksterne patentrådgivere. Spørsmål knyttet til, og vurderinger av de ulike intellektuelle rettighetene er som hovedregel komplekse. Det vil være en fordel for norske bedrifter å ha rådgivere i sin umiddelbare nærhet som behersker dette fagfeltet og som kan kommunisere sine råd fritt uten å måtte risikere å senere bli pålagt å røpe konfidensiell informasjon. Her må det understrekes at den konfidensielle informasjonen ofte representer store verdier for norske bedrifter, verdier som må beskyttes. Mulighetene for denne beskyttelsen vil styrkes med det lovforslaget som nå foreligger.»

NIR viser til at det innen foreningens fagmiljø i de senere år har vært jobbet aktivt for at patentrådgivere skal inkluderes i listen over yrkesgrupper som dekkes av bevisforbudet, og uttaler:

«De foreslåtte endringene vil gi norske patentrådgivere like gode rammevilkår som patentrådgivere i bl.a. Danmark og Sverige ved at også norske patentrådgivere blir underlagt regler som medfører at kommunikasjonen med klienten knyttet til patentrådgivning ikke kan kreves fremlagt som bevis i rettssaker.

Videre vil de foreslåtte endringer sikre at norske virksomheter, som benytter norske patentrådgivere, blir likestilt med utenlandske virksomheter i forbindelse med patentrettssaker i utlandet, for eksempel i USA, der det kan være et vilkår for beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgiveren at det gjelder et tilsvarende vern i hjemlandet.»

Regelrådet,Acapo AS og NIP er enige i at høringsforslaget styrker patentrådgivernes konkurransesituasjon opp mot utenlandske rådgivere fra jurisdiksjoner som har bevisforbud for patentrådgivning. Acapo AS uttaler:

«Utvikling av antall patentsøknader og patenter i Norge i perioden 2015 til 2019.

I denne periode er det årlig inngitt om lag 1000 patentsøknader med norske søkere til Patentstyret. I samme periode har antallet europeiske patenter som er blitt gjort gjeldede i Norge økt fra rundt 3300 i 2015 til i underkant av 8200 patenter i 2019. (Kilde: Patentstyrets årsrapport for 2019).

Dette tilser at det norske næringslivet i større og større grad må forholde seg til internasjonalt eid IPR, noe som tilsier at vi som IP-rådgivere i Norge må videreutvikle og øke vår kompetanse knyttet til vurdering av patenters beskyttelsesomfang og mulighetene for konflikt gjennom inngrep i IPR.

Her er forståelse av norsk næringsliv og rettspraksis viktig, men det er også viktig å bevisst styrke det norske IP-miljøet gjennom kunnskapsoppbygging og erfaringsoverføring i Norge.

IP-rådgiverens oppgave er å bistå det norske næringslivet med å ta vare på den innovasjonen som skapes i Norge gjennom vår kunnskap og erfaring. Innovasjonen må identifiseres, beskyttes, vedlikeholdes, forvaltes og forsvares på en god måte.

[…]

Den norske IP-bransjen har klart å omstille seg gjennom rasjonalisering og effektivisering nødvendiggjort av Norges tilslutning til EPC i 2008 og tiltredelse av Londonavtalen i 2015 til.

Økt konkurranse fra utlandet.

Både tilslutningen til EPC og tiltredelsen av Londonavtalen har resultert i at bransjen i dag i stor grad konkurrerer med utenlandske selskaper, som etter dette også kan håndtere IPR overfor de norske patentmyndighetene. Dette innebærer at det nå ikke bare er konkurranse mellom de norske aktørene i bransjen, men vel så mye en konkurranse overfor utenlandske aktører. Dette er en utfordring som det norske IP-miljøet ser på som positivt, forutsatt at vi kan konkurrere og arbeide på ellers like vilkår.

Et viktig vilkår er nettopp her å inkludere de norske patentrådgivere i de yrkesgruppene som kommer inn under tvisteloven og straffeprosesslovens bestemmelser vedrørende bevisforbud. Dersom det ikke vedtas lovbestemmelser om bevisforbud vil utenlandske aktører i bransjen kunne opprettholde en konkurransefordel i forhold til de norske aktørene som ikke er undergitt slikt bevisforbud.

Dette har bransjen påpekt og arbeidet for i lang tid, forslaget er derfor viktig og kjærkomment for det norske IP-miljøet.»

Regelrådet viser til at vern av kommunikasjon med patentrådgiver er av stor betydning for næringsdrivendes konkurranseevne, og at dette er særlig viktig for små og mellomstore virksomheter og oppstartsbedrifter som muligens mangler kompetanse til å håndtere saken alene, og dermed vil søke bistand fra rådgiver. Regelrådet stiller imidlertid spørsmål ved om det burde komme tydeligere frem hvilken nytte næringslivet vil ha av forslaget mer allment, særlig om det kan påvirke omfanget av forsknings- og utviklingsarbeid, og hvilke vurderinger som er gjort av om forslaget til bevisforbud for patentrådgivere er en tilstrekkelig tungtveiende interesse til å gi unntak fra de rettslige hovedreglene om forklaringsplikt og prinsippet om fri bevisføring. Regelrådet uttaler videre at «det [er] positivt fra et konkurranseperspektiv at departementet har tatt hensyn til reguleringen i andre land, spesielt i våre naboland, Sverige og Danmark, ved utformingen av forslag til nye bestemmelser».

Både Regelrådet og NIR fremhever at høringsforslaget innebærer en forenkling sammenlignet med den nåværende ordningen der patentrådgivere involverer advokater i kommunikasjonen med klienter slik at rådgivningen omfattes av advokatens taushetsplikt.

Økokrim mener at det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner til å innføre bevisforbud for patentrådgivning. Økokrim mener forslaget er snevert begrunnet i patentrådgivernes interesser, gjelder for få saker og at innføring av et bevisforbud kan gi press for samme regel for dem som gir rettsråd uten å være advokat. Forslaget hevdes også å harmonere dårlig med signaler i Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat 24. september 2018 om endringer i kildevernreglene i straffeprosessloven og tvisteloven og NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Økokrim uttaler blant annet følgende:

«ØKOKRIM finner grunn til å fremheve at lovforslaget innebærer unntak både fra hovedregelen i norsk rett om at vitner har forklaringsplikt om alt som er av betydning for straffesaken/tvistegjenstanden (strpl. § 108 og tvl. § 24-1) og prinsippet om fri bevisføring. Disse rettslige utgangspunkter og hovedregler er viktige fordi de bidrar til flest mulige riktige avgjørelser i prosesser. Det er således grunnlag for å si at lovforslaget innebærer en viss nedvurdering av den materielle sannhets prinsipp og aktørenes forpliktelse til prinsippet […]

Slik ØKOKRIM ser det, må det foreligge tungtveiende grunner for å gjøre unntak fra lovens hovedregler på dette området. Ser man på de bevisforbud som straffeprosessloven og tvisteloven oppstiller gjennom strpl. § 119 og tvl. § 22-5 med tilhørende regler, er unntakene begrunnet i svært tungtveiende interesser hos prosessens parter, for eksempel hensynet til å få riktig medisinsk behandling og riktige rettsråd. Prosesslovgivningens øvrige regler om bevisfritak er begrenset til et fåtall tilfeller der tungtveiende offentlige interesser eller hensynet til partene slår inn.

Ifølge høringsnotatet synes det sentrale formålet med lovforslaget imidlertid å være beskyttelse av patentrådgivernes økonomiske interesser. Etter vår oppfatning er dette en helt ny begrunnelse som vanskelig kan anses som like tungtveiende som de interesser som i dag begrunner absolutte eller relative begrensninger i vitneplikt og bevisføringsadgang.

Vi nevner dessuten at andre rådgivere enn advokater som i dag tilbyr rettsråd, har forklaringsplikt i prosess. Etablerer man bevisforbud for patentrådgivere, slik forslaget går ut på, er det ikke vanskelig å se for seg at andre rådgivere på sikt vil ønske tilsvarende unntak. Det kan da bli vanskelig ikke å komme også disse i møte. Forslaget bærer således i seg en risiko for en betydelig svekkelse av vitneplikten og prinsippet om fri bevisføring på sikt.»

Økokrim er videre av den oppfatning at mangelen på bevisforbud ikke gir noen konkurranseulempe, og uttaler følgende:

«Lovforslaget er særlig begrunnet med ønske om en likestilling med svenske og danske patentrådgivere hvis profesjonelle kommunikasjon allerede nyter et slikt vern som foreslås i høringsnotatet. Det nevnes også at dette utgjør en konkurranseulempe for norske patentrådgivere. ØKOKRIM har vanskelig for å se hvordan dette kan være tilfelle. Så lenge patentrådgivere må forholde seg til de prosessuelle reglene som gjelder i de jurisdiksjoner der de tilbyr sine tjenester, vil patentrådgivere være underlagt samme regler om vitneplikt og bevisføring i prosesser uten hensyn til hvor de er hjemmehørende.

Det må også nevnes at prosessreglene også på dette området er ulike i de fleste land. Lovforslaget innebærer riktignok at Norge kommer på linje med Sverige og Danmark. Betydningen av dette synes imidlertid nokså begrenset, da andre og vesentlig større land har regler på det aktuelle området som synes å ligge nærmere de som gjelder i Norge i dag enn reglene i Sverige og Danmark, for eksempel USA.»

Politidirektoratet støtter Økokrims vurderinger, og uttaler følgende:

«Som påpekt av ØKOKRIM, vises det i høringsnotatet til at bevisforbudet antas å være aktuelt i få saker. Som følge av dette og sett i lys av de betenkeligheter som ØKOKRIM fremhever i sitt høringssvar, støtter ikke Politidirektoratet forslaget om endringer i tvisteloven og straffeprosessloven.»

FONIP har, med tilslutning fra Acapo AS, kommentert høringssvaret fra Økokrim i sin høringsuttalelse. Det gis uttrykk for at Økokrims synspunkter synes å være en konsekvens av manglende kunnskaper om relevansen av forslaget for norsk næringsliv, og at forslaget ikke bare er viktig for patentrådgivernes konkurransesituasjon isolert sett, men for næringslivets interesser knyttet til å få frie og konfidensielle råd av sine norske patentrådgivere om immaterialrettigheter som representerer bedriftene. Økokrims merknader om lavt antall rettssaker kommenteres slik:

«Vi noterer oss at Økokrim peker på at det ikke vil være et tilstrekkelig antall rettssaker der problemstillingen vil være relevant. Vi skal få peke på at det årlig er flere saker for norske domstoler der patentrådgivere bistår sine klienter i samarbeid med klientenes advokater, både forføyningssaker for lokale domstoler og ugyldighets- og inngrepssaker som må anlegges ved Oslo tingrett (tvungent verneting). I slike saker vil patentrådgivere ha behov for å kunne kommunisere direkte med oppdragsgiver og ikke kun via oppdragsgivers advokat. Særlig gjelder dette i saker der patentrådgiveren håndterer oppdragsgivers patentportefølje også internasjonalt.

Det er videre av liten betydning hvor ofte en sak der det gis patentfaglige råd ender med en rettssak. Patentrådgivere som jobber i eller for norsk næringsliv møter behovet for bevisforbud i sitt daglige arbeid. Hver dag gis det råd om rekkevidden, styrken eller gyldigheten av oppdragsgiveres egne eller tredjeparters patenter. Det er store verdier som står på spill for norske bedrifter og næringsliv og det har vært og er en uholdbar situasjon at patentrådgivere og deres oppdragsgivere hver dag må ta stilling til hva de kan gi råd om og hvordan rådene kan gis, veid opp mot en risiko for at deres råd vil bli fremlagt i en rettsak»

Behovet for bevisforbud har ikke bare betydning for rådgivning gitt i tilknytning til norske patenter eller EP-patenter validert i Norge. Norsk næringsliv har vel så mye behov for rådgivning knyttet til etablering og vurdering av rettigheter i andre land. Særlig vil et bevisforbud være nyttig med hensyn til rådgivning vedrørende patentrettigheter i USA. FONIP forstår det slik at et bevisforbud i Norge vil styrke mulighetene for at norske patentrådgivere ikke risikerer å måtte avgi forklaring for amerikansk rett, i det minste i enkelte stater. I høringsnotatet pekes det på at det arbeides for harmonisering av lovverket slik at patentrådgivere som er gitt et bevisforbud i eget land også skal være omfattet av tilsvarende vern i andre land. Et bevisforbud i Norge vil bidra til å sikre, i det minste, styrke mulighetene for at norsk næringsliv fritt skal kunne rådføre seg med interne og eksterne patentrådgivere om patentrettigheter og rekkevidden av slike i andre land.»

5.1.3 Departementets vurderinger

Departementet viser til at hensynet til sakens opplysning og prinsippet om fri bevisføring er grunnleggende i straffeprosessen og sivilprosessen. Utvidelse av et bevisforbud vil prinsipielt innebære en begrensning i informasjonstilgangen i den enkelte sak. Departementet viser til NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov punkt 13.3.1 og 13.3.2 om de hensyn som gjør seg gjeldende ved utformingen av regler om bevisforbud i straffesaker. Det er riktig som påpekt av Økokrim at det må foreligge tungtveiende grunner for å utvide bevisforbudet i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 til nye yrkesgrupper.

I vurderingen av om reglene om bevisforbud i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 skal utvides til også å omfatte patentrådgivning, legger departementet avgjørende vekt på at det er en snever utvidelse som skal ivareta næringslivets behov for fortrolig rådgivning om patentspørsmål. Vern for fortrolig rådgivning vil ha stor betydning for næringslivets muligheter til fritt å kunne rådføre seg med patentrådgivere, og vil kunne øke bruken av patenter og andre immaterialrettigheter i Norge. I 2019 mottok Patentstyret 1531 søknader om patent og 8163 søknader om validering av europeiske patenter i Norge, og det var ca. 42 000 patenter i kraft i Norge. Store deler av næringslivet bruker mye ressurser på forskning og utvikling. Den tidsbegrensede eneretten et patent gir, gjør det mulig for oppfinneren å tjene inn utviklingskostnadene og få en rimelig fortjeneste. Som et motstykke til eneretten må patenthaveren stille den nye kunnskapen til disposisjon gjennom at patentsøknaden blir offentlig tilgjengelig, og med det kan brukes i videre forskning og utvikling. For å sikre at den som har gjort en oppfinnelse kan ivareta verdien av denne gjennom patentbeskyttelse, og med det også dele kunnskapen som fremgår av patentsøknaden, er det behov for kompetanse om patent og andre immaterialrettigheter som patentrådgiverne innehar.

Departementet viser til at patentrådgivere i sitt virke gjøres kjent med konfidensiell og forretningssensitiv informasjon om klientens virksomhet. Det samme gjelder patentrådgiverens råd til klienten. Det kan være skadelig for næringsdrivendes konkurranseevne om konkurrentene får informasjon om nyskapninger og deres patentbeskyttelse. Klienten har derfor en berettiget interesse i at fortrolig kommunikasjon med patentrådgivere holdes konfidensiell. Autoriserte patentrådgivere (EPAs) oppført på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, er underlagt regler om taushetsplikt, som bør anerkjennes ved at klienten ikke kan risikere at taushetsplikten må brytes i en norsk domstol på grunn av mangel på bevisforbud.

Departementet har videre lagt vekt på hensynet til å harmonisere regelverket i Norge med andre land, særlig de nordiske landene. Det vises til at våre naboland Danmark, Finland og Sverige, samt bl.a. andre europeiske land som Storbritannia og Tyskland, har innført regler om bevisforbud for patentrådgivere. Ved å harmonisere de norske bevisreglene med reglene i andre land vil norsk næringsliv gis like gode rammevilkår i form av vern for fortrolig patentrådgivning som det som gjelder i konkurrentlandene, og norske patentrådgivere vil kunne konkurrere med sine utenlandske kolleger på like vilkår. En slik harmonisering legger også til rette for at Norge kan delta i videre internasjonalt harmoniseringsarbeid på området, blant annet innenfor rammene av Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO).

Innføring av et bevisforbud for patentrådgivning vil også innebære en forenkling sammenlignet med dagens praksis der patentrådgivere ofte involverer advokater i kommunikasjonen med klienter slik at rådgivningen omfattes av advokatens taushetsplikt. Dette er i mange saker unødvendig ressurskrevende, og kan innebære en uheldig ulempe for dem som ikke har ressursene til å innhente bistand fra advokater i tillegg til patentrådgivere.

Patentrådgivere er i likhet med advokater, i hovedsak henvist til informasjon fra klienten for å kunne utføre sitt oppdrag. Departementet viser til betraktningene om hensynene bak advokaters taushetsplikt i NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet punkt 15.1.1, hvor det blant annet gis uttrykk for at det uten et fortrolighetsforhold er grunn til å frykte at folk ville blitt tilbakeholdne med å oppsøke juridisk bistand. Hensynet gjør seg på lignende måte gjeldende for patentrådgivere. Risikoen for at patentrådgiveren senere må vitne i en eventuell rettssak kan føre til at klienten beholder informasjon for seg selv, eller i ytterste konsekvens unngår å oppsøke bistand om patentspørsmål.

Fravær av bevisforbudet i norsk rett medfører også en risiko for at næringslivet heller benytter for eksempel en svensk eller dansk rådgiver fremfor en norsk, siden disse rådgiverne kan vise til regler om bevisforbud i sin hjemjurisdiksjon. Utenlandske rådgivere vil være underlagt de norske prosessreglene i en norsk rettssak, og det vil dermed ikke gjelde noe bevisforbud for deres rådgivning etter norsk prosessrett. Betydningen av bevisforbud går imidlertid utover den konkrete risikoen for en rettssak i Norge, og har betydning for alt av bistand patentrådgiverne yter, slik det kommer til uttrykk bl.a. i høringsuttalelsen fra FONIP. Videre kan det være av betydning for selskaper som har virksomhet i utlandet å velge en patentrådgiver som kan vise til regler om bevisforbud i sin hjemjurisdiksjon, jf. beskrivelsen nedenfor om betydningen av regler om bevisforbud i forbindelse med rettsaker i utlandet. For eksempel kan et selskap som søker patent parallelt i USA og i Norge foretrekke å benytte en svensk eller dansk rådgiver fremfor en norsk, for å forsikre seg mot at opplysninger om innholdet i rådgivningen må fremlegges under en eventuell rettssak i USA. Departementet legger derfor til grunn at det må antas at nasjonale regler om bevisforbud kan påvirke virksomheters valg av patentrådgivere, og også hvor multinasjonale bedrifter velger å lokalisere utviklingsvirksomhet og interne patentrådgivere. Mangelen på bevisforbud i norsk rett medfører dermed i praksis en konkurranseulempe. Dersom stadig flere virksomheter velger utenlandske fremfor norske patentrådgivere, kan dette på sikt virke negativt for det norske patentrådgivermiljøet, og dermed for norsk næringsliv og da særlig små og mellomstore virksomheter, som har behov for tilgang til gode rådgivere i sin nærhet og ikke har ressurser til å innhente bistand fra utenlandske rådgivere.

Økokrim har vært kritisk til om fraværet av bevisforbud i norsk rett kan være en konkurranseulempe for norske patentrådgivere, fordi alle patentrådgivere må forholde seg til de prosessuelle reglene som gjelder i de jurisdiksjoner der de tilbyr sine tjenester. Departementet viser til at innføringen av et bevisforbud i norsk rett kan ha betydning for norske patentrådgiveres stilling under rettsprosesser i andre land, for eksempel kan plikten til å avgi forklaring under rettsprosesser i USA være avhengig av hvorvidt det gjelder et bevisforbud for patentrådgivning i nasjonal rett. Siden rettsstillingen her kan variere mellom ulike rettsdistrikter i USA, kan det ikke gis noe sikkert svar på om en nasjonal regel om bevisforbud vil medføre et vern mot utlevering av bevis i en rettssak i USA, men problemstillingen er anerkjent i våre nordiske naboland og var en medvirkende årsak til at Danmark og Sverige innførte regler om bevisforbud for patentrådgivere, se Prop. 2009/10:202 og Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2017–18 på side 6. Det legges der til grunn at amerikanske domstoler vil være mest tilbøyelige til å la en utenlandsk patentrådgiver være omfattet av «client attorney privilege» hvis det gjelder et slikt fortrolighetsprivilegium i den aktuelle rådgiverens hjemland. Ut fra dette antar departementet at innføring av et bevisforbud for patentrådgivning i norsk rett vil være et egnet tiltak for å sikre norske virksomheter og deres patentrådgivere samme rettsstilling som en utenlandsk motpart i land som anvender common law og regler om «discovery».

Når det gjelder synspunktene fra Økokrim om at et bevisforbud for patentrådgivere på sikt kan bidra til et press om å utvide bevisforbudet også til andre grupper av rådgivere, viser departementet til at det er særtrekk ved patentrådgiveres virke som ikke kan sammenlignes med andre rådgivere som det er vist til. En patentrådgivers bistand om patentspørsmål forutsetter både teknisk og patentrettslig kompetanse. I Norge, i motsetning til land som for eksempel Tyskland og USA, er det ikke vanlig at advokater spesialisert innen patentrett også har teknisk utdannelse. En norsk advokats bistand vil derfor være begrenset til å gi juridiske råd. Patentrådgiveren vil bistå med tekniske vurderinger der juridisk innsikt i seg selv ikke er tilstrekkelig, for eksempel vurderinger av nyhet og oppfinnelseshøyde for et patent opp mot kjent teknikk, eller vurderingen av om en konkurrerende løsning ligger så nært opp til en patentert løsning at det innebærer inngrep. I slike spørsmål i grenseland mellom juss og teknikk vil patentrådgiveren utfylle advokatens rådgivningsrolle, siden patentrådgivere gjerne har både høy teknisk og patentrettslig kompetanse. Dette er etter departementets vurdering ikke sammenlignbart med personer som gir rettsråd uten å være advokat – som ikke utfyller, men erstatter advokatens rolle. Innføring av regler om bevisforbud for patentrådgivere kan derfor ikke brukes som argument for innføring av et bevisforbud for slike grupper. Departementet kan heller ikke se at vurderingene av kildevernregler i høringsnotatet 24. september 2018 eller av skatterådgiveres stilling i NOU 2019: 15 er direkte relevant for vurderingen av de særtrekk ved patentrådgivning som begrunner et bevisforbud for patentrådgivere.

Det er ellers riktig, slik Politidirektoratet og Økokrim har påpekt, at det er få rettssaker hvor spørsmålet om et bevisforbud for patentrådgivning har kommet på spissen i Norge. Det er likevel slik, som FONIP har påpekt med støtte fra Acapo AS, at det årlig er flere rettssaker for norske domstoler der patentrådgivere bistår sine klienter i samarbeid med klientenes advokater, og at patentrådgivere som jobber i eller for norsk næringsliv uansett møter behovet for bevisforbud i sitt daglige arbeid utover det som gjelder bistand i forbindelse med rettergang. Departementet mener at det at spørsmålet om bevisforbud ikke har kommet på spissen i en konkret rettssak i Norge, ikke i seg selv undergraver de ovennevnte hensyn som begrunner et bevisforbud for patentrådgivning. Departementet legger til grunn at et bevisforbud har betydning utover konkrete rettssaker, for rådgivernes arbeid mer generelt, når de vurderer hvordan rådene kan gis opp mot risiko for at de kan bli krevd fremlagt i en rettssak.

Departementet opprettholder etter dette forslaget i høringsnotatet om å innføre regler om bevisforbud for patentrådgivning i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119. For å ivareta hensynet til sakens opplysning, og for å gi en klart avgrenset regel, er avgrensningen av personkretsen bevisforbudet skal gjelde for sentral, jf. punkt 5.2, og hvilke opplysninger det nærmere skal gjelde, jf. punkt 5.3.

Det vises ellers til forslaget til endringer i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5, og til merknadene til bestemmelsene.

5.2 Personkretsen omfattet av bevisforbudet

5.2.1 Forslaget i høringsnotatet

Forslaget i høringsnotatet gikk ut på at bevisforbudet for visse yrkesgrupper etter straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5 skal utvides til å omfatte autoriserte patentrådgivere (EPAs) oppført på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1. For det andre ble det foreslått at bevisforbudet også skal gjelde for patentrådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndigheten eller domstolene etter lovgivningen i et annet land og der er underlagt en tilsvarende beskyttelse som etter det norske bevisforbudet. Det ble videre lagt til grunn at det ikke var aktuelt å innføre et eget bevisforbud for rådgivere innen kjennetegn og design. Det ble vist til at disse rådgiverne gjerne er enten patentrådgivere eller advokater, og at et bevisforbud dessuten ville bli vanskelig å avgrense uten et eget regelverk for denne yrkesgruppen.

I høringsnotatet punkt 3 på side 14 til 16 ble det gitt følgende redegjørelse for forslaget:

«Betegnelsen «patentrådgiver» er ikke en beskyttet tittel etter norsk rett, og det har ikke blitt ansett som aktuelt å innføre en egen nasjonal autorisasjonsordning for slike rådgivere. Bakgrunnen for dette er at etablering og drift av en slik autorisasjonsordning, med tilhørende tilsyn, vil være for ressurskrevende sett opp mot det relativt lave antallet slike rådgivere i Norge. En slik ordning, med krav til avleggelse av eksamen og betaling for registrering som autorisert rådgiver, ville også ha kostnader for bransjen.

Det er imidlertid ikke nødvendig å innføre en egen nasjonal autorisasjonsordning for å innføre en bestemmelse om beskyttelse av kommunikasjon med patentrådgivere i forbindelse med rettssaker. Danmark har innført en slik beskyttelse for kommunikasjon med rådgivere som er oppført som European Patent Attorneys på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, og en lignende løsning fremstår som hensiktsmessig også for norske forhold. Det bør foreligge visse kvalifikasjonskrav og krav til taushetsplikt mv. for personer som skal omfattes av en regel om beskyttelse i rettssaker. Slike regler, med et tilhørende sanksjonssystem, foreligger allerede for dem som er autorisert som European Patent Attorneys. En avgrensning av reglene til European Patent Attorneys vil videre kunne oppmuntre flere norske rådgivere til å gjennomføre eksamen hos Det europeiske patentverket, og dermed ytterligere heve kompetansen i bransjen og kvaliteten på rådgivningen som gis norske og utenlandske virksomheter.

Bestemmelsene vil gjelde både for eksterne patentrådgivere og rådgivere som er ansatt i det foretaket rådgivningen gis til, forutsatt at det dreier seg om en lignende rolle som rollen til en ekstern rådgiver. I den grad EU/EØS-retten gir et snevrere vern for interne rådgivere, vil dette gå foran i de sakene der EU/EØS-retten får anvendelse.

Norske fullmektigbyråer er ofte oppført som sådan som fullmektig for sine klienter overfor Patentstyret, dvs. at det ikke er oppført en personlig fullmektig, men hele byrået. Dette innebærer at alle som arbeider som fullmektig i foretaket, i praksis må anses akseptert av søkeren som vedkommendes fullmektig. Det er dermed ikke samsvar mellom hvilke personer som er godkjent som European Patent Attorney, og rettssubjektet som er oppført som fullmektig for en patentsøker eller patenthaver. I spørsmål om bevisforbud vil det medføre større sikkerhet om det er identitet mellom den fullmektigen som er oppgitt til Patentstyret, og personer som står på listen til Det europeiske patentverket.

I saker for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter anser departementet at unntaket for opplysninger som utgjør forretningshemmeligheter, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og § 14, allerede gir tilstrekkelig grunnlag for at opplysninger fra patentrådgivere om fortrolige forhold ikke kan pålegges fremlagt. I motsetning til det som gjelder i rettssaker etter tvisteloven § 22-10, er det ikke etter forvaltningsloven §§ 13 og 14 hjemmel for å pålegge fremleggelse etter en avveining opp mot hensynet til sakens opplysning.

Endringene i tvisteloven og straffeprosessloven vil ikke være avgrenset til norske rådgivere, men vil omfatte alle de om lag 12 000 personene som er oppført på listen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1.

I Danmark er reglene ikke gitt et videre virkeområde enn dette, dvs. de omfatter bare utenlandske rådgivere som er autorisert som European Patent Attorney, ikke utenlandske rådgivere som på annet grunnlag er autorisert til å gi patentrådgivning og underlagt regler om beskyttelse av kommunikasjon med klienten i rettssaker. Departementet kan vanskelig se sterke grunner til at f.eks. rådgivning fra en amerikansk patentrådgiver ikke skal ha en tilsvarende beskyttelse i en rettssak for norske domstoler som det kommunikasjonen med en European Patent Attorney har. Det kan vises til at bestemmelsene om advokater i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119, også gjelder for utenlandske advokater som er underlagt taushetsplikt etter hjemlandets rett.

Departementet foreslår på denne bakgrunn nye bestemmelser i tvisteloven og straffeprosessloven om at også kommunikasjon med utenlandske patentrådgivere som har anledning til å opptre som fullmektiger overfor patentmyndigheten eller domstolene i hjemlandet, og som er underlagt en beskyttelse for kommunikasjonen med sine klienter etter nasjonal rett i hjemlandet, skal omfattes av bevisforbudet. Dette vil gi en lignende rettstilstand som i Canada, Australia og New Zealand, og vil legge til rette for at Norge eventuelt kan delta i eventuelle multilaterale avtaler om grensekryssende vern for kommunikasjon mellom patentrådgivere og klienter.

Domstolen vil måtte vurdere i det enkelte tilfellet om den aktuelle rådgiveren er underlagt et relevant vern. Det må eventuelt kreves en bekreftelse fra det aktuelle landet på hvorvidt vedkommende har rett til å opptre som fullmektig for patentmyndigheten eller domstolen i hjemlandet, normalt i form av en autorisasjon. Det må også klarlegges hvilke nasjonale regler som gjelder i det aktuelle landet om beskyttelse av kommunikasjon med slike rådgivere i forbindelse med rettssaker.

De fleste rådgivere innen design og kjennetegn er enten patentrådgivere eller advokater med kompetanse innen kjennetegns- eller designrett. Departementet ser det ikke som aktuelt å innføre egne regler om bevisforbud for rådgivere innen kjennetegn og design. En slik regel ville også bli vanskelig å avgrense uten et eget regelverk for den aktuelle yrkesgruppen.»

5.2.2 Høringsinstansenes syn

Acapo AS, Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) og Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) støtter at bevisforbudet skal gjelde patentrådgivere kvalifisert som EPA. Regelrådet har derimot kritiske merknader til dette. NIR og Regelrådet støtter forslaget om at bevisforbudet også skal gjelde for utenlandske rådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndighetene eller domstolene i et annet land og er underlagt et tilsvarende bevisforbud i dette landet, mens FONIP er kritisk til en slik utvidelse. NIR støtter i tillegg vurderingen i høringsnotatet om at det ikke er nødvendig å innføre egne regler om bevisforbud for rådgivere innen kjennetegn og design. Øvrige høringsinstanser har ikke uttalt seg om spørsmålet.

Når det gjelder avgrensning av bevisforbudet til rådgivere autorisert som EPA, viser NIR til at dette gir en klar og enkel avgrensning, og medfører at det ikke er nødvendig med noen nasjonal administrasjonsordning. Foreningen er videre enig i at bevisforbudet bør omfatte både selvstendige patentrådgivere og patentrådgivere som er ansatt i foretaket rådgivningen ytes til, og at det ikke er behov for å gi særregler om bevisforbudets rekkevidde for ansatte rådgivere av hensyn til EØS-retten.

FONIP og NIP viser til at en avgrensning til EPA kan oppmuntre flere norske rådgivere til å gjennomføre eksamen for å kvalifisere som EPA, og at dette kan bidra til å opprettholde og styrke patentkompetansen i Norge. FONIP uttaler:

«Lovforslaget gjelder for patentrådgivere (European Patent Attorneys) som er oppført på listen til EPO. Pr. i dag er det ifølge departementet 95 norske patentrådgivere på denne listen, de fleste gjennom overgangsregelen. Det faktum at man gjennom å være på denne listen får rettigheter som bevisforbud bør også motivere ansatte til å ta eksamen for å bli European Patent Attorneys, og det vil motivere de ansattes arbeidsgivere til å tilrettelegge for at man kan gjennomføre EQE utdanningsløpet i kombinasjon med arbeid. Dette vil bidra til at patentkompetansen i Norge øker, samt at det vil det sikre at kvaliteten til rådgivningen til norsk næringsliv øker.»

NIP uttaler:

«Når det gjelder avgrensingen til EPAer som mulig oppmuntring av norske patentrådgivere til å kvalifisere seg gjennom EQE (European Qualifying Examination), vil NIP presisere at en slik avgrensing primært vil være et insitament for norske IP-konsulentselskaper og bedrifter med interne patentrådgivere til å investere i slik utdannelse av ansatte. Gjennomføring av EQE krever erfaringsmessig mye kapasitet og mye tid til forberedelser (også i arbeidstiden) og gjøres av praktiske hensyn gjerne over 3 eller flere år, hvilket betyr at de fleste patentrådgivere er avhengig av at arbeidsgiver legger forholdene til rette og bærer kostnadene for et slikt løp. NIP mener avgrensingen kan oppmuntre arbeidsgiverne til å bidra til at flere kvalifiserer seg, noe som er ytterst viktig for å opprettholde IP-kompetansemiljøet i Norge.»

Regelrådet mener derimot at det kan ha en konkurransebegrensende effekt å avgrense bevisforbudet til rådgivere oppført som EPA. Etter deres oppfatning vil de norske rådgiverne som ikke er oppført på listen over slike rådgivere, komme dårligere ut enn rådgivere som står på listen. De påpeker at høringsnotatet ikke inneholder en nærmere vurdering av alternative tiltak i form av en ordning for nasjonal autorisasjonsordning eller nasjonale kvalifikasjonskrav. Videre påpeker de at det ikke er lagt opp til en nasjonal løsning for rapportering og offentliggjøring av hvem som er oppført som EPA.

NIR mener forslaget om å la bevisforbudet gjelde også for utenlandske patentrådgivere som kan vise til tilsvarende vern etter hjemlandets rett, er uproblematisk. Regelrådet fremhever at dette gjør det enklere for utenlandske rådgivere å tilby sine tjenester i Norge, og at det er positivt for norske virksomheter at de kan velge en rådgiver fra et annet land og få samme beskyttelsen dersom den utenlandske rådgiveren har tilsvarende vern i sitt hjemland. Regelrådet viser også til at eksistensen av slike regler i Norge kan bidra til å legge til rette for deltakelse i de videre diskusjonene om mulig internasjonal harmonisering av regelverket på dette området.

FONIP er positiv til det internasjonale harmoniseringsarbeidet innen WIPO og Bpluss-gruppen, men kritisk til å la reglene om bevisforbud gjelde for utenlandske rådgivere utover de som er autorisert som EPA uten at det oppstilles et krav om gjensidighet:

«Departementet har vist til at det er flere land som har samme eller lignende regelverk som nå foreslås i Norge. I høringsnotatet uttrykkes et forslag om å gi patentrådgivere fra andre land, som har slik forbudsrett etter sitt hjemlands lovgivning, skal gis tilsvarende rett i Norge. Det fremgår av høringsnotatet at denne delen av lovforslaget skyldes harmoniseringsformål. FONIP reagerer på at lovforslaget ikke reflekterer en gjensidighet for håndheving av bevisforbud over landegrensene. Så vidt FONIP vet har de øvrige nordiske landene lagt seg på en gjensidighet, vi stiller spørsmål til hvorvidt harmoniseringshensynet er tilstrekkelig ivaretatt om det ikke samtidig tas et forbehold om at norske patentrådgivere da forutsettes å få samme rett i relevante andre land.»

5.2.3 Departementets vurderinger

Departementet viser til at «patentrådgiver», i motsetning til for eksempel «advokat», ikke er en beskyttet tittel i Norge. Det er derfor behov for å foreta en nærmere avgrensning av personkretsen som foreslås omfattet av bevisforbudet for patentrådgivning i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5.

Regelrådet har bedt om en nærmere vurdering av om det bør innføres en nasjonal autorisasjonsordning i Norge, slik at også andre norske patentrådgivere enn EPAs kan omfattes av bevisforbudet. Det er klart at høringsforslaget kan medføre at norske rådgivere som ikke er kvalifisert som EPA får en konkurranseulempe sammenlignet med EPAs. Det er imidlertid et begrenset antall norske patentrådgivere som ikke er kvalifisert som EPA. Per januar 2021 er 94 norske rådgivere oppført på listen til Det europeiske patentverket. Til sammenligning har bransjeorganisasjonene FONIP og NIP til sammen rundt 133 medlemmer. Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere vurdert at det er uforholdsmessig ressurskrevende å innføre en nasjonal autorisasjonsordning sett opp mot det relativt lave antallet slike rådgivere i Norge. Det er ingen grunn til en endret vurdering av dette i forbindelse med innføring av et bevisforbud.

Departementet understreker at norske patentrådgivere som driver virksomhet i Norge har mulighet til å avlegge eksamen og kvalifisere seg til EPA, og med det omfattes av det foreslåtte bevisforbudet. En avgrensning av bevisforbudet til rådgivere autorisert som EPA kan dermed få flere norske patentrådgivere til å kvalifisere til EPA, noe som kan bidra til å opprettholde og styrke patentkompetansen i Norge og dermed til å gi norske næringsdrivende bedre rådgivning om patentspørsmål. Også av denne grunn er en avgrensning til rådgivere autorisert som EPA hensiktsmessig. Departementet viser også til at Danmark har valgt å innføre et bevisforbud for EPAs, og ikke etablert en nasjonal autorisasjonsordning.

Når det gjelder registrering og offentliggjøring av autorisasjoner som EPA, viser departementet til at Det europeiske patentverket fører en offentlig tilgjengelig oversikt over personer som er kvalifisert som EPA. Det vil derfor være forholdsvis enkelt å avklare hvem som omfattes av bevisforbudet.

Bevisforbudet i tvisteloven § 22-5 første ledd og straffeprosessloven § 119 første ledd for bevis fra advokater tolkes slik at det omfatter også utenlandske advokater, jf. Rt-2000-2167. Tilsvarende innebærer høringsforslaget om å innføre bevisforbud for EPAs ingen forskjell mellom norske og utenlandske rådgivere som er oppført på listen til Det europeiske patentverket. Bevisforbudet vil følgelig gjelde både for norske og utenlandske EPAs. Totalt er det mer enn 12 000 personer som er registrert som EPA, slik at bevisforbudet følgelig omfatter en rekke utenlandske rådgivere. Det er imidlertid begrensninger i hvem som kan kvalifisere seg som EPA. Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 kreves at søkeren er statsborger i og har sitt forretningssted eller ansettelsessted i en stat som er tilsluttet konvensjonen. Det kan gjøres unntak fra kravet om å være statsborger i en stat tilsluttet konvensjonen etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 7 bokstav a, slik at utenlandske rådgivere som driver virksomhet i Norge eller en annen konvensjonsstat, men ikke er statsborger i en slik stat, kan avlegge eksamen og kvalifisere til EPA. Listen omfatter i all hovedsak likevel bare rådgivere som driver sin virksomhet i ett av medlemslandene til konvensjonen. Et bevisforbud avgrenset til EPA vil følgelig etter sin ordlyd ikke være relevant for eksempel for amerikanske patentrådgivere som driver sin virksomhet i USA.

Flere land utenfor Europa har nasjonale autorisasjonsordninger for patentrådgivere. Etter hva departementet er kjent med, stiller de fleste land krav om relevant utdannelse og avleggelse av eksamen for å få nasjonal autorisasjon som patentrådgiver, og er slik sett på linje med hva som kreves for å kvalifiseres som EPA. Kriteriene for å få autorisasjon, og hvordan autorisasjonsordningen forvaltes, varierer imidlertid mellom ulike land. Det er dermed vanskelig å ha kontroll med at en utvidelse av bevisforbudet som foreslått i høringsnotatet, avgrenses til rådgivere som er underlagt gode autorisasjonsordninger som stiller tilstrekkelige kunnskapskrav, oppstiller et dekkende taushetspliktregime og fører forsvarlig kontroll med autoriserte patentrådgivere mv. Det kan i praksis også være komplisert for domstolene i den enkelte sak å finne frem til regler om autorisasjon og bevisforbud som gjelder i ulike land. Avgrensning av bevisforbudet til EPAs gir en rettsteknisk enkel regel, der bevisforbudet gjelder for en klart avgrenset gruppe som er underlagt tilstrekkelige kvalifikasjonskrav, konfidensialitetsforpliktelser og tilsyn. Ettersom EPAs opptrer i saker overfor Det europeiske patentverket vil det kunne være større behov for bistand fra EPAs enn fra andre utenlandske patentrådgivere i en sivil sak eller straffesak i Norge. Slik sett er det rimelig å anta at bevisforbudet vil ha størst praktisk betydning for patentrådgivere autorisert som EPA.

Departementet legger til grunn at diskrimineringsforbudet i EØS-avtalen artikkel 4 og EØS-avtalen del II kapittel 2 (artikkel 31 flg.) og kapittel 3 (artikkel 36 flg.) om retten til fri bevegelighet og etablering av tjenester over landegrensene innen EØS ikke er til hinder et bevisforbud avgrenset til rådgivere autorisert som EPAs. Alle EØS-statene er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen. Dette innebærer at en patentrådgiver som driver virksomhet i EØS, kan avlegge eksamen og kvalifisere seg til EPA, og med det omfattes av bevisforbudet.

Flere land, slik som bl.a. Tyskland, Canada, New Zealand og Australia, gir bevisforbudet for patentrådgivning anvendelse for utenlandske rådgivere underlagt et tilsvarende bevisforbud i sitt hjemland. Andre land, slik som Storbritannia, anerkjenner kun bevisforbud for patentrådgivere med britisk autorisasjon eller som er oppført på listen til Det europeiske patentverket. I dansk rett gjelder bevisforbud kun for patentrådgivere som er oppført på listen til Det europeiske patentverket. I svensk rett er bevisforbudet avgrenset til patentombud med nasjonal autorisasjon i henhold til den svenske loven om patentombud, jf. rättegångsbalken 36 kap 5 § og Prop. 2009/10:202. Tilsvarende gjelder etter finsk rett, jf. lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd 9 §.

Departementet har kommet til at det foreløpig er mest hensiktsmessig å avvente den videre utviklingen i det internasjonale harmoniseringsarbeidet innen bl.a. WIPO og Bpluss-gruppen før det tas stilling til utvidelse av bevisforbudet til utenlandske rådgivere med tilsvarende bevisforbud i sin hjemstat. Slik FONIP påpeker i sin høringsuttalelse, kan det bl.a. være spørsmål om en forutsetning om gjensidighet bør legges inn som et krav for at bevisforbudet skal få anvendelse for utenlandske rådgivere. På nåværende tidspunkt har departementet blitt stående ved at en utvidelse av bevisforbudet i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119 til også å omfatte utenlandske autoriserte rådgivere som ikke er EPA, ville gi en rettsteknisk vanskelig regel med uklare grenser.

Departementet opprettholder på denne bakgrunnen forslaget om at bevisforbudet skal gjelde patentrådgivere oppført på listen nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 134 nr. 1, men går ikke videre med forslaget om å utvide bevisforbudet til å gjelde for patentrådgivere som har adgang til å opptre som fullmektig overfor patentmyndighetene eller domstolene etter lovgivningen i et annet land, og som er underlagt tilsvarende beskyttelse i dette landet.

For øvrig fastholdes vurderingen fra høringsnotatet om at det ikke er grunn til å innføre noe eget bevisforbud knyttet til rådgivere innen kjennetegn eller design. Av de andre nordiske landene er det bare Finland som har en egen ordning for slike rådgivere. I tillegg fastholdes vurderingen av at det ikke er behov for lovendringer når det gjelder forvaltningssaker for Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter.

5.3 Nærmere om bevisforbudets rekkevidde

5.3.1 Forslaget i høringsnotatet

Høringsforslaget gikk ut på at bevisforbudet for patentrådgivere, tilsvarende som for de øvrige yrkesgruppene som er omfattet etter gjeldende bestemmelser i tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119, skal omfatte «noe som er betrodd dem i deres stilling».

I høringsnotatet punkt 3 s. 14 ble det gitt følgende redegjørelse for forslaget:

«Grensen for hvilke opplysninger som skal anses som ‘betrodd’ vil likevel ikke være fullt ut samsvarende med det som gjelder for advokater, ettersom både oppdragets og rådgivningens art kan være noe annerledes for patentrådgivere. Bevisforbudet må tolkes i lys av dette. Bevisforbudet for patentrådgiveren vil gjelde kommunikasjon knyttet til rådgivning i patentspørsmål. Dette avgrenser mot annen type kontakt mellom rådgiveren og klienten. Det må også avgrenses mot opplysninger som er allment tilgjengelige eller som klienten har plikt til å opplyse om til patentmyndigheten, slik som f.eks. opplysninger om kjent teknikk som patentrådgiveren innhenter på klientens vegne.»

5.3.2 Høringsinstansenes syn

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) og Patentstyret har uttalt seg om hvilken innholdsmessig rekkevidde bevisforbudet nærmere bør ha.

NIR støtter at bevisforbudet skal gjelde kommunikasjon knyttet til patentrådgivningen, og ikke opplysninger som ellers er kjent eller som det er plikt til å opplyse om til patentmyndigheten. NIR etterlyser samtidig en generell endring av ordlyden i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5. I høringsuttalelsen heter det:

«NIR støtter departementets forslag […], herunder at bevisforbudet skal gjelde kommunikasjon knyttet til rådgivning i patentspørsmål og avgrenses mot annen type kommunikasjon mellom patentrådgiveren og klienten. NIR er også enig i at bevisforbudet bør avgrenses mot opplysninger som er allment tilgjengelige eller som klienten har plikt til å opplyse om til patentmyndigheten, slik som f.eks. opplysninger om kjent teknikk som patentrådgiveren innhenter på klientens vegne.

Som departementet redegjør for på side 6 i høringsnotatet, følger det av etablert praksis at bevisforbudene i straffeprosessloven §119 og tvisteloven § 22-5 ikke kun omfatter betroelser som f.eks. en klient gir til en advokat, men også advokatens råd til klient. Forslaget går ut på at dette også skal gjelde i forholdet mellom patentrådgivere og deres klienter, hvilket NIR støtter. NIR mener imidlertid at det kan være grunn til å endre ordlyden i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22- 5, slik at den bedre reflekterer tolkningen som følger av etablert praksis. Formuleringen «er betrodd dem i deres stilling» som brukes i begge bestemmelsene etterlater isolert sett et inntrykk av at bevisforbudene kun omfatter opplysninger som gis fra klienten eller pasienten til advokater, patentrådgivere og andre slike yrkesutøvere som er nevnt i bestemmelsene, hvilket altså ikke i samsvar med den forståelsen av bestemmelsene som følger av etablert praksis.»

Også Patentstyret legger vekt på at forslaget om bevisforbud avgrenses mot opplysninger som er allment tilgjengelige, eller som patentsøkeren har plikt til å opplyse om til Patentstyret, og viser til at dette vil gjelde for eksempel kjent teknikk og uttalelser fra annen patentmyndighet om nyhetsgransking og patenterbarhet for øvrig.

FONIP har innspill til nærmere presiseringer om hvilke typer av arbeid patentrådgiverne utfører som bør omfattes av bevisforbudet:

«I høringsnotatet gis det eksempler på den type arbeid patentrådgivere utfører som er ment omfattet av bevisforbudet. Det vises i denne sammenheng til høringsnotatets side 18. FONIP er klar over at denne listen ikke må forstås uttømmende. Det kan være greit å presisere at det er en rekke arbeidsoppgaver en patentrådgiver har for sine arbeids-/oppdragsgiver utover utforming og håndtering av patentsøknader, vurdering av styrken til en patentsøknad eller patent, vurdering av gyldighet, omfang og inngrep. Patentrådgiveres oppgaver og arbeid omfatter også arbeid knyttet til due dillingens-prosesser, vurdering av handlingsrom utfra analyser av egne og andres patentporteføljer, utarbeidelse av IP strategier, herunder også rådgivning om hva slags beskyttelsesform som til enhver tid er mest formålstjenlig (f. eks. patent vs. hemmelighold vs. publisering), med mer. Et hvert råd en patentrådgiver gir som knytter seg til intellektuelle rettigheter må derfor anses omfattet av det bevisforbudet loven legger opp til.»

5.3.3 Departementets vurderinger

Departementet viser til at bevisforbudet av hensyn til sakens opplysning ikke bør gis et videre omfang enn hva som er nødvendig for å ivareta behovet for fortrolighet for rådgivning om patentspørsmål.

Det er rettsteknisk sett hensiktsmessig at bevisforbudet, på samme måte som bevisforbudet for øvrige yrkesgrupper omfattet av tvisteloven § 22-5 og straffeprosessloven § 119, avgrenses til «noe som er betrodd» patentrådgiverne i deres stilling. Det er på det rene at uttrykket «betrodd», på samme måte som for andre yrkesgrupper, ikke bare omfatter kommunikasjon fra klient til rådgiver, men også rådgiverens kommunikasjon til klienten. Departementet merker seg i denne sammenheng innspillet fra NIR om vurdering av endring i bestemmelsene slik at ordlyden bedre reflekterer praksis. Dette har en side til bl.a. forslaget i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov punkt 13.3.4.2 om å erstatte «betrodd» med «fortrolig kommunikasjon». En slik vurdering må følgelig eventuelt følges opp i en bredere sammenheng enn innenfor rammen av forslaget i proposisjonen her.

Uttrykket «noe som er betrodd» innebærer at bevisforbudet bare omfatter fortrolige opplysninger. Det vil ikke dekke opplysninger som klienten har plikt til å opplyse om til patentmyndighetene eller andre, eller opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Slike opplysninger kan ikke anses som «betrodd». Departementet legger til grunn at et bevisforbud for patentrådgivning i liten grad vil påvirke rettens tilgang til bevis om faktiske forhold i saken, slik som for eksempel opplysninger om kjent teknikk som kan medføre at et patent kjennes ugyldig. Endelig følger det av straffeprosessloven § 119 tredje ledd et unntak fra vitneforbudet i straffesaker for å forebygge at noen uskyldige blir straffet. Dette unntaket begrenser betenkelighetene ved å utvide området for bevisforbudet i § 119 første ledd, jf. NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov punkt 13.3.2.

Samtidig som ordlyden «noe som er betrodd» vil være den samme for patentrådgiverne som for andre yrkesgrupper, må rekkevidden av dette for patentrådgivning tolkes i lys av patentrådgivernes oppgaver og særtrekkene ved deres rådgivning. Det er fortroligheten i kommunikasjonen mellom klient og rådgiver om patentrelaterte spørsmål som bevisforbudet tar sikte på å verne. Forbudets rekkevidde må forstås i lys av dette, og det er ikke gitt at bevisforbudet bør gis en like vid rekkevidde som for eksempel bevisforbudet knyttet til advokater.

Bevisforbudet er begrenset til kommunikasjon om patentrettslige forhold. Det er kommunikasjon om patenterbarheten av en oppfinnelse, søknad om patent og prosesser om patenter, patentets gyldighet og beskyttelsesomfang, inngrep og spørsmål om bedre rett til et patent eller patentsøknad. I tillegg omfattes forberedelser og opptreden for domstol i patentsaker. Departementet viser her til definisjonen av «patenträttslige angelägenheter» i den svenske loven om patentombud 2 § jf. den svenske rättergangsbalken 36. kap. 5 §. Selv om det ikke er tatt inn en tilsvarende begrensning i ordlyden i straffeprosessloven § 119 og tvisteloven § 22-5, legger departementet til grunn at rekkevidden av bevisforbudet for patentrådgivere skal tolkes som avgrenset til lignende typer av spørsmål som den svenske loven. Avgrensningen i den svenske loven er også på linje med eksemplene på forhold omfattet av bevisforbudet oppregnet i EPC regel 153 nr. 2, og med utkastet til internasjonal avtale under diskusjon i WIPO Bpluss-gruppen. Det vises her til omtalen i punkt 4.

FONIP har uttalt i sitt høringssvar at «et hvert råd en patentrådgiver gir som knytter seg til intellektuelle rettigheter må … anses omfattet av det bevisforbudet loven legger opp til». Departementet er ikke enig i at bevisforbudet bør ha en så vid rekkevidde. Patentrådgivere kan yte rådgivning til en klient om annet enn patentspørsmål. I tillegg til rådgivning om andre immaterialrettigheter, slik som forretningshemmeligheter, design, kjennetegn og åndsverk, kan en patentrådgiver rådgi klienten om andre juridiske spørsmål, for eksempel innenfor kontraktsrett, konkurranserett, markedsføringsrett, legemiddelregulatoriske spørsmål mv. Også ved annen bistand enn rådgivning om patentspørsmål kan klienten ha en mer eller mindre berettiget forventing om fortrolighet, og interesse i at kommunikasjonen ikke blir lagt frem som bevis i en eventuell rettssak. Det avgjørende for om bevisforbudet for patentrådgivning får anvendelse i slike tilfeller, vil være hvor nært den aktuelle rådgivningen ligger til patentrettslige forhold. Departementet vil anta at for eksempel rådgivning om «freedom to operate», som vil gjelde vurderinger opp mot andres patenter, vil omfattes av bevisforbudet. Samtidig må det gå en grense mot annen rådgivning som ikke har noen eller bare har begrenset tilknytning til patentrettslige forhold. Begrunnelsen for et særskilt bevisforbud for patentrådgivere, som er knyttet til behovet for å kunne søke rådgivning i skjæringspunktet mellom patentrett og teknisk kompetanse, slår ikke til på samme måte når det ikke er tale om patentrettigheter. For eksempel forutsetter rådgivning om spørsmål om beskyttelse av produktnavn og logo i hovedsak juridisk kunnskap, og ikke slik teknisk kunnskap som patentrådgivere innehar, selv om produktet som navnet eller logoen er knyttet til, er en teknisk oppfinnelse. Etter departementets vurdering yter patentrådgiveren i slike tilfeller juridisk rådgivning som faller utenfor det som kan anses som patenrettslige forhold, og dette bør falle utenfor bevisforbudet. Patentrådgiveren bør på slike områder stille i samme stilling som andre som gir juridiske råd uten å være advokat, og som da ikke er omfattet av bevisforbudet, med mindre man opptrer som medhjelper for en advokat.

Det må vurderes konkret om patentrådgiverens bistand har tilstrekkelig tilknytning til patentrettslige forhold til at bevisforbudet får anvendelse. I enkelte tilfeller kan det være en glidende overgang mellom rådgivning om patentspørsmål og annen rådgivning. For eksempel kan en patentrådgiver gi råd om valg mellom å søke patent, og med det offentliggjøre oppfinnelsen i patentsøknaden, eller å beskytte en oppfinnelse som en forretningshemmelighet, og med det hemmeligholde oppfinnelsen. Rådgivning om valget mellom å søke patent og hemmelighold kan forutsette kunnskap om blant annet patenterbarheten av oppfinnelsen. Kommunikasjon om valget mellom søknad om patent og hemmelighold kan være konkurransesensitiv. Den næringsdrivende har derfor en berettiget interesse i at kommunikasjonen om dette ikke blir lagt fram som bevis i en eventuell rettssak. Et annet eksempel er supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) for legemidler og plantefarmasøytiske produkter, som er et supplement til patentbeskyttelse og hvor klienten har behov for den samme tekniske bistand som i saker om patenter. Departementet legger til grunn at kommunikasjon om forholdet mellom patentbeskyttelse og tilgrensende beskyttelsesformer som et utgangspunkt vil anses å gjelde patentrettslige forhold, og dermed være omfattet av bevisforbudet.

Departementet understreker endelig at bevisforbudet ikke gjelder kommunikasjon om bistand som i hovedsak er av praktisk karakter, og som ikke krever tekniske eller juridiske vurderinger. Et eksempel på bistand som i hovedsak er av praktisk karakter, er oppdrag med å overdra patentrettigheter hvor patentrådgiverens rolle er å være et mellomledd som forestår oppgjøret mellom partene og melder overdragelsen til patentmyndighetene. Departementet legger til grunn at hva som er arbeid av praktisk karakter, som faller utenfor bevisforbudet, i utgangspunktet må vurderes tilsvarende som for advokater.

Det vises ellers til lovforslaget og merknadene til bestemmelsene.