7 Øvrige spørsmål

7.1 Annenindikasjonspatent

Etter patentloven § 1 sjette ledd første punktum kan fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering som foretas på mennesker eller dyr, ikke patenteres. Unntaket er utformet etter mønster av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 53 bokstav c, jf. Ot.prp. nr. 33 (2006–2007) s. 19. Det følger av patentloven § 1 sjette ledd andre punktum at bestemmelsen bare unntar fremgangsmåter fra patentering, ikke produkter, herunder stoffer og stoffblandinger, til bruk i slike fremgangsmåter.

Utvikling av nye legemidler dreier seg ikke bare om å finne frem til nye substanser, men også om å finne nye medisinske anvendelsesområder for allerede kjente substanser. Et stoff som allerede er kjent, men som ikke tidligere har vært brukt som legemiddel, kan vise seg å ha et viktig medisinsk anvendelsesområde. En slik ny medisinsk anvendelse kalles gjerne den første medisinske indikasjon. Et legemiddel som allerede er kjent og som er ment å behandle en viss sykdom eller visse typer av sykdommer, kan også vise seg å ha ytterligere medisinske anvendelsesområder, f.eks. behandling av en annen sykdom enn det som tidligere har vært kjent. Slike nye anvendelsesområder for allerede kjente legemidler blir gjerne kalt annen medisinsk indikasjon eller senere medisinsk indikasjon. I motsetning til andre oppfinnelser som går ut på en ny anvendelse av et kjent produkt, kan de oppfinnelsene det her er tale om ikke beskyttes ved anvendelsespatenter, idet patentloven § 1 sjette ledd første punktum gjør at muligheten for å få patent på anvendelse av medisinske produkter, er stengt. Det grunnleggende kravet om at en oppfinnelse må være ny for å kunne patenteres, jf. patentloven § 2 første ledd, stenger dessuten i utgangspunktet for at det kan gis produktpatent på allerede kjente stoffer eller stoffblandinger.

For å sikre at oppfinnelsene det her er tale om, kan oppnå en tilfredsstillende beskyttelse, er det gitt en spesialregel for patentering av stoffer og stoffblandinger innen det medisinske området i patentloven § 2 fjerde ledd. Etter denne bestemmelsen, som tilsvarer artikkel 54 nr. 4 i den europeiske patentkonvensjonen, er nyhetskravet i patentloven § 2 første ledd ikke til hinder for at det kan meddeles produktpatent på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til anvendelse i fremgangsmåter for medisinsk behandling som nevnt i § 1 sjette ledd. Det følger av siste del av bestemmelsen i § 2 fjerde ledd at forutsetningen for slik patentering er at anvendelsen av stoffet eller stoffblandingen til medisinsk behandling ikke var kjent fra før. Det ligger et nyhetselement i at stoffet eller stoffblandingen brukes i fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering for første gang.

Hvis det allerede var kjent at stoffet eller stoffblandingen kunne anvendes til en eller annen form for medisinsk behandling, kommer bestemmelsen i § 2 fjerde ledd etter sin ordlyd ikke til anvendelse, uansett hvor forskjellig den nye anvendelsesmåten måtte være fra den tidligere kjente. Dette er også fremhevet i forarbeidene til bestemmelsen, jf. NOU 1976: 49 s. 103. Det samme gjaldt opprinnelig for den tilsvarende bestemmelsen i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 54. Gjennom utvikling i praksis, med utgangspunkt i en avgjørelse 5. desember 1984 fra Det europeiske patentverket sin utvidede klagenemnd i sak G 5/83, har det imidlertid blitt avklart at det også kan gis patentbeskyttelse for senere medisinske anvendelsesområder. Avgjørelsen i sak G 5/83 tillot patent på anvendelse av vedkommende stoff eller stoffblanding til fremstilling av et legemiddel for behandling av den nyoppdagede indikasjonen, såkalte «Swiss-type-claims». Avgjørelsen er blitt fulgt opp i norsk praksis, jf. for eksempel avgjørelsen 29. september 2005 fra Patentstyrets annen avdeling i sak 7164. Forutsetningen for et patent på andre eller senere medisinske indikasjoner, er at de alminnelige vilkårene om nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt for den aktuelle anvendelsen av stoffet eller stoffblandingen. Patentbeskyttelsen for et slikt patent vil bare omfatte stoffet eller stoffblandingen i forbindelse med denne anvendelsen.

Ved revisjonen av den europeiske patentkonvensjonen i år 2000 ble muligheten til å få patent på allerede kjente stoffer til andre eller senere medisinske anvendelsesområder, uttrykkelig regulert, ved at artikkel 54 fikk et nytt nr. 5 om at anvendelsesbundne produktpatent kan meddeles på allerede kjente stoffer for andre eller senere medisinske anvendelsesområder. Det følger av en avgjørelse 19. februar 2010 i sak G 2/08 fra Den utvidede klagenemnda ved Det europeiske patentverket at patentkravene etter endringen i 2000 ikke lenger skal utformes som «Swiss-type-claims», men rettes direkte mot legemiddelet (for den nye, medisinske anvendelse).

I Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlingen (patentretningslinjene) del C kapittel IV avsnitt 2b.4 er det lagt til grunn at norsk patentrett skal praktiseres i samsvar med det som nå gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen. I henhold til retningslinjene godtas for søknader med innleverings- eller prioritetsdag etter 1. mars 2011 ikke lenger «Swiss-type-claims» for krav rettet på senere indikasjoner. Patentkravene må i stedet utformes i samsvar med avgjørelsen i G 2/08.

I høringsnotatet s. 41 ble det foreslått å endre ordlyden i patentloven § 2 fjerde ledd slik at det uttrykkelig fremgår at det er adgang til å få patent på allerede kjente stoffer til andre eller senere medisinske anvendelsesområder. En slik tydeliggjøring av gjeldende rett vil klargjøre at vilkårene for patentering av senere medisinske indikasjoner etter patentloven og den europeiske patentkonvensjonen er sammenfallende.

I høringen har forslaget fått støtte fra Norske Patentingeniørers Forening (NPF), som viser til at forslaget er i tråd med endringene i den europeiske patentkonvensjonen og Patentstyrets praksis. Forslaget får også støtte av Advokatforeningen, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører (NIP) og Patentstyret. Ingen høringsinstanser har gått imot forslaget.

Departementet foreslår å klargjøre i patentloven § 2 fjerde ledd at det kan gis patent på allerede kjente stoffer eller stoffblandinger til andre eller senere medisinske anvendelser. Tilsvarende bestemmelser er tatt inn i 2 § fjerde stycket i den svenske patentlagen og i den danske patentloven § 2 stk. 5. Formålet med endringsforslaget er bare å klargjøre hva som allerede er lagt til grunn som gjeldende rett i Patentstyrets praksis. Forslaget vil ikke innebære noen utvidelse av det patenterbare området eller gi nye muligheter til patentbeskyttelse.

Det vises ellers til forslaget om endring av patentloven § 2 og til merknadene til bestemmelsen.

7.2 Patentkravenes utforming

Patentloven § 8 andre ledd første punktum krever at patentkravene i et patent skal gi «en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav)». I dette ligger at patentkravene skal være klare og tydelige, slik at man ut fra kravene skal forstå hva som er omfattet av beskyttelsen patentet gir. Dette retter seg både mot de enkelte patentkrav, og mot kravene i patentsøknaden som helhet. Det er viktig at patentkravene er klare og tydelige, siden de skal avgrense oppfinnelsen fra kjent teknikk, jf. patentloven § 2 første ledd, og definere hva det søkes beskyttelse for, jf. patentloven § 39.

Etter patentloven § 8 skal søknaden også inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen. Denne beskrivelsen må i henhold til § 8 andre ledd tredje punktum være så tydelig at en fagperson settes i stand til å utøve oppfinnelsen. I tillegg utledes av § 8 andre ledd tredje punktum et krav om at patentkravene må ha tilstrekkelig støtte i beskrivelsen. Dette innebærer at beskrivelsen må sette en fagperson i stand til å utøve oppfinnelsen innenfor hele det området som omfattes av patentkravene, jf. avgjørelsen fra en av de tekniske klagenemndene ved Det europeiske patentverket 18. mars 1993 i sak T 409/91 EXXON/Fuel oils.

Hvis kriteriene for utforming av patentkravene etter § 8 andre ledd første punktum ikke er oppfylt, avslås søknaden, jf. patentloven § 16. Dersom et patent ved en feil er meddelt til tross for at patentkravene er uklart formulert, utgjør dette likevel ikke et selvstendig grunnlag for etterfølgende oppheving av patentet, jf. patentloven § 25, § 52 og § 52 d. Kravet om tydelig beskrivelse, herunder kravet om tilstrekkelig støtte for patentkravene i beskrivelsen, utgjør imidlertid både avslagsgrunn og grunnlag for etterfølgende oppheving av patentet, jf. § 25 første ledd nr. 2 og § 52 første ledd nr. 2. Hvis det er uklare formuleringer i patentkravene, kan dette etter omstendighetene føre til uklart beskyttelsesomfang og manglende støtte i beskrivelsen for patentkravene, og på dette grunnlaget begrunne etterfølgende oppheving av patentet, selv om manglende oppfyllelse av § 8 andre ledd første punktum ikke utgjør et selvstendig opphevingsgrunnlag.

Ettersom patentloven har blitt til i nordisk lovsamarbeid, er kravet til patentkravenes utforming angitt på lignende måte i patentloven som i de tilsvarende bestemmelsene i de danske og svenske lovene. Etter den europeiske patentkonvensjonen er imidlertid reguleringen av utformingen av patentkravene noe annerledes. Etter artikkel 84 kreves at «the claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description».

I høringsnotatet s. 42 ble det foreslått å bringe ordlyden i patentloven § 8 andre ledd bedre i samsvar med artikkel 84, ved å ta inn i lovteksten et krav om at patentkravene skal være klare og kortfattede, og ha støtte i beskrivelsen. Uttrykket «konsis» ble ansett ikke å passe like godt på norsk. Det ble gitt uttrykk for at forslaget ikke ville innebære noen realitetsendring, men tydeliggjøre at kravene til utformingen av patentkravene og støtte i beskrivelsen etter norsk rett er de samme som etter den europeiske patentkonvensjonen.

Forslaget fikk støtte av Advokatforeningen, Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) og Patentstyret i høringen. Ingen høringsinstanser har gått mot forslaget, men Norske Patentingeniørers Forening (NPF) og Oslo Patentkontor mener uttrykket «kortfattet» ikke er treffende som oversettelse av uttrykket «concise» som benyttes i konvensjonen, og at man heller bør benytte «presist». Det gis uttrykk for at «entydig» ville bli for strengt. Norske Patentingeniørers Forening (NPF) mener en bedre formulering kan være at «patentkravene skal være klare, tydelige og ha støtte i beskrivelsen». Foreningen mener videre at man bør skille bestemmelsene om patentkravenes klarhet og beskrivelsens tydelighet ut i to ulike bestemmelser, slik det er gjort i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 83 og 84.

Departementet opprettholder forslaget om endre patentloven § 8 slik at kravene til patentkravenes utforming harmoniseres bedre med artikkel 84 i den europeiske patentkonvensjonen. Dette vil tydeliggjøre at kravene til patentkravenes klarhet og støtte i beskrivelsen etter norsk rett er de samme som etter konvensjonen. Departementet er imidlertid enig med de høringsinstansene som har påpekt at «kortfattet» ikke nødvendigvis er et hensiktsmessig uttrykk. I den svenske utredningen SOU 2015: 41 Ny patentlag har man utformet forslag til en egen bestemmelse om patentkravene i 4. kap. 6 §, og det heter her at patentkravene «ska vara klara och koncisa samt ha stød i beskrivningen». Departementet har vurdert om også den norske lovteksten burde benytte «konsis», men har falt ned på å at «tydelig» er bedre. Departementet foreslår ikke nå å skille ut bestemmelsene om patentkrav og beskrivelse til ulike paragrafer.

På samme måte som etter gjeldende rett, vil manglende oppfyllelse av kravene til utformingen av patentkravene utgjøre avslagsgrunn, men ikke grunnlag for etterfølgende oppheving av et meddelt patent, med mindre uklare patentkrav medfører f.eks. manglende støtte for kravene i beskrivelsen. Dette er tilsvarende som etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 138. Kravet til støtte i beskrivelsen for patentkravene vil fortsatt kunne innfortolkes i kravet til beskrivelsen etter § 8 tredje ledd tredje punktum, og manglende støtte i beskrivelsen innenfor hele kravets bredde vil dermed fortsatt utgjøre et grunnlag for etterfølgende oppheving av patentet, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2 og § 52 første ledd nr. 2. Med den endring av § 52 d som foreslås i proposisjonen her, vil dette også gjelde i saker om administrativ overprøving.

Det vises ellers til forslaget om endring av patentloven § 8 og til merknadene til bestemmelsen.

7.3 Frist for endringer som utvider patentvernet

Det følger av patentloven § 19 at søkeren skal underrettes om at patent kan meddeles hvis søknaden oppfyller de formelle kravene, og det ikke er noe til hinder for å meddele patent. Etter at søkeren er underrettet om dette, kan patentkravene ikke endres slik at patentvernet utvides. Bestemmelsen fastslår det seneste tidspunktet da patentkravene kan endres slik at vernets omfang utvides. Forbudet gjelder for endringer i tiden mellom underretningen og selve meddelelsen av patentet, jf. § 21 andre ledd, samt for senere endringer, for eksempel under behandlingen av innsigelser, jf. § 24. En tilsvarende bestemmelse finnes i den danske patentloven § 19 stk 2.

Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 123 nr. 3, jf. artikkel 97 og regel 71 nr. 6 jf. nr. 3 i de utfyllende reglene til konvensjonen, og etter 20 § tredje ledd i den svenske patentlagen, utløper derimot ikke siste frist for utvidende endringer av patentkravene allerede ved underretning om at patent kan meddeles, men først ved selve meddelelsestidspunktet.

I høringsnotatet ble det foreslått å flytte skjæringstidspunktet til meddelelsesdagen også i norsk rett, for å få samme løsning som etter den europeiske patentkonvensjonen. Forbudet vil da gjelde fra dagen da patentet meddeles, det vil si den dagen det kunngjøres at søknaden er imøtekommet, jf. patentloven § 21 andre ledd første punktum. Det ble vist til at en slik endring vil innebære at patentsøkerne gis noe mer tid til å formulere kravene på den måten som ønskes, og at norsk regelverk på dette punktet blir harmonisert med det som gjelder for europeiske patentsøknader. Samtidig ble det påpekt at dette vil innebære at Patentstyret kan bli nødt til å fortsette saksbehandlingen og foreta nye undersøkelser dersom søkeren innleverer endrede patentkrav i tidsrommet mellom underretningen om at patent kan meddeles, og selve meddelelsen av patentet.

Advokatforeningen, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører (NIP) og Norske Patentingeniørers Forening (NPF) støtter forslaget. Ingen høringsinstanser har gått imot det. Norske Patentingeniørers Forening (NPF) peker på at norske søkere bør ha samme endringsadgang som for søknader til Det europeiske patentverket. Advokatforeningen mener at hensynet til overensstemmelse med den europeiske patentkonvensjonen veier tyngre enn hensynet til at Patentstyret kan bli nødt til å foreta videre saksbehandling i tiden mellom underrettelse om meddelelse og selve meddelelsen, og viser til at dette ikke synes å ha vært problematisk i de andre landene som allerede har en slik løsning, slik som Sverige.

Departementet går inn for å følge opp forslaget, og viser til forslaget om endring av patentloven § 19 og til merknadene til bestemmelsen.

7.4 Fristoversittelse – årsavgift

Etter patentloven § 72 andre ledd er det slik at man ved oversittelse av fristen for betaling av årsavgift, i tillegg til å begjære saken tatt under behandling innen to måneder fra da hindringen som ledet til fristoversittelsen opphørte, også må levere begjæringen senest seks måneder fra utløpet av fristene etter patentloven § 41 tredje ledd eller § 42 tredje ledd. Etter disse bestemmelsene kan årsavgiften betales etter ordinært forfall, med en viss forhøyelse innen henholdsvis seks måneder etter forfallsdagen (§ 41 tredje ledd), eller seks måneder etter tidspunktet da årsavgiften skulle ha vært betalt i henhold til en beslutning om innvilgelse av henstand med betalingen (§ 42 tredje ledd). Disse tilleggsfristene (såkalte respittfrister) har sin bakgrunn i Pariskonvensjonen artikkel 5bis, som krever slik forlenget betalingsfrist på minst seks måneder fra opprinnelig forfallsdag for betalinger som kreves for opprettholdelse av industrielle rettigheter. Konsekvensen av at patentloven § 72 andre ledd viser til fristene etter § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd, blir at søkeren eller patenthaveren først har seks måneder på seg etter ordinært forfall til å betale årsavgiften mot en forhøyelse, og deretter en ytterligere frist på maksimalt seks måneder for å begjære at oversittelse av respittfristene settes ut av betraktning etter § 72 andre ledd.

Etter Patentlovtraktaten skal imidlertid den absolutte fristen for å be om at oversittelse av fristen for betaling av årsavgift settes ut av betraktning, være tolv måneder fra utløpet av respittfristen, jf. regel 13 nr. 2 ii. Traktaten oppstiller altså en frist som er seks måneder lengre enn fristen etter patentloven § 72 andre ledd.

I den europeiske patentkonvensjonen er det skjedd en tilpasning til Patentlovtraktatens regel, slik at den absolutte fristen for å levere begjæring og betale den ubetalte årsavgiften utløper tolv måneder etter utløpet av respittfristen, jf. EPC regel 136. Tilsvarende endringer er gjennomført i den danske patentloven § 72, den finske 71 a § patentlagen og i den svenske 72 § patentlagen. Etter alle disse regelverkene gjelder i tillegg, som i norsk rett, en relativ frist på to måneder.

I høringsnotatet s. 28 ble det foreslått å endre patentloven § 72 for å gjøre en tilsvarende tilpasning til Patentlovtraktaten i norsk rett, og slik at det oppnås en harmonisering med den europeiske patentkonvensjon og regelverket i Danmark og Sverige. Forslaget har fått støtte fra Advokatforeningen, Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP), Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) og Patentstyret i høringen.

Departementet går inn for å følge opp forslaget. Den absolutte fristen forlenges da fra seks måneder til ett år. Det vises til lovforslaget og til merknadene til § 72.

7.5 Enkelte andre endringer

Det foreslås å flytte den egne bestemmelsen i patentloven § 3 c andre punktum om at det skal fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan naturlig forekommende materiale kan utnyttes industrielt, til den generelle bestemmelsen om krav til beskrivelsen i patentloven § 8, se merknadene til § 3 c og § 8. Dette har fått støtte i en tidligere høring i 2012, og innebærer ingen realitetsendring. Bestemmelsen er bare et utslag av det generelle kravet om at patentsøknaden skal inneholde en så tydelig beskrivelse av oppfinnelsen at en fagperson skal kunne utøve den, og derfor foreslås den flyttet til den generelle bestemmelsen om beskrivelsen av oppfinnelsen.

Etter gjeldende rett er det en ugyldighetsgrunn for et patent at kravene til beskrivelsen av oppfinnelsen i søknaden ikke var oppfylt. For at det skal gå klart frem at det utgjør grunnlag for oppheving og ugyldighet av et patent hvis det ikke fremgår tydelig av søknaden hvordan naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, blir bestemmelsene i patentloven §§ 25 og 52 om innsigelser og søksmål om ugyldighet foreslått endret. Det blir videre foreslått å endre patentloven § 52 d slik at det skal være en ugyldighetsgrunn også ved administrativ overprøving at kravet til beskrivelsen av oppfinnelsen, medregnet kravet om at det skal fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, ikke var oppfylt. Dette fikk også støtte i høringen i 2012.

Det vises til forslagene om endringer i § 25 og 52 samt § 52 d, og til merknadene til bestemmelsene.

7.6 Terminologi – avgift og gebyr

I høringsnotatet s. 5 ble det gitt uttrykk for at departementet i en senere lovproposisjon ville legge opp til å endre patentloven, varemerkeloven og designloven slik at begrepet «avgift» gjennomgående erstattes av «gebyr», idet betalingene fra brukerne i disse systemene gjennomgående og på et overordnet plan er ment å dekke Patentstyrets kostnader ved saksbehandlingen, slik at «gebyr» er en mer korrekt betegnelse enn «avgift», jf. Finansdepartementets rundskriv R-112/15.

I høringen har Oslo Patentkontor AS gitt uttrykk for at det ikke vil være riktig eller i samsvar med Finansdepartementets rundskriv R-112/15 å betegne alle betalingene til Patentstyret som gebyrer, spesielt når det gjelder årsavgifter og fornyelsesavgifter.

Departementet mener fortsatt at når man ser samlet på betalingene fra brukerne til Patentstyret, taler mye for at disse best kan beskrives som «gebyrer» sett under ett. Enkeltvis kan det likevel være riktig å betegne enkelte av betalingene som sektoravgifter, for eksempel fordi prisnivået er høyere enn kostnadene ved behandlingen i Patentstyret, eller fordi det ikke forekommer noen egentlig handling i Patentstyret som følge av betalingen, slik som for eksempel ved fornyelse av varemerke- og designregistreringer og ved betaling av årsavgifter for patenter. Her er også en del av formålet med betalingen at det skal koste å inneha rettigheten over tid, slik at den ikke opprettholdes med mindre det er reelle grunner for det.

På denne bakgrunn har departementet kommet til at det ikke vil være fullt i samsvar med retningslinjene i rundskriv R-112/15 å omkategorisere alle avgifter etter lovgivningen om industrielt rettsvern til gebyrer. I stedet har departementet kommet til at det er mest riktig å benytte betegnelsen «gebyr» for de betalingene som motsvares av en handling i Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter, slik som søknadsgebyr, gebyr for behandling av begjæring om å få saken tatt under videre behandling og klagegebyr mv. Siden man må se kostnadene ved søknadsbehandlingen under ett, vil betegnelsen «gebyr» også benyttes for tilleggsbetalinger for antall patentkrav utover et visst antall, og antall vareklasser utover et visst antall for varemerker, som i dag er betegnet «avgift» etter forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Hvis det er flere vareklasser og patentkrav, vil dette også gi noe merarbeid i Patentstyret, og bruken av betegnelsen «gebyr» lar seg dermed forsvare også for disse betalingene opp mot Finansdepartementets rundskriv. Betegnelsen «avgift» vil derimot bli beholdt for fornyelsesavgifter for varemerker og design, og årsavgifter for patenter, samt for gjenopptakelsesavgift.

I lovforslaget i proposisjonen her er terminologien justert i tråd med vurderingen ovenfor i alle relevante bestemmelser i patentloven, varemerkeloven og designloven, samt i bestemmelsene om administrativ overprøving i foretaksnavneloven.

Departementet foreslår også å endre alle relevante bestemmelser i de nevnte lovene for å klargjøre at konsekvensen av manglende betaling til Patentstyret av søknadsgebyr, gebyr for klage, krav om administrativ overprøving og lignende handlinger, vil være at søknaden henlegges eller klagen eller kravet ikke tas opp til behandling, uten at det gis ytterligere varsel eller anledning til retting utover det varselet som allerede vil ligge i fakturen Patentstyret har utstedt for betalingen. Dette fremgår allerede av forskriften 26. mars 2014 nr. 333. om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter, men bør også fremgå av de relevante lovbestemmelsene.

7.7 Forskningsunntaket og middelbart patentinngrep

I høringsnotatet ble det drøftet om det var behov for å endre bestemmelsene i patentloven § 3 om middelbart patentinngrep og forskningsunntaket på bakgrunn av Høyesteretts dom i Rt-2009-1665 SINTEF.

Utgangspunktet etter patentloven § 3 første ledd er at patenthaveren har enerett til blant annet å fremstille og selge produkter beskyttet ved patentet. Gjelder patentet en fremgangsmåte, har patenthaveren enerett til å benytte og tilby å benytte fremgangsmåten, og også til å selge, anvende og importere produkter fremstilt ved denne fremgangsmåten. I tillegg til at patenthaveren kan gripe inn mot den som direkte gjør inngrep i patentet ved å utføre handlinger omfattet av § 3 første ledd, har § 3 andre ledd en særlig regel om såkalt middelbart patentinngrep. Denne bestemmelsen slår fast at eneretten også innebærer at patenthaveren kan gripe inn mot den som utnytter oppfinnelsen ved å tilby eller levere midler til å utøve oppfinnelsen til noen som ikke har rett til å utnytte den, såfremt midlene gjelder noe vesentlig i oppfinnelsen og den som tilbyr eller leverer dem vet, eller det er åpenbart ut fra omstendighetene, at de er egnet og bestemt til å utnyttes i oppfinnelsen.

En generell begrensning av patenthaverens enerett er at den bare gjelder utnyttelse i «nærings- og driftsøyemed», jf. patentloven § 3 første ledd nr. 1, jf. også § 1 første ledd. Privat bruk av oppfinnelsen faller dermed utenfor. I tillegg er det oppstilt et unntak for forskning i patentloven § 3 tredje ledd nr. 3, det såkalte forskningsunntaket. Dette oppstiller et unntak for utnyttelse «ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen». Patentloven § 3 tredje ledd inneholder også enkelte andre mer spesifikke unntak fra patentbeskyttelsen.

I Høyesteretts dom i Rt-2009-1665 var det spørsmål om overlevering av programvare til en fisketeller til en oppdragsgiver representerte et middelbart patentinngrep i et patent på en fremgangsmåte for telling av fisk og et telleapparat egnet for gjennomføring av fremgangsmåten. Høyesteretts flertall på tre dommere la til grunn at slik oppdragsforskning som SINTEF hadde utført for å komme frem til programvaren falt innenfor forskningsunntaket, men at overleveringen av dataprogrammet som styrte fisketelleren innebar et middelbart patentinngrep. Høyesterett tok ikke stilling til om de øvrige vilkårene for middelbart patentinngrep var oppfylt. Borgarting lagmannsrett kom senere, ved dom 30. mai 2011, til at SINTEF måtte frifinnes idet fisketelleren produsert av oppdragsgiveren ble ansett å falle utenfor beskyttelsesomfanget til patentet (LB-2007-192273-2).

På bakgrunn av Høyesteretts dom kom SINTEF i 2010 med et innspill om at rekkevidden av forskningsunntaket i patentloven § 3 tredje ledd nr. 3 burde klargjøres, slik at også overleveringen av forskningsresultatene skal være omfattet. Henvendelsen er gjengitt i høringsnotatet s. 30–31. I brev 16. juni 2010 til SINTEF ga departementet uttrykk for at spørsmålet ville bli vurdert i et senere høringsnotat.

I høringsnotatet s. 31–34 er det redegjort for bakgrunnen for bestemmelsene i patentloven § 3, herunder at det norske regelverket er harmonisert med det som gjelder i andre europeiske land, og for at departementet ikke hadde funnet frem til europeisk rettspraksis som går i motsatt retning av Rt-2009-1665. På denne bakgrunn ble det i høringsnotatet lagt til grunn at utfallet av saken ikke gir grunn til å endre bestemmelsene i patentloven om forskningsunntaket eller middelbart patentinngrep.

I høringen har Norske Patentingeniørers Forening (NPF) og Norsk forening for industriens Patentingeniører (NIP) støttet vurderingene i høringsnotatet, og sistnevnte uttaler at foreningen slutter seg til at man ikke foretar endringer i regelverket. Foreningen viser til at skillet mellom forskning og kommersiell utnyttelse er en glidende overgang, og til at flere forskningsinstitusjoner også har kommersielle elementer i sitt arbeid. Advokatforeningen gir også uttrykk for enighet i vurderingen i høringsnotatet, og er enig i å opprettholde patentloven § 3 i sin nåværende form. Ingen høringsinstanser har uttalt seg kritisk til vurderingene i høringsnotatet.

På denne bakgrunn fastholder departementet at det ikke er grunn til å gjøre endringer i bestemmelsene om forskningsunntaket og middelbart patentinngrep i patentloven § 3.

7.8 Behandling av innvendinger om ugyldighet mv. i inngrepssaker

Etter patentloven § 61, varemerkeloven § 60 og designloven § 43 kan retten i sivile saker om inngrep i patent, registrert varemerke eller design ikke bygge frifinnelse for inngrep på at rettigheten er ugyldig, uten at det først er avsagt dom for ugyldighet eller det foreligger endelig avgjørelse fra Patentstyret om å oppheve rettigheten som ugyldig. En innvending som gjelder at saksøkte må frifinnes på dette grunnlaget kan altså ikke fremmes som en ren defensiv innsigelse mot saksøkerens krav i anledning av inngrepet, men må fremsettes i form av et eget motkrav i saken etter tvisteloven § 15-1, slik at det avsies særskilt dom for påstanden om ugyldighet. Det samme gjelder innvendinger om at rettigheten skal overføres til saksøkte, og slettes når det gjelder varemerkeregistreringer. Kravet om særskilt dom eller avgjørelse fra Patentstyret gjelder imidlertid ikke i straffesaker, og heller ikke i saker om midlertidig forføyning, jf. Rt-2004-763 Vestdavit. Det vil si at i slike saker kan domstolen prøve prejudisielt om rettigheten er ugyldig eller skal slettes.

Bakgrunnen for kravet om særskilt dom i spørsmål om ugyldighet, overføring og sletting var tidligere blant annet at slike saker var underlagt regler om tvungent verneting ved Oslo tingrett, mens saker om inngrep fulgte de alminnelige reglene i tvisteloven om blant annet verneting på saksøktes forretningssted, og på skadestedet for erstatningskrav, jf. tvisteloven §§ 4-4 og 4-5 tredje ledd. Ved den styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern som ble gjennomført ved lov 31. mai 2013 nr. 25 (i kraft 1. juli 2013), ble imidlertid vernetingsreglene endret slik at også inngrepssakene ble lagt til Oslo tingrett som tvungent verneting. Etter dette er den delen av begrunnelsen for forbudet mot prejudisiell prøving av innvendinger om ugyldighet mv. som knyttet seg til Oslo tingretts eksklusive kompetanse i spørsmål om ugyldighet, overføring og sletting, falt bort. Kravet om egen dom i spørsmålet om ugyldighet mv., har imidlertid også bakgrunn i behovet for klarhet om rettighetenes fortsatte eksistens, og i rettskraftsvirkningene av avgjørelsen av gyldighetsspørsmålet.

Siden patentloven § 61 slår fast at innvendinger om at patentet er ugyldig ikke kan prøves av retten rent prejudisielt som et ledd i avgjørelsen av inngrepskravet, men krever særskilt avgjørelse, kan saksøkte i en sak om patentinngrep ikke møte en anførsel fra patenthaver om bred tolkning av patentet med en innvending om at patentet i så fall er ugyldig, som retten prejudisielt tar stilling til ved avgjørelsen av inngrepskravet. Hvis saksøkte ønsker å forsvare seg på denne måten i en inngrepssak, må ugyldighetsinnsigelsen i så fall først fremmes som et eget motkrav i inngrepssaken. Dette kan få konsekvenser for sakskostnadene, siden disse etter tvisteloven § 20-2 andre ledd avgjøres etter en samlet vurdering av kravene i saken. Det vil følgelig bare være der saksøkte får medhold «fullt ut eller i det vesentlige» etter en samlet vurdering av kravene om ugyldighet og inngrep, at det kan kreves erstatning for sakskostnader fra saksøkeren etter denne bestemmelsen. Dersom saksøkte taper ugyldighetskravet, kan dette medføre at saken ikke anses vunnet etter tvisteloven § 20-2 andre ledd, selv om saksøkte blir frifunnet for inngrep på annet grunnlag (for eksempel at de handlinger som er begått ikke griper inn i rettigheten). På denne bakgrunn reiste Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse, i forbindelse med høringen av forslaget om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern, spørsmål om det burde åpnes for at anførsler om ugyldighet kunne prøves prejudisielt i inngrepssaker, uten at det må fremmes særskilt krav om ugyldighet. Departementet ga i Prop. 81 L (2012–2013) s. 89 uttrykk for at spørsmålet burde utredes nærmere og sendes på høring.

I høringsnotatet s. 10 det redegjort for at den europeiske patentkonvensjonen ikke legger føringer for hvordan innvendinger om ugyldighet av europeiske patenter kan prøves i inngrepssaker, men at det i EUs planlagte ordning med enhetspatenter i domstolavtalen 19. februar 2013 artikkel 65, jf. også regel 25 i prosessreglene for domstolen, er lagt opp til at domstolen for enhetspatenter ikke skal kunne prøve spørsmål om gyldighet prejudisielt i inngrepssaker. Videre ble det redegjort for at det heller ikke etter reglene om EU-varemerker og fellesskapsdesign i særlig grad er åpnet for prejudisiell prøving av innvendinger om ugyldighet eller sletting i inngrepssaker, jf. forordning (EU) nr. 2017/1001 om EU-varemerker artikkel 127 og rådsforordning (EF) nr. 6/2002 om fellesskapsdesign artikkel 85. Det ble videre redegjort for at verken i Danmark, Finland eller Sverige kan innvendinger om ugyldighet eller sletting av registrerte industrielle rettigheter prøves prejudisielt i sivile saker om inngrep i rettighetene, selv om saker om ugyldighet og inngrep i stor utstrekning kan behandles under ett i samme domstol. I Tyskland kan spørsmål om ugyldighet heller ikke behandles prejudisielt i inngrepssaker, mens det i Frankrike, Nederland og Storbritannia derimot er mulighet for dette.

I høringsnotatet ble det vist til at offentligrettslige hensyn knyttet til avgjørelsenes rettskraft og orden i Patentstyrets registre talte for å videreføre gjeldende rett når det gjelder behandlingen av innvendinger om ugyldighet, selv om vernetingsreglene for inngrepssakene nå er endret. Det ble også trukket frem at flere andre land det er naturlig å se hen til, har lignende regler som norsk rett om dette. Det ble derfor foreslått å videreføre reglene om at innvendinger om ugyldighet, overføring eller sletting krever særskilt dom eller avgjørelse fra Patentstyret. Det ble imidlertid antatt at varemerkeloven § 60 og designloven § 43 burde endres, slik at forutsetningen i lovteksten om at en dom på ugyldighet, overføring eller sletting må være rettskraftig for å legges til grunn i en inngrepssak, utgår. Det kan følgelig avsies samlet dom på ugyldighet og inngrep i første instans i Oslo tingrett. Det ble også lagt til grunn at det burde tas inn i varemerkeloven § 60 at krav om overføring av et registrert varemerke krever særskilt dom, på lik linje med det som gjelder for patenter og design.

I høringen har Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) sluttet seg til å beholde dagens system. Norske Patentingeniørers Forening (NPF) viser på sin side til at forutberegnelighet for rettighetshaver, saksøkte og tredjepart taler for å beholde regelverket som i dag, men peker også på hensyn som kan trekke i motsatt retning. Også Advokatforeningen peker på hensyn i ulike retninger.

Advokatforeningen uttaler:

«På den ene siden er det gode grunner for å tillate ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker. […] I det tilfelle at saksøkte frikjennes for inngrepsspørsmålet, men ugyldighetsmotsøksmålet ikke fører frem, vil saksøkte som regel måtte dekke saksøkers sakskostnader knyttet til ugyldighetskravet, eller i alle fall ikke få dekket sine egne sakskostnader, under gjeldende rett. […] En regelendring som tillater ugyldighet som innsigelse vil medføre at saksøktes ugyldighetsinnsigelse ikke vil få betydning ved vurderingen av i hvilken grad saksøkte har fått «medhold fullt ut eller i det vesentlige» dersom saksøkte blir frikjent for inngrepsspørsmålet, men ugyldighetsinnsigelsen ikke fører frem.

På den annen side kan de uheldige utslagene som dagens ordning medfører langt på vei avhjelpes ved å ta inn en merknad i proposisjonen om at når domstolene anvender tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum i slike saker, bør som hovedregel saken anses som vunnet fullt ut også der hvor den påståtte inngriper kun vinner frem på det ene av sine to forsvarsgrunnlag. […] Alternativt kan det vurderes å ta inn et tillegg i patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60, hvor det presiseres at dersom krav om ugyldighet er fremmet som et forsvar i en sak om inngrep i patentet (eller designet eller varemerket), skal saken anses som vunnet fullt ut i relasjon til tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum, selv om saksøkte ikke får medhold i kravet om ugyldighet, dersom saksøkte frifinnes for inngrep.

Videre vil nye regler om ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker også kunne påvirke reglene knyttet til rettskraft.

Departementet nevner i den forbindelse at ugyldighetsspørsmålet ikke vil bli avgjort med virkning for og mot alle, men kun mellom partene. Advokatforeningen er enig i at det kan være uheldig om et patent er ugyldig ovenfor noen, men ikke overfor alle.

Denne problematikken kan imidlertid trolig løses slik at det ikke vil medføre problemer i praksis. […] Etter Advokatforeningens oppfatning, er det uheldig å gjøre inngrep i disposisjonsprinsippet, selv om det er tale om en særregel for et spesielt tilfelle. Særlig gjelder dette om patenthaveren ikke selv har vært part i saken, f.eks. fordi inngrepssaken er anlagt av en lisenstaker.

En alternativ løsning vil kunne være å innta en regel i patentloven som forplikter patenthaveren til å gi avkall på patentet i den utstrekning en rettskraftig dom som patenthaveren er bundet av, bygger på at patentet er ugyldig. […]

Ved den foreslåtte alternative løsningen vil det imidlertid også kunne oppstå flere spørsmål som for eksempel hva som skal skje dersom dommen bygger på at patentet er delvis ugyldig eller hvordan man skal sikre at patenthaver faktisk oppfyller sin forpliktelse. For øvrig vil en slik regel, på samme måte som en regel som sier at domstolen av eget tiltak kan avsi dom for ugyldighet, også være uheldig der patenthaveren ikke selv har vært part i saken, for eksempel fordi inngrepssaken er anlagt av en lisenstaker.

Utover sakskostnadsspørsmålet og rettskraftspørsmålet viser Advokatforeningen til harmoniseringshensyn. Ved å innføre regler om prejudisiell prøving av gyldigheten blir Norge et av få land som tillater dette.»

Plantesortsnemnda har ikke realitetsmerknader, men reiser spørsmål om man bør vurdere tilsvarende regler for planteforedlerrett som for patent, varemerke og design.

Departementet har kommet til at høringen ikke gir grunnlag for noen endret vurdering sammenlignet med vurderingen i høringsnotatet. Det synes ikke som at alternative løsninger kan gi samme grad av klarhet om rettighetens eksistens og avgjørelsenes rettskraft som dagens regelverk. Departementet holder derfor fast ved at det ikke er grunn til å endre bestemmelsene i patentloven § 61, varemerkeloven § 60 og designloven § 43 om at innvendinger om ugyldighet, overføring og sletting av registrerte industrielle rettigheter ikke kan prøves prejudisielt i en sivil inngrepssak. Et unntak vil på varemerkeområdet etter det nye varemerkedirektivet artikkel 17 gjelde for innvendinger i inngrepsaker om at en varemerkeregistrering kan slettes på grunn av manglende bruk. Dette er et svært begrenset unntak, og gir ikke grunn til å revurdere hovedregelen.

Departementet vil videre anta at de eksisterende reglene om sakskostnader i tvisteloven kapittel 20 allerede gir domstolene tilstrekkelig fleksibilitet til å komme frem til en rimelig fordeling av sakskostnadene i det enkelte tilfellet, jf. bl. a. § 20-3 om medhold av betydning. Det er heller ikke gitt at tap i ugyldighetskravet ikke bør få konsekvenser for sakskostnadene i enhver sak. Det synes heller ikke hensiktsmessig med egne bestemmelser om sakskostnader i lovene om industrielt rettsvern.

Det er ikke gitt noen egen bestemmelse i planteforedlerloven tilsvarende bestemmelsene i varemerkeloven § 60, patentloven § 61 eller varemerkeloven § 43, men det følger av planteforedlerloven § 17 at rettigheten kan kjennes ugyldig eller overføres til en annen ved dom. Departementet ser på denne bakgrunn ikke behov for noen ytterligere klargjøring i planteforedlerloven av at innvendinger om ugyldighet og overføring ikke kan prøves prejudisielt i inngrepsaker.

Departementet foreslår å endre varemerkeloven § 60 og designloven § 43 slik at det ikke stilles krav om at dommen må være rettskraftig før den kan legges til grunn i inngrepssaken, dvs. at dom på ugyldighet og inngrep kan avsies i samme avgjørelse i første instans. Videre foreslås å endre varemerkeloven § 60 slik at overføring tas inn i lovbestemmelsen som et krav som krever særskilt dom, på samme måte som etter designloven og patentloven.

Det vises ellers til forslaget om endring av varemerkeloven § 60, designloven § 43 og til merknadene til bestemmelsene.

7.9 Bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter

Ved patent på en fremgangsmåte for fremstilling av et produkt vil patenthaverens enerett omfatte produkter som er fremstilt ved den patentbeskyttede fremgangsmåten (indirekte produktbeskyttelse), jf. patentloven § 3 første ledd nr. 3. Patentloven inneholder ingen egne bestemmelser om hvem som har bevisbyrden i en sivil inngrepssak når det gjelder spørsmålet om et produkt er fremstilt ved en patentbeskyttet fremgangsmåte. Spørsmålet må dermed løses etter alminnelige prinsipper for bevisvurdering, jf. tvisteloven § 21-2 første ledd. Patentloven 1910 oppstilte i § 41 en presumsjon til fordel for patenthaver i sivile saker ved vurderingen av om et produkt var fremstilt ved en patentbeskyttet fremgangsmåte der det dreide seg om et nytt produkt. Tilsvarende bestemmelser fantes i de andre nordiske landenes daværende patentlover, med unntak av den danske. I forarbeidene til patentloven 1910 ble det lagt til grunn at den som ville gjøre gjeldende at et nytt produkt var fremstilt etter en annen fremgangsmåte enn den patenterte, måtte «godtgjøre saa meget, som er nødvendigt for at vise, at hans fremstillingsmaade ikke gaar den beskyttede fremgangsmaade for nær», jf. Udkast 1904 s. 65. Denne presumsjonsregelen ble ikke videreført ved vedtakelsen av patentloven 1967, med henvisning til at domstolene kunne komme til samme resultat etter alminnelige prinsipper for fri bevisbedømmelse, jf. NU 1963: 6 s. 342.

Utgangspunktet er at det er saksøker som må sannsynliggjøre at det er begått inngrep i patentet. Bevisbyrden i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter vil likevel etter omstendighetene kunne ligge hos saksøkte (den påståtte inngriperen), jf. NU 1963: 6 s. 341–342 og Ot.prp. nr. 73 (1995–96) s. 9–10 (punkt 7.4). Dette skyldes at det som regel er den som påstås å ha krenket et fremgangsmåtepatent, som har tilgang til direkte bevis for hvilken fremgangsmåte som er benyttet, mens patenthaveren normalt ikke har mulighet til å skaffe slike bevis. Der det på fremstillingstidspunktet ikke var kjent andre fremgangsmåter for å fremstille et produkt enn den patenterte, eller der andre kjente fremgangsmåter er dårligere enn den patenterte, vil det fremstå som usannsynlig at saksøkte har benyttet en annen fremstillingsmetode med mindre det føres bevis for dette. Bevisbyrden må følgelig legges på saksøkte i tilfeller der det på fremstillingstidspunktet ikke fantes andre kjente fremgangsmåter for fremstilling av det aktuelle produktet enn slike som gjør inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten, jf. NU 1963: 6 s. 342. Det samme gjelder hvis det fantes andre kjente fremgangsmåter, men hvor disse er dårligere enn den patentbeskyttede fremgangsmåten. Hvis det fantes andre noenlunde likeverdige fremgangsmåter for å fremstille produktet, som ikke gjør inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten, vil det derimot ikke være grunnlag for at bevisbyrden legges på saksøkte, jf. også Borgarting lagmannsretts dom om legemiddelet escitalopram 29. juni 2010 (LB-2009-128144). I den saken ble det lagt til grunn at det kan foreligge en bevispresumsjon til fordel for patenthaver, men siden det forelå en alternativ fremgangsmåte som var søkt patentert, måtte saken avgjøres etter alminnelige bevisregler.

Ved vurderingen av hvilke bevis som kreves for en alternativ fremstillingsmetode, må det tas hensyn til at det kan være legitimt for saksøkte å være tilbakeholden med å gi opplysninger om produksjonsprosessen av hensyn til å beskytte forretningshemmeligheter knyttet til denne. Bestemmelsene i tvisteloven § 22-10 og § 22-12 om taushetsplikt og lukkede dører knyttet til bevisførsel om drifts- og forretningshemmeligheter, jf. også domstolloven §§ 128 flg., kan gi grunnlag for at bevisførsel om slike forhold kan skje på en måte som sikrer konfidensialitet, jf. også patentloven § 65, som slår fast at domstolen kan beslutte at forhandlingene i saker om patentrettigheter skal gå for lukkede dører av hensyn til en part eller vitnes drifts- eller forretningshemmeligheter. De nevnte bestemmelsene kan også gi grunnlag for å fastsette begrensninger i personkretsen som gis tilgang til opplysninger om fremstillingsmetoden for et legemiddel, jf. Borgarting lagmannsretts kjennelse 1. juli 2008 i RG-2008-1418.

I forbindelse med høringen av forslag om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern (jf. lov 31. mai 2013 nr. 25, i kraft 1. juli 2013), ble det fra advokat Are Stenvik tatt til orde for å lovfeste en egen bestemmelse i patentloven om bevisbyrden i sivile saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter. Departementet ga i Prop. 81 L (2012–2013) s. 87 uttrykk for at det ikke syntes å være noe påtrengende behov for særskilte bestemmelser i patentloven om bevisbyrden i saker om inngrep i patent på fremgangsmåter for fremstilling av et produkt, men at spørsmålet måtte utredes nærmere og sendes på egen høring.

I høringsnotatet s. 15 flg. ble det redegjort for at verken TRIPS-avtalen eller andre internasjonale forpliktelser nødvendiggjør innføring av en egen bestemmelse i patentloven om bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter, jf. også Ot.prp. nr. 73 (1995–96) s. 9 (punkt 7.4). Videre er det redegjort for at Danmark og Finland har en særskilt regel om bevisbyrde i sine patentlover, mens Sverige ikke har innført dette. Storbritannia og Tyskland har derimot egne bestemmelser om dette i sine patentlover. På denne bakgrunn ble det i høringsnotatet foreløpig utformet et forslag til en særskilt bestemmelse i patentloven om bevisbyrde i saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter, men det ble samtidig uttrykt tvil om behovet for en slik bestemmelse.

I høringen har Advokatforeningen og Norske Patentingeniørers Forening (NPF) stilt seg positive til å innføre en egen bestemmelse i patentloven om bevisbyrden i saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter. Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) mener derimot at alminnelige bevisregler fortsatt bør gjelde.

Advokatforeningen uttaler:

«Selv om alminnelige prinsipper for bevisbedømmelse kan gi det samme resultat, gir en slik regel et klarere signal om at den som har tilgang til og kan fremskaffe relevante bevis – i dette tilfellet bevis om den benyttede fremgangsmåten – ikke kan unnlate å fremlegge bevisene uten at det får konsekvenser for bevisvurderingen. Behovet for konfidensialitet kan i praksis varetas ved avtaler eller pålegg fra retten om taushetsplikt og lukkede dører. En ny bestemmelse som et utgangspunkt for vurderingen av bevisbyrde, kan ut i fra dette perspektivet være hensiktsmessig.»

Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) uttaler:

«NIP’s syn på dette spørsmålet er primært at dersom det foreligger et nytt og potensielt patentert produkt, vil patenthaver kunne ha mulighet til å håndheve et produktpatent, med mindre oppfinnelsen skulle utgjøre et unntak fra hvilke oppfinnelser som kan patenteres.

Videre, i det tilfelle hvor saksøkers produkt fremstilles ved en fremgangsmåte som er alminnelig kjent, synes det i utgangspunktet vidtrekkende å skulle kreve at påstått inngriper har bevisbyrde for fremleggelse av informasjon om alternative fremgangsmåter for tilvirkning av produktet.

Rekkevidden av dette forslaget, som uinnskrenket vil gjelde patent på alle tekniske områder og ikke minst også patenter som nærmer seg sitt utløp, synes å være uklart. Gitt også problemstillingen med drifts- og forretningshemmeligheter og det å ha egne bevis bestemmelser for et lite område, er NIP av den oppfatning at alminnelige bevisregler fortsatt må være utgangspunktet for bevisførsel i disse spørsmålene.»

Departementet har kommet til at det ikke er behov for å lovfeste en egen regel om bevisbyrde i sivile saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter. Det er på det rene at internasjonale forpliktelser ikke krever lovfesting av noen slik bestemmelse, og en slik regel ville ikke innebære noen vesentlig endring sammenlignet med det som uansett følger av alminnelige prinsipper om bevisbedømmelse. Det følger allerede av gjeldene rett at bevisbyrden kan bli lagt på den påståtte inngriperen for å sannsynliggjøre at en annen fremgangsmåte er benyttet enn den patenterte. At en del andre land har lovfestet en særlig bestemmelse om dette, er ikke tungtveiende nok til å innføre en særskilt bestemmelse om bevisbyrde for et begrenset spørsmål. Anvendelse av alminnelige prinsipper for bevisbedømmelse er mer fleksibelt, og kan tilpasses til de konkrete omstendighetene i den enkelte saken. Lovfesting av en egen regel ville ikke endre at det uansett ville være nødvendig med en konkret bevisvurdering ut fra omstendighetene i den enkelte saken.

Departementet foreslår på denne bakgrunn ingen lovendringer på dette punktet.