9 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

9.1 Til endringene i patentloven

Til § 2

Paragrafen regulerer kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde for oppfinnelser som søkes patentert. Etter fjerde ledd reguleres unntak fra nyhetskravet for kjente stoffer og stoffblandinger som anvendes for nye medisinske anvendelser (første indikasjon). Det foreslås en tilføyelse for å klargjøre at også stoffer og stoffblandinger til bruk for senere medisinske indikasjoner kan være patenterbare, jf. punkt 7.1 i de alminnelige merknadene.

I bestemmelsen i nytt andre punktum i fjerde ledd er det presisert at nyhetskravet i første ledd ikke er til hinder for at det kan meddeles produktpatent på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en spesifikk anvendelse i fremgangsmåter for medisinsk behandling som nevnt i § 1 sjette ledd. Bestemmelsen er utformet etter mønster av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 54 nr. 5.

Det er bare produkter i form av stoffer og stoffblandinger som er omfattet av bestemmelsen. Andre produkter for medisinsk bruk faller utenfor. Det kunne være spørsmål om å benytte mer moderne terminologi i bestemmelsen, slik som «forbindelser» og «sammensetninger». «Stoffer» og «stoffblandinger» er imidlertid allerede benyttet i patentloven § 2 fjerde ledd, og er også benyttet i de tilsvarende bestemmelsene i den danske og svenske patentloven. Departementet har derfor beholdt disse uttrykkene også i den nye bestemmelsen i nytt andre punktum i fjerde ledd, men presiserer at dette er ment å omfatte det samme som uttrykkene «forbindelser» og «sammensetninger», jf. den europeiske patentkonvensjonen artikkel 54 nr. 5 om «substance or composition».

Med «spesifikk anvendelse» menes enhver ny anvendelse i kirurgi, terapi eller diagnostikk. Patent kan altså meddeles på en ny anvendelse av et allerede kjent legemiddel, f.eks. dersom det viser seg å ha effekt i behandlingen av en annen sykdom enn det som tidligere var kjent. Et nytt doseringsregime eller bruk til en ny pasientgruppe for samme sykdom som legemidlet tidligere har vært kjent benyttet for, vil også kunne utgjøre en «spesifikk anvendelse etter bestemmelsen. De nye spesifikke anvendelsesområdene blir da beskyttet gjennom et anvendelsesbundet produktpatent. Patentets beskyttelsesomfang er begrenset til å gjelde den spesifikke anvendelsen, som må angis i patentkravene. Forskjellen fra bestemmelsen i fjerde ledd første punktum er at bare den spesifikke anvendelsen kan beskyttes for den andre eller senere medisinske indikasjoner, mens beskyttelsen for den første medisinske indikasjonen kan gjelde medisinsk anvendelse i sin alminnelighet.

De øvrige patenterbarhetsvilkårene må på vanlig måte være oppfylt for at patent skal kunne meddeles på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en ny medisinsk anvendelse. En ny spesifikk anvendelse må f.eks. oppfylle kravet om nyhet og oppfinnelseshøyde sammenlignet med tidligere kjente medisinske anvendelsesområder.

Til opphevingen av § 3 c andre punktum

Bestemmelsene i gjeldende § 3 c andre punktum blir opphevet fordi en likelydende bestemmelse blir tatt inn i § 8 andre ledd som nytt femte punktum, jf. punkt 7.5 i de alminnelige merknadene. Forslaget innebærer ingen realitetsendring, bare at bestemmelsen flyttes til patentloven § 8 andre ledd, siden den har sammenheng med kravene til beskrivelsen av oppfinnelsen, som generelt er regulert i § 8.

Til § 8

Paragrafen regulerer krav til innholdet i patentsøknader, herunder om patentkrav og beskrivelse av oppfinnelsen. Det foreslås å harmonisere bestemmelsen om patentkravene med den tilsvarende bestemmelsen i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 84, jf. punkt 7.2 i de alminnelige merknadene. I tillegg foreslås å flytte bestemmelsen om angivelse av industriell utnyttelse for naturlig forekommende biologisk materiale i gjeldende § 3 c andre punktum, jf § 8 til andre ledd nytt femte punktum jf. § 8, punkt 7.5 i de alminnelige merknadene.

I høringsnotatet ble det foreslått å endre bestemmelsen om utforming av patentkravene ved å tilføye et nytt andre punktum i første ledd, men departementet har kommet til at det er bedre å skrive om andre ledd første punktum. Det tilsiktes ikke med dette noen realitetsforskjell. Andre ledd første punktum endres dermed til et krav om at søknaden må inneholde patentkrav, som skal angi oppfinnelsen som søkes beskyttet og være klare, tydelige og ha støtte i beskrivelsen. Dette innebærer at patentkravene må være så presise som mulig, slik at det fremgår mest mulig klart for Patentstyret og tredjeparter hva som vil være gjenstand for beskyttelse etter patentet. Ordlyden i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 84 er «clear and concise», og ordlyden her er ment å ha samme meningsinnhold. Bestemmelsen retter seg både mot de enkelte patentkrav, og mot patentkravene i søknaden som helhet.

For at språkbruken skal være kjønnsnøytral er «fagmann» erstattet av «fagperson» i andre ledd tredje punktum. I høringsnotatet ble det foreslått å bruke «en fagkyndig», siden dette uttrykket allerede er benyttet i gjeldende § 39 b første ledd. Norske Patentingeniørers Forening er imidlertid av den oppfatning at man heller bør benytte begrepet «fagperson», da dette er i tråd med innarbeidet bransjeterminologi, herunder hvordan begrepet «skilled person» gjerne oversettes. Departementet er enig, og foreslår å endre betegnelsen til «fagperson» også i § 39 b første ledd. Dette uttrykket ble også foreslått i et tidligere høringsnotat fra mai 2012.

Bestemmelsen i gjeldende § 3 c andre punktum, om at det må fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan et naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, er flyttet til § 8 andre ledd som nytt femte punktum. Dette følger opp et forslag i et høringsnotat i mai 2012 og innebærer ikke noen realitetsendring, men blir gjort fordi bestemmelsen naturlig hører hjemme i § 8, som blant annet regulerer kravene til hvordan oppfinnelsen skal beskrives. Kravet om at det må fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan et naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, er bare et utslag av kravet i patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

I femte ledd første punktum klargjøres det at søknaden henlegges hvis søknadsgebyr ikke betales, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene. Behandlingen kan gjenopptas etter § 15 tredje ledd.

Til § 8 a

For at språkbruken skal være kjønnsnøytral blir «fagmann» erstattet av «fagperson» i første ledd første punktum.

Til § 19

Paragrafen oppstiller i andre ledd et forbud mot endring av patentkravene slik at patentvernet utvides etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Det foreslås en endring for å utskyte tidspunktet da forbudet inntrer til det tidspunktet som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 123 nr. 3 og artikkel 97 jf. regel 71 nr. 6 jf. nr 3. Forslaget er omtalt i punkt 7.3 i de alminnelige merknadene.

Skjæringstidspunktet for utvidende endringer av patentkravene i andre ledd flyttes til tidspunktet for meddelelse av patentet, dvs. den dagen det kunngjøres at søknaden imøtekommes.

Til § 25

Det er gjort en tilføyelse i første ledd nr. 2 slik at det går frem at det er en opphevingsgrunn for et patent på en oppfinnelse som gjelder naturlig forekommende biologisk materiale, dersom det ikke fremgår tydelig av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt. Dette utgjør ikke noe nytt i forhold til det som allerede fulgte av bestemmelsen før endringen. Endringene er omtalt i punkt 7.5 i de alminnelige merknadene, og følger opp et forslag i et høringsnotat fra mai 2012. Forslaget fikk støtte fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet), Bioteknologinemnda (nå Bioteknologirådet) og Kirkerådet i høringen, mens Norsk Biotekforum var kritisk idet bestemmelsen ble ansett som overflødig. Kravet om at det må gå tydelig frem av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt, er bare et utslag av kravet om at oppfinnelsen må beskrives så tydelig at en fagperson kan utøve den. Ellers er bestemmelsen redigert om ved at det vises til bestemmelsene om beskrivelse av oppfinnelsen i 8, istedenfor å gjengi innholdet i dem. Dette utgjør ingen realitetsendring.

Til § 28

Paragrafen regulerer internasjonale patentsøknader, og slår fast at Patentstyret er mottakende myndighet for slike søknader i henhold til bestemmelser fastsatt av Kongen. Slike bestemmelser er gitt i patentforskriften kapittel 12.

I andre ledd tredje punktum erstattes «avgift» av «gebyr», jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene.

Det foreslås videre en ny bestemmelse i andre ledd nytt fjerde punktum for å gi hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi bestemmelser om gjenoppretting av prioritet for internasjonale patentsøknader der Patentstyret er mottakende myndighet, jf. punkt 4 i de alminnelige merknadene. Bakgrunnen for at det gis en egen bestemmelse for disse tilfellene ved siden av de nye bestemmelsene i patentloven § 72, er at bestemmelsene i § 72 ikke gjelder søknader i internasjonal fase før de er videreført her i landet. Det er derfor behov for en egen regulering av tilfellene der Patentstyret er mottakende myndighet.

Bestemmelsen slår fast at Kongen kan gi forskrift om at prioriteten for en internasjonal patentsøknad som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet kan gjenopprettes hvis oversittelsen av prioritetsfristen har vært utilsiktet, herunder om frist for å begjære gjenoppretting og om gebyr for slike begjæringer. Det vil gis bestemmelser om dette i patentforskriften i tråd med PCT regel 26bis.3. På samme måte som for nasjonale søknader etter § 72 andre ledd, vil det kreves at den etterfølgende søknaden og begjæring om gjenoppretting leveres innen to måneder etter utløpet av prioritetsfristen, jf. PCT regel 26bis.3 a og e. Innen samme frist må krav om prioritet tas inn i søknaden, jf. PCT regel 26bis.3 c. Det vil videre slås fast i forskriften at begjæring om gjenoppretting likevel ikke kan leveres, krav om prioritet tilføyes eller gebyret betales etter at de tekniske forberedelsene til internasjonal publisering av søknaden er ferdigstilt, jf. PCT regel 26bis.3 e.

Med reservasjon for tilfellet med ferdigstilte forberedelser til publisering, vil Patentstyrets ordning med fakturering av gebyrer kunne benyttes i tilfeller med gjenoppretting av prioritet, siden PCT regel 26bis.3 d gir mulighet for å sette lengre frist for betaling av gebyret.

Til § 39 a

Det gjøres en endring i første ledd slik at det ikke lenger kan begjæres begrensning av bare patentbeskrivelsen på selvstendig grunnlag i saker om administrativ patentbegrensning. Det som kan begrenses er patentkravene, og i tillegg beskrivelsen når dette er nødvendig og skjer sammen med en begrensning av patentkravene. Dette er i samsvar med det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen. De alminnelige merknadene til departementet fremgår i punkt 5.

At en patentbegrensning bare kan innvilges der det foreligger en reell begrensning av patentet, fremgår allerede av første ledd, der det fremgår at begjæringen må gjelde en endring som medfører at «patentvernets omfang begrenses». Det er følgelig ikke nødvendig å presisere ytterligere i lovteksten at Patentstyret bare skal ta begjæringen til følge der det dreier seg om en reell begrensning av patentvernet.

I tredje ledd klargjøres det at begjæringen om patentbegrensning anses som ikke innkommet hvis det ikke betales begrensningsgebyr, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene.

Til § 39 b

Paragrafen regulerer Patentstyrets prøving av begjæringer om administrativ patentbegrensning, og virkningene av avgjørelser om slik begrensning. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 5.

I første ledd gjøres endringer som innebærer at Patentstyret i saker om administrativ patentbegrensning ikke lenger skal prøve om kravene til en oppfinnelse etter patentloven § 1 eller om vilkårene i § 2 om nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt. Henvisningene til vilkårene i §§ 1 og 2 tas derfor ut av bestemmelsen. Patentstyret skal heller ikke lenger prøve om beskrivelsen etter begrensningen er tilstrekkelig tydelig til at en fagperson kan utøve oppfinnelsen på grunnlag av den. Dette prøves ikke av Det europeiske patentverket.

I stedet tas det inn at de begrensede patentkravene må oppfylle kravene til klarhet, tydelighet og støtte i beskrivelsen, jf. § 8 andre ledd første punktum. Dette er bare en klargjøring av gjeldende rett. I tillegg skal det prøves at endringene ikke medfører at patentet omfatter noe som ligger utenfor rammen av søknaden som innlevert eller innebærer en ulovlig utvidelse av patentvernets omfang, jf. patentloven §§ 13 og 19 andre ledd. At patentvernet ikke kan utvides, følger forsåvidt allerede av at det skal gjelde en begrensning av vernet, jf. § 39 a første ledd. For ordens skyld tas dette også inn i paragrafen her.

Innspillet fra advokatene Ingvild Hanssen-Bauer, Gunnar Meyer og Lars Erik Steinkjer som nevnt i punkt 5 tok også opp et behov for samordning mellom patentloven § 39 b andre ledd andre punktum, som slår fast at avgjørelser om patentbegrensning har virkning tilbake i tid fra den dagen patentsøknaden ble innlevert, og patentloven § 61 andre ledd, som slår fast at frifinnelse for inngrep kan bygges på at patentet var ugyldig før det ble begrenset ved patentbegrensning, når det ikke bygges på at patentet også i begrenset form er ugyldig. I høringsnotatet ble det gitt uttrykk for at hensikten med § 61 andre ledd var å avklare i hvilke tilfeller det var nødvendig med særskilt dom for ugyldighet, og at bestemmelsen fortsatt kan ha betydning for patenter der begrensning ble begjært før 1. januar 2008, jf. forskrift 14. desember 2007 nr. 1416 om overgangsregler nr. 1. Bestemmelsen ble derfor ikke foreslått opphevet. I høringen har Advokatforeningen støttet at patentloven § 61 andre ledd ikke oppheves. Ingen andre høringsinstanser har uttalt seg om spørsmålet. Departementet foreslår på denne bakgrunn ingen endringer i § 39 b andre ledd eller § 61 andre ledd.

Til § 52

Det blir gjort et tillegg i første ledd første punktum nr. 2, slik at det fremgår at det er en opphevingsgrunn for et patent på en oppfinnelse som gjelder naturlig forekommende biologisk materiale, dersom det ikke fremgår tydelig av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt. Dette utgjør ikke noe nytt i forhold til det som allerede fulgte av bestemmelsen før endringen. Kravet om at det må fremgå tydelig av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt, er bare et utslag av kravet om at oppfinnelsen må beskrives så tydelig at en fagperson kan utøve den. Ellers er bestemmelsene omredigert ved at det vises til bestemmelsene om beskrivelse av oppfinnelsen i § 8, istedenfor å gjengi innholdet i dem. Dette utgjør ingen realitetsendring. Det blir også gjort noen rent tekniske justeringer i første ledd første punktum.

Forslaget er omtalt i punkt 7.5 i de alminnelige merknadene, og følger opp et forslag i et høringsnotat fra mai 2012. Forslaget fikk støtte fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet), Bioteknologinemnda (nå Bioteknologirådet) og Kirkerådet i høringen, mens Norsk Biotekforum mente klargjøringen var overflødig. Departementet mener den er hensiktsmessig, og går inn for å følge opp forslaget.

Til § 52 d

I første leddførste punktum er det gjort et tillegg som innebærer at det også ved administrativ overprøving kan gjøres gjeldende som ugyldighetsgrunn at oppfinnelsen ikke er beskrevet som bestemt i patentloven § 8 andre ledd tredje til femte punktum. Dette gjelder oppfinnelser innen alle tekniske områder.

I andre ledd første punktum er det gjort en tilføyelse som innebærer at et patent kan settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving, dersom oppfinnelsen ikke er beskrevet som bestemt i patentloven § 8 andre ledd tredje til femte punktum.

Forslagene er omtalt i punkt 7.5 i de alminnelige merknadene, og følger opp et forslag fra et høringsnotat i mai 2012. Det ble der vist til at et krav om administrativ overprøving etter patentloven § 52 d første ledd første punktum ikke kan bygge på at beskrivelsen av oppfinnelsen ikke oppfyller kravene i patentloven § 8 andre ledd, eller for oppfinnelser som gjelder naturlig forekommende biologisk materiale, at kravet i patentloven § 3 c andre punktum ikke er oppfylt. Det ble foreslått å endre patentloven § 52 d første ledd første punktum slik at også disse grunnlagene skal kunne gjøres gjeldende som ugyldighetsgrunn ved administrativ overprøving. Forslaget fikk støtte fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet), Kirkerådet og Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse med tilslutning fra Norske Patentingeniørers Forening (NPF) i høringen, og departementet går inn for å følge det opp.

Til opphevingen av § 63 a

Paragrafen regulerer forholdet mellom saker for domstolene om ugyldighet og inngrep i europeiske patenter med virkning i Norge, og behandling ved Det europeiske patentverket av begjæringer om oppheving eller begrensning av det samme patentet. Det foreslås å oppheve bestemmelsen, slik at spørsmålet om stansing i stedet skal vurderes etter den alminnelige bestemmelsen i tvisteloven § 16-18, på samme måte som for nasjonale patenter. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 5.

Til § 64

Det klargjøres i første leddandre punktum at en lisenshaver eller panthaver som vil reise søksmål om inngrep i patentet skal sende melding om dette til den som i patentregisteret er innført som patenthaver ved rekommandert brev. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene. Det innebærer ingen realitetsendring, men kun en klargjøring av hva som ligger i uttrykket «på tilsvarende måte», som er benyttet i gjeldende bestemmelse.

Til § 66 e

Paragrafen regulerer betaling av årsavgift til Patentstyret for europeiske patenter som har virkning i Norge. Det foreslås å klargjøre forfallstidspunktet i tilfeller der en nektelse av et tidligere meddelt europeisk patent i en av Det europeiske patentverkets tekniske klagenemnder senere omgjøres av Den utvidede klagenemnda. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 112 a nr. 5 kan Den utvidede klagenemnda, som er det øverste klageorganet i Det europeiske patentverket, oppheve avgjørelser fra de alminnelige klagenemndene hvis det har skjedd slike alvorlige saksbehandlingsfeil som er angitt i artikkel 112 a nr. 2. Hvis en forutgående avgjørelse fra en teknisk klagenemnd gikk ut på nektelse av patent, kan situasjonen være at årsavgifter ikke har blitt betalt i tiden som har gått frem til avgjørelsen fra Den utvidede klagenemnda. I kraft av avgjørelsen fra Den utvidede klagenemnda gjenåpnes prosessen for den tekniske klagenemnda, og utfallet av den fornyede behandlingen kan bli at patentet opprettholdes. Dette gjelder et fåtall saker. Dersom det gjelder en europeisk patentsøknad, reguleres betaling av årsavgifter i slike tilfeller av regel 51 nr. 5 i de utfyllende reglene til den europeiske patentkonvensjonen. Dersom det imidlertid gjelder et tidligere meddelt europeisk patent, er betalingen av årsavgifter underlagt nasjonal rett i de enkelte landene. Det er derfor behov for en egen bestemmelse i patentloven som regulerer betalingen av årsavgifter i disse tilfellene.

Etter patentloven § 41 første ledd fjerde punktum er løsningen i tilfeller der domstolene opphever en avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter om å avslå en nasjonal søknad om patent, at årsavgifter for avgiftsår som har begynt etter at nemnda traff sin avgjørelse og frem til den dag da dommen ble rettskraftig, forfaller først to måneder etter sistnevnte tidspunkt. I oppregningen i § 66 e andre punktum av bestemmelser som gjelder tilsvarende for årsavgifter for europeiske patenter er det ikke vist til denne bestemmelsen.

I høringsnotatet ble det foreslått å innta en bestemmelse etter mønster av § 41 første ledd fjerde punktum for tilfellene omfattet av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 112 a nr. 5, som nytt tredje punktum i § 66 e. Bestemmelsen slår fast at årsavgifter for europeiske patenter med virkning i Norge påløpt i tiden mellom en teknisk klagenemnds og Den utvidede klagenemndas avgjørelser først forfaller to måneder etter datoen for Den utvidede klagenemndas avgjørelse.

Det har ikke kommet uttalelser til forslaget i høringen, og departementet fastholder at § 66 e bør endres som foreslått i høringsnotatet.

Til § 72

Paragrafen regulerer tilfeller der en patentsøker eller patenthaver har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av patentloven. Det foreslås en endring av vilkåret for å få saken tatt under videre behandling, jf. punkt 3 i de alminnelige merknadene, å åpne for gjenoppretting av prioritet ved oversittelse av prioritetsfristen, jf. punkt 4, og å forlenge den absolutte fristen for å begjære at oversittelse av fristen for betaling av årsavgift ikke gis virkning, jf. punkt 7.4 i de alminnelige merknadene.

I første ledd første punktum er det gjort en presisering uten realitetsbetydning av at reglene gjelder både for patentsøkere og patenthavere. I tillegg er det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning endret, fra et aktsomhetskrav til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Dette betyr at patentsøkeren, patenthaveren eller fullmektigen, der årsaken til fristoversittelsen ligger hos denne, ikke har oversittet fristen bevisst. Vilkåret skal ikke tolkes strengt. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å påberope at det foreligger en generell intensjon om å videreføre søknaden eller patentet. Det må sannsynliggjøres at selve den konkrete fristoversittelsen var utilsiktet. Det skal ikke lenger skje noen prøving fra Patentstyrets side av hvorvidt det er utvist tilstrekkelig aktsomhet for å overholde fristen. Patentstyret skal i stedet legge forklaringen fra søker, eventuelt patenthaver eller fullmektig, til grunn uten ytterligere prøving så fremt den sannsynliggjør at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst.

I første ledd fjerde punktum er «avgift» endret til «gebyr», og det er klargjort at begjæringen anses som ikke innkommet om gebyret ikke betales, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene.

Den nåværende særreguleringen i andre ledd av den absolutte fristen i tilfeller av oversittelse av fristen for betaling av årsavgift utgår, slik at adgangen til å få oversittelse av denne fristen satt ut av betraktning i stedet vil reguleres av den alminnelige bestemmelsen i første ledd. Nytt sammenlignet med gjeldende rett blir da at den absolutte fristen for å be saken tatt under videre behandling til tross for oversittelse av fristene for betaling av årsavgift etter § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd (respittfristene) forlenges fra seks måneder til ett år. De relevante tidspunktene for «fristens utløp» vil være utløpet av fristene etter § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd i disse tilfellene. Endringen harmoniserer norsk regelverk på dette punktet med regel 13 nr. 2 til Patentlovtraktaten samt med regel 136 til den europeiske patentkonvensjonen og løsningene etter dansk, finsk og svensk rett. Den forlengede absolutte fristen vil bare få selvstendig betydning i tilfeller der den relative tomånedersfristen regnet fra hindringens opphør ikke utløper tidligere.

I andre ledd tas det i stedet inn nye bestemmelser om mulighet til å få oversittelse av prioritetsfristen etter § 6 første ledd satt ut av betraktning, samtidig som det nåværende unntaket for prioritetsfristen i tredje ledd utgår.

De nye bestemmelsene i andre ledd vil bare gjelde for nasjonale patentsøknader. For internasjonale søknader gis det nye bestemmelser om gjenoppretting av prioritet i fjerde ledd (videreførte søknader) og § 28 (søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet). De nye bestemmelsene i andre ledd vil heller ikke gjelde for europeiske patentsøknader, men her er det gitt regler om mulighet for gjenoppretting av prioritet i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122 og regel 136 til konvensjonen.

Bestemmelsene i andre ledd har fått en noe annerledes utforming enn i høringsnotatet. I andre ledd første punktum slås det fast at prioriteten for en patentsøknad kan gjenopprettes hvis fristoversittelsen var utilsiktet. Patentlovtrakaten artikkel 13 nr. 2 iv gjør det valgfritt om statene benytter et slikt vilkår, eller et aktsomhetskrav. Videre må søknaden som det påberopes prioritet for (den etterfølgende søknaden), begjæring om gjenoppretting og krav om prioritet for søknaden leveres senest to måneder etter utløpet av prioritetsfristen, dvs. innen 14 måneder fra prioritetsdagen. Etter regel 14 nr. 4 a til Patentlovtraktaten må fristen for å levere den etterfølgende søknaden og begjære gjenoppretting være minst to måneder fra utløpet av prioritetsfristen. Det er ikke grunn til å sette en lengre frist enn to måneder i norsk rett når både Danmark, Finland og Sverige samt den europeiske patentkonvensjonen benytter en tomånedersfrist. Etter Patentlovtraktaten regel 14 nr. 5 ii er det valgfritt om statene krever at krav om prioritet skal være tilføyd innen utløpet av tomånedersfristen, men ettersom dette er obligatorisk for internasjonale søknader etter PCT regel 26bis.3 c, bør det samme også gjelde for nasjonale søknader. Det er også rimelig at prioriteten bare kan gjenopprettes om kravet om prioritet fremgår av søknaden innen utløpet av fristen for å begjære gjenoppretting. Dette innebærer at fristen for å tilføye krav om prioritet i disse tilfellene vil være kortere enn det som ellers gjelder etter patentforskriften § 13, der det gjelder en frist på 16 måneder fra prioritetsdagen.

Bestemmelsen inneholder i andre ledd andre punktum en reservasjon om at prioriteten likevel ikke kan gjenopprettes selv om søknaden, krav om prioritet og begjæring er levert innen utløpet av tomånedersfristen, hvis begjæringen først er kommet inn etter at de tekniske forberedelsene til publisering av søknaden er ferdigstilt, jf. regel 14 nr. 4 b til Patentlovtraktaten. Dette er nok mindre praktisk, men tar sikte på tilfeller der søkeren leverer den etterfølgende søknaden etter utløpet av prioritetsfristen, men innenfor tomånedersfristen, og denne så er klar til publisering etter forespørsel fra søkeren om tidlig publisering før begjæringen om gjenoppretting av prioriteten innleveres.

Det må betales fastsatt gebyr for Patentstyrets behandling av begjæringen, jf. tredje punktum. Hvis gebyret ikke betales, anses begjæringen som ikke innkommet, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene. Patentlovtraktaten artikkel 13 nr. 4 åpner for å kreve gebyr for behandlingen av begjæringer om gjenoppretting av prioritet.

Avgjørelser fra Patentstyret i saker om gjenoppretting av prioritet vil kunne påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. patentloven § 75, på samme måte som andre avgjørelser etter patentloven § 72. Der det er innlevert en begjæring om at oversittelse av prioritetsfristen skal settes ut av betraktning, vil søknaden måtte betraktes som en søknad med prioritet frem til begjæringen er endelig avgjort. Dette vil blant annet innebære at søknaden vil bli gjort allment tilgjengelig når det har gått 18 måneder fra prioritetsdagen, jf. patentloven § 22.

I fjerde ledd reguleres adgangen til å få saken tatt under videre behandling ved oversittelse av frister i den internasjonale fasen for internasjonale patentsøknader som videreføres her i landet. Denne bestemmelsen gjelder ikke søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet og som senere ikke videreføres her i landet, men for slike søknader foreslås en ny hjemmel for gjenoppretting av prioritet i § 28, se merknadene til denne bestemmelsen.

Det tas inn en ny bestemmelse i fjerde ledd tredje punktum, som slår fast at Kongen gir forskrift om vilkårene for gjenoppretting av prioritet for internasjonale patentsøknader som videreføres her i landet, herunder om frister for å begjære slik gjenoppretting overfor Patentstyret, og om gebyr. Bestemmelsen gir hjemmel for forskriftsbestemmelser om Patentstyrets behandling av spørsmål om gjenoppretting av prioritet der Patentstyret er utpekt eller valgt myndighet, jf. PCT regel 49ter.1 og 49ter.2 og regel 76.5. I disse forskriftsbestemmelsene vil det fastsettes, i tråd med de nevnte bestemmelsene i PCT-reglene, nærmere bestemmelser om når Patentstyret av eget initiativ og på begjæring skal gjøre en vurdering av spørsmålet om gjenoppretting av prioritet for videreførte søknader, fremgangsmåten for en eventuell slik ny vurdering, frister og om betaling av gebyr for Patentstyrets behandling. Vilkåret om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet vil gjelde også for disse tilfellene. Utgangspunktet etter PCT regel 49ter.1 vil være at avgjørelsen fra mottakende myndighet i spørsmålet om gjenoppretting av prioritet skal legges til grunn når søknaden videreføres her i landet, siden norsk rett vil anvende et mindre strengt vilkår for gjenoppretting enn land som legger til grunn et aktsomhetskrav. Patentstyret vil likevel kunne overprøve avgjørelsen ved rimelig tvil om dens riktighet, og i tilfeller der spørsmålet ikke har vært vurdert, eller der mottakende myndighets avgjørelse går ut på avvisning eller avslag, og søkeren innen visse frister ber om en ny vurdering for den norske videreføringen av søknaden. Bestemmelsene om dette vil fastsettes i patentforskriftens kapittel om internasjonale patentsøknader, mens gebyret vil fastsettes i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

9.2 Til endringene i designloven

Til § 13

Paragrafen regulerer kravene til innholdet i søknader om registrering av design. Det foreslås å fjerne kravet i fjerde ledd om at designerens navn skal oppgis i søknaden og innføres i Designregisteret, og erstatte dette med en adgang for både søker og designer til å kreve at designerens navn innføres i Designregisteret, jf. fjerde ledd første punktum. De generelle merknadene til departementet finnes i punkt 6. Bestemmelsen er utformet på lignende måte som den danske designloven § 13 stk. 4.

Adgangen for søker og designer til å kreve navngivelse gjelder uavhengig av hverandre, slik at designeren ikke skal være avhengig av søkeren for å gjøre en slik rett gjeldende. Der begjæringen om innføring i registeret kommer fra designeren, vil det imidlertid være opp til vedkommende å godtgjøre at han eller hun har utformet designen, før innføring i registeret kan skje. Der det er flere som har samarbeidet om utviklingen av designen, vil angivelsen av hver enkelt på samme måte som etter gjeldende rett kunne erstattes av en angivelse av gruppen, jf. någjeldende tredje punktum, som blir andre punktum.

I femte ledd andre punktum klargjøres det at søknaden henlegges ved manglende betaling av søknadsgebyret, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene. Behandlingen kan gjenopptas etter § 19 fjerde ledd.

Til § 43

I punkt 7.8 i de generelle merknadene legges det til grunn at bestemmelsene i patentloven § 61, varemerkeloven § 60 og designloven § 43 om forbud mot prejudisiell prøving i sivile inngrepssaker av spørsmål om rettigheten er ugyldig, kan kreves overført eller eventuelt slettet for registrerte varemerker, bør videreføres.

I høringsnotatet ble det for dette tilfellet lagt til grunn at designloven § 43 bør endres, slik at det ikke forutsettes i lovteksten at dommen på ugyldighet, overføring eller sletting må være rettskraftig før domstolen kan legge den til grunn i inngrepssaken. Dette betyr at det kan avsies felles dom for ugyldighet og inngrep i første instans. I høringen har Advokatforeningen støttet forslaget, og ingen høringsinstanser har gått imot det. Departementet foreslår derfor å ta ut formuleringen om at dommen må være «rettskraftig» i § 43.

Til § 47

I første leddandre punktum klargjøres at melding til designhaver fra lisenshavere som reiser søksmål om designinngrep skal gis i rekommandert brev. Det er dette som ligger i den nåværende bestemmelsen om at melding skal sendes «på tilsvarende måte», og forslaget innebærer dermed ingen realitetsendring.

Til § 50

Paragrafen regulerer tilfeller der en frist fastsatt i eller i medhold av loven er oversittet, og det foreslås at det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning etter første ledd første punktum endres, jf. punkt 3 i de generelle merknadene. Vilkåret endres til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Vilkåret skal ha samme betydning her som i patentloven § 72 første ledd, og det vises til merknadene til den bestemmelsen.

I første ledd fjerde punktum klargjøres at kravet om å få saken tatt under videre behandling anses som ikke innkommet hvis gebyret ikke betales.

9.3 Til endringene i varemerkeloven

Til § 60

I punkt 7.8 i de generelle merknadene legges det til grunn at bestemmelsene i patentloven § 61, varemerkeloven § 60 og designloven § 43 om forbud mot prejudisiell prøving i sivile inngrepssaker av spørsmål om rettigheten er ugyldig, kan kreves overført eller slettet for registrerte varemerker, bør videreføres.

I høringsnotatet ble det for dette tilfellet lagt til grunn at varemerkeloven § 60 bør endres slik at det ikke forutsettes i lovteksten at dommen på ugyldighet, overføring eller sletting må være rettskraftig før domstolen kan legge den til grunn i inngrepssaken. Dette betyr at det kan avsies felles dom for ugyldighet og inngrep i første instans. I høringen har Advokatforeningen støttet forslaget, og ingen høringsinstanser har gått imot det. Departementet foreslår derfor å ta ut formuleringen om at dommen må være «rettskraftig» i § 43.

I tillegg er krav på overføring av et registrert varemerke tatt inn som et krav som krever særskilt dom før det eventuelt kan legges til grunn i inngrepssaken at rettigheten tilhører saksøkte, slik at ordlyden for varemerker her harmoniseres med det som gjelder for patenter og design etter patentloven § 61 og designloven § 43. Også dette ble foreslått i høringsnotatet, og departementet følger opp forslaget. Det har ikke kommet merknader til forslaget i høringen.

Til § 64

I første ledd andre punktum klargjøres at melding til merkehaver fra lisenshavere som reiser søksmål om varemerkeinngrep skal gis i rekommandert brev. Dette følger allerede av uttrykket «på tilsvarende måte» i den gjeldende bestemmelsen, og medfører dermed ingen realitetsendring.

Til § 72

Forskjellen mellom virkningen av en internasjonal varemerkeregistrering i Norge før og etter at registreringen er ført inn i varemerkeregisteret klargjøres, i tråd med tilsvarende bestemmelser i designloven § 58. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

Første ledd regulerer virkningene av en internasjonal varemerkeregistrering i Norge. Virkningene er forskjellige før og etter at en slik registrering er ført inn i varemerkeregistret. Fra den internasjonale registreringen eller en etterfølgende utpeking av Norge og frem til den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregistret, har den internasjonale registreringen samme vern som en søknad om varemerkeregistrering i Norge, jf. varemerkeloven § 61 a. Etter at den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregistret har registreringen samme vern som en registrering i Norge. Denne forskjellen i vern før og etter at den internasjonale registreringen er ført inn i varemerkeregistret, som er i tråd med artikkel 4 i Madridprotokollen og klart forutsatt i merknadene til § 72 på s. 89 i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009), fremgår imidlertid ikke av ordlyden i første ledd. Dette foreslås klargjort ved at det tilføyes bestemmelser svarende til designloven § 58 andre ledd som nytt tredje, fjerde og femte punktum i første ledd.

Det ble redegjort for forslaget i høringsnotatet, og det har ikke kommet merknader til det i høringen. Departementet går inn for å følge det opp.

Til § 75

Av denne paragrafen følger at dersom en internasjonal varemerkeregistrering opphører å gjelde i Norge som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, eller som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, kan registreringen omdannes til en nasjonal varemerkeregistrering dersom innehaveren fremsetter krav om dette overfor Patentstyret innen visse frister.

Det følger av varemerkeforskriften § 51 at et slikt krav må fremsettes i form av en søknad om nasjonal varemerkeregistrering. At det kreves innlevering av søknad, fremgår imidlertid ikke klart av ordlyden i varemerkeloven § 75, og harmonerer heller ikke med uttalelser i merknadene til § 75 i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 90 andre spalte nederst. Det foreslås derfor endringer i første og andre ledd for å klargjøre at krav om omdanning må fremsettes ved søknad. For slik søknad må det på vanlig måte betales fastsatt søknadsgebyr, jf. varemerkeloven § 12 tredje ledd andre punktum.

Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene. Det ble redegjort for det i høringsnotatet, og det har ikke kommet merknader til forslaget i høringen. Departementet går inn for å følge det opp.

Til § 80

Paragrafen regulerer muligheten til å få en sak tatt under behandling etter oversittelse av en frist for å foreta en handling overfor Patentstyret. Paragrafen regulerer tilfeller der en frist fastsatt i eller i medhold av loven er oversittet, og det foreslås at det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning etter første ledd første punktum endres til et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet, jf. punkt 3 i de generelle merknadene. Vilkåret skal forstås på samme måte som i patentloven § 72 første ledd, og det vises til merknadene til den bestemmelsen.

I fjerde punktum i første ledd endres «avgift» til «gebyr», jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene, og det klargjøres at konsekvensen av manglende betaling av gebyret er at kravet om å få saken tatt under videre behandling anses som ikke innkommet.

9.4 Til ikraftsettingsbestemmelsene

Endringene skal gjelde fra den tid Kongen bestemmer. Ettersom endringsforslagene gjelder flere ulike lover og spørsmål, foreslås en hjemmel for å sette de ulike endringene i kraft til ulik tid.

Kongen er også gitt hjemmel for å gi nærmere overgangsregler. Det vil være behov for overgangsregler knyttet til blant annet å avklare skjæringstidspunktet for hvilke fristoversittelser det nye vilkåret for å få saken tatt under videre behandling skal gjelde, og for hvilke patentsøknader muligheten til gjenoppretting av prioritet skal få anvendelse. Det er også behov for å klargjøre i overgangsregler skjæringstidspunktet for fjerningen av kravet om å oppgi designerens navn i søknader om designregistrering.