2 Bakgrunnen for lovforslaget
2.1 Gjeldende rett
Enerett til varemerke kan oppnås etter bestemmelsene i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker (heretter varemerkeloven) med forskrifter. Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, og som kan gjengis grafisk, jf. varemerkeloven § 1 annet ledd. Det grunnleggende vilkåret for enerett er at varemerket må ha særpreg (distinktivitet) som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder.
Enerett til varemerke kan oppnås for hele riket ved registrering etter søknad til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 1 første ledd. Registrering skjer for bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vareklasser, jf. varemerkeloven § 16. Uten registrering kan enerett oppnås ved at varemerket tas i bruk og innarbeides. Beskyttelse i kraft av innarbeidelse oppnås når varemerket er blitt godt kjent som særlig kjennetegn for visse varer eller tjenester i den aktuelle omsetningskretsen, jf. varemerkeloven § 2. Beskyttelsen vil være begrenset til det geografiske området hvor innarbeidelse foreligger. Såkalte «naturlige varekjennetegn» - personnavn og foretaksnavn - oppnår beskyttelse allerede ved at de tas i bruk, dvs. uten krav om innarbeidelse av kjennetegnet som varekjennetegn, jf. varemerkeloven § 3.
Enerett til varekjennetegn innebærer at andre ikke kan ta i bruk kjennetegn som er egnet til å forveksles med varekjennetegnet i næringsvirksomhet, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Bruk av forvekselbare kjennetegn vil utgjøre et inngrep i eneretten, som kan sanksjoneres med straff og erstatningsansvar mv. etter bestemmelser i varemerkeloven kapittel 7. Utgangspunktet er at forvekselbarhet bare anses å foreligge hvis både kjennetegnene og de varer eller tjenester de brukes for, ligner hverandre, jf. varemerkeloven § 6 første ledd første punktum. Vare- eller tjenesteslagslikhet kreves imidlertid ikke hvis det eldste kjennetegnet er så velkjent og har en slik anseelse (goodwill) her i riket at en annens bruk av et lignende kjennetegn ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av denne anseelsen, jf. § 6 annet ledd, eller hvis kjennetegnet med eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn, jf. § 6 første ledd annet punktum.
Varemerkerettigheter kan overdras, jf. varemerkeloven § 32. Merkehaveren kan dessuten gi andre rett til å bruke varemerket (lisens) etter bestemmelsene i varemerkeloven § 34.
Enerett til varekjennetegn omfatter ikke slike deler av kjennetegnet som hovedsakelig tjener til å gjøre varen eller dens innpakning mer formålstjenlig eller for øvrig har annen oppgave enn å fungere som varekjennetegn, jf. varemerkeloven § 5 første ledd. Innehaveren kan heller ikke nekte andre å bruke sitt navn, foretaksnavn eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk, jf. § 5 annet ledd.
En varemerkeregistrering varer i ti år fra registreringsdagen. Registreringen kan deretter fornyes for et ubegrenset antall nye tiårsperioder, jf. varemerkeloven §§ 23 og 23 a. Registreringen kan imidlertid bli kjent ugyldig ved dom hvis retten finner at registreringsvilkårene ikke var oppfylt, jf. varemerkeloven § 25. Videre kan registreringen slettes ved dom hvis varemerket ikke tas i bruk innen fem år fra registreringsdagen, eller hvis bruken senere avbrytes i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 25 a. En registrering kan dessuten oppheves administrativt på grunnlag av en innsigelse, som må være fremsatt innen to måneder etter kunngjøringen av registreringen, jf. varemerkeloven § 21.
Lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker gir enkelte særlige regler for fellesmerker. Dette er varemerker som brukes for å angi at varer eller tjenester stammer fra en virksomhet som inngår i en gruppe av virksomheter som har rett til å bruke det samme kjennetegnet. Fellesmerker omfatter kjennetegn som foreninger har enerett til og lar sine medlemmer bruke, og kjennetegn som offentlig myndighet eller annen sammenslutning bruker for visse varer eller tjenester som de fastsetter normer for eller fører kontroll med. Varemerkelovens regler gjelder også for fellesmerker så langt de passer, jf. fellesmerkeloven § 2.
2.2 Internasjonalt regelverk
2.2.1 EUs varemerkedirektiv og forordning om fellesskapsvaremerker
Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet), jf. EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 4. Varemerkedirektivet harmoniserer de materielle vilkårene for registrering av varemerker og reglene om rettsvirkninger av varemerkeregistreringer.
Varemerkedirektivet medførte for norsk rett blant annet en utvidelse av hvilke tegn som kan være varemerke, og innføring av regler om sletting av varemerkeregistreringer ved manglende bruk av merket i en femårsperiode. Ved tolkingen av bestemmelser i varemerkelovgivningen som gjennomfører direktivet er den rikholdige praksis fra EF-domstolen sentral, jf. Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON.
I EU gjelder foruten varemerkedirektivet også forordning 40/94/EØF 20. desember 1993 om fellesskapsvaremerker. Forordningen gjør det mulig å oppnå en enerett til varemerke med virkning i hele fellesskapet under ett, ved søknad til et fellesskapsorgan (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade mark and Designs), forkortet OHIM). Det materielle innholdet i forordningen svarer i hovedsak til bestemmelsene i varemerkedirektivet. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen, ettersom systemet forvaltes av EU-organer og dermed ikke harmonerer med topilarsystemet som EØS-avtalen bygger på. Norske foretak kan søke om fellesskapsvaremerker, men registreringen av slike merker har ikke virkning i Norge.
2.2.2 Madridprotokollen
EØS-avtalen medførte en forpliktelse for Norge til å tiltre protokoll 27. juni 1989 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker (Madridprotokollen). Protokollen er en selvstendig internasjonal avtale, men bygger på et system etablert ved Overenskomsten 14. april 1891 om den internasjonale registrering av varemerker (Madridoverenskomsten). Norge tiltrådte Madridprotokollen 29. mars 1996.
Madridprotokollen etablerer en ordning der man på grunnlag av en nasjonal registrering eller søknad i et land som er tilsluttet protokollen, kan søke om internasjonal registrering ved Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO). Den internasjonale registreringen gis virkning som nasjonale varemerkeregistreringer i de tilsluttede landene søkeren utpeker, med mindre det aktuelle landets nasjonale registreringsmyndighet nekter vern. Hvis den opprinnelige nasjonale søknaden eller registreringen bortfaller før det har gått fem år fra den internasjonale registreringsdagen, opphører også virkningene av den internasjonale registreringen i alle de utpekte landene, jf. Madridprotokollen artikkel 6 tredje ledd. I slike tilfeller kan imidlertid registreringen omgjøres til nasjonale søknader med prioritet fra det internasjonale registreringstidspunktet.
Varemerkeloven kapittel 9 inneholder regler om bruk av norsk søknad eller registrering som grunnlag for en internasjonal registrering, samt om Patentstyrets saksbehandling der det får melding fra WIPO med krav om at en internasjonal registrering gis virkning for Norge. Etter at EF tiltrådte Madridprotokollen med virkning fra 1. oktober 2004, kan Fellesskapet pekes ut i internasjonale søknader. Det er etter dette mulig å oppnå et fellesskapsvaremerke via en søknad om internasjonal varemerkeregistrering, og å bruke en søknad om eller registrering av et fellesskapsvaremerke som basis for en internasjonal registrering.
2.2.3 TRIPS-avtalen
TRIPS-avtalen (Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter) er en integrert del av WTO-avtalen (Avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon). Ved ratifikasjonen av WTO-avtalen 7. desember 1994 ble Norge derfor forpliktet til å oppfylle TRIPS-avtalens bestemmelser. TRIPS-avtalen stiller krav til statenes nasjonale rett om beskyttelse av immaterielle rettigheter, herunder varemerkerettigheter. Avtalen bygger på grunnleggende prinsipper om nasjonal behandling (artikkel 3) og bestevilkårsbehandling (artikkel 4). Det førstnevnte prinsippet innebærer at borgere fra andre medlemsstater ikke kan gis dårligere rettigheter enn egne statsborgere. Det andre prinsippet innebærer et utgangspunkt om at rettigheter som gis borgere fra én stat, også skal gis til borgere fra andre medlemsstater. Avtalen stiller videre i del II avsnitt 2 krav til minimumsbeskyttelse av varemerker. Del III inneholder krav til reglene om håndheving av immaterielle rettigheter, herunder om grensekontroll.
TRIPS-avtalen inkorporerer i artikkel 2 de fleste bestemmelsene fra Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om den industrielle eiendomsrett, som revidert i Stockholm i 1967. Norge tiltrådte Pariskonvensjonen 1. juli 1885 og har antatt alle de senere reviderte tekstene. Pariskonvensjonen inneholder blant annet regler om rett til å kreve tidsprioritet fra tidligere leverte søknader (artikkel 4) og fra internasjonale utstillinger (artikkel 11) og om rett til registrering i andre medlemsstater av varemerker i den formen de er registrert i hjemlandet (artikkel 6 quinquis).
2.2.4 Singaporetraktaten
Singapore Treaty on the Law of Trademarks 27. mars 2006 er en revisjon av varemerkelovtraktaten (Trademark Law Treaty) 27. oktober 1994. Begge traktatene er fremforhandlet innenfor Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) og har som siktemål å harmonisere formelle krav og saksbehandlingsregler i de tilsluttede landene. Over 50 land har til nå undertegnet Singaporetraktaten. Den trådte i kraft 16. mars 2009.
Norge har ikke tiltrådt varemerkelovtrakten 1994 eller Singaporetraktaten, selv om vår lovgivning i all hovedsak er i samsvar med traktatenes bestemmelser. Både traktaten fra 1994 og Singaporetraktaten artikkel 7 krever at de tilsluttede landene åpner for deling av varemerkeregistreringer. Norsk rett åpner bare for deling av søknader, se forskrift 29. mars 1996 nr. 309 til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften) §§ 13 til 17.
Etter lovutkastet i proposisjonen her kan det i forskrift gis bestemmelser om deling av varemerkeregistreringer, og bestemmelsene om Patentstyrets adgang til å ta en sak under behandling til tross for at en frist er oversittet, er i tråd med bestemmelsene om dette i Singaporetraktaten. Justisdepartementet vil komme tilbake til spørsmålet om norsk tiltredelse til Singaporetraktaten når ny varemerkelov har trådt i kraft.
2.2.5 EUs forordning 1383/2003 om grensekontroll
Innen EU er det i rådsforordning (EF) 1383/2003 22. juli 2003 fastsatt regler om inngripen fra tollmyndighetene overfor varer som mistenkes å krenke immaterielle rettigheter, og om de tiltak som skal treffes overfor slike varer. Reglene omfatter varemerkerettigheter og andre immaterialrettigheter. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen.
På bakgrunn av bestemmelser i TRIPS-avtalen artikkel 51 til 60, ble det ved lov 20. desember 1996 nr. 104 gitt regler i tvangsfullbyrdelsesloven og tolloven om grensekontroll med varer som krenker immaterialrettigheter. Reglene gjorde det mulig for innehavere av immaterialrettigheter og lisenshavere å be retten om å utstede en midlertidig forføyning om at tollmyndighetene skulle holde varer tilbake når innførsel ville utgjøre inngrep i en immaterialrettighet. I 2007 ble reglene endret slik at rettighetshavernes stilling ble styrket ved at Tollvesenet fikk adgang til å varsle rettighetshaver ved mistanke om immaterialrettsinngrep, og at reglene får anvendelse både ved innførsel og utførsel av varer. Dette innebar at de norske reglene i hovedsak er på linje med det som gjelder etter rådsforordning 1383/2003. De norske reglene om tollkontroll fremgår i dag av tvisteloven § 34-7 og tolloven kapittel 15.
2.2.6 EUs direktiv om håndheving av immaterielle rettigheter
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF om håndheving av immaterielle rettigheter ble vedtatt 29. april 2004. Direktivet inneholder i hovedsak regler av prosessuell karakter, blant annet om hvem som kan reise søksmål om håndheving av immaterielle rettigheter, bevisfremleggelse og bevissikring, midlertidige forføyninger og saksomkostninger mv. Det inneholder imidlertid også regler om sanksjoner mot inngrep i immaterialrettigheter, blant annet om tilbakekall, fjerning og tilintetgjøring av varer, om forbud mot fortsatt inngrep og om vederlag og erstatning. Direktivet er ikke innlemmet i EØS-avtalen, fordi det ikke er regnet som EØS-relevant.
Siden direktivet ikke er tatt inn i EØS-avtalen, er Norge ikke forpliktet til å gjennomføre reglene i direktivet. Norsk rett er imidlertid allerede i hovedsak på linje med reglene i direktivet. Justisdepartementet arbeider for tiden med et høringsnotat om styrking av reglene om håndheving av immaterielle rettigheter, med sikte på at et forslag om regelendringer skal sendes på høring i løpet av sommeren. I denne forbindelse vil det blant annet bli vurdert om det skal foreslås endringer som vil bringe norsk rett på linje med reglene i direktivet på de punkter hvor det er avvik, se også kapittel 11.1. om dette.
2.3 Varemerkeutredningen II og det nordiske lovsamarbeidet
Ved brev 17. desember 1997 fra Justisdepartementet ble professor Birger Stuevold Lassen ved Universitetet i Oslo gitt i oppdrag å utrede spørsmål om endringer i varemerkelovgivningen i samarbeid med de andre nordiske landene. Lassen ble bistått av daværende rådgiver (nå seniorrådgiver) Jostein Sandvik i Patentstyret.
Stuevold Lassen og Sandvik avga 28. september 2000 utredningen Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II til Justisdepartementet. Utredningen er publisert i NOU 2001: 8 og betegnes i proposisjonen her som «Varemerkeutredningen II». I utredningen kapittel 1 er det redegjort nærmere for mandatet og arbeidet, mens kapittel 2 beskriver det nordiske lovsamarbeidet på kjennetegnsrettens område. Et sammendrag av forslagene i utredningen finnes i kapittel 11.
Danmark fikk en ny varemerkelov i 1991, og Island reviderte sin i 1997. Finland, Sverige og Norge tok sikte på en flertrinnsprosess og gjennomførte først varemerkedirektivet og sluttet seg til Madridprotokollen ved justeringer av de gjeldende varemerkelovene. Deretter foretok man en fullstendig gjennomgåelse av lovene i nordisk samarbeid. Dette arbeidet ledet for Norges del til Varemerkeutredningen II og for Sverige til utredningen SOU 2001: 26 Ny varumärkeslag och ändringer i firmalagen. Av hensyn til nordisk rettsenhet valgte utrederne å utarbeide utkast til ny finsk, svensk og norsk varemerkelov, selv om lovforslagene på mange punkter går ut på videreføring av gjeldende rett. I den svenske utredningen er det finske, svenske og norske lovutkastet sammenstilt.
2.4 Høringen
Varemerkeutredningen II ble sendt på høring 1. juni 2001 med høringsfrist 1. oktober 2001 til følgende instanser:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Borgarting lagmannsrett
Oslo byrett
Brønnøysundregistrene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foretaksregisteret
Konkurransetilsynet
Norges eksportråd
NTNU
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Teknologisk institutt v/edelmetallkontrollen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Actio Lassen v/Egil Lassen
Bilimportørenes landsforening
Den norske advokatforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Håmsø patentbyrå
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Nordisk industrifond
Norges automobil-forbund
Norges forskningsråd
Norsk bedriftsforbund
Norsk designråd
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norsk institutt for markedsforskning
Norsk oppfinnerforening
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes landsforening
Patentkontoret Curo
Reklamebyråforeningen
Sparebankforeningen
Stokke industrier AS
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Følgende høringsinstanser ga realitetsmerknader i høringen:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Den norske advokatforening
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Norsk bedriftsforbund
Norsk designråd
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Følgende høringsinstanser har opplyst at de ikke har merknader eller ikke vil avgi høringsuttalelse i saken:
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Brønnøysundregistrene
Finansnæringens hovedorganisasjon
Norges forskningsråd
Som en kort sammenfatning av høringen kan det sies at høringsinstansene i stor grad er positive til forslagene i Varemerkeutredningen II. Det vil bli gjort nærmere rede for høringsinstansenes syn i de enkelte kapitlene i proposisjonen. Norsk designråd gir i sin høringsuttalelse uttrykk for en helt generell støtte til forslagene i Varemerkeutredningen II, og har ingen merknader utover dette. Høringsuttalelsen vil derfor ikke bli behandlet ytterligere i det følgende.
2.5 Høringsnotatet 26. mars 2004 om fullmektigplikt
Justisdepartementet sendte 26. mars 2004 på høring et forslag om endringer i lovgivning og forskrifter om industrielt rettsvern, med høringsfrist 15. juni 2004.
I høringsnotatet ble det foreslått å oppheve reglene om plikt for søkere og registreringsinnehavere som er bosatt i utlandet, til å ha en fullmektig med bopel eller sete i Norge. Fullmektigplikten ble foreslått erstattet med regler om at meldinger mv. kan sendes til den adressen som er oppgitt til Patentstyret eller Plantesortnemnda. I høringsnotatet ble det også foreslått enkelte andre endringer i patentloven og designloven.
Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Helsedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Sametinget
Høyesterett
Oslo tingrett
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges eksportråd
Norges landbrukshøyskole
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Statens veiledningskontor for oppfinnere
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Den norske advokatforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges forskningsråd
Norsk bedriftsforbund
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse
Norsk forening for industriens patentingeniører
Norsk oppfinnerforening
Norske patentingeniørers forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Følgende instanser ga realitetsmerknader i høringen:
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo tingrett
Konkurransetilsynet
Patentstyret
Plantesortnemnda
Norsk bedriftsforbund
Norske patentingeniørers forening
Følgende instanser har opplyst at de ikke har merknader, eller at de ikke ønsker å avgi uttalelse i saken:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Landbruksdepartementet
Helsedepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Høyesterett
Universitetet i Tromsø
Landorganisasjonen i Norge
De høringsinstansene som har uttalt seg om forslaget om oppheving av fullmektigplikten, har hatt delte synspunkter, se proposisjonen kapittel 10. Det er få høringsinstanser som har hatt merknader til de øvrige endringsforslagene, som behandles i kapittel 12.
Etter at høringsbrevet ble sendt ut, ble det gitt en bestemmelse om fullmektigplikt for søkere og registreringsinnehavere bosatt i utlandet i forskrift 24. juni 2005 nr. 719 om registrering av ansvarsmerker § 15. Justisdepartementet vil komme tilbake til denne bestemmelsen og andre forskriftsbestemmelser om fullmektigplikt i forbindelse med en eventuell ikraftsetting av en ny varemerkelov. Fullmektigplikten etter forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter § 5 ble opphevet ved forskrift 1. november 2004 nr. 1413.