5 Konsumpsjon av varemerkerett
5.1 Bakgrunn
Den gjeldende varemerkeloven inneholder ingen utrykkelige regler om konsumpsjon. Det har imidlertid blitt ansett som en iboende forutsetning i varemerkeretten at hvis en vare rettmessig selges under et beskyttet varemerke, får kjøperen rett til å bruke merket på tilsvarende måte når varen selges videre. Retten til videresalg har gjerne blitt bygget på at merkehaveren ved det første salget anses for å gi en stilltiende lisens til dette, jf. Innstilling til lov om varemerker 1958 s. 31. I dag betegnes dette som at varemerkeretten konsumeres ved det første salget av produktet under varemerket.
Det har tradisjonelt blitt ansett som sikker norsk rett at det gjelder internasjonal eller global konsumpsjon for varemerker, jf. Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 55. Internasjonal konsumpsjon betyr at innehaveren av en norsk varemerkerett ikke kan protestere mot parallellimport til og videresalg i Norge av originale produkteksemplarer som har blitt brakt i omsetning av merkehaveren eller med dennes samtykke i Norge eller et hvilket som helst annet land.
Varemerkedirektivet artikkel 7 slår fast at retten til et varemerke ikke skal gi merkehaveren rett til å forby bruken av det for varer som med dennes samtykke er brakt på markedet i EØS-området under merket. Bestemmelsen forbyr EØS-landene å praktisere nasjonal konsumpsjon og krever EØS-regional konsumpsjon som et minimum. På tidspunktet for Norges tilslutning til EØS-avtalen var det imidlertid ikke avklart i praksis fra EF-domstolen om direktivet også forbød internasjonal konsumpsjon. Ved gjennomføringen av direktivet ble det lagt til grunn at Norge ikke burde «ta sikte på å gå over til EØS-regional konsumsjon før spørsmålet eventuelt er blitt nærmere avklart i fremtidige konsultasjoner eller av EFTA-domstolen eller EF-domstolen», jf. Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 55.
EFTA-domstolen la i rådgivende uttalelse 3. desember 1997 i sak E 2/97 Maglite til grunn at Norge kunne opprettholde internasjonal konsumpsjon for varer med opprinnelse utenfor EØS. EF-domstolen la i dommer 16. juli 1998 i sak C 355/96 Silhouette og 1. juli 1999 i sak C 173/98 Sebago til grunn at varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 var til hinder for nasjonale regler om at konsumpsjon inntrer der varen av merkehaveren eller med dennes samtykke er brakt på markedet første gang utenfor EØS.
Norske myndigheter innrettet seg etter EFTA-domstolens avgjørelse i Maglite som tillot EFTA-statene å opprettholde internasjonal konsumpsjon.
I rådgivende uttalelse 8. juli 2008 i forente saker E 9/07 og E 10/07 Redken kom EFTA-domstolen til at varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 er til hinder for at det innføres eller opprettholdes internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter, uten hensyn til de aktuelle varenes opprinnelse.
5.2 Forslaget i Varemerkeutredningen II
I Varemerkeutredningen II kapittel 6 ble det foreslått å lovfeste EØS-regional konsumpsjon. Forslaget gikk ut på å lovfeste ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 7 under den eksplisitte forutsetning at bestemmelsen må tolkes som om Norge var forpliktet til å gjennomføre den i samsvar med EF-domstolens praksis. I Varemerkeutredningen II s. 38-39 heter det:
«Etter at SILHOUTTE-dommen er falt må det til tross for uttalelsen i MAGLITE-saken sies å være uklart om global konsumpsjon på varemerkeområdet fortsatt kan anses som gjeldende rett i Norge. Det er derfor under enhver omstendighet grunn for lovgiveren til å sørge for en avklaring.
Varemerkeutredningen II foreslår at bestemmelsene i direktivets art. 7 tas inn i loven om varekjennetegn. Dette er gjort i dansk og finsk lov om varemerker, og den samme løsning ventes foreslått i Sverige.
En slik lovbestemmelse er imidlertid i seg selv ikke avklarende. Den usikkerhet som råder, gjelder jo ikke spørsmålet om disse direktivbestemmelsene er bindende for Norge, men spørsmålet om hvordan de er å forstå. Og det lovforslag som Varemerkeutredningen II fremsetter her, er - i likhet med bestemmelsene i den danske og finske lov, og det forslag som ventes fremlagt i Sverige - etter sin ordlyd «nøytralt», for så vidt det i seg selv ikke gir uttrykk for om det er MAGLITE-uttalelsen eller SILHOUETTE-dommen som skal legges til grunn for tolkningen.
Det skal bemerkes, at heller ikke en klar standpunkttagen her vil bringe alle tvilsspørsmål ut av verden. SILHOUETTE-dommen etterlater nok enkelte løse tråder, og det har skjedd før at EF-domstolen gjennom nye avgjørelser har foretatt «presiseringer» av rettsoppfatningene i eldre avgjørelser, som like gjerne kunne betegnes som ganske vesentlige endringer.
Etter den oppfatningen Varemerkeutredningen II er kommet frem til, bør en inkorporering av direktivets art. 7 likevel skje under den eksplisitte forutsetning, at bestemmelsen må tolkes som om Norge var forpliktet til å gjennomføre art. 7 i samsvar med EF-domstolens nye praksis - og fremtidige praksis. Bare på den måten kan man oppnå den rettsenhet som er en viktig premiss for lovutkastet. Den ulempe at lovens motiver da ikke kan gi klare utsagn om hvordan lovteksten må forstås i alle henseender må man akseptere, her som ellers hvor det er tale om EØS-harmonisering. [...]»
5.3 Høringsinstansenes syn
Fem av høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet - Barne- og familiedepartementet, Utenriksdepartementet, Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet og Landsorganisasjonen i Norge - går inn for internasjonal konsumpsjon. Ni høringsinstanser - Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Patentstyret, Den Norske Advokatforening, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, Legemiddelmiddelindustriforeningen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører og Norske Patentingeniørers Forening - går inn for EØS-regional konsumpsjon. De høringsinstansene som tar til orde for internasjonal konsumpsjon, mener dette vil gi mest mulig priskonkurranse til fordel for norske forbrukere. Forbrukerrådet uttaler at:
«Forbrukerrådet er i likhet med Varemerkeutredningen II av den oppfatning at det beste for forbrukerne er at vi opprettholder et system med global konsumpsjon. Dette åpner for mest konkurranse, og Forbrukerrådet vil påstå at det i seg selv fremmer best mulig kvalitet til en best mulig pris for forbrukerne. På vegne av forbrukerne er vi derfor i mot den proteksjonisme som Romatraktaten tilsynelatende åpner opp for. Forbrukerrådet er videre av den oppfatning at i slike uklare rettslige spørsmål bør Norge være et foregangsland for å bidra til å sikre forbrukerne/borgerne de beste rettighetene og mulighetene herunder å sikre kvalitativt gode varer og tjenester til best mulig pris. [...]»
Flere av høringsinstansene som går inn for EØS-regional konsumpsjon fremholder hensynet til rettsenhet som et avgjørende argument. Patentstyret uttaler:
«Basert på en helhetsvurdering av de forhold som utredningen peker på, anser vi at hensynet til rettsenhet i Europa og til rettsenhet innenfor de industrielle rettighetene i Norge, bør veie tungt. For Patentstyret vil derfor en løsning med regional konsumpsjon være å foretrekke.»
Næringslivets Hovedorganisasjon går inn for EØS-regional konsumpsjon og viser til at norske bedrifter bør gis samme konkurransevilkår som bedrifter i de øvrige EØS-landene.
Legemiddelindustriforeningen gir i sin høringsuttalelse uttrykk for at global konsumpsjon kan medføre import av legemidler som ikke har vært underlagt tilstrekkelig myndighetskontroll. Foreningen mener også at EØS-regional konsumpsjon er viktig for å sikre tilgang til legemidler for u-landene:
«Selv om Norge (og EU) har strenge regulatoriske regler for import og godkjenning av legemidler, kan internasjonal konsumpsjon i prinsippet bety at produkter som kommer fra land med mangelfulle regler for kontroll av legemidler kunne importeres til Norge. LMI mener at det er viktig at varemerkebestemmelsene samsvarer med de regulatoriske bestemmelsene på dette felt. Begge regelsett vil da være til hinder for at legemidler som ikke har vært underlagt streng kontroll mht kvalitet og sikkerhet i Europa ikke direkte eller indirekte kan bli brakt på det europeiske marked.
[...]
Legemiddelindustrien er den største bidragsyteren når det gjelder u-lands tilgang til viktige legemidler. Legemiddelindustrien har ved rabattering og donasjoner til u-land i årene 1998 - 2000 bidratt med 1, 9 mrd. amerikanske dollar, mens verdenssamfunnets regjeringer gjennom FN til sammen bidro med 1,2 mrd. amerikanske dollar i samme periode. Regional konsumpsjon er i denne sammenheng en viktig sikkerhetsforanstaltning som gjør at firmaene ikke behøver å frykte reeksport av donert eller rabattert medisin.»
5.4 Departementets vurdering
Departementet går inn for å lovfeste EØS-regional konsumpsjon. Som nevnt under kapittel 5.2, har EFTA-domstolen 8. juli 2008 lagt til grunn at varemerkedirektivet påbyr EØS-regional konsumpsjon for varemerkerettigheter, uten hensyn til den aktuelle varens opprinnelse. Etter EØS-avtalen er dermed Norge forpliktet til å ha EØS-regional konsumpsjon for varemerker.
EØS-regional konsumpsjon for varemerkerettigheter vil gi rettsenhet innenfor de immaterielle rettigheter. Både for patenter, opphavsrettigheter, designrett, kretsmønstre og planteforedlerrettigheter gjelder i dag EØS-regional konsumpsjon. Det vil gjerne være flere immaterielle rettigheter knyttet til én og samme vare, og det er derfor praktisk med samme konsumpsjonsregler for alle de forskjellige rettighetstypene.
Etter departementets syn vil mulige samfunnsøkonomiske fordeler ved internasjonal konsumpsjon overgås av de ulemper det vil medføre for norsk næringsliv å være underlagt et annet konsumpsjonsregime enn det som ellers gjelder i EØS-området.
Det vises ellers til lovforslagets § 6 og merknadene til bestemmelsen.