9 Forholdet mellom reglene om varemerker og enkelte andre kjennetegn

9.1 Gjeldende rett og forslaget i Varemerkeutredningen II

Foretaksnavn og andre forretningskjennetegn beskyttes etter regler i lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). Personnavn beskyttes etter reglene i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven), og kan også ha beskyttelse etter ulovfestede regler.

Det vil ofte være naturlig å benytte personnavn og foretaksnavn som kjennetegn ikke bare for en virksomhet som sådan, men også for de varer eller tjenester som stammer fra virksomheten. Varemerkeloven § 3 inneholder på denne bakgrunn en særlig regel om beskyttelse av slike kjennetegn som «naturlige varekjennetegn». Beskyttelsen mot forvekselbare varekjennetegn oppstår for slike kjennetegn allerede ved at de tas i bruk i næringsvirksomhet (for foretaksnavn eventuelt når de er registrert, jf. foretaksnavneloven § 3-1 første ledd), uten at det stilles krav om at de er innarbeidet som varekjennetegn.

I Varemerkeutredningen II kapittel 10 ble det lagt til grunn at det burde foretas en mer gjennomgående harmonisering av reglene om beskyttelse av varekjennetegn og forretningskjennetegn, men det ble ikke fremmet konkrete lovforslag om dette. Ettersom sekundære forretningskjennetegn ofte benyttes både som forretningskjennetegn og varemerker, ble det imidlertid foreslått noen endringer i reglene om sekundære forretningskjennetegn for å harmonisere disse med reglene om innarbeidede varemerker. Det ble foreslått tilsvarende regler om overgang mv. av rett til sekundære forretningskjennetegn som de som gjelder for varemerker, og å endre panteloven slik at sekundære forretningskjennetegn skal kunne pantsettes som driftstilbehør på lik linje med varemerker.

Beskyttelsen for «naturlige varekjennetegn» ble foreslått videreført i en noe begrenset form. Regelen i gjeldende varemerkelov § 6 første ledd annet punktum om at vare- eller tjenesteslagslikhet ikke er noen nødvendig betingelse for å konstatere forvekselbarhet der kjennetegnet med eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn, ble foreslått fjernet.

9.2 Høringsinstansenes syn

Flere høringsinstanser gir uttrykk for at det bør gjennomføres en mer gjennomgående samordning av reglene om forretnings- og varekjennetegn.

Næringslivets Hovedorganisasjon støtter forslaget om harmonisering av reglene om sekundære forretningskjennetegn med reglene om innarbeidede varemerker.

9.3 Departementets vurdering

Etter høringen av Varemerkeutredningen II ble det foretatt en slik revisjon av lovgivningen om foretaksnavn ved lov 5. september 2003 nr. 91 som høringsinstansene etterlyste. Det ble innført krav til særpreg for at foretaksnavn skal oppnå beskyttelse mot forvekselbare kjennetegn, tilsvarende kravet som stilles for varemerker, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Er kravet om særpreg oppfylt, er foretaksnavnet beskyttet mot forvekselbare kjennetegn for varer eller tjenester. Beskyttelsen etter foretaksnavneloven kan dermed overlappe med § 3 om «naturlige varekjennetegn» i den gjeldende varemerkeloven.

Etter de lovendringer som ble gjennomført i 2003 gjenstår det for departementet i proposisjonen her å følge opp de forslagene fra Varemerkeutredningen II som fortsatt utestår. Departementet går inn for å samordne reglene om overdragelse og pantsettelse av varemerker og sekundære forretningskjennetegn slik det ble foreslått i Varemerkeutredningen II. Det vises til lovforslaget § 84 nr. 3 om endringer i panteloven § 3-4 og § 84 nr. 4 om endringer i foretaksnavneloven og til merknadene til disse bestemmelsene.

Departementet har ellers vært i noen tvil om behovet for å videreføre regelen om beskyttelse av «naturlige varekjennetegn», jf. at beskyttelsen for vernede foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn etter foretaksnavneloven § 3-2 første ledd også gjelder overfor forvekselbare varekjennetegn. Når det gjelder personnavn, følger imidlertid ikke beskyttelsen etter § 3 av noen annen lovregel. På denne bakgrunn har departementet kommet til at bestemmelsen om «naturlige varekjennetegn» bør videreføres i den nye varemerkeloven. Det vises til lovforslaget § 1 tredje ledd og merknadene til bestemmelsen.