14 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

14.1 Til endringen i straffeloven 1902

Til § 262

Bestemmelsen er utformet på samme måte som straffeloven 2005 § 203, bortsett fra at medvirkningstillegget og påtalereglene i gjeldende § 262 er beholdt. Når det gjelder hvilke handlinger som omfattes av straffeansvaret, innebærer bestemmelsen i all hovedsak en videreføring av gjeldende § 262. De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.1.

I første ledd er bestemmelsene i gjeldende § 262 første og annet ledd slått sammen til en bestemmelse. Dette innebærer at det ikke lenger gjelder en lavere strafferamme for bruk av dekodingsinnretning enn for andre former for befatning med slike innretninger. Etter første ledd er den ordinære strafferammen ved alle overtredelser av § 262 bot eller fengsel inntil ett år.

Annet ledd inneholder en ny bestemmelse som utvider strafferammen til bøter eller fengsel inntil tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger skal det etter annet punktum særlig legges vekt på den skade som er påført den berettigede, den vinning som overtrederen har oppnådd og omfanget av overtredelsen for øvrig.

Tredje og fjerde ledd er like andre og tredje ledd i straffeloven 2005 § 203.

Femte ledd er uendret sammenlignet med gjeldende § 262.

14.2 Til endringene i patentloven

Til ny § 56 a

Paragrafen er ny. Den regulerer adgangen til å avsi dom som forbyr noen å gjenta eller å gjennomføre en inngrepshandling, eller å gjenta en medvirkningshandling (forbudsdom). Etter gjeldende rett følger det av reglene i patentloven om innholdet i patentretten sammenholdt med alminnelige prosessregler at det kan nedlegges forbud ved krenkelser av patentretten og, i visse situasjoner, ved forestående inngrep. En bestemmelse om forbud mot inngrep finnes allerede i varemerkeloven § 57. Bestemmelser om dette er tatt inn i patentloven for å synliggjøre denne sentrale sanksjonen i loven. Den klargjør videre når det kan nedlegges forbud overfor noen som har bidratt til en annens inngrep og mot forestående inngrep. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Paragrafen regulerer adgangen til å avsi fullbyrdelsesdom. Dommen kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-16. Det kan også nedlegges forbud i form av fastsettelsesdom. Grensene for adgangen til å oppnå fastsettelsesdom ved patentinngrep og forestående inngrep, vil på samme måte som i dag bero på en tolkning av tvisteloven § 1-3 sammenholdt med reglene i patentloven om patentrettens innhold.

Første punktum regulerer adgangen til å nedlegge forbud overfor noen som har gjort inngrep eller som har medvirket til inngrep. Bestemmelsen slår fast at den som har gjort inngrep i et patent ved dom kan forbys å gjenta handlingen. Dreier det seg om et inngrep i patenthaverens enerett etter patentloven § 3 første ledd, er det nok at det objektivt sett foreligger en inngrepshandling. Det er ikke noe vilkår at vedkommende har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det kan også nedlegges forbud overfor den som har gjort et inngrep i patenthaverens enerett etter patentloven § 3 annet ledd. Etter § 3 annet ledd vil etter omstendighetene subjektive forhold hos den påståtte inngriperen være avgjørende for om en handling utgjør et inngrep.

Etter første punktum kan det videre avsies forbudsdom overfor den som har medvirket til patentinngrep. For at det skal kunne avsies forbudsdom overfor en medvirker er det ikke tilstrekkelig at vedkommende objektivt sett har bidratt til et inngrep. Vedkommende må ha bidratt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar, jf. patentloven §§ 57 og 58. Dette innebærer blant annet at medvirkeren må ha handlet forsettlig eller uaktsomt. Det vil dermed ikke være grunnlag for å nedlegge forbud mot en som har bidratt til en annens inngrep når vedkommende har handlet i god tro.

Forbud kan bare nedlegges etter første punktum når det foreligger en fullbyrdet inngrepshandling eller medvirkningshandling. Adgangen til å nedlegge forbud mot forestående inngrep reguleres av annet punktum.

Et forbud mot den som har gjort et inngrep må gå ut på at vedkommende forbys å gjenta tidligere begåtte inngrepshandlinger eller å fortsette med pågående inngrepshandlinger. Forbudet må altså rette seg mot bestemte inngrepshandlinger som vedkommende har utført. Forbudet kan ikke gjelde andre inngrepshandlinger eller inngrep helt generelt. Tilsvarende må et forbud overfor den som har medvirket til et inngrep gå ut på at tidligere utførte medvirkningshandlinger ikke gjentas eller at pågående medvirkningshandlinger skal opphøre. Forbudet kan ikke gjelde medvirkningshandlinger generelt. Ved medvirkning kan forbudet heller ikke rette seg mot selve inngrepet, men bare mot slike medvirkningshandlinger som vedkommende har utført. Et forbud mot inngrepshandlinger må rettes mot den som har gjort et fullbyrdet inngrep.

Det følger av ordet «kan» i første punktum at patenthaveren ikke har noe ubetinget krav på at det skal nedlegges forbud i alle tilfeller hvor det foreligger et inngrep eller medvirkning til det. Dette må ses i sammenheng med bestemmelsen i patentloven § 59 a. Etter § 59 a kan det når helt særlige grunner foreligger gis tillatelse til å utnytte en patentert oppfinnelse i hele eller deler av patentperioden. Dersom saksøkte påberoper § 59 a og retten finner at slik tillatelse skal gis, vil det ikke være aktuelt å nedlegge forbud som rammer slik utnyttelse som tillatelsen gjelder. Hvis det ikke er aktuelt å gi tillatelse etter § 59 a (eller tvangslisens etter bestemmelsene i patentloven kapittel 6), vil patenthaveren ha krav på at det skal nedlegges forbud.

Annet punktum regulerer adgangen til å avsi forbudsdom rettet mot et forestående inngrep. I disse situasjonene har det altså ennå ikke funnet sted et fullbyrdet inngrep.

Etter annet punktum kan det avsies forbudsdom ved forestående inngrep i to situasjoner. For det første kan slik dom avsies overfor den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep. For det annet kan forbud nedlegges overfor den som på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep. Disse to alternativene vil i praksis gli noe over i hverandre. Felles for begge alternativer er at det må foreligge klare holdepunkter for at den som forbudet skal rette seg mot vil utføre en handling som vil utgjøre et inngrep. Den forbudet skal rette seg mot må ha opptrådt på en måte som gjør at det fremstår slik at det er en overhengende fare for at vedkommende vil komme til å begå bestemte inngrepshandlinger. Det er ikke noe krav om at den som forbudet skal rette seg mot vet eller bør vite at handlingene vil utgjøre inngrep. Det kan derfor nedlegges forbud mot et forestående inngrep selv om vedkommende som forbudet skal rettes mot mangler kjennskap til patentets eksistens eller feilaktig tror at de forestående handlingene ikke griper inn i patentet. Dette gjelder uavhengig av hva som er grunnlaget for en slik villfarelse og selv om villfarelsen er unnskyldelig.

Etter det første alternativet må den forbudet skal rette seg mot ha gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre inngrep. At tiltakene må være «vesentlige», innebærer at det må foreligge mer enn luftige ideer og planer. Forberedelsene må ha konkretisert seg på en måte som gjør at det er en nærliggende fare for at inngrepshandlinger vil bli gjennomført. Dette vil være tilfellet når noen har anskaffet materialer og utstyr som trengs for å tilvirke et patentbeskyttet produkt eller til å gjennomføre en patentbeskyttet fremgangsmåte. Det samme gjelder der noen har truffet avtale med en produsent i utlandet om leveranser til Norge av et produkt som er patentbeskyttet her.

Forberedelsestiltakene må videre være gjort med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep. I tilfeller der forberedelsestiltakene er av en slik art at de objektivt sett også er egnet til å legge til rette for aktiviteter som ikke vil utgjøre patentinngrep, vil det ikke være grunnlag for å nedlegge forbud, med mindre det foreligger konkrete holdepunkter, f.eks. i form av tegninger eller planer, for at forberedelsene er gjort med sikte på å gjennomføre handlinger som vil utgjøre inngrep.

Etter det andre alternativet kan det avsies forbudsdom også overfor den som på annen måte enn gjennom å gjøre vesentlige forberedelsestiltak, har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep. Etter dette alternativet stilles det ikke noe nærmere krav til på hvilken måte den som forbudet skal rette seg mot må ha opptrådt. Dette alternativet vil kunne brukes i andre tilfeller enn der det er gjort vesentlige forberedelsestiltak. Det kreves imidlertid at vedkommende på en eller annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep. I dette ligger at vedkommende må ha handlet på en måte som tilsier at det er en overhengende fare for at vedkommende vil komme til å begå bestemte handlinger som vil utgjøre inngrep. Vedkommende har f.eks. påbegynt tilvirkningen av et produkt som er patentbeskyttet, men har ennå ikke kommet så langt at det foreligger et fullbyrdet inngrep.

På samme måte som etter første punktum må et forbud etter annet punktum rette seg mot bestemt angitte handlinger. Forbudet må gjelde slike inngrepshandlinger som det er grunn til å frykte for at vil bli utført. Forbudet kan ikke rette seg mot andre handlinger eller mot inngrep helt generelt.

Også bestemmelsen i annet punktum må ses i sammenheng med 59 a, jf. omtalen av dette ovenfor i tilknytning til første punktum.

Bestemmelsene i første og annet punktum kan kombineres. I enkelte tilfeller vil således forbud kunne nedlegges både mot å fortsette med begåtte inngrepshandlinger og mot forestående inngrepshandlinger. Det gjelder dersom den som har gjort inngrep også har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre, andre inngrepshandlinger enn de vedkommende allerede har begått.

Til § 57

Paragrafen regulerer straff ved patentinngrep. Strafferammen er betydelig skjerpet og det er innført en utvidet strafferamme for inngrep som er begått under særlig skjerpende omstendigheter. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 7.6.

Etter første ledd kan den som forsettlig begår patentinngrep eller medvirker til å begå patentinngrep, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. I dag er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre måneder. Er inngrepet begått av noen som handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes etter de alminnelige reglene om straff for foretak i straffeloven §§ 48 a og 48 b. Utvidelsen av strafferammen innebærer at forsøk på patentinngrep blir straffbart, jf. straffeloven § 49 jf. § 2 første ledd.

Etter annet ledd første punktum utvides strafferammen til bøter eller fengsel inntil tre år hvis inngrepet er begått under særlig skjerpende omstendigheter. Gjeldende lov inneholder ingen utvidet strafferamme ved særlig skjerpende omstendigheter. Ved vurderingen av om særlig skjerpende omstendigheter foreligger, skal det etter annet ledd annet punktum særlig legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren, herunder skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme (goodwill), den vinning som inngriperen har oppnådd, og omfanget av inngrepet for øvrig. Sammenlignet med forslaget i høringsnotatet er ikke lenger inngriperens skyldgrad nevnt blant momentene som særlig skal vektlegges. Bakgrunnen for dette er at bestemmelsen etter forslaget i proposisjonen bare skal ramme forsettlige inngrep.

Momentene i annet punktum glir noe over i hverandre.

Den skade som er påført rettighetshaveren omfatter skade av økonomisk art i form av tapt fortjeneste m.m. Med rettighetshaveren menes patenthaveren og lisenshavere. Det skal også tas hensyn til skade på rettighetshaverens kommersielle omdømme, f.eks. hvis produktene inngriperen har omsatt er mindreverdige eller farlige og de feilaktig har blitt knyttet til rettighetshaveren. Videre skal det tas hensyn til inngriperens vinning. Omfanget av inngrepet for øvrig tar sikte på det faktiske omfanget, f.eks. antall produkter som gjør inngrep og over hvor langt tidsrom inngrepshandlingene har pågått, uavhengig av hvilket tap rettighetshaveren er påført eller vinning inngriperen har oppnådd.

Etter tredje ledd finner påtale bare sted hvis den fornærmede ber om det, eller hvis det kreves av allmenne hensyn. Etter gjeldende lov kan påtale bare skje etter fornærmedes begjæring.

Til § 58

Paragrafen regulerer rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning ved patentinngrep. Den er gitt en helt ny utforming og styrker rettighetshaverens stilling sammenlignet med gjeldende rett. I paragrafen brukes begrepet vederlag der kompensasjonen fastsettes på annet grunnlag enn skade som er påført rettighetshaveren som følge av inngrepet, mens begrepet erstatning brukes når kompensasjonen fastsettes på grunnlag av slik skade (økonomisk tap). Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første ledd regulerer retten til vederlag og erstatning når inngriperen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det erstatter første ledd i gjeldende § 58, og er vesentlig endret sammenlignet med gjeldende bestemmelse.

Etter første ledd første punktum skal inngriperen ved forsettlig eller uaktsomt patentinngrep betale til rettighetshaveren:

• a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,

• b) erstatning for skade som følge av inngrepet, eller

• c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Begrepene forsettlig og uaktsomt har samme innhold som etter gjeldende rett. Hva som utgjør patentinngrep reguleres av andre bestemmelser i patentloven, jf. særlig § 3. Første ledd regulerer kun ansvaret til den som selv har begått en handling som utgjør patentinngrep. Etter tredje ledd gjelder imidlertid første ledd tilsvarende ved medvirkning. Rettighetshaveren omfatter patenthaveren og eventuelle lisensinnehavere. Flere rettighetshavere kan ha krav på vederlag og erstatning for samme inngrep, f.eks. hvis det er flere som sammen er innehavere av et patent eller hvis patenthaveren har utstedt lisenser. Rettstilstanden endres ikke når det gjelder hvem som er berettiget til vederlag og erstatning ved patentinngrep.

Bokstav a og b tilsvarer i hovedsak § 58 første ledd i gjeldende lov. Gjennom å regulere disse grunnlagene i hver sin bokstav fremgår det tydeligere, enn etter gjeldende lov, at det dreier seg om to forskjellige måter å fastsette vederlag og erstatning på. Bokstav c er et nytt grunnlag sammenlignet med gjeldende lov.

Første ledd annet punktum slår fast at vederlag og erstatning skal fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren, det vil si det grunnlaget som gir det høyeste beløpet i det enkelte tilfellet. Rettighetshaveren har krav på at dette grunnlaget legges til grunn for fastsettelsen. For samme inngrep kan kompensasjon bare tilkjennes etter ett av grunnlagene i bokstav a til c. De kan altså ikke kombineres, f.eks. ved at det både tilkjennes erstatning for skade som følge av inngrepet etter bokstav b og vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet etter bokstav c.

I praksis vil det i noen tilfeller være slik at ett av grunnlagene i bokstav a til c klart skiller seg ut som det gunstigste. Rettighetshaveren vil da som regel velge å fremme sitt krav utelukkende på dette grunnlaget. I andre tilfeller kan det være usikkert hvilket av grunnlagene det vil være gunstigst å påberope. Rettighetshaveren kan da påberope seg flere av grunnlagene i bokstav a til c samtidig. Retten må i så fall ta stilling til hvilket av de påberopte grunnlagene som gir høyest beløp, og fastsette kompensasjonen etter dette grunnlaget.

Etter første ledd første punktum bokstav a har rettighetshaveren krav på vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering. Dette er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Innholdet i dette grunnlaget kommer imidlertid tydeligere til uttrykk sammenlignet med gjeldende lov.

Etter bokstav a har rettighetshaveren alltid, som et minimum, krav på vederlag svarende til en rimelig lisensavgift. Rettighetshaveren har rett til slikt vederlag uavhengig av om han er påført skade som følge av inngrepet. Hvorvidt rettighetshaveren har lidt et økonomisk tap som følge av inngrepet spiller altså ingen rolle for retten til vederlag.

I tillegg til vederlag svarende til en rimelig lisensavgift har rettighetshaveren krav på erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering. I den utstrekning rettighetshaveren kan påvise skade (dvs. økonomisk tap) som ikke ville oppstått ved lisensiering, skal det altså tilkjennes erstatning for dette i tillegg til vederlag. Dette gjelder selv om summen av vederlag og erstatning etter bokstav a overstiger det totale økonomiske tapet rettighetshaveren har lidt. Etter bokstav a kan det ikke tas hensyn til om rettighetshaveren har lidt slikt tap som også ville oppstått ved lisensiering.

Fastsettelse av vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen skal skje på samme måte som etter gjeldende rett. Til forskjell fra gjeldende rett følger det nå direkte av ordlyden at vederlaget skal svare til det en rimelig lisensavgift for utnyttelsen ville utgjort. På dette punktet er bestemmelsen utformet på samme måte som gjeldende § 40 i designloven og § 58 i varemerkeloven.

Hva som utgjør en rimelig lisensavgift må i utgangspunktet avgjøres ut fra vanlig bransjestandard eller praksis på det aktuelle området. Vederlaget kan ikke settes til et lavere beløp enn det inngriperen hadde måttet betalt i lisensavgift hvis han hadde inngått en lisensavtale om utnyttelse i samme omfang som det inngrepet gjelder.

Dersom patenthaveren har inngått en lisensavtale som gjelder patentet det er gjort inngrep i, skal lisensavgiftsnivået i denne avtalen i utgangspunktet legges til grunn ved fastsettelsen av vederlaget. Har patentinnehaveren over et tidsrom inngått flere lisensavtaler med varierende avgiftsnivå, vil det som regel være naturlig å legge til grunn lisensavgiftsnivået i avtalene som er inngått mens inngrepet pågikk eller nærmest i tid til inngrepet. I tilfeller hvor det er avstand i tid mellom inngrepet og inngåelsen av en lisensavtale, kan verdien av patentet ha endret seg. Dersom det er holdepunkter for at lisensavgiftsnivået i en lisensavtale ikke gir et riktig uttrykk for hva som ville utgjort en rimelig lisensavgift på inngrepstidspunktet, vil ikke nivået i avtalen kunne legges til grunn ved fastsettelsen av vederlaget.

Det kan tenkes at patenthaveren har gitt lisenser uten å kreve vederlag, verken i form av penger eller andre fordeler. Det kan imidlertid ikke dermed legges til grunn at rettighetshaveren ikke har krav på vederlag fra en inngriper. Den som tar seg til rette og gjør patentinngrep kan ikke sidestilles med den som har gått rettmessig frem og innhentet tillatelse til utnyttelsen. Selv om patenthaveren ikke har krevd vederlag for en lisens, vil patenthaveren ved inngåelsen av lisensavtaler beholde oversikt over hvem som utnytter oppfinnelsen og ha kontroll over hvordan oppfinnelsen utnyttes. Ved fastsettelse av vederlag ved inngrep skal det derfor normalt ses bort fra at patenthaveren har inngått lisensavtaler uten å kreve vederlag.

Hvis patenthaveren ikke har inngått noen lisensavtaler om det aktuelle patentet, må vederlagsfastsettelsen baseres på lisensnivået som følger av en eventuell bransjestandard eller praksis på det aktuelle området. Finnes det ikke noen bransjestandard eller praksis på området som gir indikasjoner på lisensnivået, kan veiledning finnes ved å se hen til tilknyttede eller sammenlignbare områder.

Dersom det heller ikke finnes noen bransjestandard eller praksis som gir veiledning, må vederlaget fastsettes på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av hva som ut fra patentets verdi utgjør en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Vederlaget fastsettes ved at lisensavgiftsnivået sammenholdes med omfanget av utnyttelsen, f.eks. hvor mange produkter inngriperen har omsatt eller i hvilket omfang en patentert fremgangsmåte er utnyttet. Det skal ikke tas hensyn til andre omstendigheter ved inngrepet, f.eks. inngriperens skyldgrad, inngriperens fortjeneste, vederlaget inngriperen har oppnådd eller krevd eller at rettighetshaveren er påført skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering.

Dersom inngrepet gjelder produkter som er mindreverdige, eller inngrepet på annen måte har en slik karakter at rettighetshaverens omdømme skades, ville det som regel ikke kunne ha kommet i stand noen lisensavtale for den aktuelle utnyttelsen. Det skyldes at rettighetshaveren i slike tilfeller ikke ville gitt lisens eller krevd en så høy lisensavgift at lisensavtale ikke ville blitt inngått. Det vil dermed heller ikke finnes noen bransjestandard eller praksis som gir veiledning for lisensavgiftsnivået i slike tilfeller. Vederlaget må derfor fastsettes til det som ville utgjort en rimelig lisensavgift for en utnyttelse som har samme omfang som inngrepet, men som har en slik karakter at det kunne kommet i stand en lisensavtale. Hvis inngriperen f.eks. har omsatt mindreverdige produkter, må det altså ses bort fra dette ved fastsettelsen av vederlaget. I stedet må vederlaget fastsettes til det som ville utgjort en rimelig lisensavgift for omsetning av samme omfang som det inngrepet gjelder av produkter som holder tilsvarende standard som de patenthaveren selv eller eventuelle lisenshavere omsetter. Rettighetshaveren vil, i tillegg til vederlag svarende til en rimelig lisensavgift, ha krav på erstatning for skade som ikke ville oppstått ved lisensiering. Dette kan være erstatning for skade som følge av svekket omdømme forårsaket av at inngriperen har omsatt mindreverdige produkter. Dersom det skulle tas hensyn til slik skade også ved fastsettelsen av vederlaget, ville det medført at rettighetshaveren hadde blitt overkompensert.

Etter bokstav a har rettighetshaveren også krav på erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering, i tillegg til vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Det er bare skade i form av økonomisk tap som kan kreves erstattet. For at det skal kunne tilkjennes erstatning i tillegg til vederlag må rettighetshaveren sannsynliggjøre at inngrepet har påført han et økonomisk tap som ikke også ville oppstått ved lisensiering.

Ved inngrep vil rettighetshaveren ofte lide et fortjenestetap på grunn av konkurransen fra inngriperen. Et slikt fortjenestetap ville imidlertid også ha oppstått ved lisensiering til utnyttelse i samme omfang som det inngrepet gjelder. Det kan derfor ikke kreves erstatning for slikt tap.

Utgifter som rettighetshaveren pådrar seg for å avdekke og stanse et inngrep ville derimot ikke ha oppstått ved lisensiering. Det samme gjelder utgifter som pådras for å begrense skadevirkningen av et inngrep. Rettighetshaveren vil dermed ha krav på erstatning for rimelige utgifter til slike tiltak.

Ved inngrep kan rettighetshaverens omdømme bli svekket i sterkere grad enn det som ville vært tilfellet ved lisensiering. Dette vil f.eks. som regel være tilfellet når inngriperen har omsatt mindreverdige produkter. Rettighetshaveren har krav på erstatning for økonomisk tap som følge av at inngrepet har svekket hans omdømme ut over det som ville vært tilfelle ved lisensiering. Om erstatning for tap som følge av svekket omdømme vises det for øvrig til merknadene til bokstav b nedenfor og til proposisjonen punkt 6.6.

Etter bokstav b kan rettighetshaveren kreve erstatning for skade som følge av inngrepet. Rettighetshaveren har etter denne bestemmelsen krav på erstatning for alt økonomisk tap så langt det er en adekvat årsakssammenheng mellom inngrepet og tapet. Skadevirkninger som ikke gir seg utslag i et økonomisk tap kommer ikke i betraktning ved fastsettelsen av erstatningen. Bokstav b er i realiteten en videreføring av gjeldende rett. Grunnlaget er imidlertid skilt ut i en egen bestemmelse for bedre å fremheve de forskjellige grunnlagene vederlag og erstatning kan fastsettes på.

Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet som rettighetshaveren sannsynliggjør at inngrepet har påført han. Hva som ville utgjort en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller inngriperens vinning, er uten betydning ved fastsettelse av erstatningen. Rettighetshaveren kan i stedet for erstatning for den totale økonomiske skaden velge å kreve vederlag svarende til en rimelig lisensavgift (med tillegg av erstatning for økonomisk skade som ikke ville oppstått ved lisensiering) etter bokstav a, eller vederlag svarende til inngriperens vinning etter bokstav c. Det er en viss overlapping mellom grunnlagene i bokstav a og b. Både etter bokstav a og b vil rettighetshaveren ha krav på erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering. Om det er gunstigst for rettighetshaveren at kompensasjonen fastsettes etter bokstav a eller b, vil avhenge av om det er vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller erstatning for skade som også ville oppstått ved lisensiering som vil utgjøre det høyeste beløpet.

Ved inngrep vil rettighetshaveren ofte bli påført et fortjenestetap på grunn av konkurransen fra inngriperen. Dette kan skyldes at rettighetshaveren oppnår lavere omsetning eller priser enn han ville ha oppnådd uten inngrepet. Tap kan videre oppstå på grunn av økte kostnader som reduserer fortjenesten, f.eks. ved at inngriperens etterspørsel fører til økte priser på innsatsfaktorer. Det kan også oppstå tap ved at rettighetshaveren går glipp av lisensavtaler eller oppnår lavere lisensavgifter fordi inngrepet skaper usikkerhet omkring patentet. Rettighetshaveren har krav på erstatning for alle former for fortjenestetap som er forårsaket av inngrepet.

Tapt fortjeneste som følge av et inngrep vil også kunne oppstå etter at inngrepet er opphørt. Det kan være at rettighetshaveren ikke fullt ut klarer å vinne tilbake den markedsposisjonen han hadde før inngrepet eller at dette tar tid. Dersom inngrepet har ført til lavere priser, kan det også være vanskelig å heve prisen tilbake til nivået før inngrepet etter at inngrepet har opphørt. Rettighetshaveren vil ha krav på erstatning også for tap som inntrer etter at inngrepet er opphørt så langt som det sannsynliggjøres at tapet er forårsaket av inngrepet.

Et inngrep kan føre til at rettighetshaveren påføres fortjenestetap som først inntrer etter at patentet har opphørt. Et patent vil ofte gi rettighetshaveren en dominerende markedsposisjon. Dette kan medføre at rettighetshaveren vil få en sterkere markedsposisjon i en tid etter at patentet har opphørt enn han ville hatt uten patentet. Dersom det har skjedd et inngrep kan dette medføre at rettighetshaveren i tiden etter patentutløp ikke vil få en så sterk posisjon i markedet som han ellers ville hatt. Tap som følge av dette vil kunne kreves erstattet selv om tapet først inntrer etter at patentet har løpt ut.

Det kan være at inngriperen påberoper seg at det ved erstatningsutmålingen må tas i betraktning at han ville utsatt patenthaveren for konkurranse på lovlig måte dersom inngrepet ikke hadde funnet sted, f.eks. ved å omsette et annet produkt som konkurrer med rettighetshaverens produkt uten at det utgjør inngrep. Om en slik innvending skal tas til følge vil bero på om det etter vanlige prinsipper for bevisbedømmelse er sannsynliggjort at inngriperen, dersom inngrepet ikke hadde funnet sted, ville utsatt rettighetshaveren for en lovlig konkurranse som ville påført han tap. Dette kan ikke legges til grunn dersom det ikke var mulig å utsette rettighetshaveren for lovlig konkurranse, f.eks. hvis det ikke fantes lovlige konkurrerende produkter. Dersom det var mulig å utsette rettighetshaveren for konkurranse på lovlig måte, må det likevel ses bort fra dette hvis inngriperen bevisst har valgt å gjøre inngrep i rettighetshaverens patent. Det vil si når inngriperen var klar over, eller holdt det for sannsynlig, at den aktuelle utnyttelsen utgjorde inngrep.

Når inngriperen ikke var klar over at utnyttelsen utgjorde inngrep, vil det bero på de nærmere omstendigheter om det kan anses sannsynlig at inngriperen ville utsatt rettighetshaveren for konkurranse på lovlig måte. Et viktig moment vil være hvor vesentlig oppfinnelsen er på det aktuelle området. Dreier det seg om en oppfinnelse som gir et produkt eller en fremgangsmåte vesentlige fortrinn sammenlignet med konkurrerende produkter eller fremgangsmåter, vil det normalt tale for at inngriperen ikke ville valgt å konkurrere på en lovlig måte. Det vil også ha betydning om inngriperen, før inngrepet fant sted, utsatte rettighetshaveren for konkurranse på en lovlig måte. Dersom inngriperen før inngrepet omsatte et lovlig produkt, som ble modifisert slik at det utgjorde patentinngrep, vil det som regel tale for at inngriperen ville fortsatt å omsette det lovlige produktet dersom inngrepet ikke hadde funnet sted. Dette forutsetter imidlertid at omsetningen av det lovlige produktet var regningssvarende for inngriperen.

Inngrep vil ofte påføre rettighetshaveren økte kostnader. Det kan dreie seg om utgifter til å avdekke og stanse inngrepet eller som rettighetshaveren pådrar seg for å begrense skadevirkningene av inngrepet, f.eks. økt salgsinnsats og informasjon til markedet. Rettighetshaveren har krav på erstatning for rimelige utgifter til slike tiltak.

Et patentinngrep kan også føre til mer generelle skadevirkninger i markedet for rettighetshaveren. Dette kan f.eks. dreie seg om svekket omdømme for et patentert produkt eller rettighetshaveren, eller usikkerhet i markedene med hensyn til patentets status. Slike skadevirkninger av et inngrep vil som regel også påføre rettighetshaveren økonomisk tap. I mange tilfeller vil slikt tap utgjøre den alvorligste følgen av inngrepet for rettighetshaveren. Slikt tap skal erstattes på linje med annet tap som skyldes inngrepet.

Tap som følge av generelle skadevirkninger i markedet kan f.eks. oppstå når inngriperen har solgt mindreverdige produkter og dermed har svekket omdømmet til et patentert produkt eller rettighetshaveren. Tapet vil i slike tilfeller bestå i at omsetningen eller prisene reduseres ut over det konkurransen fra inngriperen isolert sett medfører på grunn av at markedets generelle etterspørsel etter rettighetshaverens produkter svekkes. Dersom inngrepet er gjennomført på en måte som svekker rettighetshaverens omdømme, kan dette svekke rettighetshaverens posisjon i markedet og påføre han tap også når det gjelder andre deler av virksomheten enn den inngrepet gjelder.

Det vil ofte mangle konkrete holdepunkter for en eksakt fastsettelse av tapets størrelse når et inngrep har ført til mer generelle skadevirkninger i markedet. Det må i så fall fastsettes en skjønnsmessig erstatning for tapet ut fra skadevirkningenes art og omfang.

Etter bokstav c kan rettighetshaveren kreve vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. Dette er et nytt utmålingsgrunnlag i patentloven.

Rettighetshaveren har etter bokstav c krav på vederlag som svarer til den vinning som kan tilbakeføres til inngrepet. Med vinning siktes det til alle typer økonomiske fordeler. Ikke-økonomiske fordeler som inngriperen oppnår gjennom inngrepet kommer derimot ikke i betraktning ved fastsettelsen av vederlaget.

Når inngrepet består i omsetning av patentbeskyttede produkter, vil vinningen utgjøre inngriperens nettofortjeneste. Denne fastsettes ved at det tas utgangspunkt i inngriperens bruttoinntekter fra omsetningen og gjøres fradrag for utgifter som står i årsakssammenheng med inngrepet. Direkte og variable utgifter, f.eks. utgifter til anskaffelse av produkter som utgjør inngrep eller utgifter til materialer for å produsere slike, skal alltid komme til fradrag ved fastsettelsen av vederlaget. Inngriperens generelle og faste kostnader, f.eks. til lokaler, produksjonsredskaper og lønn, skal derimot bare fradras i den utstrekning de kan knyttes direkte til inngrepet. Det vil ikke være rom for fradrag for slike kostnader dersom de knytter seg til lokaler, produksjonsutstyr eller annet som ikke er benyttet i forbindelse med inngrepet. Hvis lokaler mv. både er brukt i forbindelse med inngrepet og til annen virksomhet, må det gjøres fradrag for den del av kostnadene som kan knyttes til inngrepet. Det kan være at inngriperen ikke har hatt annen virksomhet enn den som utgjør inngrep. I så fall må generelle og faste kostnader fradras i sin helhet ved fastsettelsen av vinningen.

Hvis patentet det er gjort inngrep i bare knytter seg til en del av et produkt, vil vinningen som er oppnådd ved inngrepet ikke nødvendigvis være lik inngriperens nettofortjeneste fra omsetningen av produktet. I slike tilfeller vil vinningen utgjøre den andel av fortjenesten som kan tilbakeføres til den delen av produktet som inngrepet gjelder. Dersom delen er helt avgjørende for at produktet kan omsettes med fortjeneste, vil vinningen være lik den totale nettofortjenesten fra omsetningen av produktet. Er delen av mindre betydning stiller dette seg annerledes.

Det kan være at det er rimeligere for inngriperen å produsere et produkt med en patentbeskyttet del enn med alternative lovlige deler. Dersom bruk av en patentbeskyttet del har medført besparelser for inngriperen, vil dette utgjøre en vinning oppnådd ved inngrepet. Vederlaget kan fastsettes direkte på grunnlag av slike besparelser. Når det både er oppnådd besparelser og nettofortjeneste som følge av bruk av en patentbeskyttet del, må vederlaget enten fastsettes på grunnlag av besparelsene eller nettofortjenesten. Rettighetshaveren har i slike tilfeller krav på at vederlaget fastsettes på det grunnlaget som gir det høyeste beløpet.

Ved inngrep i andre fremgangsmåtepatenter enn slike som gjelder fremgangsmåter for å fremstille produkter, f.eks. en fremgangsmåte for borring i fjell, vil vinningen utgjøre den del av fortjenesten fra den aktuelle virksomheten som kan føres tilbake til bruk av den aktuelle fremgangsmåten. Det kan imidlertid ofte være vanskelig å påvise en årsakssammenheng mellom bruk av fremgangsmåten og en andel av inngriperens fortjeneste. Dette gjelder særlig når fremgangsmåten knytter seg til mindre elementer i et omfattende og komplekst prosjekt, f.eks. til enkelte deler av arbeidene i et stort entrepriseoppdrag. Det kan også være at prosjektet, som fremgangsmåten har vært brukt i, ikke har medført noen fortjeneste for inngriperen. I slike tilfeller kan vinningen i stedet fastsettes på grunnlag av eventuelle besparelser inngriperen har oppnådd ved å bruke den patenterte fremgangsmåten.

Forslaget 30. januar 2003 (COM(2003) 46 final), til det som ble direktiv 2004/48/EF om håndhevelse av immaterielle rettigheter, inneholdt noen særlige bevisregler for tilfeller der vederlag skal fastsettes på grunnlag av inngriperens vinning. Rettighetshaveren trengte etter dette forslaget bare å føre bevis for inngriperens bruttoinntekter. Det påla inngriperen å føre bevis for pådratte utgifter som kunne komme til fradrag ved fastsettelse av vederlaget. Det var også opp til inngriperen å føre bevis for at inntekter kunne tilbakeføres til andre faktorer enn inngrepet. Dette innebar at dersom rettighetshaveren la frem bevis for at inngriperen hadde hatt visse inntekter, ville dette bli lagt til grunn for fastsettelsen av vederlaget, med mindre inngriperen fremla tilstrekkelig bevis for at han hadde hatt utgifter som kommer til fradrag eller at inntektene ikke stammet fra inngrepet. Etter norsk rett vil en tilsvarende bedømmelse bli lagt til grunn ut fra alminnelige prinsipper om bevisvurdering.

Annet ledd inneholder et særskilt utmålingsgrunnlag for tilfeller der inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Rettighetshaveren har i slike tilfeller som et minimum krav på vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Dette utmålingsgrunnlaget er nytt. Når inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, kan rettighetshaveren velge mellom fire forskjellige grunnlag for fastsettelse av vederlag og erstatning (grunnlagene i første ledd første punktum bokstav a til c, samt annet ledd). Rettighetshaveren har krav på at det av de fire grunnlagene som gir det høyeste beløpet legges til grunn.

Begrepene forsettlig og grovt uaktsomt har samme innhold som i den alminnelige erstatningsretten. Grensen mellom grov uaktsomhet og simpel uaktsomhet vil være avgjørende for om vederlag kan fastsettes etter annet ledd. Skillet mellom grov og simpel uaktsomhet må trekkes på grunnlag av i hvilken grad inngriperens opptreden avviker fra en vanlig forsvarlig handlemåte. For å kunne karakterisere en handlemåte som grov uaktsom må den skille seg markert fra vanlig forsvarlig adferd. Det kreves at inngriperen har handlet sterkt klanderverdig, noe som betyr at han må kunne klandres vesentlig mer enn der han bare har opptrådt uaktsomt. Etter annet ledd er det ikke nødvendig å trekke noen grense mellom grovt uaktsomme og forsettlige inngrep. Hvis inngriperen visste eller holdt det for mest sannsynlig at handlingene han har gjennomført utgjorde et inngrep, vil det foreligge forsett. Uvitenhet om eller misforståelse av rettsregler (rettsvillfarelse) vil normalt ikke kunne frita en handlemåte fra å bli ansett som forsettlig.

Etter annet ledd skal vederlaget settes til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Hva som utgjør en rimelig lisensavgift for den aktuelle utnyttelsen, skal fastsettes slik som beskrevet i merknadene til første ledd første punktum bokstav a. Vederlaget som skal tilkjennes fremkommer ved at denne lisensavgiften ganges med to. Etter annet ledd kan det ikke tilkjennes erstatning for skade (økonomisk tap) som ikke ville oppstått ved lisensiering i tillegg til vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift.

Tredje ledd er nytt, og slår fast at første og annet ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning. Ansvaret etter første og annet ledd gjelder dermed også for den som ikke selv har gjort en inngrepshandling, men som på en kvalifisert måte har bidratt til eller vært delaktig i andres inngrepshandlinger (medvirkning). Selv om bestemmelsen i gjeldende lov ikke omtaler medvirkning, er det også etter gjeldende rett klart at den som har bidratt til et patentinngrep etter omstendighetene kan holdes ansvarlig etter ulovfestede prinsipper om erstatningsrettslig medvirkningsansvar. Tredje ledd tydeliggjør dette.

Hvorvidt den som har bidratt til et patentinngrep kan holdes ansvarlig som medvirker, skal, på samme måte som etter gjeldende rett, vurderes ut fra ulovfestede prinsipper om medvirkningsansvar. Ikke ethvert bidrag til eller annen delaktighet i en inngrepshandling kvalifiserer til medvirkningsansvar etter disse prinsippene. For at medvirkningsansvar skal inntre, kreves det at den aktuelle opptredenen kan karakteriseres som rettstridig. I tillegg må medvirkeren ha utvist slik grad av skyld som kreves etter bestemmelsen det er aktuelt å holde medvirkeren ansvarlig etter (uaktsomhet etter bestemmelsene i første ledd bokstav a til c og grov uaktsomhet etter bestemmelsen i annet ledd).

Fjerde ledd regulerer inngriperens ansvar for inngrep som har skjedd i god tro. Også etter gjeldende rett kan inngriperen etter omstendighetene holdes ansvarlig for inngrep som har skjedd i god tro. Fjerde ledd innebærer imidlertid visse endringer. For det første vil utgangspunktet etter fjerde ledd være at inngriperen er ansvarlig også for inngrep som har skjedd i god tro, mens det etter gjeldende rett er opp til retten å bestemme om inngriperen skal holdes ansvarlig på grunnlag av en rimelighetsvurdering. For det annet kan det etter fjerde ledd bare tilkjennes vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. Etter gjeldende rett kan det bare tilkjennes erstatning for de tap inngrepet har medført.

For inngrep som har skjedd i god tro skal inngriperen, etter fjerde ledd, i utgangspunktet betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. Det er bare den som har gjort en inngrepshandling som kan holdes ansvarlig etter fjerde ledd. Den som ikke selv har gjort inngrep, men som i god tro har bidratt til et inngrep, kan ikke holdes ansvarlig. Hva som utgjør en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, eller vinningen som er oppnådd ved inngrepet, skal fastsettes på samme måte som etter første ledd første punktum bokstav a og c. Det vises til merknadene til disse bestemmelsene. Rettighetshaveren kan i utgangspunktet kreve at vederlaget fastsettes på det av disse utmålingsgrunnlagene som gir høyest vederlag. Når vederlaget fastsettes på grunnlag av det som ville utgjort en rimelig lisensavgift, kan det ikke tilkjennes erstatning for tap som ikke ville oppstått ved lisensiering i tillegg til vederlaget.

Rettighetshaveren har bare krav på vederlag etter fjerde ledd i den grad det ikke fremstår som urimelig å tilkjenne vederlag. Dette skal sikre at en godtroende inngriper ikke holdes ansvarlig i større utstrekning enn det som fremstår som rimelig. Utgangspunktet er imidlertid også i disse tilfellene at inngriperen skal holdes ansvarlig fullt ut. Selv om inngriperen har opptrådt i god tro, har det skjedd en ulovlig utnyttelse. Det vil da som regel være rimelig at inngriperen må betale vederlag som svarer til det han måtte betalt om han hadde innhentet lisens til utnyttelsen, eller til vinningen han har oppnådd ved den ulovlige utnyttelsen. For at ansvaret skal kunne settes ned må det foreligge særlige forhold som gjør det urimelig å holde inngriperen ansvarlig fullt ut. Det må her gjøres en tilsvarende vurdering som ved spørsmål om et ansvar skal lempes etter skadeserstatningsloven § 5-2. Det skal imidlertid mindre til for å lempe ansvaret etter fjerde ledd enn det som kreves etter skadeserstatningsloven.

I den grad det fremstår som urimelig å holde inngriperen ansvarlig skal ansvaret reduseres eller falle bort. At ansvaret faller helt bort vil bare helt unntaksvis være aktuelt. Noen ganger vil det fremstå som urimelig å tilkjenne vederlag fastsatt etter ett av de to alternative grunnlagene, men ikke det andre. Vederlag må i så fall fastsettes etter det grunnlaget som ikke gir et urimelig resultat. Det kan også være nødvendig å redusere beløpet som følger av et de alternative grunnlagene for å unngå at det fremstår som urimelig å holde inngriperen ansvarlig.

Etter femte ledd kan ansvaret etter første til tredje ledd lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2. Dagens lov inneholder en egen bestemmelse om at ansvaret kan lempes. Det innebærer ingen realitetsendring i lempingsadgangen at det nå blir fastsatt at lemping kan skje etter skadeserstatningsloven. Henvisningen til skadeserstatningsloven § 5-2 er tatt inn for å klargjøre at muligheten til lemping etter denne bestemmelsen også gjelder vederlag.

Skadeserstatningsloven § 5-2 skal praktiseres på samme måte på dette området som ellers. Det innebærer at det bare unntaksvis vil være aktuelt å lempe ansvaret. Lempingsadgangen etter skadeserstatningsloven § 5-2 gjelder også for regelen om dobbel lisensavgift i annet ledd. For at regelen om dobbel lisensavgift skal komme til anvendelse må inngriperen ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Den ansvarliges skyldgrad er et sentralt moment ved spørsmålet om ansvaret skal lempes etter skadeserstatningsloven § 5-2. Det vil dermed svært sjelden være grunnlag for å lempe ansvaret etter annet ledd etter skadeserstatningsloven § 5-2.

Muligheten til å lempe ansvaret etter skadeserstatningsloven § 5-2 gjelder ikke ansvaret for inngrep som har skjedd i god tro etter fjerde ledd. Grunnen til det er at en mulighet til å lempe ansvaret for inngrep som har skjedd i god tro følger direkte av fjerde ledd.

Til § 59

Paragrafen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

I første ledd første punktum blir det fastslått at retten for å hindre inngrep kan gi pålegg om forebyggende tiltak. Det følger av alminnelige prosessregler at tiltak bare kan pålegges når rettighetshaver har nedlagt påstand om det. Det innebærer derfor ingen realitetsendring at dette ikke lenger fremgår uttrykkelig av ordlyden.

Første ledd første punktum forutsetter at det må ha skjedd et inngrep for at det skal kunne gis pålegg om forebyggende tiltak. Etter annet ledd gjelder imidlertid første ledd tilsvarende i tilfeller som nevnt i § 56 a annet punktum. Det innebærer at det i visse situasjoner også kan besluttes forebyggende tiltak ved forestående inngrep. Dette er en utvidelse sammenlignet med gjeldende rett.

Adgangen til å beslutte forebyggende tiltak gjelder uavhengig av om det er utvist skyld i forbindelse med inngrepet. I hvilken grad det er utvist skyld vil imidlertid kunne ha betydning ved forholdsmessighetsvurderingen som skal skje ved avgjørelsen av om forebyggende tiltak skal besluttes og valget mellom ulike tiltak, jf. første ledd tredje og fjerde punktum.

Begrensningen i gjeldende § 59 annet ledd er ikke videreført. Forebyggende tiltak kan dermed også rette seg mot noen som ikke selv har gjort inngrep. Dette gjelder selv om vedkommende har opptrådt i aktsom god tro. Forholdsmessighetskravet, jf. første ledd tredje og fjerde punktum, kan imidlertid være til hinder for at forebyggende tiltak rettes mot noen som ikke selv har gjort inngrep, og som har opptrådt i god tro. Forholdsmessighetskravet medfører at det ikke kan besluttes forebyggende tiltak rettet mot produkter som noen har anskaffet til private formål. Dette gjelder uavhengig av om den som har anskaffet produktene har opptrådt i god tro.

Tiltakene kan rette seg mot produkter som utgjør patentinngrep og mot materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter.

Patentloven § 3 første ledd nr. 1 og 3 regulerer hva som skal regnes som produkter som utgjør patentinngrep.

Materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør patentinngrep, vil f.eks. kunne omfatte metaller, verktøy og apparater.

Tiltak kan bare besluttes for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep. Tiltak kan besluttes selv om materialene og hjelpemidlene også kan brukes til andre formål. Det avgjørende er hvordan materialene eller hjelpemidlene faktisk er brukt eller tilsiktet brukt. Det kan imidlertid ikke besluttes forebyggende tiltak rettet mot materialer og hjelpemidler som i ikke ubetydelig grad også er brukt eller tilsiktet brukt til andre formål enn å fremstille produkter som utgjør patentinngrep. Det vil som regel være adgang til å beslutte tiltak rettet mot materialer og hjelpemidler som utelukkende kan brukes til å fremstille produkter som utgjør inngrep, eller som ikke kan anses å ha andre fornuftige bruksmåter.

Tiltak rettet mot materialer og hjelpemidler som er tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep, vil være aktuelt i to forskjellige situasjoner. For det første vil det i tilfeller hvor det allerede er fremstilt produkter som utgjør inngrep også kunne besluttes forebyggende tiltak for hjelpemidler og materialer som er tilsiktet brukt i fremtidig produksjon, men som enda ikke er tatt i bruk. For det andre vil det i situasjoner hvor det enda ikke har skjedd noe inngrep være anledning til å beslutte forebyggende tiltak rett mot materiale og hjelpemidler som er tilsiktet brukt ved et forestående inngrep, forutsatt at vilkåret i et av alternativene i § 56 a annet punktum er oppfylt, jf. om annet ledd nedenfor.

Det kan bare besluttes tiltak i den utstrekning det finnes rimelig. Et tilsvarende vilkår finnes i gjeldende lov. Til forskjell fra gjeldende lov er det imidlertid i tredje og fjerde punktum gitt en nærmere presisering av hva som ligger i dette rimelighetsvilkåret, jf. nærmere om dette nedenfor.

Det følger av første punktum at retten «kan» gi pålegg om tiltak når vilkårene er oppfylt. Det innebærer at rettighetshaveren ikke har noe ubetinget krav på at det gis slikt pålegg selv om vilkårene er oppfylt. Dette må ses i sammenheng med bestemmelsen i patentloven § 59 a. Etter § 59 a kan retten i stedet for å fastsette tiltak etter §§ 56 a og 59, gi tillatelse til utnyttelse av oppfinnelsen mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig. Slik tillatelse kan bare gis når helt særlige grunner foreligger, og bare til den som har handlet i aktsom god tro. Det vises til merknadene til § 59 a. Dersom saksøkte påberoper § 59 a og retten finner at tillatelse skal gis, vil det ikke kunne besluttes forebyggende tiltak som rammer slik utnyttelse som tillatelsen gjelder. Hvis det ikke er aktuelt med tillatelse etter § 59 a (eller å gi tvangslisens etter bestemmelsene i patentloven kapittel 6), må et krav om forebyggende tiltak tas til følge så langt som vilkårene i § 59 er oppfylt.

Første ledd annet punktum gir en ikke uttømmende eksemplifisering av hva forebyggende tiltak kan gå ut på. Dette er en utvidelse sammenlignet med gjeldende § 59, der opplistingen av mulige tiltak er uttømmende. Andre aktuelle tiltak enn de som er uttrykkelig nevnt, vil f.eks. kunne være pålegg om endring av produkter eller hjelpemidler, eller pålegg om at produkter skal tas i forvaring resten av patenttiden. Retten kan etter alminnelige prosessregler bare gi pålegg om slike tiltak som ligger innenfor rammene av rettighetshaverens påstand. Hvis det f.eks. er nedlagt påstand om tilbakekallelse fra handelen, kan ikke retten pålegge ødeleggelse.

I prinsippet gjelder alle alternativene som er nevnt i første ledd bokstav a til d både for produkter som utgjør inngrep og for materialer og hjelpemidler som er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep. I praksis vil imidlertid alternativene i bokstav a og b først og fremst være aktuelle for produkter som utgjør inngrep, mens alternativene i bokstav c og d vil være aktuelle både for produkter og materialer og hjelpemidler.

Etter bokstav a kan det gis pålegg om tilbakekallelse fra handelen. Dette innebærer at den som har solgt produkter som utgjør inngrep, pålegges å kalle disse produktene tilbake. Vedkommende vil ikke kunne tvinge kjøperne til å levere produktene tilbake. Det kan derfor bare gis pålegg om å gjennomføre rimelige tiltak for å få tilbakelevert produktene, f.eks. å varsle kjøperne om at produktene utgjør patentinngrep og at de tilbys tatt tilbake mot at kjøpesummen tilbakebetales og at øvrige omkostninger forbundet med tilbakelevering dekkes. Senere salgsledd som selger produktene eller besitter dem i slik hensikt vil selv gjøre patentinngrep. Normalt vil disse derfor se seg tjent med å levere produktene tilbake. Den som har anskaffet produkter til private formål gjør ikke patentinngrep. Produkter som er anskaffet til slike formål kan heller ikke lenger sies å være en del av handelen. Et pålegg om tilbakekallelse kan dermed ikke omfatte produkter som er anskaffet til private formål.

Etter bokstav b kan det gis pålegg om definitiv fjerning av produkter og materialer og hjelpemidler fra handelen. Dette kan f.eks. være pålegg om å overlate produktene til en veldedig organisasjon, et sykehus eller lignende. Pålegg om at produkter eller materialer og hjelpemidler skal overlates til en tredjeperson kan kun gis når dette skjer i forståelse med mottakeren.

Etter bokstav c kan det gis pålegg om at produkter og materialer og hjelpemidler skal ødelegges.

Etter bokstav d kan det gis pålegg om at produkter og materialer og hjelpemidler skal utleveres til rettighetshaveren. Rettighetshaveren vil omfatte patenthaveren og lisenshavere som har fått sin rett krenket gjennom inngrepet. Det følger av gjeldende § 59 at et pålegg om utlevering til rettighetshaveren bare kan gjelde produkter som utgjør patentinngrep. Etter bokstav d kan et slikt pålegg også omfatte materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille slike produkter.

Av hensyn til at dommen skal kunne tvangsfullbyrdes, er det viktig at retten er nøye med utformingen av domsslutningen når det gis pålegg om tiltak. Slutningen må gå ut på noe som saksøkte faktisk har mulighet til å gjennomføre. Tiltakene saksøkte pålegges må dessuten være tilstrekkelig presist beskrevet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 første ledd bokstav b. Når det f.eks. gjelder tilbakekallelse fra handelen, vil saksøkte ikke ha mulighet til å tvinge gjennom at en kjøper som ikke har vært part i saken, leverer varene tilbake. I slike tilfeller må domsslutningen derfor konkretisere hvilke handlinger saksøkte skal gjennomføre for å kalle produktene tilbake.

Etter første ledd tredje punktum skal avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det følger av første ledd fjerdepunktum at det ved forholdsmessighetsvurderingen blant annet skal tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser. Inngrepets alvorlighet tar blant annet sikte på inngrepets omfang, skadevirkninger for rettighetshaveren og i hvilken grad det er utvist skyld ved inngrepet. Virkningene av tiltakene tar sikte på hvilke ulemper den som tiltakene retter seg mot vil bli påført. Også andre momenter kan tas i betraktning, f.eks. sannsynligheten for at nye inngrep vil begås dersom det ikke gis pålegg. Når retten skal vurdere om tiltak bør pålegges, må den veie ulempene som inngriperen vil bli påført mot rettighetshaverens behov for forebyggende tiltak.

Tredjeparts interesser skal også inngå i forholdsmessighetsvurderingen. Tredjepart omfatter andre enn den det er aktuelt å rette tiltak mot og rettighetshaveren, f.eks. en som har ervervet produkter som utgjør inngrep (uten selv å gjøre inngrep) eller en eier av hjelpemidler som en annen har brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep. Tredjeparts interesser vil også omfatte mer allmenne interesser. Det kan f.eks. være interessen i at verdifulle hjelpemidler, som det krever mye ressurser å produsere og som kan brukes til andre formål enn å fremstille produkter som utgjør patentinngrep, ikke ødelegges eller blir stående uvirksomme i patenttiden. I en situasjon der en avveining av interessene til rettighetshaveren og inngriperen isolert sett tilsier at slike hjelpemidler bør ødelegges, kan dermed tredjeparts interesser føre til at retten likevel velger mindre inngripende tiltak, f.eks. at inngriperen pålegges å overdra de aktuelle hjelpemidlene til andre.

Når det er spørsmål om å beslutte tiltak rettet mot materialer eller hjelpemidler som hovedsakelig er brukt eller tilsiktet brukt til å fremstille produkter som utgjør inngrep, må det ved forholdsmessighetsvurderingen legges vekt på om materialene eller hjelpemidlene har vært brukt, eller på en formålstjenlig måte kan brukes, til andre formål enn å fremstille produkter som utgjør inngrep.

Pålegg om tiltak rettet mot produkter som noen har anskaffet til private formål, vil ramme hardt samtidig som det i slike situasjoner er lite behov for forebyggende tiltak. Forebyggende tiltak rettet mot produkter som noen har anskaffet til private formål vil dermed ikke være aktuelt fordi det alltid vil måtte anses som uforholdsmessig.

Valget mellom mulige tiltak skal også skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det kan f.eks. tenkes at det i det konkrete tilfelle vil være uforholdsmessig å gi pålegg om ødeleggelse av produkter, mens det ikke vil være uforholdsmessig å beslutte at produktene skal kalles tilbake fra handelen eller endres.

Etter annet ledd gjelder bestemmelsene om forebyggende tiltak i første ledd tilsvarende i slike tilfeller som omfattes av § 56 a annet punktum. Forebyggende tiltak kan dermed også besluttes i situasjoner hvor det ennå ikke har skjedd noe inngrep dersom et av de alternative vilkårene i § 56 a annet punktum er oppfylt.

Tredje ledd første punktum fastslår at tiltak ikke skal være betinget av at rettighetshaveren yter kompensasjon til den tiltaket retter seg mot. Dette utgjør en endring sammenlignet med gjeldende § 59 som fastslår at utlevering av en patentbeskyttet gjenstand til rettighetshaveren er betinget av at rettighetshaveren betaler vederlag. Videre følger det av tredje ledd første punktum at pålegg om tiltak ikke påvirker rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning etter § 58. Dette innebærer at det ikke skal tas hensyn til at det er gitt pålegg om forebyggende tiltak ved avgjørelsen av om rettighetshaveren har rett til vederlag og erstatning og ved utmålingen av vederlag og erstatning. Selv om gjeldende § 59 ikke inneholder noen uttrykkelig bestemmelse om dette, innebærer ikke dette noen realitetsendring.

Etter tredje ledd annet punktum skal forebyggende tiltak gjennomføres for saksøktes regning (det vil si den som pålegges tiltakene) hvis ikke særlige grunner taler mot det. I gjeldende § 59 er dette spørsmålet ikke uttrykkelig regulert. Den må imidlertid forstås slik at saksøkte må bære kostnadene ved tiltakene, bortsett fra ved utlevering til rettighetshaveren. Særlige grunner som gjør at rettighetshaveren må bære omkostningene vil f.eks. foreligge når det er aktuelt med tiltak rettet mot noen som ikke selv har gjort inngrep og som har opptrådt i aktsom god tro, f.eks. en forvarer.

Til ny § 59 a

Paragrafen er ny. Den viderefører gjeldende § 59 tredje ledd, men med en del justeringer. Bestemmelsen om tillatelse til utnyttelse er skilt ut i en egen paragraf for å klargjøre at en slik tillatelse trer i stedet for både forbud etter § 56 a og forebyggende tiltak etter § 59. Omfanget av hva slags utnyttelse tillatelsen kan gjelde er dessuten utvidet. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6 og 5.6.

Etter første punktum kan retten, i stedet for å fastsette tiltak etter §§ 56 a og 59, når helt særlige grunner foreligger, gi tillatelse til utnyttelse av oppfinnelsen i patentets gyldighetstid eller en del av denne mot rimelig vederlag til rettighetshaveren og på passende vilkår for øvrig. Det følger av alminnelige prosessregler at slik tillatelse bare kan gis når det er nedlagt påstand om det. Kravet i gjeldende § 59 om at det må foreligge begjæring er på denne bakgrunn sløyfet som unødvendig.

Kravet om at det må foreligge «helt særlige grunner» gir uttrykk for at dette unntaket er snevert, slik at det ikke er kurant å gi tillatelse. Dette kravet er en videreføring av gjeldende rett. Ved vurderingen av om tillatelse skal gis må både interessene til den som eventuelt skal få tillatelsen og interessene til rettighetshaveren tas i betraktning. Når det gjelder den som krever tillatelse, må det legges vekt på hvor hardt vedkommende vil rammes dersom tillatelse ikke gis. I den forbindelse vil det ha betydning i hvilken grad vedkommende har innrettet seg med sikte på å utnytte oppfinnelsen, f.eks. i form av å foreta investeringer e.l. Dersom kostbare maskiner e.l. vil bli stående uvirksomme dersom tillatelse ikke blir gitt, vil dette kunne gi grunnlag for at det anses å foreligge helt særlige grunner. Det vil bare kunne gis tillatelse i tilfeller hvor den som krever tillatelse ellers vil bli rammet på en klart urimelig måte. Samtidig kreves det at rettighetshaverens behov blir rimelig ivaretatt gjennom vederlaget og øvrige vilkår som stilles for tillatelsen.

Til forskjell fra § 59 i gjeldende lov kan tillatelsen også gjelde annen rett til utnyttelse av en oppfinnelse enn en rett til å råde over patentbeskyttede gjenstander. Tillatelse til utnyttelse kan dermed gis uavhengig av hva slags patentbeskyttelse den aktuelle oppfinnelsen har.

Tillatelsen må presist angi hva slags utnyttelse av oppfinnelsen den gjelder. Begrunnelsen bak regelen er å åpne for at utnyttelse det er lagt ned vesentlige investeringer i mv. kan gjennomføres. De utnyttelsesmåter den som får tillatelsen allerede har gjennomført eller tatt sikte på å gjennomføre, vil dermed danne en ytterramme for hva slags og hvor omfattende utnyttelse tillatelsen kan gjelde. Det kan ikke gis tillatelse til andre former for eller en mer omfattende utnyttelse av oppfinnelsen. Retten kan derimot gi en tillatelse som gjelder en mer begrenset utnyttelse av oppfinnelsen enn den som allerede er gjennomført eller som det er tatt sikte på å gjennomføre. Dette vil være på sin plass hvis interessene til den som krever tillatelse vil bli rimelig ivaretatt med en mer begrenset tillatelse, eller hvis rettighetshaverens behov taler for det.

Dersom det gis tillatelse skal retten fastsette et rimelig vederlag som den som gis tillatelsen skal betale til patenthaveren. Kravet om at vederlaget må være rimelig fremgår ikke uttrykkelig av gjeldende § 59, men bestemmelsen må nok likevel tolkes slik at det gjelder et slikt krav. Ved fastsettelsen av vederlaget vil det være naturlig å ta utgangspunkt i hva som ville vært en rimelig lisensavgift for slik utnyttelse som tillatelsen gjelder, jf. § 58 første ledd bokstav a. Vederlaget kan ikke settes til et lavere beløp enn dette.

Retten skal også fastsette andre passende vilkår for tillatelsen, f.eks. om merking av produkter, hvor produktene kan selges mv.

Tillatelsen kan gjelde i hele patentets gyldighetstid eller en del av denne. Varigheten må fastsettes på grunnlag av en avveining mellom interessene til den som får tillatelsen og rettighetshaveren.

Annet punktum fastslår at tillatelse til utnyttelse bare kan gis til den som har opptrådt i aktsom god tro. Noe slikt krav fremgår ikke av gjeldende § 59. Allerede vilkåret om at det må foreligge helt særlige grunner, som også følger av gjeldende § 59, vil imidlertid ofte føre til at tillatelse ikke kan gis til den som ikke har opptrådt i god tro. I praksis vil dermed kravet om aktsom god tro neppe innebære noen stor endring.

Til ny § 59 b

Paragrafen er ny. Den fastslår at retten i en dom i sak om inngrep kan bestemme at informasjon om dommen skal formidles på passende måte for inngriperens regning. Gjeldende lov inneholder ikke noen slik regel. Bestemmelsen er inspirert av artikkel 15 i direktiv 2004/48/EF. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Det følger av første punktum at retten i en dom i sak om inngrep kan bestemme at informasjon om dommen skal formidles på passende måte for inngriperens regning. Det er bare i en dom som avgjør realiteten i en inngrepssak at retten kan fatte en slik avgjørelse. Bestemmelsen kan altså ikke brukes i en sak om midlertidig forføyning eller bevissikring. Det spiller derimot ingen rolle om det dreier seg om dom i en sivil sak eller en straffesak. Etter alminnelige prosessregler kan retten bare treffe beslutning om formidling av dommen når det er nedlagt påstand om det. Adgangen til å bestemme at informasjon om dommen skal formidles for inngriperens regning gjelder bare når det i dommen legges til grunn at det foreligger et inngrep (eller medvirkning til inngrep eller et forestående inngrep som omfattes av § 56 a annet punktum, jf. annet punktum).

Det vil bare være aktuelt å pålegge inngriperen et økonomisk ansvar etter bestemmelsen. Selve informasjonsformidlingen vil det være opp til rettighetshaveren å iverksette. Inngriperen skal bare dekke kostnadene.

Rettighetshaveren har ikke noe krav på at retten skal treffe beslutning om at dommen skal formidles på inngriperens regning. Rettens avgjørelse av om et slikt pålegg skal gis, vil avhenge av om dette må anses som et formålstjenlig og rimelig tiltak for å ivareta rettighetshaverens interesse i å avbøte følgene av inngrepet og å forebygge nye inngrep. I tilfeller der inngriperen har skadet rettighetshaverens omdømme ved å omsette mindreverdige produkter som feilaktig har blitt assosiert med rettighetshaverens produkter, vil rettighetshaveren ha en interesse i at omsetningskretsen gjøres oppmerksom på dommen. Dette er et godt eksempel på et tilfelle hvor det kan være på sin plass å bestemme at dommen skal formidles for inngriperens regning. Dersom rettighetshaveren allerede har pådratt seg rimelige kostnader til informasjonstiltak for å avhjelpe følgene av inngrepet, vil disse kunne kreves erstattet etter § 58. At rettighetshaveren allerede har gjennomført informasjonstiltak, utelukker ikke at rettighetshaveren gis medhold i et krav om at dommen skal formidles for inngriperens regning. Behovet for formidling av dommen vil imidlertid som regel være mindre når det allerede er gjennomført informasjonstiltak fra rettighetshaverens side. I slike tilfeller kan det derfor være aktuelt å avslå kravet under henvisning til at informasjonsbehovet allerede må anses dekket.

Hva slags og hvor omfattende formidlingstiltak inngriperen skal pålegges å bekoste, vil det være opp til retten å avgjøre ut fra hva som må anses som passende i det konkrete tilfelle. Det må her ses hen til hvilken personkrets det er ønskelig å nå frem til. Er det ønskelig å nå frem til forbrukere vil det som regel være mest hensiktsmessig at informasjonen gis som et sammendrag av dommen. I slike tilfeller vil det være aktuelt å legge opp til at informasjonen gis i form av annonsering. Skal derimot informasjonen først og fremst nå profesjonelle aktører, vil det ofte være mest hensiktsmessig å sende ut kopier av dommen.

Etter annet punktum gjelder bestemmelsen om formidling av informasjon om dommen i første punktum tilsvarende ved medvirkning til inngrep og i slike tilfeller som omfattes av § 56 a annet punktum. I disse tilfellene vil det være medvirkeren, eller den som har opptrådt på en slik måte at det kan nedlegges forbud etter § 56 a annet punktum, som kan pålegges å bekoste informasjonstiltakene.

Til § 60

Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første ledd første punktum slår fast at lovens bestemmelser om patentinngrep får tilsvarende anvendelse dersom noen, etter at dokumentene i søknadssaken har blitt tilgjengelige for enhver, uten tillatelse utnytter en oppfinnelse som det er søkt patent på. Dette vernet på søknadsstadiet gjelder bare i den utstrekning søknaden fører til patent på oppfinnelsen. Det er ikke gjort noen endringer i første ledd første punktum. Det er imidlertid tatt inn tre nye paragrafer om patentinngrep i loven (§ 56 a om forbud mot inngrep, § 59 a om tillatelse til utnyttelse og § 59 b om formidling av informasjon om dom i sak om inngrep). Det følger av første ledd første punktum at disse nye paragrafene også gjelder på søknadsstadiet i den utstrekning søknaden fører frem. Den tvil som har rådet med hensyn til om det kan nedlegges forbud mot inngrep på søknadsstadiet er dermed ryddet av veien. Når det kan nedlegges endelig forbud kan det også nedlegges forbud i form av midlertidig forføyning på søknadsstadiet. For at det før søknaden er meddelt skal kunne nedlegges forbud mot inngrep, eller besluttes andre sanksjoner, må retten finne det sannsynliggjort at søknaden vil føre frem i en slik utstrekning at det blir meddelt et patent som omfatter den aktuelle utnyttelsen.

Første ledd fjerde punktum er endret. Endringen medfører at reglene § 58 første til tredje ledd, om vederlag og erstatning for forsettlige og uaktsomme inngrep, får tilsvarende anvendelse på søknadsstadiet. Den som i god tro på søknadsstadiet har utnyttet en oppfinnelse kan derimot ikke holdes ansvarlig. Etter gjeldende lov kan det bare tilkjennes erstatning for utnyttelse på søknadsstadiet i den utstrekning retten finner det rimelig. Gjeldende lov gir i prinsippet adgang til å tilkjenne erstatning for utnyttelse på søknadsstadiet som har skjedd i god tro, men dette vil sjelden være rimelig.

Til § 63

I ny nr. 7 i første ledd slås det fast at Oslo tingrett er tvunget verneting for sivile inngrepssøksmål. Slike saker fulgte tidligere alminnelige vernetingsregler. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5. Bestemmelsen gjelder ikke saker om midlertidig forføyning og straffesaker.

14.3 Til endringene i foretaksnavneloven

Til § 5-2

Henvisningene til §§ 6-1 og 6-2 i første punktum er endret til å gjelde §§ 6-2 og 6-3. Dette er en konsekvens av at det er foreslått en ny § 6-1, slik at nåværende §§ 6-1 og 6-2 blir §§ 6-2 og 6-3.

Til overskriften til kapittel 6

For å vise at kapittelet nå omfatter mer enn bestemmelser om straff og erstatning er m.m. føyd til i kapitteloverskriften.

Til ny § 6-1

Paragrafen er ny. De alminnelige merknadene finnes i punkt 8.4. Paragrafen inneholder bestemmelser om straff og sivilrettslige sanksjoner ved bruk av foretaksnavn som er vernet etter foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett. Den innebærer at sanksjonsreglene som gjelder ved krenkelser av slike foretaksnavn er like de som gjelder ved inngrep i varemerker. Dette medfører en vesentlig styrking av innehaverens stilling sammenlignet med tidligere rett.

Første til tredje ledd regulerer straff. Strafferammen ved bruk av foretaksnavn som er vernet etter foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 er etter første ledd bøter eller fengsel inntil ett år. Etter annet ledd er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. I dag er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. gjeldende § 6-1. Første til tredje ledd svarer til patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne.

Fjerde ledd slår fast at reglene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i varemerkeloven kapittel 8, bortsett fra § 61, gjelder tilsvarende ved bruk av foretaksnavn som er vernet etter foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 i strid med annens rett. Bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8 vil dermed gjelde i stedet for foretaksnavneloven §§ 5-1, 5-2 og 6-2 ved bruk av slike foretaksnavn i strid med annens rett. Bakgrunnen for at henvisningen til varemerkeloven ikke omfatter § 61, er at det er gitt egne bestemmelser om straff i paragrafen her.

Femte ledd er en ren informasjonsbestemmelse som klargjør at det er §§ 5-2, 6-2 og 6-3 som gjelder ved bruk av andre foretaksnavn enn de som er vernet etter §§ 3-2 og 3-3 i strid med foretaksnavneloven eller annens rett.

14.4 Til endringene i kretsmønsterloven

Til ny § 5 a Forbud mot inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 56 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Til § 6 Vederlag og erstatning for inngrep

Paragrafen regulerer rettighetshavers rett til vederlag og erstatning ved inngrep i et vernet kretsmønster. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett og styrker rettighetshaverens stilling. Paragrafen er lik patentloven § 58. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Til § 7 Rett til utnyttelse av kretsmønster som utgjør inngrep i en kretsmønsterrett

Bestemmelsen gir på visse vilkår rett til å utnytte kretsmønster som utgjør inngrep i en kretsmønsterrett. Dersom det foreligger rett til utnyttelse i samsvar med bestemmelsene i paragrafen, vil det ikke være aktuelt med verken forebyggende tiltak eller forbudsdom. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6 og 5.6.

Første ledd første punktum er videreført med noen språklige endringer som ikke har realitetsbetydning. I første ledd annet punktum videreføres bestemmelsen om at erverver mot passende vederlag har rett til å importere og utnytte integrerte kretser ervervet i aktsom god tro også etter at han ikke lenger er i god tro. Reglene om hvordan vederlaget skal fastsettes i gjeldende § 7, som blant annet hjemler nemndsordningen fastsatt ved forskrift 20. desember 1992 nr. 836, blir ikke videreført. Forskriften vil bli opphevet samtidig med at endringsloven settes i kraft. Det betyr at det ikke vil gjelde særregler for behandling av tvist om vederlaget. Partene må dermed gå til domstolene eller avtale voldgift hvis de ikke klarer å bli enige.

Annet ledd videreføres, men med enkelte justeringer og språklige endringer, slik at bestemmelsen svarer til patentloven § 59 a. Etter gjeldende § 7 annet ledd kan en godtroende erverver, på rimelige vilkår som fastsettes av retten, gis tillatelse til utnyttelse av et kretsmønster som utgjør inngrep når særlige grunner foreligger. Det kreves nå på samme måte som etter patentloven § 59 a at det må foreligge helt særlige grunner. Dette innebærer at terskelen for å gi slik tillatelse er hevet. Det fremgår videre uttrykkelig at tillatelsen skal gis mot rimelig vederlag og på passende vilkår for øvrig. Det er også klargjort at det ikke vil være aktuelt å nedlegge forbud etter § 5 a eller å beslutte forebyggende tiltak etter § 8 når det blir gitt tillatelse etter § 7 annet ledd.

Bestemmelsen i gjeldende § 7 tredje ledd, som åpner for at tillatelse til utnyttelse også kan gis til en uaktsom erverver, er sløyfet.

Til § 8 Tiltak for å hindre inngrep

Bestemmelsen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende § 8. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises til merknadene til denne. Rett til å utnytte kretsmønster som utgjør inngrep i en kretsmønsterrett er regulert i § 7. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til ny § 8 a Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep

Bestemmelsen er ny og er utformet på samme måte som patentloven § 59 b. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til § 9 Straff

Paragrafen regulerer straff ved inngrep i en kretsmønsterrett. Den er gitt en ny utforming. Grov uaktsomhet er sløyfet som skyldgrad, slik at kun forsettlige inngrep rammes av straff. Den alminnelige strafferammen er skjerpet fra bøter eller fengsel inntil tre måneder til bøter eller fengsel inntil ett år. De alminnelige merknadene finnes i punkt 7.6. Paragrafen er lik patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne.

14.5 Til endringene i planteforedlerloven

Til ny § 21 a Forbud mot inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 56 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Til § 22 Straff

Paragrafen regulerer straff ved inngrep i en planteforedlerrett og ved overtredelse av reglene om anvendelse av sortsnavn i § 20. Strafferammen er betydelig skjerpet og det er innført en utvidet strafferamme for inngrepet som er begått under særlig skjerpende omstendigheter. De alminnelige merknadene finnes i punkt 7.6. Første, annet og fjerde ledd svarer til patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne. Tredje ledd viderefører gjeldende annet ledd om overtredelse av reglene om anvendelse av sortsnavn, men slik at grovt uaktsomme overtredelser ikke lenger rammes.

Til § 23 Vederlag og erstatning for inngrep

Paragrafen regulerer rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning ved inngrep i en planteforedlerrett. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett og styrker rettighetshaverens stilling. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første til fjerde ledd og sjette ledd svarer til patentloven § 58. Det vises til merknadene til denne. Femte ledd svarer til § 23 annet ledd første punktum i gjeldende lov. Gjeldende § 23 annet ledd annet punktum er ikke videreført fordi en lempingsadgang nå vil følge av henvisningen til skadeserstatningsloven § 5-2 i femte ledd.

Til § 24 Tiltak for å hindre inngrep

Bestemmelsen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende § 24. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til ny § 24 a Tillatelse til utnyttelse

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6 og 5.6.

Til ny § 24 b Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 59 b. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til § 25 Midlertidig rettsvern

Paragrafen regulerer rettighetshaverens vern på søknadsstadiet, det vil si i tidsrommet fra kunngjøring av søknaden og frem til meddelelsen. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Etter første ledd gjelder § 3, § 21 a, § 23 første til tredje og femte og sjette ledd, §§ 24, 24 a og 24 b også for tidsrommet fra søknaden ble kunngjort etter § 7 til planteforedlerretten ble meddelt. Dette vernet gjelder bare i den utstrekning søknaden fører til meddelelse av planteforedlerrett. Etter gjeldende lov er det bare § 3 om sortseierens enerett og § 23 om erstatning for inngrep som gjelder på søknadsstadiet. Etter endringen vil alle paragrafene om inngrep i loven kapittel 6, bortsett fra § 22 om straff, gjelde på søknadsstadiet i den utstrekning søknaden fører frem. For at det skal kunne besluttes sanksjoner i medhold av kapittel 6 før planteforedlerretten er meddelt, må retten finne det sannsynliggjort at søknaden vil føre frem i en slik utstrekning at det blir meddelt en planteforedlerrett som omfatter den aktuelle utnyttelsen. Det gjelder samme regler om vederlag og erstatning for forsettlige og uaktsomme inngrep på søknadsstadiet som etter registreringen. Den som på søknadsstadiet i god tro har utnyttet gjenstanden for en søknad om planteforedlerrett, kan derimot ikke idømmes vederlag og erstatning.

Annet ledd er nytt og slår fast at foreldelsesfristen for krav på grunnlag av utnyttelse før meddelelsen ikke begynner å løpe før planteforedlerretten er meddelt. Tilsvarende bestemmelser finnes i patent-, design- og varemerkeloven.

Til § 29 Rettergangsbestemmelser

I første ledd er det tilføyd at Oslo tingrett er tvunget verneting for sivile inngrepssøksmål. Slike saker fulgte tidligere alminnelige vernetingsregler. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5. Bestemmelsen gjelder ikke saker om midlertidig forføyning og straffesaker.

14.6 Til endringene i designloven

Til ny § 39 a Forbud mot inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 56 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6.

Til § 40 Vederlag og erstatning for designinngrep

Bestemmelsen regulerer rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning for designinngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett og styrker rettighetshavers stilling. Paragrafen svarer til patentloven § 58. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Til § 41 Tiltak for å hindre inngrep

Bestemmelsen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende § 41. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til ny § 41 a Tillatelse til utnyttelse

Paragrafen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 4.6 og 5.6.

Til ny § 41 b Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 59 b. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til § 42 Utnyttelse før registrering

Første ledd er endret. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Etter første ledd gjelder § 39 a, § 40 første til tredje og femte ledd, §§ 41, 41 a og 41 b tilsvarende når noen uten samtykke fra søkeren utnytter en design som er søkt registrert, og utnyttelsen skjer etter at dokumentene som viser designen har blitt offentlige etter § 21, men før kunngjøringen av registreringen. Dette vernet på søknadsstadiet gjelder bare i den utstrekning søknaden fører til registrering. Etter gjeldende lov er det bare §§ 40 og 41 som gjelder på søknadsstadiet. Etter endringen vil alle paragrafene om designinngrep i loven kapittel 7, bortsett fra § 44 om straff, gjelde på søknadsstadiet i den utstrekning søknaden fører frem. For at det skal kunne besluttes tiltak før søknaden er registrert, må retten finne det sannsynliggjort at søknaden vil føre frem i en slik utstrekning at det blir registrert en design som omfatter den aktuelle utnyttelsen. Etter gjeldende § 42 første ledd annet punktum jf. § 40 tredje ledd, kan vederlag og erstatning for utnyttelse før registreringen er kunngjort bare tilkjennes i den utstrekning det finnes rimelig. Vederlaget og erstatningen kan i slike tilfeller aldri overstige vinningen som er oppnådd ved utnyttelsen. Disse begrensningene er ikke videreført. Det gjelder dermed samme regler om vederlag og erstatning for forsettlige og uaktsomme inngrep på søknadsstadiet, som etter registreringen. Den som på søknadsstadiet i god tro har utnyttet en design kan derimot ikke holdes ansvarlig.

Til § 44 Straff

Paragrafen regulerer straff ved designinngrep. Strafferammen er hevet og det er innført en utvidet strafferamme for inngrep begått under særlig skjerpende omstendigheter. De alminnelige merknadene finnes i punkt 7.6. Bestemmelsen er lik patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne.

Til § 46 Tvungent verneting

I ny nr. 4 i første ledd slås det fast at Oslo tingrett er tvunget verneting for sivile inngrepssøksmål. Slike saker fulgte tidligere alminnelige vernetingsregler. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5. Bestemmelsen gjelder ikke saker om midlertidig forføyning og straffesaker.

14.7 Til endringene i straffeloven 2005

Til § 203 Uberettiget tilgang til fjernsynssignaler mv.

De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.1.

Det er tatt inn et nytt annet ledd som utvider strafferammen til bot eller fengsel inntil tre år ved grov overtredelse av første ledd. Ved vurderingen av om en overtredelse er grov skal det etter annet ledd annet punktum særlig legges vekt på den skade som er påført den berettigede, den vinning som overtrederen har oppnådd, og omfanget av overtredelsen for øvrig. Særlig skjerpende omstendigheter brukes ikke ved utvidelser av strafferammen i det enkelte straffebud i straffeloven 2005. I stedet brukes grov i de tilfellene der strafferammen utvides. Denne terminologiske endringen medfører ingen realitetsendring.

I nytt femte ledd er det i første punktum tatt inn en bestemmelse om at påtale kan unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale. Når strafferammen utvides til fengsel inntil tre år, vil påtalen etter den nye bestemmelsen i straffeprosessloven § 62 a (som innføres samtidig med straffeloven 2005) være ubetinget offentlig uten en slik bestemmelse. I annet punktum er bestemmelsen i straffeloven 1902 § 262 femte ledd om at også den som yter tilgangskontroll regnes som fornærmet, når kontrollen må regnes som en egen tjeneste, videreført.

Til § 412 nr. 54

Varemerkeloven 1961 ble opphevet ved ikrafttredelsen av varemerkeloven 2010. Denne bestemmelsen oppheves derfor.

Til § 412 nr. 75

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i patentloven § 57 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 er justert, slik at endringen gjøres i § 57 slik den lyder etter forslaget i proposisjonen her. Etter straffeloven 2005 § 21 rammer straffelovgivningen bare forsettlige lovbrudd med mindre annet er bestemt. Videre følger det av § 15 i straffeloven 2005 at straffebud også rammer den som medvirker til at straffebudet brytes, når ikke annet er bestemt. Dette innebærer at det etter ikrafttredelsen av straffeloven 2005 ikke trenger å fremgå av patentloven § 57 at skyldkravet er forsett og at bestemmelsen også rammer medvirkning. Patentloven § 57 endres i samsvar med dette ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005. Ordningen med påtalebegjæring fra fornærmede oppheves i all hovedsak ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005. Påtaleregelen i patentloven § 57 endres fra samme tid slik at de blir i samsvar med opplegget i ny straffelov.

Til § 412 nr. 119

Det foreslås en ny straffebestemmelse i foretaksnavneloven § 6-1 i proposisjonen her. Denne bestemmelsen må justeres ved ikrafttredelsen av ny straffelov, slik at den blir i samsvar med opplegget i den nye straffeloven. Gjeldende straffebestemmelse i foretaksnavneloven § 6-1 blir etter forslaget i proposisjonen her § 6-2. Endringene som skal gjøres i § 6-1 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 er følgelig endret til å gjelde § 6-2.

Til § 412 nr. 136

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i kretsmønsterloven § 9 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 er justert på samme måte som endringene i straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.

Til § 412 nr. 154

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i planteforedlerloven § 22 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 er justert på samme måte som endringene i straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.

Til § 412 nr. 230

Endringene som skal gjøres i straffebestemmelsen i designloven § 44 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 er justert på samme måte som endringene i straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.

Til § 412 ny nr. 269

Straffebestemmelsen i markedsføringsloven § 48 er justert i samsvar med opplegget i straffeloven 2005. Det samme gjelder for straffebestemmelsene i ny § 48 a i markedsføringsloven som foreslås innført i proposisjonen her.

Til § 412 ny nr. 270

Henvisningene i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c til straffeloven 1902 § 328 endres til å gjelde de tilsvarende bestemmelsene i straffeloven 2005.

Straffebestemmelsen i varemerkeloven § 61 er justert på samme måte som endringene straffebestemmelsen i patentloven, jf. merknadene til § 412 nr. 75.

14.8 Til endringene i tvisteloven

Til opphevingen av Tvistelovens del Hvordan tvisteloven er bygd opp med tilhørende innholdsfortegnelse

Tvisteloven har i dag en innledende del betegnet Hvordan tvisteloven er bygd opp som inneholder en innholdsfortegnelse til loven. Denne utgjør en del av den offisielle lovteksten som er vedtatt av Stortinget. Det er imidlertid unødvendig og lite hensiktsmessig at innholdsfortegnelsen er en del av den offisielle lovteksten. Det foreslås derfor at denne delen av loven oppheves. Ved elektronisk tilgjengeliggjøring, vil de som tilbyr slike tjenester som regel istandbringe uoffisielle innholdsfortegnelser med en funksjon som gjør det mulig for brukeren å gå direkte til de lovsteder de er interessert i. De som gir ut papirversjoner av lover står også fritt til å utarbeide uoffisielle innholdsfortegnelser som letter oversikten. Det er videre en fare for at en slik offisiell innholdsfortegnelse etter hvert vil bli misvisende fordi behovet for oppdateringer av innholdsfortegnelsen blir oversett når det gjøres endringer i loven.

Til nytt kapittel 28A. Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter m.m.

Kapitlet er nytt og representerer en prinsipiell nyskapning. Det innføres en rett til å kreve informasjon om opprinnelsen og distribusjonsnettverket for varer og tjenester som utgjør inngrep i en immaterialrettighet. Retten til informasjon gjelder tilsvarende for varer som krenker markedsføringsloven § 30, og markedsføringsloven §§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Retten til informasjon kan gjøres gjeldende i forbindelse med et søksmål om inngrep eller i en egen sak uavhengig av slikt søksmål.

Reglene om rett til informasjon har en parallell til reglene om bevissikring utenfor rettssak i tvisteloven kapittel 28, men rekker videre enn disse. Retten til informasjon er ikke begrenset til å gjelde et konkret inngrep, og det er ikke noe krav om at informasjonen må knytte seg til en aktuell tvist. Informasjon kan også kreves når formålet er å bruke den til andre formål enn rettslig forfølging, f.eks. å finne frem til andre personer som det kan være grunn til å begjære informasjonspålegg overfor. Informasjon kan også kreves når formålet er å avdekke opprinnelse og distribusjonsnettverk i andre land enn Norge med sikte på rettslig forfølging eller andre tiltak overfor disse. Reglene gir ikke grunnlag for å pålegge noen som har anskaffet eller brukt varer eller tjenester til private formål å gi informasjon. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 10.6.

Til § 28A-1 Rett til informasjon ved inngrep i immaterialrettigheter m.m.

Paragrafen slår fast rettighetshaverens rett til informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som utgjør inngrep i en immaterialrettighet. Denne retten gjelder tilsvarende ved overtredelser av markedsføringsloven § 30, og §§ 25 og 26, når overtredelsen består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Paragrafen oppstiller sammen med § 28A-2 de materielle vilkårene som må være oppfylt for at en begjæring om informasjon skal tas til følge. Videre regulerer den fra hvilke personer informasjon kan kreves og hva slags informasjon som kan kreves.

Etter første ledd første punktum kan retten når det er rimelig grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet, og etter begjæring fra rettighetshaveren, pålegge inngriperen å opplyse om opprinnelse og distribusjonsnettverk for de varer og tjenester som inngrepet gjelder. Et slikt pålegg betegnes informasjonspålegg. Rettighetshaveren vil foruten innehaveren av rettigheten være andre som kan gjøre sanksjoner gjeldende mot inngrep, f.eks. en lisenshaver. Inngriperen vil være den som har begått inngrepet, eller den som har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, jf. fjerde ledd. Opprinnelsen til en vare er produsenten, mens opprinnelsen til en tjeneste er den som yter tjenesten, jf. annet ledd. Distribusjonsnettverk omfatter alle ledd en vare eller en tjeneste går gjennom fra den produseres til den når sluttbruker, jf. annet ledd.

Når det heter at retten «kan» gi pålegg om å gi informasjon, medfører det at retten ikke har plikt til å gi slikt pålegg selv om vilkårene for dette er oppfylt. Dersom retten først kommer til at kravet til forholdsmessighet i § 28A-2 første ledd og de andre vilkårene for å gi informasjonspålegg er oppfylt, vil det imidlertid sjelden være aktuelt å avslå begjæringen etter en slik hensiktsmessighetsvurdering som bestemmelsen i første ledd første punktum åpner for.

Vilkåret om at det må foreligge «rimelig grunn til å tro» at det er gjort inngrep innebærer at det må foreligge noenlunde konkrete og håndfaste holdepunkter for at det har skjedd et inngrep. En fjern mulighet er ikke tilstrekkelig, men det kreves heller ikke overvekt av sannsynlighet. Det er tilstrekkelig at det er rimelig grunn til å tro at det objektivt sett har skjedd et inngrep, slik at informasjonspålegg også kan gis når inngriperen har handlet i god tro. Det er heller ikke noe krav om at identiteten til den som eventuelt har gjort inngrep er kjent. Poenget med å begjære informasjon vil ofte nettopp være å avklare hvem som står bak inngrep. Etter fjerde ledd gjelder første og annet ledd tilsvarende når noen har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep. Retten til informasjon ved forestående inngrep er dermed utvidet sammenlignet med forslaget i høringsnotatet, som krevde at det forelå et straffbart forsøk på inngrep.

Retten til informasjon gjelder ved inngrep i immaterialrettigheter. Etter tredje ledd første punktum omfatter immaterialrettigheter i denne sammenheng opphavsrett og andre rettigheter etter åndsverkloven, patent, supplerende beskyttelsessertifikater som nevnt i patentloven §§ 62 a og 62 b, rett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn etter foretaksnavneloven, kretsmønsterrett, planteforedlerrett, designrett, varemerkerett, betegnelser som er beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698, samt geografisk betegnelse som er beskyttet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Geografiske betegnelser er slike betegnelser som omfattes av definisjonen i artikkel 22 nr. 1 i TRIPS-avtalen. Etter tredje ledd annet punktum gjelder dessuten kapittel 28A tilsvarende ved overtredelse av markedsføringsloven § 30, og ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Når det er grunn til å tro at det foreligger slike overtredelser av markedsføringsloven, kan det dermed kreves informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for de varer eller tjenester som overtredelsen gjelder etter reglene kapittel 28A.

«Varer eller tjenester som inngrepet gjelder» omfatter varer og tjenester som har vært gjenstand for et inngrep i en immaterialrettighet. Dette omfatter blant annet varer som er importert til, produsert eller solgt i Norge i strid med en immaterialrettighet. For tjenester omfatter dette f.eks. tilfeller der tjenesten er ytt under et varemerke som tjenesteyteren ikke har rett til å bruke, eller at det i forbindelse med ytelsen av tjenesten urettmessig er brukt en patentert fremgangsmåte. Det er en forutsetning for å kreve informasjon at inngrepet har skjedd i Norge. Dersom et produkt er produsert i strid med et patent i opprinnelseslandet, men oppfinnelsen ikke er patentert i Norge, vil import til og omsetning av produktet i Norge ikke utgjøre noe patentinngrep. Det vil da ikke være grunnlag for å kreve informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for produktet.

Første ledd annet punktum angir i bokstav a til e hvilke andre personer enn inngriperen som kan pålegges å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk. Bokstav a omfatter den som har medvirket til inngrep. Etter bokstav b til e er det derimot ikke noe krav om at den som pålegges å gi informasjon har opptrådt på en måte som utgjør inngrep eller kvalifiserer til medvirkningsansvar.

Bokstav a omfatter den som har medvirket til inngrep. Dette vil omfatte den som har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar.

Bokstav b omfatter den som har vært i besittelse av en vare som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. «Som ledd i næringsvirksomhet» tilsvarer begrepet «on a commercial scale» som er brukt i direktiv 2004/48/EF. Etter punkt 14 i direktivets fortale omfatter dette handlinger utført med sikte på direkte eller indirekte økonomisk eller kommersiell fordel. Dette alternativet vil for eksempel omfatte transportører og forvarere og andre som er eller har vært i besittelse av varer som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. Det er ikke noe krav etter bokstav b at vedkommende som pålegges å gi informasjon kjente eller burde kjent til at varene utgjør inngrep.

Bokstav c omfatter den som har brukt en tjeneste som gjør inngrep som ledd i næringsvirksomhet. «Som ledd i næringsvirksomhet» har samme betydning som i bokstav b. Bokstav c vil f.eks. omfatte den som bruker eller har brukt en tjeneste som noen har tilbudt under et varemerke vedkommende ikke har rett til å bruke, eller som urettmessig har brukt en patentert fremgangsmåte ved ytelsen av en tjeneste. Det er heller ikke etter bokstav c noe krav om at den som pålegges å gi informasjon kjente eller burde kjent til at tjenesten gjør inngrep.

Bokstav d omfatter den som har ytt en tjeneste som har blitt brukt ved inngrepet som ledd i næringsvirksomhet. «Som ledd i næringsvirksomhet» har samme betydning som i bokstav b. Bokstav d vil f.eks. omfatte en transportør som har fraktet inngrepsgjørende varer og tilbydere av annonsetjenester der varer eller tjenester som utgjør inngrep har blitt annonsert. Bokstav d gir imidlertid ikke rett til å kreve informasjon fra internettleverandører om identiteten til abonnementer som har vært involvert i ulovlig fildeling mv. ved bruk av Internett. Dette reguleres i dag av tvisteloven kapittel 28, jf. Høyesteretts kjennelse 18. juni 2010 inntatt i Rt. 2010 s. 774. Kulturdepartementet har i Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) foreslått at tilgang til slike abonnementsopplysninger i stedet skal reguleres gjennom særskilte regler i åndsverkloven. Krenkelser av åndsverkloven som er knyttet til fysiske objekter, for eksempel DVDer, vil derimot være omfattet av reglene om rett til informasjon i tvisteloven. Det vil også kunne kreves informasjon fra annonsører når det annonseres for materiale som krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven, uavhengig av om materialet det annonseres for er knyttet til et fysisk objekt eller skal overføres via Internett eller på annen måte. Adgangen til å kreve informasjon fra tilbydere av annonsetjenester gjelder for alle typer annonser, herunder Internettbaserte.

Bokstav e omfatter den som har blitt utpekt av inngriperen eller noen som nevnt i bokstav a til d som involvert i produksjon av en vare eller distribusjon eller levering av tjeneste som utgjør inngrep.

Annet ledd regner i bokstav a til c opp eksempler på hva opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk omfatter. Oppregningen er altså ikke uttømmende.

Bokstav a omfatter navn og adresse til produsenter, distributører, leverandører og andre som har hatt varene i sin besittelse eller levert eller mottatt tjenestene.

Bokstav b omfatter navn og adresse til tiltenkte grossister og detaljhandlere.

Bokstav c omfatter opplysninger om hvor mye som har blitt produsert, levert, mottatt eller bestilt, og om hvilken pris som er blitt betalt og oppnådd for varene eller tjenestene.

Til § 28A-2 Krav til forholdsmessighet m.m.

Paragrafen angir to vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne gis pålegg om informasjon. Disse kommer i tillegg til vilkårene i § 28A-1. Paragrafen gir videre flere av bestemmelsene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven tilsvarende anvendelse når det kreves informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk.

Første ledd inneholder to vilkår som begge må være oppfylt for at et informasjonspålegg skal kunne besluttes. For det første kreves det at opplysningene som pålegget skal omfatte kan ha betydning for håndhevingen av en slik rettighet som er omfattet av § 28A-1. Dette innebærer at opplysningene må være egnet til å avklare om det foreligger inngrep, hvem den ansvarlige er eller omfanget av et inngrep. Et informasjonspålegg kan ikke besluttes hvis begjæringen gjelder opplysninger som ikke er egnet til å avklare slike forhold.

For det annet kreves det at rettighetshaverens interesse i å få slike opplysninger veier tyngre enn ulempene for den som pålegget skal rette seg mot og andre motstående interesser. Det gjelder altså et krav til forholdsmessighet. Det må foretas en avveining av de motstående interessene på grunnlag av de konkrete omstendighetene i den enkelte sak.

Rettighetshaverens interesse i å få opplysninger vil være større jo mer omfattende og alvorlig inngrepet er. Etter § 28A-1 første ledd første punktum er det ikke noe krav om sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd et inngrep for at en begjæring om informasjon skal kunne tas til følge, jf. merknadene til denne bestemmelsen. I hvilken grad det er sannsynliggjort at det har skjedd inngrep, vil imidlertid ha betydning ved forholdsmessighetsvurderingen. Dersom det er svært sannsynlig at det har skjedd inngrep skal det mer til for at begjæringen nektes på grunnlag av ulemper hos den begjæringen retter seg mot eller andre motstående interesser, enn hvis dette fremstår som mindre sikkert.

Ved avveiningen av rettighetshaverens interesser og mulige ulemper for den begjæringen retter seg mot, vil det ha betydning om sistnevnte selv har begått inngrep, eller er en tredjeperson som ikke selv har gjort inngrep (eller opptrådt på en måte som nevnt i § 28A-1 fjerde ledd eller som kvalifiserer til medvirkningsansvar). Eventuelle ulemper for en som har gjort inngrep kan ikke tillegges samme vekt i avveiningen som ulemper som påføres en tredjeperson. Når begjæringen er rettet mot en som selv har gjort inngrep, vil det også ha betydning om vedkommende har opptrådt i god tro eller kan bebreides for forholdet.

Relevante ulemper hos den begjæringen retter seg mot kan f.eks. knytte seg til byrder med å gjenfinne og formidle informasjonen. Normalt vil ikke dette være særlig byrdefullt. Det kan imidlertid stille seg annerledes hvis begjæringen om informasjon er svært omfattende. Hvis det er omfanget av informasjon som kreves som gjør at en begjæring anses for uforholdsmessig, må retten vurdere om dette vil stille seg annerledes dersom begjæringen bare tas til følge for deler av informasjonen. Hvis forretnings- eller driftshemmeligheter røpes dersom begjæring tas til følge, vil dette utgjøre en ulempe eller motstående interesse. Slike innvendinger må imidlertid avgjøres på grunnlag av bestemmelsen i tvisteloven § 22-10, som etter § 28A-2 annet ledd gjelder tilsvarende når det begjæres informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk, og ikke som et ledd i vurderingen av om begjæringen oppfyller kravet til forholdsmessighet. Bestemmelsen i tvisteloven § 22-10 er nærmere omtalt i merknadene til annet ledd nedenfor.

Om informasjonspålegg begjæres i forbindelse med et søksmål om inngrep eller i en egen sak uavhengig av et slikt søksmål, vil ha betydning ved forholdsmessighetsvurderingen. I et inngrepssøksmål vil hensynet til motparten i saken og til en effektiv og rask saksavvikling tale mot at det brukes tid på å behandle og gjennomføre informasjonspålegg som gjelder opplysninger som er uten betydning eller har liten relevans for avgjørelsen av kravene som er gjort gjeldende i søksmålet. Dette kan lede til at en begjæring om informasjon som fremmes i forbindelse med et inngrepssøksmål blir nektet tatt til følge etter en forholdsmessighetsvurdering, og at rettighetshaveren eventuelt i stedet må fremme begjæringen som en egen sak uavhengig av søksmålet.

Etter annet ledd gjelder bestemmelsene om bevisforbud og bevisfritak i tvisteloven §§ 22-3, 22-5 og 22-7 til 22-12 tilsvarende for plikten til å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk. Disse bestemmelsene begrenser hva slags opplysninger et informasjonspålegg kan omfatte. Forbudene og fritakene i tvisteloven §§ 22-3, 22-5 og 22-8 til 22-10 gjelder bestemte kategorier av opplysninger, mens bevisforbudet i tvisteloven § 22-7 gjelder bevis som er fremskaffet på utilbørlig måte. Når disse begrensingene er aktuelle, vil de trolig som regel bare gjøre seg gjeldende for deler av opplysningene som en begjæring om informasjon gjelder.

De fleste av bevisforbudene og bevisfritakene er ikke absolutte. I noen tilfeller faller de bort i den utstrekning den som har krav på hemmelighold samtykker, jf. tvisteloven § 22-5 tredje ledd. I andre tilfeller kan retten etter en avveining beslutte at det skal gis tilgang til bevis som er omfattet av et forbud eller fritak, jf. blant annet tvisteloven § 22-3 tredje ledd, § 22-9 annet ledd og § 22-10 annet punktum. Et pålegg om informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk kan ikke omfatte opplysninger som er omfattet av et bevisfritak eller bevisforbud, med mindre forbudet eller fritaket i det enkelte tilfellet oppheves gjennom samtykke fra den som har krav på hemmelighold eller etter beslutning fra retten. Dersom forbudet eller fritaket først er opphevet, kan ikke de omstendigheter som det bygde på påberopes som et argument mot at det skal gis informasjonspålegg ved forholdsmessighetsvurderingen etter § 28A-2 første ledd. Dette innebærer f.eks. at en innvending som er basert på at det er fare for at forretnings- eller driftshemmeligheter vil bli røpt dersom begjæringen tas til følge, utelukkende skal vurderes på grunnlag av tvisteloven § 22-10.

Det er først og fremst bevisfritakene i tvisteloven § 22-9 første ledd bokstav a og tvisteloven § 22-10 som vil være aktuelle når det begjæres informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep i en immaterialrettighet.

Etter bevisfritaksregelen i tvisteloven § 22-9 første ledd bokstav a kan det nektes tilgang til bevis som kan utsette vedkommende som skal gi beviset for straff. Siden inngrep i immaterialrettigheter er straffbart, vil denne bestemmelsen begrense muligheten til å kreve informasjon fra noen som selv har gjort, forsøkt å begå eller medvirket til inngrep.

Det er den som begjæringen retter seg mot som eventuelt må påberope seg bestemmelsen i tvisteloven § 22-9 første ledd bokstav a. Retten skal imidlertid gjøre vitnet eller parten oppmerksom på dette dersom retten antar at vedkommende kan påberope seg begrensninger i plikten til å gi bevistilgang, jf. tvisteloven § 24-8 tredje ledd første punktum jf. § 23-2 annet ledd fjerde punktum.

Bevisfritaksreglene i tvisteloven § 22-9 første ledd er ikke absolutte. Etter tvisteloven § 22-9 annet ledd kan retten etter en bred rimelighetsvurdering gi pålegg om at det skal gis tilgang til bevis som er omfattet av dette bevisfritaket.

Etter tvisteloven § 22-10 første punktum kan det nektes tilgang til bevis som ikke kan gjøres tilgjengelig uten å røpe en forretnings- eller driftshemmelighet. Opplysningene må gjelde noe som er hemmelig. Driftshemmeligheter omfatter opplysninger om tekniske metoder, kunnskaper og systemer. Forretningshemmeligheter gjelder opplysninger som er av betydning for omsetningen. Kjerneområdet for bestemmelsen i tvisteloven § 22-10 er konkurransesensitiv informasjon, men den kan favne videre og også dekke opplysninger som det av andre grunner er viktig å holde skjult.

Det er den som begjæringen om informasjon retter seg mot som eventuelt må påberope seg bestemmelsen i tvisteloven § 22-10. Retten skal gjøre vitnet eller parten oppmerksom på dette dersom retten antar at vedkommende kan påberope seg bestemmelsen, jf. tvisteloven § 24-8 tredje ledd første punktum jf. § 23-2 annet ledd fjerde punktum.

Bevisfritaket i tvisteloven § 22-10 er ikke absolutt. Etter § 22-10 annet punktum kan retten gi pålegg om at bevis som er omfattet av første punktum skal gjøres tilgjengelig når den etter en avveining finner det påkrevd. Dette innebærer at et slikt pålegg må være sterkt begrunnet. Når det begjæres informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som gjør inngrep, må retten veie rettighetshaverens interesse i å få opplysningene mot behovet for hemmelighold. Momentene som skal vektlegges på rettighetshaverens side vil være de samme som ved forholdsmessighetsvurderingen etter § 28A-2 første ledd, jf. ovenfor. Også ved vurderingen etter § 22-10 annet punktum vil det ha betydning om den som begjæringen retter seg mot selv har gjort inngrep og eventuelt i hvilken grad vedkommende kan bebreides for forholdet. Retten må videre ta i betraktning den effekt det kan ha at dørene lukkes, og at det gis pålegg om taushetsplikt til de tilstedeværende, jf. tvisteloven § 22-12. Dersom den som begjærer informasjonen er en konkurrent, vil imidlertid slike tiltak være mindre egnet til å avbøte mulige skadevirkninger ved at det gis tilgang. Det skal generelt mer til for å gi pålegg når den som begjærer informasjon er en konkurrent. Avveiningen etter § 22-10 annet punktum kan også lede til at det bare gis tilgang til deler av informasjon som er omfattet av første punktum.

Til § 28A-3 Begjæringen om informasjonspålegg og behandlingen av den

Paragrafen regulerer behandlingen av en begjæring om informasjonspålegg.

Etter første ledd første punktum kan informasjonspålegg begjæres i forbindelse med et søksmål om inngrep eller uavhengig av slikt søksmål. Dette innebærer at rettighetshaveren har valget mellom å fremsette slikt krav som ledd i et inngrepssøksmål, eller som en egen selvstendig sak på samme måte som en sak om bevissikring utenfor rettssak etter tvisteloven kapittel 28. Fremsettes slik begjæring i forbindelse med et inngrepssøksmål, blir dette en del av saken på samme måte som når det oppstår tvist om bevis eller prosessuelle spørsmål. Etter første ledd annet punktum settes begjæringen frem gjennom prosesskriv. Tvisteloven kapittel 12 får dermed anvendelse. Når begjæringen settes frem under hovedforhandlingen i en pågående sak, må den fremsettes muntlig, jf. første ledd tredje punktum.

Annet ledd regulerer for hvilken domstol en begjæring om informasjonspålegg som fremmes uavhengig av et inngrepssøksmål skal fremsettes. Etter første punktum kan begjæringen fremmes for den domstol der søksmål om inngrepet som påberopes som begrunnelse for begjæringen om informasjonspålegg kunne vært anlagt. Hvilken domstol dette er varierer for forskjellige immaterialrettigheter. For registrerte rettigheter vil Oslo tingrett etter forslaget i proposisjonen være tvungent verneting. For andre rettigheter kan søksmål reises der inngrepet har funnet sted. Etter annet punktum kan begjæringen også fremmes for domstolen der den begjæringen retter seg mot har alminnelig verneting. Retter begjæringen seg mot flere, kan den fremmes der én av disse har verneting, jf. tredje punktum.

Tredje ledd gir regler om innholdet i en begjæring om informasjonspålegg og om hvem den skal rettes mot. Den som det kreves opplysninger fra skal alltid angis som motpart, jf. første punktum. Kreves det at flere skal gi opplysninger, må alle angis. Når begjæringen fremsettes i forbindelse med et inngrepssøksmål og retter seg mot en annen enn motparten i søksmålet, skal både motparten og den som skal gi opplysninger angis som motparter, jf. annet punktum. I begjæringen skal det redegjøres for hva slags opplysninger som kreves og begrunnelsen for det, jf. tredje punktum.

Fjerde ledd inneholder bestemmelser som gjelder der begjæringen om informasjonspålegg fremsettes i forbindelse med et inngrepssøksmål. Formålet med bestemmelsene i fjerde ledd er å ivareta hensynet til en effektiv og rasjonell avvikling av søksmålet.

Første punktum slår fast at en begjæring om informasjonspålegg kan fremsettes inntil saken tas opp til doms. Begjæringen kan dermed fremsettes allerede i stevningen. Begjæring om informasjonspålegg kan også fremsettes i ankesak.

Dersom begjæringen fremmes under hovedforhandlingen, kan den bare rette seg mot motparten eller et vitne, jf. annet punktum. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at det vil kunne motvirke en effektiv og rasjonell saksavvikling å trekke nye personer inn i saken når saksbehandlingen har kommet så langt.

Etter tredje punktum må en begjæring om informasjonspålegg rettet mot et vitne fremsettes før vitnets forklaring er avsluttet. Bakgrunnen for dette er å unngå at saken forsinkes ved at et vitne som har forlatt retten må kalles inn på ny.

Fjerde punktum bestemmer at det ikke kan tilbys nye vitnebevis etter at saksforberedelsen er avsluttet (når dette er fremgår av tvisteloven § 9-10) med sikte på at vitnet skal pålegges å gi opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk som er uten betydning for inngrepssøksmålet. Bestemmelsene i fjerde punktum sammen med sjette punktum legger til rette for at det blir avklart før hovedforhandlingen om vitner kun innkalles for å gi opplysninger som ikke er av betydning for saken, og om det da i stedet for å innkalle vitnet til hovedforhandlingen, er mer hensiktsmessig å behandle og eventuelt gjennomføre et informasjonspålegg skriftlig. Dersom vitnet også skal forklare seg om forhold som kan være av betydning ved avgjørelsen av inngrepssøksmålet, gjelder de alminnelige reglene om nye bevis i tvisteloven § 9-16, jf. femte punktum.

Dersom det er aktuelt å begjære at et vitne som skal avgi forklaring under hovedforhandlingen skal pålegges å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som utgjør inngrep, skal det opplyses om det når beviset tilbys, jf. sjette punktum. Adgangen til å begjære informasjonspålegg går ikke tapt selv om denne regelen ikke er overholdt, men det kan føre til at en slik begjæring avslås som uforholdsmessig etter § 28A-2 første ledd.

Femte ledd slår fast at den begjæringen retter seg mot skal ha anledning til å uttale seg før begjæringen avgjøres. Dette gjelder både når begjæringen fremsettes i forbindelse med et inngrepssøksmål og i en egen sak.

Til § 28A-4 Rettens avgjørelse

Paragrafen inneholder bestemmelser om avgjørelsen av en begjæring om informasjonspålegg og hvordan et informasjonspålegg skal etterkommes.

Etter første ledd avgjøres en tvist om det skal gis opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk etter § 28A-1 ved kjennelse. Hvis den begjæringen retter seg mot uten videre etterkommer begjæringen, f.eks. ved at et vitne i sin forklaring gir alle de etterspurte opplysningene, vil det ikke være nødvendig for retten å treffe noen avgjørelse. Bare hvis den begjæringen retter seg mot helt eller delvis motsetter seg å gi informasjon, må retten treffe en avgjørelse.

Annet ledd gjelder når begjæring om informasjonspålegg fremmes i forbindelse med et inngrepssøksmål. I slike tilfeller kan begjæringen fremsettes inntil saken tas opp til doms, jf. § 28A-3 fjerde ledd første punktum.

Det vil etter første punktum være opp til retten å bestemme om en begjæring om informasjonspålegg skal avgjøres ved særskilt kjennelse eller om avgjørelsen skal utstå til den dom eller kjennelse som avslutter saken. Fremsettes begjæringen allerede i stevningen, kan retten dermed vente med å ta stilling til den til etter hovedforhandlingen. Dette vil bero på hva som er hensiktsmessig. Dersom begjæringen rettes mot et vitne som uansett skal forklare seg under hovedforhandlingen, vil det normalt være rasjonelt å ta spørsmålet opp i forbindelse med vitnets forklaring. Hvis vitnet uten videre gir opplysningene under forklaringen, trenger ikke retten å fatte noen avgjørelse i anledning begjæringen. Retter begjæringen seg mot en annen enn motparten, og det ikke er behov for å avhøre vedkommende som vitne for å avgjøre de materielle kravene i søksmålet, vil det ofte være mest hensiktsmessig å behandle begjæringen mot vedkommende skriftlig og ta stilling til den under saksforberedelsen eller eventuelt sammen med dommen eller kjennelsen som avslutter saken.

Etter annet punktum kan avgjørelsen av om det skal gis informasjonspålegg påankes særskilt. Dette gjelder både når spørsmålet avgjøres ved særskilt kjennelse og sammen med den dom eller kjennelse som avslutter saken. At avgjørelsen kan påankes særskilt er en følge av at retten til informasjon er et selvstendig krav som ikke trenger å ha noen sammenheng med inngrepssøksmålet.

Tredje ledd regulerer hvordan et informasjonspålegg skal etterkommes. Etter første punktum er det opp til retten å avgjøre hvordan det skal skje. Retten må imidlertid holde seg til de alternativene som følger av annet og fjerde punktum. Pålegget kan etter annet punktum gå ut på at vedkommende skal gi opplysningene gjennom forklaring i retten eller ved å gi tilgang til realbevis (i praksis dokumenter). Skal pålegget etterkommes ved å avgi forklaring eller gi tilgang til realbevis, gjelder reglene i tvisteloven kapittel 23, 24, 26 og 27 tilsvarende så langt de passer, jf. tredje punktum. Retten kan etter fjerde punktum også beslutte at den som pålegget retter seg mot skal utarbeide en særskilt skriftlig erklæring i stedet for å avgi forklaring i retten. En slik særskilt erklæring skal eventuelt erstatte en muntlig forklaring i retten. Det vil eventuelt bare være tale om å nedfelle skriftlig det vedkommende eventuelt ville hatt plikt til å forklare seg om muntlig. Det kan ikke gis pålegg om at erklæringen skal omfatte andre opplysninger. Det medfører blant annet at det ikke kan gis pålegg om at en slik erklæring skal omfatte opplysninger som vedkommende må fremskaffe fra andre kilder eller dokumentasjon vedkommende ikke besitter. Dette alternativet vil særlig være praktisk når begjæringen er klart avgrenset og konkretisert, eller når den er fremsatt i forbindelse med et inngrepssøksmål og det ikke er behov for å kalle inn den begjæringen retter seg mot til hovedforhandlingen for å avgi forklaring om forhold av betydning for avgjørelsen av søksmålet.

Retten kan gi pålegg som omfatter flere av alternativene i annet og fjerde punktum. Det kan f.eks. gis et pålegg om at det både skal utarbeides en skriftlig erklæring og fremlegges dokumenter, f.eks. en ordrebekreftelse, faktura eller lignende, som underbygger innholdet i erklæringen. Pålegg om å gi tilgang til dokumenter forutsetter at den pålegget retter seg mot har hånd om eller kan skaffe dem til veie, jf. tvisteloven § 26-5 første ledd som er gitt tilsvarende anvendelse etter § 28-4 tredje ledd tredje punktum. I praksis vil det kunne oppstå situasjoner der en muntlig forklaring eller særskilt skriftlig erklæring gir indikasjoner på at det foreligger dokumenter som kan kaste ytterligere lys over forholdet. Rettighetshaveren kan i så fall begjære at det skal gis pålegg om utlevering av dokumentene, enten etter reglene om rett til informasjon i kapittel 28A eller etter andre regler i tvisteloven om tilgang til realbevis.

Etter femte punktum kan retten treffe avgjørelse om at kjennelsen skal tvangsfullbyrdes dersom en som ikke er part nekter å etterkomme en rettskraftig kjennelse som pålegger vedkommende å utarbeide en særskilt skriftlig erklæring (jf. fjerde punktum). Bestemmelsen svarer til tvisteloven § 26-8 første ledd om tvangsfullbyrdelse av en kjennelse som pålegger en som ikke er part å gi tilgang til realbevis (bestemmelsen i § 26-8 første ledd gjelder etter § 28A-4 tredje ledd tredje punktum tilsvarende ved pålegg om å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk i form av realbevis). Part omfatter etter bestemmelsen i femte punktum (og i tvisteloven § 26-8 første ledd) motparten i et inngrepssøksmål. Dersom motparten i et inngrepssøksmål nekter å etterkomme et pålegg om å gi informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk, kan dette tillegges betydning ved bevisvurderingen ved avgjørelsen av de materielle krav søksmålet gjelder. Dette følger av prinsippet om fri bevisvurdering i tvisteloven § 21-2. Om en slik nektelse skal holdes mot vedkommende ved bevisvurderingen må avgjøres konkret og forutsetter at opplysningene som pålegget gjelder er av en slik art at de kan ha betydning ved avgjørelsen av de materielle kravene i søksmålet.

Til § 28 A-5 Sakskostnader og utlegg

Paragrafen inneholder regler om sakskostnader og utlegg i forbindelse med en begjæring om informasjonspålegg.

Første ledd regulerer ansvaret for kostnader og utlegg når det begjæres informasjon uavhengig av et søksmål om inngrep, og mellom den som krever informasjon og en tredjeperson som kravet retter seg mot når det begjæres informasjon fra andre enn motparten i et inngrepssøksmål. Forholdet til motparten i et inngrepssøksmål, som også vil være motpart ved behandlingen av en begjæring om informasjon selv om den retter seg mot en tredjeperson, jf. § 28A-3 tredje ledd annet punktum, reguleres ikke av første ledd, men av annet ledd.

Etter første ledd første punktum er hovedregelen at den som krever informasjon plikter å dekke nødvendige kostnader og utlegg som den det kreves informasjon fra påføres. Ansvaret omfatter både kostnader vedkommende påføres i forbindelse med at vedkommende tar til motmæle mot begjæringen og eventuelle andre utlegg, f.eks. utlegg knyttet til oppmøte i retten for å avgi forklaring. Beløp som den som krever informasjon har dekket etter første punktum, kan kreves erstattet etter tvisteloven kapittel 20 i et inngrepssøksmål, forutsatt at informasjonen som begjæringen omfattet ble brukt som bevis eller på annen måte la til rette for søksmålet.

Ansvaret for kostnader og utlegg etter første punktum kan falle bort helt eller delvis dersom begjæringen er nødvendiggjort av at den det kreves informasjon fra uten rimelig grunn har bestridt kravet, jf. annet punktum. I slike tilfeller kan også den som krever informasjon helt eller delvis tilkjennes sakskostnader. Særlig når en kjennelse om å gi informasjon forgjeves er påanket, vil det være aktuelt å bruke denne adgangen.

Annet ledd regulerer ansvaret for kostnader og utlegg knyttet til behandling og gjennomføring av en begjæring om informasjon mellom partene i et inngrepssøksmål. Et krav om informasjon som fremsettes i forbindelse med et søksmål om inngrep kan rette seg mot motparten i søksmålet eller mot en tredjeperson. Uavhengig av hvem kravet om informasjon retter seg mot reguleres ansvaret for kostnader som saksøkeren og motparten i søksmålet pådrar seg knyttet til begjæringen av tvisteloven kapittel 20. Et krav om informasjon er et selvstendig krav som er helt uavhengig av de materielle kravene i inngrepssøksmålet. Ansvaret for kostnader knyttet til en begjæring om informasjon må dermed behandles på samme måte som kostnader knyttet til materielle sidekrav, det vil si at kostnadsansvaret avgjøres særskilt og ut fra utfallet av begjæringen. Utfallet av begjæringen om informasjon skal altså vurderes isolert og ikke i sammenheng med utfallet av de materielle krav søksmålet gjelder ved avgjørelsen av om saken er vunnet.

Til § 34-7 Særregler om midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter

Første ledd første punktum er endret og det er tilføyd et nytt tredje ledd. Departementets alminnelige merknader finnes i proposisjonen punkt 9.5.

I første ledd første punktum er det tatt inn en henvisning til oppregningen av hva som skal regnes som immaterialrettigheter i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum. Denne oppregningen skal dermed også legges til grunn for hva som regnes som immaterialrettigheter etter § 34-7. Dette innebærer at virkeområdet til § 34-7 utvides til å omfatte innførsel eller utførsel av varer som vil utgjøre inngrep i foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, betegnelser som er beskyttet etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler og geografiske betegnelser som er beskyttet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Det er ellers gjort noen språklige endringer som ikke endrer rettstilstanden.

Nytt tredje ledd slår fast at § 34-7 gjelder tilsvarende ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven § 30, og ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven §§ 25 og 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Dette er en utvidelse sammenlignet med gjeldende lov, som ikke gir adgang til å beslutte midlertidig forføyning ved krenkelser av markedsføringsloven.

14.9 Til endringene i tolloven

Til § 15-1 Varsel og tilbakehold av varer før midlertidig forføyning

Det er gjort endringer i første ledd og tilføyd et nytt tredje ledd. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 9.5.

I første leddførste punktum er det tatt inn en henvisning til oppregningen av immaterialrettigheter i tvisteloven § 28A-1 tredje ledd første punktum. Dette innebærer at virkeområdet til bestemmelsen utvides på samme måte som tvisteloven § 34-7 første ledd, jf. merknadene til sistnevnte bestemmelse. Det er ellers gjort noen justeringer som ikke endrer rettstilstanden.

I annet punktum er det tatt inn en ny bestemmelse som presiserer hvilke opplysninger som skal gis til rettighetshaveren når tollmyndighetene varsler han om at det er mistanke om at innførsel eller utførsel av varer under tollmyndighetenes kontroll vil utgjøre inngrep, jf. første punktum. Gjeldende lov inneholder ikke noen bestemmelse om hva varselet skal inneholde. Etter annet punktum skal det alltid gis opplysninger om grunnlaget for mistanken. I den utstrekning disse opplysningene er kjent for tollmyndighetene skal det også gis opplysninger om avsenders og mottakers navn og adresse, varenes opprinnelse, varenes art og antallet varer. Varenes opprinnelse omfatter både opprinnelsessted og produsent. At opplysninger bare skal gis i den utstrekning de er kjent for tollmyndighetene, innebærer at tollmyndighetene ikke trenger å foreta seg noe for å fremskaffe slike opplysninger dersom de ikke fremgår lett tilgjengelig på varene eller av medfølgende dokumentasjon.

I tredje punktum er perioden tollmyndighetene kan holde varer under tollbehandling tilbake på grunnlag av mistanke om at innførsel eller utførsel vil utgjøre inngrep utvidet til ti virkedager.

Nytt tredje ledd slår fast at kapittel 15 gjelder tilsvarende ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven § 30, og ved innførsel eller utførsel av varer som krenker markedsføringsloven §§ 25 eller 26, når krenkelsen består i etterligning av annens produkt eller andre frembringelser. Dette er en utvidelse sammenlignet med gjeldende rett som ikke gir adgang til tilbakeholdelse ved krenkelser av markedsføringsloven. Andre krenkelser av markedsføringsloven enn de som er nevnt i tredje ledd, gir ikke grunnlag for å holde varer tilbake.

I fjerde ledd er forskriftshjemmelen i gjeldende tredje ledd videreført.

Til § 15-3 Varsel mv. ved tilbakehold av varer

Gjeldende § 15-3 inneholder bestemmelser om tollmyndighetenes varsling og partenes adgang til å undersøke varer mv. når varer holdes tilbake på grunnlag av en midlertidig forføyning. Paragrafen er endret på flere punkter. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 9.5.

Paragrafoversikten er justert for å reflektere at paragrafen nå også inneholder bestemmelser som gjelder når varer holdes tilbake av tollmyndighetene etter tolloven § 15-1.

I første ledd første punktum er det presisert at bestemmelsene i første ledd bare gjelder når varer holdes tilbake på grunnlag av en midlertidig forføyning. Dette innebærer ingen realitetsendring sammenlignet med gjeldende lov.

I første ledd nytt tredje punktum er det tatt inn en bestemmelse som slår fast at varselet til saksøkeren om tilbakehold på grunnlag av en midlertidig forføyning skal inneholde slike opplysninger om avsender, mottaker og varene som nevnt i § 15-1 første ledd annet punktum. Dette gjelder bare i den utstrekning slike opplysninger er kjent for tollmyndighetene. Det vises for øvrig til merknadene til § 15-1 første ledd annet punktum.

I annet ledd er bestemmelsen om at retten kan beslutte at partene skal gis anledning til å undersøke tilbakeholdte varer sløyfet. Bakgrunnen for det er at det er gitt nye bestemmelser i tredje ledd om at tollmyndighetene kan treffe slik beslutning. Det er også gjort enkelte språklige endringer i annet ledd som ikke endrer rettstilstanden.

I nytt tredje ledd er det gitt bestemmelser om at tollmyndighetene kan beslutte at partene skal gis anledning til å undersøke varer som holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd, eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. I dag treffes slik beslutning av retten, og loven inneholder ikke bestemmelser om adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter tolloven § 15-1.

Etter første punktum kan tollmyndighetene etter begjæring beslutte at rettighetshaveren eller dennes representant, eller mottakeren eller dennes representant, skal gis adgang til å undersøke varer som holdes tilbake etter § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning hos tollmyndighetene. Det vil normalt være rimelig at partene gis anledning til slike undersøkelser. Det vil dermed gjennomgående være kurant å ta slike begjæringer til følge. Etter første punktum finner undersøkelsene sted hos tollmyndighetene. Det vil si at partene må oppsøke det sted tollmyndighetene oppbevarer varene og gjennomføre undersøkelsene der.

Etter annet punktum kan imidlertid tollmyndighetene bestemme at eksemplarer av tilbakeholdte varer skal overlates til rettighetshaveren for at han skal kunne foreta undersøkelser. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at rettighetshaveren kan ha behov for å gjennomføre mer inngående undersøkelser, som ikke kan gjøres hos tollmyndighetene, for å avklare om varene utgjør inngrep. Bestemmelsen gir kun adgang til å overlate varer til rettighetshaveren, ikke til mottakeren eller dennes representant. Disse må gjennomføre eventuelle undersøkelser hos tollmyndighetene. Etter tredje punktum skal varer som overlates til rettighetshaveren for undersøkelser returneres så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet har falt bort. Det siste sikter til situasjoner der varer ikke lenger kan holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Om varene i slike tilfeller skal returneres til tollmyndighetene eller til mottakeren eller dennes representant, vil bero på om varene er frigitt fra tollbehandling. Dersom tilbakeholdet avløses av en dom i en inngrepssak eller en avtale om hvordan det skal forholdes med varene, må varer som er overlatt til rettighetshaveren behandles i samsvar med det som er bestemt i dommen eller avtalen. Etter fjerde punktum er rettighetshaveren ansvarlig for skade på varer som oppstår i forbindelse med undersøkelser etter bestemmelsene i annet ledd. Dette gjelder både skader som oppstår ved undersøkelser av varer hos tollmyndighetene og ved skade på varer som overlates til rettighetshaveren. Det regnes også som skade at varer forsvinner under undersøkelser eller ikke leveres tilbake. Ansvaret gjelder overfor den som lider tap som følge av at varene skades. Det vil ikke være noe tap å erstatte ved skade på varer dersom det blir fastslått ved dom at varene gjør inngrep og at de skal ødelegges, overlates til rettighetshaveren eller lignende.

Til § 15-4 Deklarering, ansvar for lagerleie, ødeleggelse av varer m.m.

Paragrafen regulerer deklarering, ansvar for lagerleie og ødeleggelse av varer m.m. Det er gjort en del endringer og presiseringer i paragrafen, samt tatt inn nye bestemmelser om ødeleggelse av varer m.m. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 9.5.

Paragrafoverskriften er endret for å få frem at paragrafen nå også inneholder bestemmelser om ødeleggelse av varer m.m.

Første ledd første punktum slår fast at tollmyndighetenes tilbakehold av varer ikke endrer plikten til å deklarere varene og til å svare toll og omkostninger. Det er presisert at dette gjelder både når varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd og på grunnlag av en midlertidig forføyning. Dette innebærer ikke realitetsendringer. Annet punktum er endret slik at det bare er rettighetshaveren som er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Etter gjeldende bestemmelse er rettighetshaveren ansvarlig ved siden av mottakeren av varen. Dersom det viser seg at det ikke var grunnlag for tilbakeholdet, er det ikke rimelig at mottakeren er ansvarlig for kostnadene til lagerleie i tidsrommet varene er holdt tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. Dette stiller seg annerledes hvis det blir fastslått ved dom eller på annen måte at varene utgjør inngrep. Annet punktum gjelder bare ansvaret overfor tollmyndighetene. Hvis varene utgjør inngrep, kan rettighetshaveren etter lovgivningen om industrielt rettsvern kreve kostnader til lagerleie som han er ansvarlig for overfor tollmyndighetene erstattet av inngriperen. For å klargjøre at bestemmelsen i annet punktum gjelder både når varer holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd og på grunnlag av en midlertidig forføyning, er dette uttrykkelig presisert i bestemmelsen samtidig som ordet «saksøkeren» er erstattet med «rettighetshaveren».

Bestemmelsen i annet ledd første punktum er presisert slik at det fremgår at varer ikke kan tvangsselges etter tolloven §§ 4-2, 4-27 og 4-32 så lenge varene holdes tilbake etter tolloven § 15-1 første ledd eller på grunnlag av en midlertidig forføyning. I gjeldende bestemmelse heter det at varer ikke kan tvangsselges før forføyningen kan oppheves. Endringen innebærer at tilbakeholdet må være falt bort. Det vil si at tilbakeholdet må være opphevet eller at tidsrommet det gjelder for må ha løpt ut før varer kan tvangsselges. I annet punktum er det tatt inn en ny bestemmelse som slår fast at varer ikke kan tvangsselges etter §§ 4-2, 4-27 og 4-32 hvis det er fastslått ved dom, eller følger av bindende avtale mellom rettighetshaveren og mottakeren eller dennes representant, at varene utgjør inngrep i en immaterialrettighet. Dette gjelder selv om tilbakeholdet har falt bort. Bakgrunnen for dette er at varer som utgjør inngrep ikke vil være noe egnet salgsobjekt.

Nytt tredje ledd inneholder bestemmelser om ødeleggelse av varer som holdes tilbake eller andre tiltak som gjelder slike varer. Første punktum slår fast at tollmyndighetene kan besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake eller andre tiltak som gjelder varene når dette følger av dom eller når mottakeren eller dennes representant har gitt samtykke til det. Dette er i samsvar med den praksis som følges i dag. Samtykke til ødeleggelse eller andre tiltak kan gis i særskilt erklæring rettet til tollmyndighetene eller rettighetshaveren, eller følge av avtale med rettighetshaveren. Etter annet punktum er rettighetshaveren ansvarlig overfor tollmyndighetene for kostnader de påføres i forbindelse med ødeleggelse m.m. av varer. Dette gjelder kostnader som tollmyndighetene påføres når de besørger ødeleggelse av varer eller andre tiltak som gjelder varer som holdes tilbake. Annet punktum regulerer kun ansvaret i forholdet mellom rettighetshaveren og tollmyndighetene. Ansvaret i forholdet mellom rettighetshaveren og inngriperen reguleres av bestemmelsene om tiltak for å hindre inngrep i lovgivningen om det industrielle rettsvern. Etter forslaget i proposisjonen følger det av disse bestemmelsene at ødeleggelse og andre tiltak som hovedregel skal gjennomføres for inngriperens regning. Det innebærer at det normalt vil være inngriperen som vil være endelig ansvarlig for kostnader til ødeleggelse m.m. Annet punktum innebærer kun at tollmyndighetene kan holde seg til rettighetshaveren når det gjelder kostnader de er påført. Om rettighetshaveren kan kreve at inngriperen dekker kostnader han har dekket eller er ansvarlig for overfor tollmyndighetene, vil avhenge av hva som er bestemt i en eventuell dom eller i avtale mellom rettighetshaveren og inngriperen.

14.10 Til endringene i markedsføringsloven

Til overskriften til kapittel 9

For å vise at kapittelet nå også regulerer sivilrettslige sanksjoner er det gjort en tilføyelse i kapitteloverskriften.

Til § 48 Straff

I første ledd første punktum er markedsføringsloven § 31 sløyfet i oppregningen av paragrafer som omfattes av straffetrusselen etter bestemmelsen. Bakgrunnen for det er at det i ny § 48 a er gitt egne bestemmelser om straff for overtredelser av § 31.

Til ny § 48 a Straff og andre sivilrettslige sanksjoner ved ulovlig bruk av geografiske betegnelser

Paragrafen er ny. De alminnelige merknadene finnes i punkt 8.4. Paragrafen inneholder bestemmelser om straff og sivilrettslige sanksjoner ved bruk av geografiske betegnelser i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. Den innebærer at sanksjonsreglene ved slike krenkelser er like de som gjelder ved inngrep i varemerker. Dette medfører en vesentlig styrking av rettighetshaverens stilling sammenlignet med tidligere rett. Paragrafen gjelder bare for geografiske betegnelser som faller innunder definisjonen i artikkel 22 nr. 1 i TRIPS-avtalen.

Første til tredje ledd regulerer straff. Strafferammen ved forsettlig bruk av geografiske betegnelser i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31 er etter første ledd bøter eller fengsel inntil ett år. Etter annet ledd er strafferammen bøter eller fengsel inntil tre år når det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. I dag er strafferammen ved forsettlig og vesentlig overtredelse av markedsføringsloven §§ 26 og 31 ved ulovlig bruk av geografiske betegnelser bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Overtredelse av markedsføringsloven § 25 er ikke straffbart. Første til tredje ledd svarer til patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne.

Fjerde ledd slår fast at reglene om sanksjoner mot varemerkeinngrep i varemerkeloven kapittel 8, bortsett fra varemerkeloven §§ 60, 61 og 61 a, gjelder tilsvarende ved bruk av geografiske betegnelser i strid med markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 31. I dag inneholder ikke markedsføringsloven noen særskilte regler om sanksjoner for ulovlig bruk av geografiske betegnelser. Det kan imidlertid nedlegges forbud og tilkjennes erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige regler ved ulovlig bruk. Bakgrunnen for at henvisningen til varemerkeloven ikke omfatter §§ 60, 61 og 61 a, er at vernet for geografiske betegnelser etter markedsføringsloven oppstår uten registrering og at straff ved ulovlig bruk av slike betegnelser i strid med markedsføringsloven er regulert i paragrafen her.

Til ny § 48 b Vederlag og erstatning ved overtredelse av visse bestemmelser i kapittel 6

Paragrafen er ny. De alminnelige merknadene finnes i punkt 8.4. Paragrafen regulerer den forurettedes rett til vederlag og erstatning ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 28, 29 og 30, og ved overtredelse av markedsføringsloven §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Tidligere inneholdt ikke markedsføringsloven bestemmelser om vederlag og erstatning. Den forurettede kunne imidlertid kreve erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Paragrafen styrker den forurettedes stilling ved at det innføres en lovfestet rett til å kreve vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av §§ 28, 29 og 30 skal overtrederen etter første ledd første punktum betale til den forurettede:

• a) vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått ved lisensiering,

• b) erstatning for skade som følge av overtredelsen, eller

• c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.

Etter første ledd annet punktum skal vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for den forurettede. Det vil si det grunnlaget som gir det høyeste beløpet i den konkrete saken. Første ledd svarer til patentloven § 58 første ledd. Det vises til merknadene til denne.

Til forskjell fra det som gjelder etter patentloven § 58 annet ledd, og de andre bestemmelsene om vederlag og erstatning i lovgivningen om industrielt rettsvern, gir ikke § 48 b den forurettede rett til å kreve vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift ved forsettlige og grovt uaktsomme overtredelser.

Etter annetledd gjelder første ledd tilsvarende ved medvirkning. Annet ledd svarer til patentloven § 58 tredje ledd. Det vises til merknadene til denne.

Etter tredje ledd gjelder første og annet ledd tilsvarende ved overtredelse av §§ 25 og 26 som består i etterligning av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser. Andre typer overtredelser av §§ 25 og 26 enn slike etterligninger omfattes ikke av § 48 b. Ved andre typer overtredelser av §§ 25 og 26 kan den forurettede kreve erstatning basert på alminnelige erstatningsrettslige regler.

14.11 Til endringene i varemerkeloven

Til § 14 Alminnelige registreringsvilkår

De alminnelige merknadene finnes i punkt 12.5.

Fjerde ledd er endret slik at henvisningen til annet ledd bare omfatter annet ledd bokstav a. Siden bestemmelsen også før endringen, ut fra forholdet til varemerkedirektivet og sakens natur, måtte tolkes slik at henvisningen bare omfatter bokstav a, innebærer ikke dette noen realitetsendring.

Til § 57 Forbud mot inngrep

Paragrafen er endret og utvidet. Overskriften er justert. I første punktum er det gjort en tilføyelse som klargjør at forbud også kan nedlegges overfor en medvirker. Annet punktum er nytt og regulerer adgangen til å nedlegge forbud ved forestående inngrep. Paragrafen svarer til patentloven § 56 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes ipunkt 4.6.

Til § 58 Vederlag og erstatning for varemerkeinngrep

Bestemmelsen regulerer rettighetshaverens rett til vederlag og erstatning for varemerkeinngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende rett og styrker rettighetshaverens stilling. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første til femte ledd tilsvarer patentloven § 58. Det vises til merknadene til denne.

Sjette ledd er en spesialbestemmelse for fellesmerker. Den erstatter bestemmelsen i fjerde ledd i gjeldende lov. I motsetning til bestemmelsen i gjeldende lov gjelder imidlertid sjette ledd bare for fellesmerker.

Sjette ledd slår fast at innehaveren av et fellesmerke kan kreve erstatning også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket. Det tilsvarer bestemmelsen i § 6 annet punktum i fellesmerkeloven 1961 som ble opphevet ved vedtagelsen av varemerkeloven 2010. Bakgrunnen for regelen er at det bare er merkehaveren som har søksmålsrett ved inngrep i fellesmerker, jf. varemerkeloven § 63 annet ledd. Etter § 58 fjerde ledd i gjeldende lov kan også innehaveren av andre varemerker enn fellesmerker kreve erstatning for skade som er påført andre som har rett til å bruke varemerket. Det er imidlertid ikke behov for en slik regel for andre varemerker enn fellesmerker, fordi lisenshavere har søksmålsrett etter varemerkeloven § 63 ledd.

Til § 59 Tiltak for å hindre inngrep

Bestemmelsen regulerer tiltak for å hindre inngrep. Den er gitt en ny utforming sammenlignet med gjeldende § 59. Rettighetshaverens stilling er styrket på flere punkter. Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Ved varemerkeinngrep vil det ikke være behov for bestemmelser som gir adgang til utnyttelse mot vederlag, jf. patentloven § 59 a. Ved varemerkeinngrep vil de samme hensynene kunne ivaretas ved endring av varene slik at de ikke lenger utgjør inngrep. Siden angivelsen av mulige tiltak i første ledd annet punktum ikke er uttømmende, vil det etter omstendighetene fortsatt være mulig å gi pålegg om endring av varer og fjerning av varemerker fra varer selv om disse alternativene ikke lenger er uttrykkelig nevnt. Bestemmelsen må imidlertid praktiseres i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser, jf. TRIPS-avtalen artikkel 46, som fastslår at «the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce». Som den klare hovedregel skal dermed ren fjerning av varemerker fra varene ikke anses som et egnet tiltak for å forebygge inngrep.

Selv om disse alternativene ikke lenger er nevnt, vil det fremdeles være rom for å gi pålegg om sletting eller overføring av domenenavn. Når det er bruk av domenenavn som utgjør inngrep, vil som regel sletting eller overføring være de mest hensiktsmessige forebyggende tiltakene som kan besluttes.

Til § 59 a Formidling av informasjon om dom i sak om inngrep

Bestemmelsen er ny. Den svarer til patentloven § 59 a. Det vises til merknadene til denne. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 5.6.

Til § 61 Straff

Paragrafen regulerer straff ved varemerkeinngrep. Strafferammen er betydelig skjerpet og det er innført en utvidet strafferamme for inngrep som er begått under særlig skjerpende omstendigheter. De alminnelige merknadene finnes i punkt 7.6. Bestemmelsen er lik patentloven § 57. Det vises til merknadene til denne. Bestemmelsen i gjeldende annet ledd er sløyfet. Det følger nå motsetningvis av § 61 a at straff bare kan idømmes ved inngrep i registrerte varemerker når inngrepet har skjedd etter kunngjøringen av registreringen.

Til ny § 61 a Utnyttelse før kunngjøring av registreringen

Paragrafen regulerer adgangen til å gjøre gjeldende tiltak mot inngrep ved utnyttelse som skjer før kunngjøringen av registreringen av et varemerke. Til forskjell fra gjeldende lov er bestemmelsene om dette skilt ut i en egen paragraf. Det er også gjort realitetsendringer. Paragrafen gjelder bare for varemerker som oppnår vern gjennom registrering, ikke for innarbeidete varemerker. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 6.6.

Første ledd fastslår at § 57, § 58 første til tredje og femte og sjette ledd, §§ 59 og 59 a gjelder tilsvarende hvis noen uten samtykke fra søkeren utnytter et varemerke som er søkt registrert i tidsrommet mellom søknadens innlevering og kunngjøringen av registreringen. Dette vernet på søknadsstadiet gjelder bare i den utstrekning søknaden fører til registrering. Etter gjeldende lov § 58 femte ledd første punktum kan det tilkjennes vederlag og erstatning for inngrep på søknadsstadiet når inngrepet har skjedd etter at inngriperen har fått kunnskap om at varemerket var søkt registrert. Etter endringen vil paragrafene om sanksjoner ved varemerkeinngrep i loven kapittel 8, bortsett fra § 61 om straff, gjelde på søknadsstadiet i den utstrekning søknaden fører frem. For at det skal kunne besluttes tiltak før søknaden er registrert, må retten finne det sannsynliggjort at søknaden vil føre frem i en slik utstrekning at det blir registrert et varemerke som omfatter den aktuelle utnyttelsen. Når det gjelder vederlag og erstatning, vil ansvaret for forsettlige og uaktsomme inngrep være det samme på søknadsstadiet som etter registreringen. Den som på søknadsstadiet i god tro har utnyttet et varemerke som er søkt registrert, kan derimot ikke holdes ansvarlig.

Annet ledd slår fast at foreldelsesfristen for krav på grunnlag av utnyttelse før registreringen ikke begynner å løpe før varemerket er registrert, jf. § 58 femte ledd annet punktum i gjeldende lov.

Til § 62 Tvunget verneting

I ny bokstav c i første ledd slås det fast at Oslo tingrett er tvunget verneting for sivile inngrepssøksmål som gjelder registrerte varemerker. Slike saker fulgte tidligere alminnelige vernetingsregler. De alminnelige merknadene finnes i punkt 11.5. Bestemmelsen gjelder ikke for saker om inngrep i innarbeidete varemerker. Bestemmelsen gjelder derimot hvis varemerket er både innarbeidet og registrert. Bestemmelsen gjelder ikke saker om midlertidig forføyning og straffesaker.

14.12 Til ikraftsettelsesbestemmelsen og overgangsbestemmelsene

Etter nr. 1 gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Det tas sikte på at loven skal settes i kraft fra 1. juli 2013.

Nr. 2 til 5 inneholder overgangsregler. Disse reglene klargjør skjæringstidspunktet for når en handling må være foretatt for at endringene og de nye bestemmelsene skal få anvendelse på den. Endringene og de nye bestemmelsene innebærer endringer i rettsstillingen mellom private parter. De bør derfor bare få anvendelse på handlinger (inngrep og andre krenkelser) som finner sted etter at de har trådt i kraft.

Etter nr. 2 første punktum gjelder endringene i straffeloven § 262, patentloven §§ 57, 58, 59 og 60, kretsmønsterloven §§ 6, 7, 8 og 9, planteforedlerloven §§ 22, 23, 24 og 25, designloven §§ 40, 41, 42 og 44 og varemerkeloven §§ 57, 58, 59 og 61 bare for handlinger som finner sted etter at loven har trådt i kraft. Etter annet punktum gjelder det samme for de nye bestemmelsene i patentloven §§ 56 a, 59 a og 59 b, foretaksnavneloven § 6-1, kretsmønsterloven §§ 5 a og 8 a, planteforedlerloven §§ 21 a, 24 a og 24 b, designloven §§ 39 a, 41 a og 41 b, markedsføringsloven §§ 48 a og 48 b og varemerkeloven §§ 59 a og 61 a.

Dersom en sak gjelder flere inngrepshandlinger, og noen av handlingene har funnet sted før og andre etter ikrafttredelsen, må de gamle bestemmelsene brukes på handlingene som fant sted før ikrafttredelsen, og de nye bestemmelsene på handlingene som fant sted etter ikrafttredelsen.

Endringene i patentloven § 63, planteforedlerloven § 29, designloven § 46 og varemerkeloven § 62 innebærer at Oslo tingrett blir tvunget verneting for sivile søksmål om inngrep som gjelder registrerte rettigheter. Disse endringene bør ikke få betydning for søksmål som allerede pågår når endringene trer i kraft. Etter nr. 3 gjelder de derfor bare for søksmål der stevning inngis etter at loven har trådt i kraft.

Etter nytt kapittel 28A i tvisteloven kan det kreves informasjon om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer eller tjenester som inngrepet gjelder når det er grunn til å tro at det er gjort inngrep i en immaterialrettighet. Slik informasjon kan kreves i forbindelse med et søksmål om inngrep, eller som egen sak uavhengig av slikt søksmål. Nytt kapittel 28A bør ikke få noen betydning for søksmål som allerede pågår når det trer i kraft. Etter nr. 4første punktum gjelder derfor retten til å begjære at det gis pålegg om å gi informasjon etter nytt kapittel 28A i forbindelse med søksmål bare når stevningen i søksmålet er inngitt etter at loven trådte i kraft. Hvis stevningen er inngitt før ikrafttredelsen kan rettighetshaveren imidlertid begjære at det gis pålegg om å gi informasjon i en egen sak uavhengig av søksmålet. Nytt kapittel 28 A i tvisteloven gjelder etter nr. 4 annet punktum uavhengig av om inngrepet som påberopes som grunnlag for en begjæringen om informasjon fant sted før kapitlet trer i kraft.

Endringene i tvisteloven § 34-7 og tolloven §§ 15-1, 15-3 og 15-4 utvider blant annet adgangen til å holde tilbake varer på grunnlag av immaterialrettsinngrep og visse overtredelser av markedsføringsloven. Disse endringene gjelder etter nr. 5 bare for varer der innførsel eller utførsel finner sted etter at loven har trådt i kraft.

Etter nr. 6 kan Kongen gi nærmere overgangsregler.