6 Vederlag og erstatning

6.1 Gjeldende rett

I høringsnotatet ble det redegjort slik for gjeldende rett:

«Vederlag og erstatning er en sentral sanksjon ved inngrep i industrielle rettigheter. Sanksjonens formål er å gi rettighetshaver en kompensasjon for inngrepet som har funnet sted og å virke preventivt, dvs. motvirke at inngrep skjer.

Regler om vederlag og erstatning ved inngrep i industrielle rettigheter finnes i patentloven § 58, kretsmønsterloven § 6, planteforedlerloven § 23, designloven § 40 og varemerkeloven § 58. Selv om dette utrykkes litt forskjellig, er systemet etter alle lovene at rettighetshaver ved forsettlig eller uaktsomt inngrep alltid som et minimum har krav på et vederlag for utnyttelsen. Dette vederlaget skal tilsvare en rimelig lisensavgift for den aktuelle utnyttelsen. Hva som er en rimelig lisensavgift fastsettes på grunnlag av bransjepraksis på det aktuelle området. I tillegg har rettighetshaver etter alle lovene krav på erstatning for ytterligere tap som inngrepet har medført, dvs. tap som går ut over det en rimelig lisensavgift utgjør.

Når rettighetshavers økonomiske tap som følge av inngrepet overstiger det en rimelig lisensavgift ville utgjort, vil rettighetshaver altså alltid ha krav på erstatning for sitt fulle økonomiske tap. Har rettighetshaver ikke lidt noe økonomisk tap, eller et eventuelt økonomisk tap er mindre enn det en rimelig lisensavgift ville utgjort, kan rettighetshaveren likevel kreve vederlag tilsvarende en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Vederlagsregelen er altså ikke betinget av noe økonomisk tap og sikrer dermed at rettighetshaver alltid vil ha krav på en minimumskompensasjon ved inngrep. Begrunnelsen for vederlagsregelen er at det ved inngrep i industrielle rettigheter ofte vil være vanskelig å føre bevis for størrelsen av det økonomiske tapet, slik at rettighetshaver uten en slik regel ofte ville blitt underkompensert.

Rettighetshaver vil derimot ikke både kunne kreve vederlag utmålt på grunnlag av hva en rimelig lisensavgift ville utgjort og erstatning for sitt økonomiske tap, dersom dette ville innebære at det gis dobbelkompensasjon. For eksempel kan det ikke kreves erstatning for tapt fortjeneste i tillegg til vederlag, fordi fortjenestetapet ville oppstått også ved frivillig lisensiering til den aktuelle utnyttelsen. Tap som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering, f.eks. utgifter til å avdekke inngrepet, vil det derimot kunne kreves erstatning for i tillegg til vederlag. Det er ikke noe til hinder for at det kreves erstatning for tapsposter som ikke dekkes av vederlaget selv om summen av vederlaget og erstatningen dermed overstiger rettighetshavers økonomiske tap.

Etter patentloven § 58 første ledd annet punktum, planteforedlerloven § 23 første ledd annet punktum, designloven § 40 annet ledd og varemerkeloven § 58 annet ledd, kan ansvaret for forsettlig eller uaktsomt inngrep lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last. Dette er i samsvar med den generelle lempingsregelen i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skadeserstatningsloven) § 5-2. Det er ikke noe i veien for at ansvaret lempes til null i ekstraordinære tilfeller.

Kretsmønsterloven § 6 inneholder ingen lempningsregel, men den generelle lempingsregelen i skadeserstatningsloven § 5-2 vil kunne anvendes for å lempe et erstatningsansvar etter kretsmønsterloven.

For inngrep som har skjedd i god tro, dvs. når inngriperen har opptrådt aktsomt i enhver henseende, gir patentloven § 58 annet ledd, planteforedlerloven § 23 første ledd tredje punktum, designloven § 40 tredje ledd og varemerkeloven § 58 tredje ledd retten adgang til å tilkjenne erstatning i den utstrekning det finnes rimelig. I disse tilfellene har dermed ikke rettighetshaver noe ubetinget krav på erstatning, men det er opp til rettens skjønn. Bestemmelsene gir både rom for å tilkjenne full erstatning for tapet og for ikke å tilkjenne erstatning i det hele tatt.

Designloven § 40 tredje ledd og varemerkeloven § 58 tredje ledd omfatter både vederlag og erstatning, slik at det også i god tro-tilfellene kan tilkjennes vederlag selv om rettighetshaver ikke har lidt noe tap. Etter patentloven 58 annet ledd og planteforedlerloven § 23 første ledd tredje punktum kan det ved godtroende inngrep bare tilkjennes erstatning for de tap utnyttelsen har medført.

Etter designloven § 40 tredje ledd annet punktum kan vederlaget og erstatningen ved godtroende inngrep «ikke overstige inngriperens antatte vinning.» Tidligere inneholdt også patentloven og varemerkeloven tilsvarende begrensning. I patentloven ble denne begrensningen fjernet ved lovrevisjonen i 1979 og i varemerkeloven ved lovrevisjonen i 1995.

Kretsmønsterloven gir ikke hjemmel for å tilkjenne vederlag eller erstatning for godtroende inngrep.

For de industrielle rettighetene hvor vern oppnås gjennom registrering er det gitt særlige regler om vederlag og erstatning på søknadsstadiet, det vil si inngrep som skjer i tidsrommet mellom registrering er søkt og registrering skjer, jf. patentloven § 60 første ledd (og § 66 g for europeiske patenter), planteforedlerloven § 25, designloven § 42 første ledd og varemerkeloven § 58 femte ledd første punktum. Dette er regulert ulikt i de forskjellige lovene.

Etter patentloven § 60 første ledd kan erstatning tilkjennes for tap etter patentloven § 58 annet ledd, dvs. i den utstrekning det er rimelig, for inngrep som har funnet sted etter at dokumentene i søknadssaken er blitt tilgjengelige for enhver, forutsatt at søknaden fører til meddelelse av patent på oppfinnelsen. På søknadsstadiet kan dermed erstatning tilkjennes på samme vilkår som for godtroende inngrep som finner sted etter meddelelse. Det er altså i prinsippet adgang til å tilkjenne erstatning på søknadsstadiet både når inngriper har utvist skyld og når han har opptrådt i god tro. Dette vil imidlertid trolig sjeldent fremstå som rimelig når inngriper har opptrådt i god tro. Tilsvarende erstatningsvern gjelder for en europeisk patentsøknad som er blitt publisert etter den europeiske patentkonvensjonen fra en oversettelse av patentkravene til norsk er kunngjort av Patentstyret, forutsatt at søknaden fører til patent i Norge, jf. patentloven § 66 g annet ledd jf. første ledd.

Etter planteforedlerloven § 25 gjelder de vanlige vederlags- og erstatningsreglene i § 23 tilsvarende for inngrep i tidsrommet mellom kunngjøring av søknaden og meddelelse av planteforedlerrett, i den utstrekning søknaden fører frem.

Ved designinngrep kan vederlag og erstatning tilkjennes etter designloven § 40 tredje ledd, dvs. i den grad det finnes rimelig, for inngrep som har funnet sted i perioden mellom da dokumentene som viser designen har blitt offentlige etter designloven § 21 og kunngjøring av registreringen, forutsatt at søknaden fører frem, jf. designloven § 42 første ledd. Vederlaget og erstatningen kan ikke overstige inngriperens antatte vinning, jf. 40 tredje ledd annet punktum. Regelen på søknadsstadiet er dermed den samme som for godtroende inngrep som finner sted etter at designen er registrert. Som ved patentinngrep, er det i prinsippet adgang til å tilkjenne vederlag eller erstatning for godtroende inngrep på søknadsstadiet, men det er nok sjeldent aktuelt fordi det ikke vil fremstå som rimelig.

For varemerker kan vederlag og erstatning for inngrep som finner sted før kunngjøringen bare tilkjennes for perioden etter at inngriperen har fått kunnskap om at varemerket var søkt registrert, jf. varemerkeloven § 58 femte ledd første punktum. Det er de vanlige reglene om vederlag og erstatning som gjelder i disse tilfellene. Det er ikke grunnlag for å holde en godtroende inngriper ansvarlig for inngrep på søknadsstadiet etter varemerkeloven.

I patentloven 60 annet ledd, designloven § 42 annet ledd og varemerkeloven § 58 femte ledd annet punktum er det gitt særlige regler om foreldelse av vederlag og erstatningskrav for inngrep på søknadsstadiet. Disse bestemmelsene slår fast at foreldelsesfristen først begynner å løpe når den aktuelle rettigheten er registrert. Bakgrunnen for dette er å unngå at eventuelle vederlags- og erstatningskrav er foreldet før det er avklart om søknaden om registrering fører frem og om det dermed kan være grunnlag for vederlag eller erstatning.

Ved krenkelse av rettigheter etter åndsverkloven avviker systemet for vederlag og erstatning noe fra det som gjelder etter lovgivningen om det industrielle rettsvern. Skade som oppstår ved krenkelse av opphavsrettigheter og andre rettigheter etter åndsverkloven kan etter åndsverkloven § 55 første ledd første punktum kreves erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning etter dette alternativet er dermed betinget av at inngriperen har opptrådt uaktsomt eller forsettlig og at rettighetshaver har lidt et økonomisk tap. Etter åndsverkloven § 55 første ledd annet punktum kan det for visse grovt uaktsomme eller forsettlige krenkelser av åndsverkloven tilkjennes oppreisning for skade av ikke-økonomisk art. Noen tilsvarende adgang finnes ikke i lovgivningen om det industrielle rettsvern.

Ved inngrep i rettigheter etter åndsverkloven har rettighetshaver etter åndsverkloven § 55 annet ledd alltid krav på å få utbetalt nettofortjenesten ved den ulovlige handlingen. Dette gjelder uavhengig av skadens størrelse og selv om inngriperen har opptrådt i god tro. Tilsvarende utmålingsgrunnlag finnes ikke i lovgivningen om det industrielle rettsvern. Likevel foreligger det i hvert fall én rettsavgjørelse der vederlag ved patentinngrep på ulovfestet grunnlag er utmålt på denne måten, se Borgarting lagmannsretts dom 5. mars 2007 (LB-2006-8527). På den annen side er ikke utmåling basert på hva som ville utgjort et rimelig vederlag for bruken, et alternativ etter åndsverkloven. Det er imidlertid antatt at det på ulovfestet grunnlag kan utmåles slikt vederlag ved inngrep i rettigheter etter åndsverkloven.

Ved eksemplarfremstilling til privat bruk basert på et ulovlig kopieringsgrunnlag, jf. åndsverkloven § 12 fjerde ledd, kan inngriper bare holdes ansvarlig etter åndsverkloven § 55 når han har opptrådt forsettlig, jf. § 55 tredje ledd.

Bestemmelsene om vederlag og erstatning som det er redegjort for ovenfor retter seg mot den som har gjort inngrep, ikke mot medvirkere. Det er imidlertid på det rene at også medvirkere kan pådra seg ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Medvirkningsansvar vil imidlertid være betinget av at medvirker kan bebreides.»

6.2 Internasjonalt regelverk

I høringsnotatet ble det redegjort slik for internasjonalt regelverk:

«TRIPS-avtalen artikkel 45 nr. 1 krever at nasjonal rett skal gi grunnlag for å tilkjenne rettighetshaver en erstatning som er fyllestgjørende for å kompensere den skade rettighetshaver er påført som følge av inngrep i en immateriell rettighet i tilfeller hvor inngriper har handlet forsettlig eller uaktsomt. Gjeldende norsk rett gir rettighetshaver et sterkere erstatningsvern enn det som følger av minimumsforpliktelsene etter TRIPS-avtalen.

Direktiv 2004/48/EF artikkel 13 regulerer erstatning som sanksjon mot inngrep i immaterielle rettigheter. Når inngriperen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt, skal medlemsstatene etter artikkel 13 nr. 1 sikre at rettighetshaveren kan kreve en erstatning som står i rimelig forhold til det tap som er lidt som følge av inngrepet. Direktivet er ikke EØS-relevant og er følgelig ikke tatt inn i EØS-avtalen, jf. pkt. 2.4.

Erstatningsbeløpet kan fastsettes enten ved å ta hensyn til alle relevante momenter, jf. artikkel 13 nr. 1 bokstav a, eller gjennom å fastsette erstatningen til en rund sum basert på elementer som f.eks. hva en rimelig lisensavgift for bruken ville utgjort, jf. artikkel 13 nr. 1 bokstav b. Relevante momenter vil etter artikkel 13 nr. 1 bokstav a bl.a. være negative økonomiske konsekvenser, herunder tapt fortjeneste, mulig uberettiget fortjeneste for inngriper og, dersom det er hensiktsmessig, andre elementer enn de økonomiske, f.eks. ideell skade. Ved fastsettelse av erstatning etter alternativet i nr. 1 bokstav b vil vederlag tilsvarende en rimelig lisensavgift utgjøre et minimum, slik at det ikke er adgang til å basere utmålingen på grunnlag som vil lede til lavere erstatning enn dette.

For inngrep som har skjedd i god tro, kan medlemsstatene etter artikkel 13 nr. 2 fastsette regler om kompensasjon i form av at overskuddet fra inngrepet skal utbetales til rettighetshaver eller om betaling av vanlig erstatning, som eventuelt kan være stipulert på forhånd. Artikkel 13 nr. 2 gir dermed medlemsstatene en rett, men ingen plikt, til å innføre bestemmelser om kompensasjon i god tro-tilfellene.»

6.3 Regelverket i Sverige og Danmark

I høringsnotatet ble redegjort slik for regelverket i Sverige og Danmark:

«Erstatningsreglene i de svenske immaterialrettslovene ble endret i forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF i svensk rett (se 38 § varumärkeslagen og 8 kap. 4 § i varumärkeslagen 2010 som trer i kraft 1. juli 2011, 54 § upphovsrättslagen, 58 § patentlagen, 36 § mönsterskyddslagen, 9 § firmalagen, 11 § kretsmönsterlagen, og kap. 9 6 § växtförädlarrättslagen). Endringene trådte i kraft 1. april 2009.

Erstatningsbestemmelsene er i hovedsak utformet likt i alle lovene etter endringene. Systemet med at den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i en immateriell rettighet skal betale en rimelig erstatning for utnyttelsen (vederlag svarende til en rimelig lisensavgift), samt erstatning for det ytterligere tap som inngrepet har medført, er videreført. Dette svarer til systemet i norsk rett. I samsvar med strukturen i direktiv 2004/48/EF er det nå i alle de svenske lovene tatt inn en oppregning av fem momenter som det særlig skal tas hensyn til ved utmåling av erstatningen. Disse momentene er tapt fortjeneste, fortjeneste den som har begått inngrepet har oppnådd, skade på rettighetens anseelse, ideell skade og rettighetshaverens interesse av at inngrep ikke begås. Oppregningen er ikke ment å være uttømmende, jf. prop. 2008/09:67 s. 232. Bortsett fra når det gjelder kriteriet ideell skade, fulgte det også tidligere av enten lovtekst eller forarbeider at alle disse momentene var relevante ved erstatningsberegningen. Endringene innebærer derfor i hovedsak en tydeliggjøring av de omstendigheter som skal tas i betraktning ved utmålingen, jf. prop. 2008/09:67 s. 235.

At det skal tas hensyn til inngriperens fortjeneste, innebærer ikke at man kan kompenseres for mer enn det faktiske tapet, jf. prop. 2008/09:67 s. 280. Det fremgår her at momentet er ment å klargjøre at inngriperens fortjeneste vil ha bevisverdi i forhold til å klargjøre rettighetshavers tap, da det i mange tilfeller vil være lettere å føre bevis for inngripers vinning enn for skadelidtes tap. Når det gjelder kriteriet om at det skal tas hensyn til skade på rettighetens anseelse, fremgår det av prop. 2008/09:67 s. 230-231 at det siktes til såkalte goodwill-skader. Det pekes på at skadet goodwill kan føre til store tap, og når det gjelder f.eks. vel ansette varemerker, kan dette utgjøre den mest merkbare skaden ved et inngrep.

At det skal tas hensyn til rettighetshaverens interesse av at inngrep ikke begås, gir ikke anledning til å øke kompensasjonen ut fra pønale betraktninger, og det skal ikke føre til at mer enn rettighetshaverens tap erstattes, jf. prop. 2008/09:67 s. 230. Formålet er å sikre at rettighetshaveren får full erstatning for den faktisk lidte skaden, og regelen skal tydeliggjøre at det ikke skal lønne seg å kalkulere med inngrep. Kriteriet ideell skade er foranlediget av direktivet. Det innebærer at erstatning i visse tilfeller kan gis for ikke-økonomisk skade i form av personlig ubehag og uleiligheter for den enkelte rettighetshaver, jf. prop. 2008/09:67 s. 231-232. Forarbeidene påpeker at det i mange saker ikke vil kunne bli spørsmål om noen ideell erstatning, for eksempel der en rettighet innehas av et foretak. På patentrettens område vil for eksempel ideell erstatning først og fremst kunne tenkes der patenthaveren og oppfinneren er samme fysiske person, jf. prop. 2008/09:67 s. 289.

I de svenske erstatningsreglene er bestemmelsene om at en godtroende inngriper kan pålegges å betale erstatning for utnyttelsen av rettighetene i den utstrekning det finnes rimelig, videreført.

De svenske lovene inneholder ikke regler om lemping av ansvaret.

Erstatningsbestemmelsene i de danske immaterialrettslovene ble endret i forbindelse med at håndhevingsdirektivet ble gjennomført i dansk rett. Erstatningsbestemmelsene finnes i chipsloven § 14, designloven § 37, plantenyhedsloven § 26 a), varemærkeloven § 43, patentloven § 58, fødevareloven § 19 a og ophavsretsloven § 83.

Erstatningsbestemmelsene i de ulike lovene er i hovedsak utformet likt etter endringene. Systemet med en kombinasjon av et rimelig vederlag og erstatning for ytterligere tap ved forsettlige eller uaktsomme inngrep, videreføres. Dette er i samsvar med systemet i Norge og Sverige. I tråd med håndhevingsdirektivet er det tatt inn bestemmelser om at det ved fastsettelsen av erstatningen blant annet skal tas hensyn til rettighetshavers tapte fortjeneste og inngriperens uberettigede fortjeneste.

Muligheten for å ta hensyn til inngriperens fortjeneste utgjør et nytt element i forhold til de alminnelige prinsipper i dansk erstatningsrett. Den kan medføre at rettighetshaver i visse tilfeller vil kunne få en erstatning som er større enn det lidte tap, men skal ikke medføre at rettighetshaveren både får dekket sitt fulle tap og får utbetalt inngriperens fortjeneste. Retten kan fastsette den samlede erstatning ut fra skjønnsmessige betraktninger, der krenkerens fortjeneste inngår som et element.

I tråd med direktivet er det også innført bestemmelser om at det kan fastsettes en godtgjørelse til rettighetshaver for ikke-økonomisk skade.

Etter lovendringene inneholder den danske patentloven, varemerkeloven og designloven ikke lenger noen bestemmelser om erstatning for krenkelser foretatt i god tro. Det er vist til at en slik regel ikke harmonerer med de gjeldende erstatningsrettslige prinsipper om at erstatningskrav bare kan pålegges overfor den som har handlet uaktsomt eller forsettlig, jf. Forslag til lov om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love (2005-06 L 48) pkt. 4.3.1. Videre pekes det samme sted på at bestemmelsene ikke kunne ses å ha blitt anvendt i praksis.

De danske lovene inneholder ikke regler om lemping, men det er antatt at erstatningsansvar kan lempes etter de alminnelige reglene om dette i erstatningsansvarsloven § 24.»

6.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått at reglene om vederlag og erstatning i lovene om industrielt rettsvern skulle gis en hovedsakelig lik utforming. For forsettlige og uaktsomme inngrep skulle fastsettelse av vederlag og erstatning skje på det av de følgende grunnlag som vil være gunstigst for rettighetshaveren:

1. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,

2. erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaveren har lidt som følge av inngrepet, eller

3. vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.

.

For tilfeller der inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, ble det foreslått et ytterligere grunnlag. Etter dette skulle rettighetshaveren kunne kreve vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Når inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skulle dermed rettighetshaveren kunne velge mellom fire forskjellige utmålingsgrunnlag.

Etter forslaget skulle reglene om forsettlige og uaktsomme inngrep gjelde også for den som har medvirket til inngrep.

For inngrep som er begått i god tro, ble det foreslått at rettighetshaveren i utgangspunktet skulle ha krav på vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet. Vederlag kunne likevel ikke tilkjennes fra den som har opptrådt i god tro dersom det ville fremstå som urimelig.

For registrerbare rettigheter ble det foreslått at reglene om forsettlige og uaktsomme inngrep også skulle gjelde på søknadsstadiet, dvs. før rettigheten er registrert, forutsatt at søknaden fører til registreringen. Etter forslaget kunne det ikke tilkjennes vederlag eller erstatning for inngrep på søknadsstadiet som er begått i god tro. Det ble foreslått at vederlag og erstatning for forsettlige og uaktsomme inngrep skulle kunne lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.

I høringsnotatet ble det redegjort slik for forslagene:

«Det er en ganske utbredt oppfatning at kompensasjonen som tilkjennes ved inngrep i industrielle rettigheter i mange tilfeller ikke dekker det faktiske tapet. Årsakene til det kan være sammensatte, men det kan ikke ses bort fra at en viktig årsak kan være at det er spesielt vanskelig å sannsynliggjøre alle tapsposter ved inngrep i slike rettigheter. Dette er bakgrunnen for at gjeldende rett åpner for at vederlag kan utmåles på et annet grunnlag enn rettighetshavers økonomiske tap. En annen årsak kan være at potensialet som ligger i gjeldende regler ikke alltid blir utnyttet fullt ut ved at det i en del tilfeller tilkjennes lavere vederlag eller erstatning enn det er grunnlag for.

Det er flere holdepunkter for å anta at det over tid har skjedd en betydelig økning i omfanget av inngrep i industrielle rettigheter. Økningen knytter seg i stor grad til inngrep som skjer som ledd i virksomheter der hele forretningsideen består i urettmessig bruk av varemerker og kopiering av produkter som er vernet gjennom industrielle rettigheter. Dette dreier seg om inngrep der inngriper handler forsettlig. Økningen i omfanget av inngrep med en slik karakter tyder på at dagens regler ikke har tilstrekkelig preventiv effekt.

Justisdepartementet ser på denne bakgrunn at det er behov for å endre reglene om vederlag og erstatning slik at rettighetshaverens stilling styrkes. For det første bør reglene gis en klarere utforming, slik at potensialet for utmåling av vederlag og erstatning kommer bedre frem. For det annet bør reglene utformes slik at det kan tilkjennes høyere kompensasjon enn i dag. Dette er etter departementets syn nødvendig både for at rettighetshaverne skal holdes skadesløse og ikke minst for å sikre at reglene skal ha tilstrekkelig preventiv effektiv.

Norge er ikke bundet av håndhevingsdirektivet. Gjeldende regler i Norge gir dessuten alt i alt rettighetshaver en sterkere stilling når det gjelder vederlag og erstatning enn det direktivet krever. Håndhevingsdirektivet gir dermed ikke føringer med hensyn til hvordan reglene om vederlag og erstatning bør utformes.

Hensynet til nordisk rettsenhet tillegges ofte vekt ved utformingen av lovgivningen om det industrielle rettsvern. Dette gjelder imidlertid først og fremst de materielle og prosessuelle regler som regulerer etablering av rettighetene. Utformingen av reglene i Danmark, Finland og Sverige er dessuten basert på at disse er forpliktet til å gjennomføre håndhevingsdirektivet i nasjonal rett. Disse landene har videre valgt noe ulike løsninger. Hensynet til nordisk rettsenhet står dermed ikke så sentralt i denne sammenheng.

Etter departementets syn er det viktig at reglene tar høyde for ulikheter mellom forskjellige inngrepssituasjoner. Her er det særlig graden av utvist skyld hos inngriper som står sentralt. Situasjoner der noen som ledd i vanlig næringsvirksomhet ved utviklingen av et nytt produkt ved simpel uaktsomhet kommer i skade for å krenke et patent, står i denne sammenheng i en helt annen stilling enn inngrep som skjer som ledd i en virksomhet som utelukkende er basert på urettmessig bruk av varemerker eller kopiering av produkter som er vernet gjennom industrielle rettigheter. Mens det i det førstnevnte tilfellet først og fremst vil være sentralt å sikre rettighetshaver kompensasjon for vedkommendes økonomiske tap, vil prevensjonshensynet gjøre seg sterkt gjeldende i det sistnevnte tilfellet. Prevensjonshensynet kan tilsi at det bør tilkjennes et vederlag som overstiger det økonomiske tapet hos rettighetshaver.

Inngrep i industrielle rettigheter står i noen henseende i en annen stilling enn mange andre ansvarsbetingende handlinger. Rettighetshaver vil ofte tillate at andre utnytter et varemerke, en design mv. mot betaling (lisens). Dette er bakgrunnen for vederlagsregelen i gjeldende lovgivning som alltid gir rettighetshaver krav på et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen uavhengig av om rettighetshaver har lidt noe økonomisk tap. Det ville være lite rimelig om inngriper skulle slippe unna med å betale mindre enn det han måtte betalt dersom vedkommende hadde fått lisens til den aktuelle bruken.

Justisdepartementet foreslår at reglene om vederlag og erstatning utformes likt i alle lovene om det industrielle rettsvern. Det er ikke noe som taler for ulik regulering. Det foreslås et system der det skilles klarere mellom ulike utmålingsgrunnlag enn i dag. I departementets forslag brukes begrepet erstatning utelukkende der utmålingen skjer ut fra rettighetshavers økonomiske tap, mens begrepet vederlag brukes der utmålingen skjer på annet grunnlag.

For tilfeller der inngriper har opptrådt forsettlig eller uaktsomt, foreslår departementet et system med tre alternative grunnlag å utmåle vederlaget eller erstatningen på, slik at rettighetshaver kan kreve lagt til grunn det av de tre alternative utmålingsgrunnlagene som gir høyest kompensasjon i det enkelte tilfelle. Følgende utmålingsgrunnlag foreslås:

1. et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som inngrepet har medført og som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering til den aktuelle utnyttelsen,

2. erstatning svarende til det økonomiske tapet som rettighetshaver har lidt som følge av inngrepet, eller

3. et vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet.

Det første og det andre grunnlaget tilsvarer i hovedsak gjeldende rett. Departementet antar at det vil være fordelaktig å skille mellom disse utmålingsgrunnlagene. Det vil da gå klarere frem at vederlag for utnyttelsen, samt erstatning for eventuelt ytterligere tap som ikke ville oppstått ved frivillig lisensiering, er et selvstendig utmålingsgrunnlag som ikke skal begrenses ut fra rettighetshavers totale økonomiske tap. Rettighetshavers økonomiske tap ved inngrepet har ingen sammenheng med hva en rimelig lisensavgift ville utgjort eller inngripers vinning. Når rettighetshavers totale økonomiske tap overstiger det beløp som en utmåling etter det første eller det tredje grunnlaget fører til, vil han kunne kreve en erstatning svarende til det økonomiske tapet etter det andre utmålingsgrunnlaget.

Vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet vil være et nytt utmålingsgrunnlag ved inngrep i industrielle rettigheter. Inngripers vinning har imidlertid lenge vært et utmålingsgrunnlag etter åndsverkloven. Etter departementets syn er det rimelig at inngriper i det minste må gi fra seg fortjenesten ved inngrepet. Å innføre dette som et alternativt utmålingsgrunnlag vil dessuten bedre rettighetshavers muligheter til å få tilkjent et tilfredsstillende vederlag for inngrepet i situasjoner hvor det er spesielt vanskelig å føre bevis for økonomisk tap og hvor det er vanskelig å fastslå hva en rimelig lisensavgift for utnyttelsen ville utgjort.

Selv om forslagene ovenfor i betydelig grad vil styrke rettighetshavers stilling, mener Justisdepartementet at det i tillegg er grunn til å innføre en særskilt vederlagsregel for situasjoner der inngriper er særlig mye å bebreide. Det siktes her særlig til situasjoner der inngrepet har skjedd som ledd i virksomhet som hovedsakelig er basert på å gjøre inngrep i industrielle rettigheter. Her er det viktig at vederlagsreglene utformes slik at de får tilstrekkelig preventiv effekt. Det foreslås derfor at det innføres ytterligere et utmålingsgrunnlag for tilfeller der inngriper har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. I slike tilfeller bør rettighetshaver kunne kreve et vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Dette sikrer at inngriper ved grovere inngrep som et minimum alltid må betale et vederlag svarende til det dobbelte av hva en lisensavgift for utnyttelse i samme omfang ville beløpt seg til. Rettighetshaver vil etter forslaget ha fire alternative utmålingsgrunnlag å velge mellom ved forsettlige eller grovt uaktsomme inngrep.

For visse forsettlige eller grovt uaktsomme krenkelser av rettigheter etter åndsverkloven, kan det tilkjennes oppreisning for skade av ikke-økonomisk art, jf. åndsverkloven § 55 første ledd annet punktum. Etter direktiv 2004/48/EF om håndhevelse av immaterielle rettigheter (håndhevingsdirektivet) artikkel 13 nr. 1 bokstav a skal ikke-økonomiske faktorer som f.eks. ideell skade tas i betraktning ved erstatningsutmålingen når det anses hensiktsmessig. I svensk og dansk rett er det etter gjennomføringen av direktivet tatt inn bestemmelser om ikke-økonomisk skade i vederlags- og erstatningsreglene i lovgivningen om det industrielle rettsvern.

Etter departementets syn er det vanskelig å se for seg situasjoner hvor det vil være behov for å tilkjenne kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved inngrep i industrielle rettigheter. Der inngriper omsetter varer av mindreverdig kvalitet eller endog farlige varer, vil dette kunne skade rettighetshavers goodwill. Skadet goodwill vil imidlertid som regel føre til et økonomisk tap for rettighetshaver i form av redusert fortjeneste eller at han må iverksette tiltak for å gjenvinne tapt goodwill. Slikt tap vil både etter gjeldende norsk rett og etter forslaget inngå i erstatningsberegningen på samme måte som andre tapsposter. Et eventuelt personlig ubehag som redusert goodwill fører til for en fysisk person som er rettighetshaver, bør ikke i seg selv utgjøre grunnlag for å tilkjenne kompensasjon.

I håndhevingsdirektivet og i svensk og dansk lov etter gjennomføringen av direktivet er det angitt hvilke momenter som skal tas i betraktning ved utmålingen av erstatning for inngrep. Etter departementets forslag er inngripers fortjeneste et selvstendig utmålingsgrunnlag. De andre momentene som det skal tas hensyn til etter direktivet og svensk og dansk rett, bortsett fra ideell skade, skal både etter gjeldende norsk rett og etter forslaget inngå i utmålingen når det fastsettes en erstatning for rettighetshavers økonomiske tap. Etter departementets syn er det ikke hensiktsmessig å fremheve disse tapspostene i lovteksten. Det kan dessuten være fare for at en slik fremheving fører til at andre relevante tapsposter overses.

Også den som har medvirket til inngrep kan pådra seg ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Departementet mener at dette bør synliggjøres, og foreslår derfor at det skal presiseres i lovene at bestemmelsene om ansvar for uaktsomme og forsettlige inngrep gjelder tilsvarende for medvirkning.

Når det gjelder inngrep der inngriper ikke kan bebreides, det vil si inngrep som har skjedd i aktsom god tro, er ikke departementet kjent med tilfeller der gjeldende regler om dette har vært brukt.

Departementet foreslår likevel at regler om ansvar for inngrep som har skjedd i aktsom god tro, videreføres. En inngriper som har opptrådt i god tro bør betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller vederlag svarende til den fortjeneste som er oppnådd ved inngrepet, slik at rettighetshaver i utgangspunktet kan velge det grunnlag som gir høyest vederlag. Selv om inngriper har opptrådt i aktsom god tro, har det skjedd en rettighetskrenkelse. Det fremstår dermed som rimelig at også en godtroende inngriper må betale vederlag svarende til det vedkommende måtte gjort hvis han hadde fått lisens til utnyttelsen, eller at vedkommende må gi fra seg fortjenesten som er oppnådd ved krenkelsen.

I motsetning til etter gjeldende rett, der det er opp til rettens skjønn om det skal tilkjennes vederlag eller erstatning for inngrep i industrielle rettigheter som har skjedd i god tro, mener departementet at utgangspunktet også i disse tilfellene, bør være at rettighetshaver skal ha krav på vederlag. Det vises til at rettighetshaver ved inngrep i rettigheter etter åndsverkloven har krav på å få utbetalt fortjenesten fra inngriper når denne har opptrådt i god tro, jf. åndsverkloven § 55 annet ledd. Det foreslås imidlertid at det skal være anledning til å unnlate å tilkjenne vederlag ved inngrep som har skjedd i god tro hvis det fremstår som urimelig å pålegge inngriper ansvar.

For industrielle rettigheter der beskyttelse kan oppnås gjennom registrering, foreslås det at det skal gjelde samme regler for vederlag og erstatning for uaktsomme og forsettlige inngrep på søknadsstadiet som etter registrering. Forutsetningen for dette bør som i dag være at søknaden fører til registrering. For patent og design innebærer dette en styrking av vernet i tilfeller hvor inngriper har utvist skyld ved at rettighetshaver får et ubetinget krav på vederlag og erstatning også på søknadsstadiet, i motsetning til i dag hvor tilkjennelse av vederlag eller erstatning er opp til rettens skjønn. Bestemmelsen i designloven § 40 tredje ledd annet punktum jf. § 42 første ledd annet punktum om at vederlaget eller erstatningen i slike tilfeller ikke kan overstige inngripers vinning, foreslås ikke videreført. For planteforedlerrett innebærer forslaget på dette punkt en videreføring av gjeldende rett, mens det for varemerker innebærer en styrking ved at det kan tilkjennes vederlag eller erstatning også ved uaktsomme inngrep på søknadsstadiet.

Videre foreslås det at det ikke skal være adgang til å tilkjenne vederlag for inngrep på søknadsstadiet når inngrepet har skjedd i god tro. For varemerker innebærer det en videreføring av gjeldende rett, mens det for patent, planteforedlerrett og design innebærer en innskrenking av mulighetene for å tilkjenne vederlag eller erstatning i forhold til gjeldende rett. Det er vanskelig å tenke seg situasjoner hvor det etter gjeldende rett vil være rimelig å tilkjenne vederlag eller erstatning for inngrep på søknadsstadiet som har skjedd i god tro.

Det foreslås at ansvaret for uaktsomme og forsettlige inngrep skal kunne lempes etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning. Dette vil ikke medføre realitetsendringer i forhold til gjeldende lempingsregler.»

6.5 Høringen

Advokatforeningen, Business Software Alliances Norge (BSA), Norsk Biotekforum, Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP), Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), Norsk Hydro ASA, Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) og TV 2 AS støtter hovedtrekkene i forslaget i høringsnotatet. Norsk Hydro uttaler:

«Når det gjelder vederlag og erstatning er Hydro enig i at reglene bør uformes klarere slik at potensialet for utmåling av kompensasjon både kommer klarere frem og blir høyere enn det er i dag. Spesielt er vi enig i de utmålingsalternativene som er foreslått når det gjelder de tilfeller der inngriper har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det er ofte vanskelig å kunne beregne eller fastslå den økonomiske kompensasjonen ved inngrep. Å kunne bestemme vederlaget med utgangspunkt i fortjenesten oppnådd ved inngrepet som et alternativ til rimelig lisensavgift eller økonomisk tap, representerer derfor en styrking av utmålingsgrunnlaget og rettighetshavers stilling. Hydro støtter også forlaget om at rettighetshaver kan kreve vederlag tilsvarende det dobbelte av hva en lisensavgift for utnyttelse i samme omfang ville beløpt seg til i de tilfeller der inngriper har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.»

NHO uttaler:

«NHO mener det er et åpenbart behov for å styrke det sivile sanksjonsapparatet hva angår økonomisk kompensasjon. Forslaget til endringer i regelverket vil innebære en bevismessig lettelse for rettighetshaver. Det er ofte en bevismessig utfordring å dokumentere økonomisk tap, og da vil alternative utmålingsregler være et godt alternativ. NHO hilser derfor særlig velkommen forslaget om å kunne kreve at inngriper erlegger fortjenesten oppnådd ved inngrepet. Dette er et godt alternativ der det økonomiske tapet ikke lar seg dokumentere og der det heller ikke er lett å finne frem til hva som er en rimelig lisensavgift.

NHO mener videre at det er rimelig at det innføres en spesiell regel for de tilfeller inngriper har utvist forsett eller grov uaktsomhet, i form av at rettighetshaver kan kreve minimum dobbel rimelig lisensavgift. Dette vil formodentlig ha preventiv virkning, særlig om forslaget kombineres med en markant skjerpelse av straffehjemlene, se mer om dette nedenfor.»

FriBit og Elektronisk Forpost Norge (fellesuttalelse) og Roland Kaufmann er uenige i forslaget i høringsnotatet.

FriBit og Elektronisk Forpost Norge uttaler:

«Høringen foreslår å utvide hvordan erstatning skal beregnes, og det er saksøker som skal kunne velge metode. Det er vanskelig å spå konsekvensene av de foreslåtte utvidelsene. Vi har sett av andre land hvor det er idømt fantasisummer for krenkelse av svært vagt formulerte patenter. Selv om vi håper at det Norske rettssystemet bruker «snusfornuft», kan vi ikke stole på det. Vi observerer også at importstopp er nevnt, noe som vi har sett Apple har lykkes i ovenfor Samsung, igjen med negative konsekvenser. Selv om de foreslåtte utvidelsene ikke er omfattende, er det museskritt mot «Amerikanske Tilstander».»

Advokatforeningen, BSA, NIR, Norsk Biotekforum og TV 2 mener at det ved utmåling av erstatning for tap også bør kunne tas hensyn til ikke-økonomisk skade. Advokatforeningen uttaler:

«I bokstav b) er det bare rettighetshaverens «økonomiske» tap som er gjenstand for erstatning. Etter håndhevelsesdirektivets artikkel 13 bokstav a) skal imidlertid også ikke-økonomiske faktorer tas i betraktning «når det er hensiktsmessig». Erstatning for ikke-økonomisk skade er mindre praktisk ved krenkelser av industrielle rettigheter, men kan ikke utelukkes. Et eksempel på skade som kan anses som ikke-økonomisk er krenkelse av kjennetegn for ideelle organisasjoner, som kan medføre renommétap i de ideelle interessene som er knyttet til organisasjonens virksomhet. Det kan heller ikke utelukkes at det er ideelle interesser knyttet til en design som ligger i grenseland mellom åndsverk og ren designbeskyttelse. Som disse eksemplene viser, er det uklare grenser mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap, og det er uheldig om rettighetshaverens krav på erstatning i disse tilfelle skal være avhengig av om retten anser skaden som økonomisk eller ikke- økonomisk. Hensett til at håndhevelsesdirektivet uttrykkelig forutsetter at erstatningen også skal kunne omfatte ikke-økonomiske elementer, foreslår Advokatforeningen at det i pkt. b) gjøres følgende endring:

«erstatning for det økonomiske tapet og annen skade som rettighetshaveren har lidt som følge av inngrepet,.» »

BSA uttaler:

«Man ville kommet enda lenger dersom det ikke ble trukket grense mot ikke-økonomisk tap.

Skade som skjer på eksempelvis et godt innarbeidet varemerkes omdømme kan være vanskelig å kalkulere i kroner og øre. Tilliten til et produkt kan bli svekket over tid dersom det piratkopieres ofte. Dette kan være vanskelig å utmåle det økonomiske tapet i hver enkelt krenkelse. Foruten skader som piratkopiering kan gi merkenavn gjennom distribuering av dårligere produkter, utsettes kunder for en rekke risikoer, inkludert brudd på sikkerhet og datatap dersom det dreier seg om programvare. Muligheten for en skjønnsmessig utmåling i tillegg til de konkrete utmålingsanvisningene, ville kunne imøtekommet dette behovet.»

Toll- og avgiftsdirektoratet mener at forslaget i større grad burde lagt til rette for at det kan tilkjennes erstatning for tap av goodwill og renommé:

«Vi mener imidlertid at det i enda større grad kan legges til rette for å gi erstatning for tap av goodwill og renomme, som ofte er den mest merkbare skaden ved et inngrep. Slik skade gir seg ikke alltid økonomiske utslag på kort sikt, og kan derfor være vanskelig å dokumentere. Verdier som kjennetegn, goodwill ol., utgjør i dag en svært stor del av børsverdien til mange selskaper, opptil 80 % hevder Patentstyret. Tas slik skade i betraktning vil det kunne gjøre erstatning tilgjengelig også i de sakene hvor tollvesenet lykkes i å holde tilbake alle varene før de kommer på markedet. Dermed oppnås en avskrekkende virkning mot ytterligere importforsøk.»

Toll- og avgiftsdirektoratet mener også at lovutkastet burde listet opp mulige relevante tapsposter som skal inngå i beregningen av det økonomiske tapet:

«Hva gjelder en opplisting av alternative tapsposter, deler vi ikke departementets bekymring over at det vil føre til at andre relevante tapsposter overses. Vi tror at en opplisting både vil tjene som en påminnelse om hva om kan kreves og en inspirasjon til å finne flere relevante poster.»

NIR og professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) uttaler seg om det foreslåtte utmålingsgrunnlaget der det skal kunne tilkjennes vederlag svarende til fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet. NIR uttaler:

«Foreningen er enig med departementet i at det er nettoberikelsen som bør være gjenstand for fraleggelse. Det bør imidlertid understrekes i motivene at bare utgifter som står i årsakssammenheng med inngrepet, skal fratrekkes inngriperens bruttoberikelse. Dette betyr at det normalt bare vil være direkte og variable kostnader som kommer til fradrag, for eksempel varekostnader og fraktkostnader. Generelle og faste kostnader, for eksempel infrastrukturkostnader og lønnskostnader, skal derimot ikke fratrekkes, med mindre de i det konkrete tilfelle kan knyttes direkte til inngrepet. Det er også grunn til å peke på at også andre former for berikelse enn salgsinntekter kan være relevante, så som for eksempel kostnadsbesparelser som inngrepet har medført.

Foreningen er videre enig med departementet i at det følger av alminnelige bevisregler at inngriperen har bevisføringsplikten for omstendigheter som han er nærmest til å føre bevis for, så som salgsvolum, salgspris og relevante kostnader knyttet til inngrepet. Dersom inngriperen kunne ført bevis for slike omstendigheter, men har unnlatt å gjøre det, må domstolene i utgangspunktet bygge på rettighetshaverens anførsler.

Det følger av departementets lovforslag at det er den berikelsen som står i årsakssammenheng med inngrepet som er gjenstand for utmåling, jf. «fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet». På samme måte som ved utmåling av erstatning, kan utmålingen bli vanskelig om imrnaterialrettigheten gjelder en mindre komponent, en bestemt anvendelse mv. Prinsipielt må imidlertid utmålingen av berikelsen følge andre prinsipper enn erstatningsutmålingen, idet oppgaven ikke er å komme frem til rettighetshaverens tap. En vurdering av hypotetisk skadeårsak vil derfor ikke ha noen plass ved fastsettelsen av berikelsen. I stedet må det vurderes hvor stor andel av inngriperens inntekter og kostnadsbesparelser som kan føres tilbake til gjenstanden for immaterialrettigheten. Noen mer konkrete retningslinjer for utmålingen synes vanskelig å oppstille. I stedet bør domstolene her gis stor frihet ved utmålingen, som må skje i lys av de generelle prinsippene som følger av direktivets artikkel 3.»

Professor Erik Monsen med tilslutning fra NTNU (Senter for Entreprenørskap og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) uttaler:

«Det gis ingen utdypende kommentarer vedrørende krav til årsakssammenheng mellom inngrepet og fortjenesten. Det gis heller ingen kommentarer vedrørende årsaksvurderingens perspektiv – er det slik at «fortjenesten som er oppnådd ved inngrepet» utelukkende kan relatere til (salgs)inntekter, eller er det også grunnlag for å utmåle vederlaget på basis av kostnadsbesparelser eller kapitalinntekt? Departementets uttalelse på s. 68 trekker helst i retning av at relevant fortjeneste relaterer til salgsinntekter. Jeg ser imidlertid ingen god grunn for en slik innsnevring av årsaksvurderingens perspektiv. I enkelte tilfeller vil det klart være å foretrekke å utmåle vederlaget med utgangspunkt i kostnadsbesparelser. Dette gjelder bl.a. der inngrepet består i urettmessig bruk av produksjonsmetoder og transportteknikker. Etter omstendighetene kan det også være behov for å kunne utmåle vederlaget med utgangspunkt i kapitalinntekt. For nærmere beskrivelse av min oppfatning, viser jeg til min fremstilling i boken Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet, Bergen 2007 s. 458-471.

Når det gjelder poster som kan komme til fradrag i beregnede inntekter, blir det som nevnt uttalt at det kan gjøres fradrag for «utgifter som inngriper har pådratt seg». Et underliggende synspunkt som bidrar til å begrunne vederlag svarende til inngriperens fortjeneste, er at inngriperen ikke skal tillates å tjene på inngrepet. Fradrag for utgifter er del av en prosess hvis siktemål er å avgrense fortjeneste som står i virkningssammenheng med inngrepet. Rettighetshaver har ikke i denne sammenheng et legitimt krav på å få tilført til seg fortjeneste som kan tilbakeføres til annet enn inngrepet. Disse synspunktene innebærer at det kan bli noe snevert å operere med fradrag kun for faktiske utgifter som måtte ha påløpt. Det kan tenkes at inngriperen gjør en arbeidsinnsats som har bidratt til inntjening av aktuelle inntekter, uten at innsatsen blir reflektert i faktiske utgifter, typisk lønnskostnader. Se nærmere i Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet, Bergen 2007 s. 428-433 og s. 501-503.»

Advokatforeningen, NIR og TV 2 mener at det ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep bør åpnes for at det skal kunne tilkjennes erstatning for tap som ikke ville oppstått ved lisensiering i tillegg til vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift. Advokatforeningen uttaler:

«Advokatforeningen vil peke på at ytterligere tapsposter, slik som etterforskningskostnader, ikke skal kunne kreves dekket i tillegg til vederlaget. Foreningen ser ingen rimelig grunn til at slike ytterligere tapsposter skal være ekskludert etter annet ledd, mens de kan kreves erstattet etter den alminnelige bestemmelse om vederlagserstatning i bokstav a), og foreslår at det tilføres en hjemmel for å kreve erstatning for ytterligere tap, i tråd med formuleringen i pkt. a).»

NIR mener dessuten at det ikke bør være en absolutt regel at vederlaget skal svare til det dobbelte av en rimelig lisensavgift, men at retten bør ha anledning til å utøve skjønn ved fastsettelsen av vederlaget:

«Foreningen slutter seg til departementets vurdering og begrunnelse for forslaget. Foreningen mener likevel at lovbestemmelsene burde utformes slik at retten kan tilkjenne inntil dobbel lisensavgift, slik at det ikke blir en enten eller regel, men en regel der domstolene kan tilpasse det tilkjente beløp til graden av klanderverdighet hos inngriper. Samtidig påpekes det at det ikke kan ses å være noen grunn til at rettighetshaver, dersom det tilkjennes (inntil) dobbel lisensavgift, ikke også skal kunne tilkjennes erstatning for ytterligere tap, slik tilfellet er dersom han krever et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift.»

BSA mener at det bør kunne tilkjennes vederlag som svarer til tre ganger en rimelig lisensavgift ved forsettlige eller grovt uaktsomme inngrep:

«I tilfeller hvor inngriper er «særlig mye å bebreide» ved «forsettelige eller grovt uaktsomme» krenkelser foreslås et fjerde utmålingsgrunnlag, nemlig dobbel lisensavgift. Som nevnt innledningsvis, er BSA opptatt av at man særlig ved piratkopiering i stort omfang må ha reelle preventive sanksjonsbestemmelser. Etter BSAs oppfatning bør det her åpnes for «triple damages» også i norsk rett. Det ville etter BSAs skjønn dempet fristelsen ved å kopiere eller plagiere rettighetsbelagt materiale. Praksis viser at denne type krenkelser normalt blir løst ved sivile søksmål, ettersom Politiet ikke har prioritert denne type kriminalitet. Det er da viktig at lovgiver utstyrer rettighetshaver med sivile sanksjonsmuligheter som er egnet til å dempe problemet med piratkopiering i Norge.»

Hovedorganisasjonen Virke er ikke enig i forslaget om at det ved inngrep som er begått i god tro som hovedregel skal kunne tilkjennes vederlag svarende til en rimelig lisensavgift eller til vinningen som er oppnådd:

«Hovedorganisasjonen Virke mener at en slik skjerpelse av god tro ansvaret vil kunne gi sterkt urimelige utslag for de handelsdrivende. Vi mener det ikke er tilstrekkelig til å forhindre urimelige utslag at det innføres en bestemmelse som skal sikre at kompensasjonen eller vederlaget kan settes til kr 0,-. Dette fordi det samtidig presiseres at unntaket om avståelse av vederlagsutmåling bare kan anvendes dersom særlige forhold gjør det urimelig å gjøre ansvaret gjeldende.

Tilbakemeldinger fra seriøse handelsaktører viser at det kan være vanskelig under utvisning av sedvanlig, god aktsomhet å avdekke om for eksempel et importert vareparti i realiteten er ulovlige piratkopier. Videre vil et ansvar for god tro trolig medføre at flere speditører og medvirkere til frakt av varer kan komme i ansvar for medvirkerbefatning med eksempelvis partier av piratkopivarer. Dette vil i tillegg til negative økonomiske følger for den som må betale god tro kompensasjon, kunne få uheldige konsekvenser for varelogistikken og i praksis representere en handelshindring.

Vi mener således at handelsdrivende eller andre involverte næringsdrivende som i god tro skulle komme i befatning med eksempelvis ulovlige kopivarer i sin virksomhet, ikke bør ilegges et ubetinget erstatningsansvar for dette, men la det være opp til rettens skjønn i enkelttilfellet, slik regelverket legger opp til i dag.

Dersom departementet skulle velge å gå videre med å innføre bestemmelser om ubetinget god tro ansvar, mener Hovedorganisasjonen Virke at det eksempelvis i forarbeidene bør gis konkrete råd og eksempler på når tilståelse av vederlag i god tro tilfellene skal anses som urimelig. Dette for å sikre en faktisk beskyttelse mot urimelige utslag av ansvarsregelen for god tro tilfellene, slik intensjonen er ifølge høringsnotatet. Særlig bør det avklares om, og i så tilfelle, under hvilke omstendigheter såkalt parallellimport skal medføre tilståelse av kompensasjon når inngrep i god tro foreligger, både med hensyn til direkte inngrep og medvirkerrollen.»

Advokatforeningen er ikke enig i forslaget om at det ikke lenger skal kunne tilkjennes vederlag eller erstatning for inngrep på søknadsstadiet som er begått i god tro:

«Advokatforeningen finner det uheldig at det i denne situasjonen ikke skal kunne idømmes erstatning eller vederlag ved god tro. Uvitenhet om en patent- eller varemerkesøknad kan i noen tilfelle anses å være aktsomt. Erstatningsreglene bør utformes slik at de oppfordrer til å skaffe seg kunnskap om andres rettigheter, og ikke belønne dem som ikke har slik kunnskap. En annen sak er at erstatningen i disse tilfelle kan begrenses til en rimelig lisensavgift og for øvrig – som etter gjeldende rett – være betinget av at retten finner det rimelig. For øvrig slutter Advokatforeningen seg til lovforslaget på dette punkt, og derved en skjerping av ansvaret for uaktsomme inngrep i søknader som fører frem til registrering.»

Norsk Biotekforum uttaler følgende når det gjelder vederlags- og erstatningsansvar for patentinngrep på søknadsstadiet:

«Mange søknader om patent på bioteknologiområdet er mer omfattende enn hva søker kan forvente å få innvilget. Samtidig kan behandlingen av slike søknader ta svært lang tid. Dette gjør det vanskelig for andre bedrifter å ta hensyn til den patentvirkelighet som faktisk eksisterer på et område. Av den grunn bør patenthaver og inngripers interesser avveies.

For inngrep gjort i søknadsstadiet for et patent, bør det legges til grunn at en bedrift som lojalt har undersøkt den patentrettslige situasjonen og konkludert med at den blokkerende søknaden aldri vil bli godkjent, på en måte som vil dekke bedriftens produkt, kan anses å være «i god tro».»

6.6 Departementets vurderinger

Høringen underbygger at det er behov for å styrke rettighetshaverens stilling når det gjelder retten til vederlag og erstatning ved inngrep i industrielle rettigheter. Hovedtrekkene i forslaget har fått bred tilslutning. Departementet går inn for at forslaget følges opp med enkelte språklige justeringer.

Ved forsettlige eller uaktsomme inngrep foreslås det at rettighetshaveren skal kunne velge at kompensasjonen fastsettes på det av de følgende tre grunnlag som gir det høyeste beløpet:

1. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,

2. erstatning for skade som følge av inngrepet, eller

3. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Dette forslaget har fått bred tilslutning under høringen.

Det har vært en ganske utbredt innvending mot gjeldende regler at vederlagene og erstatningene som har blitt fastsatt har vært for beskjedne, og at domstolene i en del tilfeller ikke fullt ut har utnyttet spillerommet reglene gir. Ved utformingen av forslaget er det lagt vekt på at reglene i større grad enn gjeldende regler skal gi rom for å tilkjenne beløp som ivaretar rettighetshaverens behov for kompensasjon. Videre er det lagt vekt på at reglene skal ha preventiv effekt, dvs. motvirke at inngrep finner sted. Det er også lagt vekt på å gi klare rammer for fastsettelsen av vederlag og erstatning for å unngå at den i for stor grad blir avhengig av utpregede skjønnsmessige vurderinger.

Ved inngrep i industrielle rettigheter kan det være vanskelig å føre tilstrekkelig bevis for økonomisk tap. For å sikre at det tilkjennes en kompensasjon som, helt eller delvis, dekker faktisk lidt tap også i slike tilfeller, bør det være anledning til å kreve kompensasjon på andre grunnlag enn erstatning for lidt tap. Dette ivaretas dersom rettighetshaveren kan kreve vederlag svarende til en rimelig lisensavgift eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Også hensynet til at reglene om vederlag og erstatning skal en preventiv effekt, tilsier at det bør kunne tilkjennes kompensasjon i tilfeller hvor inngrepet ikke har ført til økonomisk tap for rettighetshaveren eller hvor det ikke kan føres tilstrekkelig bevis for det. Forslaget om at det kan kreves vederlag svarende til en rimelig lisensavgift, eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet, ivaretar dette. Uten en mulighet til å tilkjenne vederlag på disse grunnlagene, ville inngriperen i en del tilfeller kunne komme unna med å betale mindre enn om han hadde innhentet tillatelse (lisens) til utnyttelsen, eller med å få beholde hele eller deler av vinningen han har oppnådd ved inngrepet. Dette ville svekket reglenes preventive effekt og for øvrig være lite rimelig.

Når det kan velges mellom forskjellige grunnlag som vederlag og erstatning kan fastsettes på, vil rettighetshaveren dessuten oftere finne et sikkert grunnlag å fremme krav på enn hvis valgmulighetene er færre. Forslaget legger dermed også til rette for at tvister om inngrep kan løses raskere, rimeligere og mer effektivt.

Flere høringsinstanser har tatt til orde for at det skal kunne tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved utmåling av erstatning for skade som rettighetshaveren er påført som følge av inngrepet. Departementet bemerker at det etter forslaget kan tilkjennes vederlag som skal fastsettes på annet grunnlag enn rettighetshaverens økonomiske tap. Slikt vederlag kan tilkjennes uavhengig av om rettighetshaveren har lidt økonomisk tap eller annen skade. Forslaget medfører dermed at rettighetshaveren vil kunne bli tilkjent vederlag ut over det økonomiske tapet han har lidt, til tross for at det ikke direkte skal tas hensyn til ikke-økonomisk skade.

Høringsinstansene som mener at det også bør kunne tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved erstatningsutmålingen, fremhever særlig behovet for å få tilkjent erstatning for skade som følge av at inngrepet fører til svekket omdømme for rettighetshaveren. Departementet viser til at svekket omdømme for rettighetshaveren, dennes produkter eller varemerke som følge av inngrep ofte vil påføre rettighetshaveren økonomisk tap. Svekket omdømme kan dermed ikke kategoriseres som ikke-økonomisk skade. Økonomisk tap som følge av at inngrepet har ført til svekket omdømme skal inngå ved fastsettelse av erstatningen på lik linje med andre tapsposter som er en følge av inngrepet. Dette gjelder både etter forslaget i proposisjonen og etter gjeldende rett. I tilfeller der det er vanskelig å fastsette den eksakte størrelsen på tap forårsaket av svekket omdømme, må det fastsettes en skjønnsmessig erstatning for slikt tap. Økonomisk tap som følge av redusert omdømme vil ofte være den alvorligste skadevirkningen ved inngrep. Det forutsettes at det ikke utvises noen særskilt tilbakeholdenhet med å tilkjenne erstatning for slikt tap sammenlignet med andre tapsposter. Foranlediget av at Advokatforeningen har tatt dette opp, bemerker departementet at redusert omdømme ved inngrep i kjennetegn for ideelle organisasjoner også kan føre til økonomisk tap, f.eks. ved at det blir vanskeligere for organisasjonen å få inn inntekter i form av bidrag og tilskudd. Dette skal i så fall erstattes på linje med annet økonomisk tap.

Etter direktiv 2004/48/EF artikkel 13 nr. 1 bokstav a pålegges medlemsstatene å sikre at det ved erstatningsutmålingen «in appropriate cases» skal tas hensyn til «elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the rightholder by the infringement». Det er klart at det ikke er noe krav etter direktivet at det i alle tilfeller skal tas hensyn til ikke-økonomiske skade ved erstatningsutmålingen. Hva som ligger i «appropriate cases» er imidlertid uklart. En mulig forståelse er at det bare skal tas hensyn til ikke-økonomiske skade ved inngrep i bestemte typer rettigheter. Lovgivningen i enkelte av EUs medlemsstater bygger på en slik forståelse ved at det bare kan kreves kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved inngrep i visse kategorier av rettigheter, f.eks. opphavsrettigheter og beslektede rettigheter. En annen mulig forståelse er at det ikke skilles mellom ulike rettighetstyper, men at det stilles visse kvalifiserende krav til inngrepets grovhet for at ikke-økonomiske faktorer skal tas i betraktning ved erstatningsutmålingen. Det er dessuten uklart om direktivet krever at ikke-økonomisk skade skal kunne lede til at den samlede erstatningen overstiger det totale økonomiske tapet som rettighetshaveren har lidt.

Selv om Norge ikke er forpliktet til å oppfylle kravene i direktiv 2004/48/EF, er det viktig at de norske håndhevingsreglene oppfyller minimumskravene i direktivet. Det må imidlertid anses som uavklart om direktivet krever at det skal kunne utmåles en særskilt kompensasjon på grunnlag av ikke-økonomisk skade ved inngrep i industrielle rettigheter. Forslaget i proposisjonen skiller seg vesentlig fra direktivets system. Forslaget gir rettighetshaveren rett til å velge det gunstigste av flere forskjellige utmålingsgrunnlag. Etter flere av grunnlagene kan det etter omstendighetene tilkjennes beløp som overstiger rettighetshaverens økonomisk tap. Rettighetshaveren vil dermed ofte ha krav på en kompensasjon som overstiger det økonomiske tapet selv om det ikke direkte skal tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved utmålingen. Samlet sett gir forslaget i proposisjonen rettighetshaveren en betydelig sterkere stilling når det gjelder vederlag og erstatning enn det som følger av minimumskravene i direktivet. Departementet legger på denne bakgrunn til grunn at forslaget oppfyller minimumskravene i direktivet, uavhengig av hvilken forståelse av direktivet som legges til grunn når det gjelder muligheten til å få kompensasjon for ikke-økonomisk skade.

Ved gjennomføringen av direktiv 2004/48/EF i Sverige ble det lagt til grunn at uttrykket «moral prejudice» i direktivet tar sikte på personlig ubehag og ulempe, jf. Prop. 2008/09:67 s. 231. Ved inngrep i industrielle rettigheter er det vanskelig å se for seg andre ikke-økonomisk skadevirkninger. Departementet kan imidlertid ikke se at det er behov for å åpne for at det skal kunne gis kompensasjon for personlig ubehag eller ulempe som følge av inngrep i industrielle rettigheter. Rettighetene innebærer en enerett til utnyttelse i næring. Rettighetshaverens interesser vil ivaretas tilfredsstillende gjennom de foreslåtte grunnlag for fastsettelse av vederlag og erstatning. En rett til kompensasjon for personlig ubehag og ulempe måtte eventuelt vært forbeholdt tilfeller der rettighetshaveren er en fysisk person, og hvor inngrepet er særlig grovt. Etter forslaget i proposisjonen vil rettighetshaveren som et minimum ha krav på vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift i tilfeller hvor inngriperen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette forslaget er i hovedsak begrunnet i preventive hensyn, men det vil også medføre at rettighetshaveren alltid vil ha krav på en høyere kompensasjon i grovere tilfelle.

Departementet fastholder standpunktet om at det ikke skal tas hensyn til ikke-økonomisk skade ved utmåling av erstatning for skade som følge av inngrep. Ordlyden i forslaget er imidlertid justert sammenlignet med høringsnotatet for at det skal gå klarere frem at det skal utmåles en skjønnsmessig erstatning også i tilfeller hvor økonomisk tap er sannsynliggjort, men hvor det ikke foreligger konkrete holdepunkter for å fastsette tapets eksakte størrelse. Dette kommer til uttrykk ved at det etter forslaget skal tilkjennes erstatning for skade som følge av inngrepet. Begrepet skade er også brukt i gjeldende bestemmelser.

Departementet opprettholder standpunktet om at det ikke bør tas inn en opplisting i lovene av hvilke tapsposter som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av erstatning. Erstatningen skal dekke alt tap som er forårsaket av inngrepet. En opplisting vil i praksis ikke kunne omfatte alle tapsposter som kan være relevante, men bare gi noen eksempler på relevante poster. Det er da lite å vinne på å ta inn en slik opplisting i lovene. Det er dessuten fare for at en opplisting kan lede til særlig oppmerksomhet omkring de tapsposter som er omfattet, og at andre relevante tapsposter som ikke er omfattet av opplistingen blir oversett.

Når vederlag skal fastsettes svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet, mener departementet at det må tas hensyn til alle økonomiske fordeler som kan tilbakeføres til inngrepet. Ordlyden i forslaget er justert sammenlignet med høringsnotatet for at det skal gå klarere frem at det ved fastsettelsen av vinningen ikke bare skal tas hensyn til inntekter som fremkommer direkte, f.eks. salgsinntekter, men også til andre økonomiske fordeler, f.eks. besparelser. Det er redegjort nærmere for hvordan vinningen skal beregnes i merknadene til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget.

I høringsnotat ble det foreslått et særskilt grunnlag for vederlag i tilfeller der inngriperen har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. Etter forslaget kunne rettighetshaveren velge å kreve vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter ett av de tre grunnlagene som er nevnt ovenfor. Forslaget innebar at rettighetshaveren ved forsettlige eller grovt uaktsomme inngrep kunne velge mellom fire alternative grunnlag for fastsettelse av vederlag og erstatning, og at han har krav på at det grunnlaget som gir det høyeste beløpet legges grunn.

Noen av høringsinstansene mener at det bør kunne tilkjennes erstatning for tap som ikke ville oppstått ved lisensiering, i tillegg til vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift. Departementet er ikke enig i dette. Dersom det åpnes for å tilkjenne erstatning i tillegg til vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift, kan det føre til at den totale kompensasjon blir urimelig stor i en del tilfeller. Formålet med å innføre et særskilt grunnlag for vederlagsfastsettelse ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep, er å sikre at det skal kunne tilkjennes vederlag som har tilstrekkelig preventiv effekt ved grovere inngrep. Behovet for et særlig grunnlag for vederlagsfastsettelse gjør seg gjeldende når tapet eller vinningen som følge av inngrepet ikke overstiger det beløp som en rimelig lisensavgift utgjør. Forslaget ivaretar dette ved at rettighetshaveren ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep som et minimum vil ha krav på vederlag som utgjør det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. Dersom rettighetshaverens tap utgjør et større beløp enn det dobbelte av en rimelig lisensavgift, vil hans interesser være ivaretatt gjennom at han kan kreve hele tapet erstattet. I slike tilfeller vil fastsettelse av erstatningen på grunnlag av tapet medføre at det tilkjennes beløp som har tilstrekkelig preventiv effekt.

NIR mener det ikke bør være en absolutt regel at det skal tilkjennes vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep, men at retten bør kunne sette vederlaget til et lavere beløp ut fra graden av klanderverdighet hos inngriperen. Departementet kan ikke slutte seg til dette. Forslaget om at det skal kunne tilkjennes vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift gjelder bare når inngriperen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. I slike tilfeller kan inngriperen bebreides i kvalifisert grad. Det vil dermed være lite rom for å justere vederlaget ned ut fra graden av klanderverdighet hos inngriperen. Hensynet til at reglene om vederlag og erstatning skal ha tilfredsstillende preventiv effekt også i grove tilfeller, tilsier dessuten at det ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep som et minimum bør kunne tilkjennes vederlag som er markant høyere enn det beløp inngriperen måtte ha betalt i lisensavgift. Det vil svekke ivaretagelsen av dette hensynet dersom det åpnes for at vederlaget kan settes til et lavere beløp enn det dobbelte av en rimelig lisensavgift. Det legges til grunn at den generelle muligheten til å lempe ansvaret etter skadeerstatningsloven § 5-2 vil være tilstrekkelig for å unngå at regelen om dobbel lisensavgift fører til urimelig tyngende resultater i enkelttilfeller.

BSA mener at det ikke er tilstrekkelig med dobbel lisensavgift, men at det bør kunne tilkjennes vederlag svarende til tre ganger en rimelig lisensavgift ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep. Departementet er ikke enig i dette. Dersom det åpnes for å tilkjenne vederlag svarende til tre ganger en rimelig lisensavgift, vil vederlagene i mange tilfeller bli uforholdsmessig store. At det kan tilkjennes vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift, er tilstrekkelig for å sikre at det kan tilkjennes vederlag som har en tilfredsstillende preventiv effekt.

Forslaget om at rettighetshaveren ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep skal ha krav på vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, følges etter dette opp med enkelte språklige justeringer.

Departementet går inn for å følge opp forslaget om at utgangspunktet for inngrep som er begått i god tro skal være at det skal tilkjennes vederlag svarende til en rimelig lisensavgift eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. I anledning Hovedorganisasjonen Virkes innvendinger, bemerker departementet at det etter forslaget bare er den som i god tro har gjort inngrep som kan bli ansvarlig. Den som i god tro har medvirket til inngrep vil ikke kunne holdes ansvarlig. Det er etter departementets syn rimelig at utgangspunktet, også i tilfeller der inngriper har opptrådt i god tro, er at det skal tilkjennes vederlag svarende til det inngriperen måtte ha betalt om det hadde blitt innhentet tillatelse til utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet. Etter forslaget kan dessuten en godtroende inngriper ikke holdes ansvarlig dersom det vil fremstå som urimelig.

Forslaget om at ansvaret for forsettlige og uaktsomme inngrep i registrerte rettigheter skal være det samme på søknadsstadiet som etter registreringen, forutsatt at søknaden fører frem, følges opp. Det samme gjelder forslaget om at det ikke skal kunne tilkjennes vederlag og erstatning for inngrep begått i god tro på søknadsstadiet. Til Advokatforeningens innvending mot det sistnevnte forslaget, bemerker departementet at det ofte vil anses som uaktsomt dersom inngriperen ikke har gjennomført forsvarlige undersøkelser med hensyn til om det foreligger offentlig tilgjengelige søknader om industrielle rettigheter som vil hindre en planlagt utnyttelse. Reglene om ansvar for uaktsomme inngrep innebærer dermed at den som planlegger en utnyttelse har en klar oppfordring til å undersøke om det foreligger søknader om industrielle rettigheter som kan hindre den aktuelle utnyttelsen.

Norsk Biotekforum gir uttrykk for at en inngriper bør anses å ha opptrådt i god tro dersom vedkommende har undersøkt søknadssituasjonen for patenter på bioteknologiområdet og konkludert med at en patentsøknad som vil være til hinder for en planlagt utnyttelse ikke vil føre frem. Departementet bemerker at dette ikke kan legges til grunn på generell basis. Om inngriperen kan anses å ha opptrådt i god tro må også i slike tilfelle avgjøres på grunnlag av en konkret aktsomhetsvurdering, der det sentrale momentet vil være i hvilken grad det var forsvarlig å legge til grunn at en søknad som ville hindre den påtenkte utnyttelsen ikke ville føre frem.