11 Gjengivelse av varemerker i oppslagsverk

11.1 Gjeldende rett

En gjengivelse av et varemerke i en ordbok, leksikon eller lignende oppslagsverk vil normalt ikke utgjøre en slik form for bruk som utgjør inngrep i eneretten etter varemerkeloven § 4, ettersom merket i slike tilfeller ikke brukes som kjennetegn for varer eller tjenester. Det vil derfor gjerne ikke kunne rettes inngrepssanksjoner mot slik bruk, slik som forbud etter varemerkeloven § 57, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 82. En bruk av merket som oppslagsord i en ordbok kan likevel være skadelig for varemerkets funksjon som angivelse av kommersiell opprinnelse, fordi bruken kan bidra til at merket mister sitt særpreg og går over til å oppfattes som en alminnelig betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for.

På denne bakgrunn gir varemerkeloven § 11 innehavere av registrerte varemerker rett til å kreve at et varemerke ikke blir gjengitt i lærebøker, leksikon, håndbok eller lignende faglig skrift uten at det samtidig fremgår at merket er beskyttet ved registrering. Bestemmelsen er en videreføring av § 11 i varemerkeloven 1961, og hensikten er å gi merkehaveren et redskap til å hindre at merket ved gjengivelse som oppslagsord mister sin distinktive evne og går over til å bli en generisk betegnelse for slike varer eller tjenester som det gjelder, jf. NOU 2001: 8 (Varemerkeutredningen II) s. 72. Regelen er teknologinøytral, og gjelder både for trykte og elektroniske verk, jf. NOU 2001: 8 s. 73.

For å oppfylle kravet om å angi at merket er vernet ved registrering, vil det etter varemerkeloven § 11 tredje ledd alltid være tilstrekkelig å gjengi merket sammen med symbolet ® på en tydelig måte. Dette er ikke til hinder for at opplysning om registreringsvernet kan gis også på andre måter, f.eks. ved at det uttrykkelig angis at det gjelder et «registrert varemerke». Bakgrunnen for at lovteksten angir at bruk av symbolet ® vil være tilstrekkelig, er at dette er vanlig i mange land, og at det ble ansett hensiktsmessig at loven ga anvisning på en måte som alltid skulle anses tilstrekkelig, men som ikke skulle være den eneste markering som kan brukes, jf. NOU 2001: 8 s. 73.

Hvis et krav om angivelse av at det gjelder et registrert varemerke er fremsatt i rimelig tid før en utgivelse, og kravet ikke blir etterkommet, kan merkehaveren kreve at forfatteren, utgiveren, hovedredaktøren eller forleggeren bekoster en rettelse som offentliggjøres på en slik måte og i et slikt omfang som finnes rimelig. Merkehaveren kan altså velge hvilket av disse rettssubjektene kravet rettes mot. Angivelse av at merket er vernet ved registrering kan kreves så lenge det aktuelle merket er innført i varemerkeregisteret. Hvis utgiveren mener at merket er degenerert til å utgjøre en alminnelig betegnelse for varene eller tjenestene det er registrert for, må det i så fall fremsettes et eget krav om sletting av registreringen, jf. varemerkeloven § 36 bokstav b.

11.2 Direktivet

Direktivet artikkel 12 har, som artikkel 12 i EUs varemerkeforordning, en bestemmelse om at merkehaveren, hvis en gjengivelse av varemerket i ordbok, leksikon eller lignende referanseverk i trykt eller elektronisk form gir inntrykk av at merket utgjør en generisk betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for, kan kreve at utgiveren så snart som mulig, og senest i neste utgave for trykte verk, sørger for at gjengivelsen ledsages av en angivelse av at det dreier seg om et registrert varemerke.

På samme måte som varemerkeloven § 11, tar direktivbestemmelsen sikte på å hindre at merket utsettes for degenerasjon gjennom bruk i ordbøker og andre oppslagsverk, og gir grunnlag for et krav om retting slik at det angis at det dreier seg om et registrert varemerke. Direktivet har en noe annerledes utforming enn den norske lovbestemmelsen, men innholdet er i det vesentlige samsvarende. Også direktivet gjelder både for trykte og elektroniske verk. Direktivet presiserer ikke uttrykkelig at den kravet om retting rettes mot, også skal bekoste rettelsen, men dette må anses å ligge implisitt i bestemmelsen, og er også presisert i 10 § tredje stycket i den finske varumärkeslagen etter gjennomføringen av direktivet. Etter direktivet, i motsetning til varemerkeloven § 11, kan krav om retting bare rettes mot utgiveren, dvs. ikke mot forfatter og redaktør osv. Antakelig er det uansett mest praktisk med krav mot utgiveren. Direktivet presiserer at rettelsen senest må skje i neste utgave for trykte verk, mens det for elektroniske verk vil bero på en tolkning av kravet om «snarest mulig» hvor raskt utgiveren må reagere.

I motsetning til den norske lovteksten, har direktivet ingen bestemmelse om at bruk av symbolet ® vil være tilstrekkelig til å opplyse om registreringsvernet. Det må likevel legges til grunn at dette vil være tilstrekkelig, siden dette er en vanlig måte å gjøre det på. Registreringsvernet vil imidlertid også kunne angis på andre måter.

Direktivet oppstiller ikke andre sanksjoner mot bruken av merket i det aktuelle verket enn muligheten til å kreve retting. For å anvende andre sanksjoner må det altså foreligge et varemerkeinngrep.

11.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 8.3 s. 52 flg. ble det foreslått å endre varemerkeloven § 11 for å oppnå samsvar med artikkel 12 i direktivet.

I høringsnotatet heter det:

«Det er en fordel at det nye varemerkedirektivet har regler om gjengivelse av varemerker i leksikon, ordbøker og lignende oppslagsverk, slik at regelverket innen EØS på dette området blir harmonisert. Dette gjelder særlig siden direktivet også omfatter elektronisk utgitte skrifter, som gjerne benyttes uavhengig av landegrenser. Ordlyden i varemerkeloven § 11 må endres noe for å tilpasses til artikkel 12 i det nye varemerkedirektivet, men dette vil ikke innebære noen vesentlige realitetsendringer.

Det er ikke nødvendig å klargjøre i § 11 første ledd at bestemmelsen gjelder skrifter i både trykt og elektronisk form, siden dette allerede er gjeldende rett, jf. også NOU 2001: 8 s. 72–73. Det er mest hensiktsmessig at ordlyden fortsatt er teknologinøytralt utformet. For øvrig vil bestemmelsen fortsatt omfatte de samme typer av skrifter med faglig innhold som etter gjeldende rett, i og med direktivets angivelse av at det gjelder ordbøker, leksikon eller lignende oppslagsverk.

Siden det er et vilkår for å kunne kreve retting etter direktivet, er det hensiktsmessig å ta inn også i den norske lovteksten at merkehaveren kan kreve angivelse av registreringsvernet hvis gjengivelsen ellers gir inntrykk av at merket er en sedvanlig betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for. Dette innebærer neppe noen realitetsendring, siden en gjengivelse av merket uten angivelse av registreringsvernet uansett vil medføre en risiko for å skape et slikt inntrykk. Det kan likevel av klarhetshensyn være hensiktsmessig å ta med en presisering av dette.

For det tredje antas det at personkretsen krav kan rettes mot etter § 11, må innsnevres slik at den bare omfatter utgiveren av det aktuelle verket. I den svenske utredningen er det ikke foreslått å snevre inn personkretsen som krav kan rettes mot, se forslaget til 2. kap 18 § varumärkeslagen i SOU 2016: 79 s. 162. Man kan muligens se det slik at det faller utenfor direktivet å regulere hvilke andre rettssubjekter enn utgiveren som krav kan rettes mot, men det synes ønskelig her å legge ordlyden i den norske bestemmelsen nært opp til direktivet. Foreløpig er det derfor utformet et lovforslag der det bare er mulig å rette krav mot utgiveren.

Etter direktivet skal rettelsen skje så snart som mulig, og det er presisert at dette innebærer senest i neste opplag av verket for trykte skrift. I nåværende § 11 i varemerkeloven er det ikke angitt hvor raskt retting skal skje, men bare at retting kan kreves der et krav fremsatt i rimelig tid ikke er blitt etterkommet. Det synes som at kravet om å handle «without delay» innebærer en ganske streng handleplikt, og at utgiveren dermed må utføre rettelsen relativt raskt, særlig for elektroniske verk. For trykte verk er det heller ikke gitt at det vil være tilstrekkelig å vente til neste opplag hvis det går lang tid før et slikt nytt opplag blir utgitt.

Den nåværende presiseringen i § 11 tredje ledd om at krav fra merkehaveren alltid anses etterkommet hvis merket er gjengitt sammen med symbolet ® på en tydelig måte, bør utgå for å sikre fullt samsvar med direktivet. Det må imidlertid legges til grunn at en slik angivelse fortsatt vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet om angivelse av at det dreier seg om et varemerke vernet ved registrering.»

11.4 Høringen

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) gir uttrykk for at det er hensiktsmessig at regelverket innenfor EØS-området blir harmonisert, og også teknologinøytralt utformet, når det gjelder gjengivelse av varemerker i oppslagsverk.

International Trademark Association (INTA) uttaler at det vil være fint med en eksplisitt henvisning til elektroniske publikasjoner, og at internettbaserte oversettelsesverktøy uttrykkelig bør omfattes av bestemmelsen, for å unngå at oversettelser gir inntrykk av at varemerket er en alminnelig betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for.

11.5 Departementets vurdering

Departementet ser det som hensiktsmessig at reglene om gjengivelse av varemerker i oppslagsverk harmoniseres i EØS-området, særlig siden internettbaserte verk gjerne anvendes over landegrensene. Departementet følger opp forslaget om endringer i varemerkeloven § 11, men har kommet til at lovteksten bør legges enda nærmere opp til direktivet enn foreslått i høringsnotatet. Det er derfor gjort enkelte justeringer i lovforslaget.

Når det gjelder elektroniske publikasjoner og internettbaserte oversettelsesverktøy, viser departementet til at det allerede fremgår av direktivbestemmelsen at den omfatter elektroniske oppslagsverk. Dette foreslås presisert uttrykkelig i lovteksten. Hvorvidt et oversettelsesverktøy vil rammes, beror på om dette vil anses som et «oppslagsverk» i bestemmelsens forstand.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 11, og til merknadene til bestemmelsen.