9 Begrensninger i eneretten

9.1 Gjeldende rett

En viktig begrensning i eneretten etter varemerkeloven § 4 er at den bare gjelder bruk av tegn i næringsvirksomhet. Varemerkeloven § 5 oppstiller i tillegg ytterligere begrensninger, ved å klargjøre at visse former for bruk av tegn ikke kan forbys i medhold av eneretten til et varemerke, selv om de aktuelle handlingene utføres i næringsvirksomhet og ellers faller innenfor § 4. For det første klargjøres i § 5 første ledd at varemerkerett oppnådd ved registrering ikke omfatter slik del av merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt. Selv om et varemerke som helhet er funnet registrerbart, kan det være at merkets enkeltdeler ikke kunne ha oppnådd beskyttelse alene, fordi de mangler særpreg eller er beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene det gjelder. Slike deler av merket vil ikke ha noen selvstendig beskyttelse i kraft av registreringen, og vil kun oppnå vern dersom det nødvendige særpreg for disse delene av merket oppnås gjennom innarbeidelse.

Etter § 5 andre ledd er varemerkeretten heller ikke til hinder for visse handlinger så lenge disse foretas i overensstemmelse med god forretningsskikk. For det første kan eget navn, foretaksnavn eller adresse benyttes uten hinder av varemerkeretten, jf. § 5 andre ledd bokstav a. I Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 44 ble det med henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-245/02 Anheuser-Busch lagt til grunn at denne retten til å bruke eget navn omfatter både personnavn og foretaksnavn.

Videre er det etter § 5 andre ledd bokstav b tillatt å benytte angivelser som gjelder egenskaper ved varen eller tjenesten, og etter bokstav c også varemerket, hvis dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel der den aktuelle varen er en reservedel til en vare beskyttet ved varemerket.

Kravet om at handlingene etter § 5 andre ledd må skje i samsvar med god forretningsskikk, innebærer en plikt til å opptre rimelig opp mot merkehaverens berettigede interesser, jf. EU-domstolens avgjørelser i sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen og sak C-228/03 Gillette. Normalt vil det ikke være i samsvar med god forretningsskikk hvis det gis inntrykk av en kommersiell forbindelse med merkehaveren, eller hvis varemerkets særpreg eller anseelse utnyttes eller skades på urimelig måte.

Endelig har varemerkeloven § 5 tredje ledd en bestemmelse om at enerett til en geografisk opprinnelsesbetegnelse oppnådd ved registrering som fellesmerke ikke er til hinder for at andre bruker betegnelsen, når dette skjer i samsvar med god forretningsskikk, se også punkt 15 i proposisjonen.

I tillegg har varemerkeloven § 6 en bestemmelse om konsumpsjon, som innebærer at varemerkeretten ikke kan gjøres gjeldende mot senere omsetningsledd når en vare med merkehaverens samtykke er brakt i omsetning innenfor EØS-området.

9.2 Direktivet

Direktivet viderefører i artikkel 14 i stor grad bestemmelsene om begrensninger i eneretten fra artikkel 6 i varemerkedirektivet 2008, men innebærer også noen endringer. På samme måte som etter gjeldende rett er det etter alle de tre unntaksalternativene en forutsetning at kravet til god forretningsskikk er oppfylt, slik dette er tolket i EU-domstolens praksis, jf. artikkel 14 nr. 2.

Etter artikkel 14 nr. 1 bokstav a begrenses unntaket fra varemerkeretten for bruk av eget navn og adresse til bare å gjelde fysiske personer. Denne retten skal altså ikke lenger gjelde for foretak eller andre juridiske personer, med mindre det aktuelle navnet som benyttes også er innehaverens personnavn. Bestemmelsen innebærer en innsnevring sammenlignet med EU-domstolens tidligere praksis, jf. sak C-245/02 Anheuser Busch. Formålet er å gi varemerker et bedre vern mot bruk av merket i yngre foretaksnavn, i lys av at foretaksnavn og andre forretningskjennetegn normalt gis vern mot yngre varemerker, jf. fortalen til direktivet punkt 27, og for norsk rett foretaksnavneloven § 3-2 jf. § 3-3.

I artikkel 14 nr. 1 bokstav b videreføres bestemmelsen om adgang til å bruke visse betegnelser som beskriver ulike egenskaper ved varer eller tjenester. Nytt er at det tydeliggjøres at unntaket generelt omfatter bruk av tegn og betegnelser som ikke er særpregede. Det fremgår av fortalen punkt 27 at bestemmelsen er ment å i «almindelighed tillade anvendelsen af deskriptive eller ikke-distinktive tegn eller angivelser».

I artikkel 14 nr. 1 bokstav c reguleres adgangen til å bruke selve varemerket. Bestemmelsen er gitt en bredere ordlyd enn i varemerkedirektivet 2008, der det kun ble angitt at merket kunne brukes til å angi formålet med den aktuelle varen eller tjenesten, for eksempel at denne utgjør en reservedel eller tilbehør til produktet varemerket gjelder. I den nye bestemmelsen er bruk for å angi formålet gjort til et eksempel, men slik at unntaket også gjelder all annen bruk av varemerket for å identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren, forutsatt at dette skjer i samsvar med god forretningsskikk. I fortalen punkt 27 er det gitt noen retningslinjer for hva slags andre former for bruk som kan være tillatt. For det første fremgår at tredjepersoners bruk av et varemerke for å opplyse forbrukeren om at det er ekte varer som videreselges der det er skjedd lovlig parallellimport, normalt bør være tillatt så lenge dette skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk. Videre gis det uttrykk for at bruk av et varemerke i kunstneriske uttrykk i samsvar med god forretningsskikk bør være tillatt, og at direktivet bør anvendes på en måte som sikrer full respekt for de grunnleggende rettigheter og friheter, herunder ytringsfriheten.

9.3 Forslaget i høringsnotatet

Endringene i bestemmelsene om enerettens begrensninger foreslås i høringsnotatet punkt 6.3 s. 45 flg. gjennomført i varemerkeloven § 5.

I høringsnotatet heter det:

«Det er nødvendig med enkelte endringer i varemerkeloven § 5 for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet artikkel 14.

For det første må varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav a endres slik at foretaksnavn fjernes fra unntakets virkeområde, dvs. slik at bestemmelsen for fremtiden begrenses til bare å gjelde fysiske personers bruk av navn og adresse, i samsvar med det nye direktivet. Der det aktuelle foretaksnavnet har eldre grunnlag for sin rett enn varemerket, vil endringen her ikke ha betydning. Det er bare der varemerket er eldst, at man ikke lenger kan påberope § 5 første ledd bokstav a som grunnlag for å bruke et yngre foretaksnavn som er egnet til å forveksles med varemerket. Men hvis det yngre foretaksnavnet inneholder innehaverens personnavn, slik som for enkeltpersonforetak, vil retten til å bruke navnet fortsatt kunne hjemles i § 5 andre ledd bokstav a.

Ordlyden i § 5 andre ledd bokstav b om bruk av tegn og angivelser for å angi egenskaper ved varen eller tjenesten justeres noe, slik at det klargjøres at bruk av tegn som ikke er særpregede generelt omfattes av unntaket. Dette innebærer at unntaket får et noe bredere anvendelsesområde enn tidligere.

Unntaket i § 5 andre ledd bokstav c må også gis en bredere ordlyd i samsvar med direktivet artikkel 14 nr. 1 bokstav c, slik at det fremgår at det generelt er tillatt å bruke varemerket i samsvar med god forretningsskikk, der dette gjøres for å identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren. Bruk av varemerket for å angi formålet med egne varer eller tjenester, for eksempel der dette er å være tilbehør eller reservedel til varene som selges under varemerket, vil fortsatt inngå i bestemmelsen som et eksempel på slik bruk. En annen form for bruk som kan falle inn under bestemmelsen, vil være parallellimportørens bruk av merket for å angi at det er merkehavernes legemidler som tilbys for salg. Ved vurdering av parallellimportørens spillerom til å bruke varemerket i markedsføringen, vil også varemerkeloven § 6 andre ledd (jf. artikkel 15 nr. 2 i nytt varemerkedirektiv) kunne få betydning. Etter denne bestemmelsen kan merkehaveren motsette seg slik markedsføring der det er «rimelig grunn» for dette, for eksempel der det skjer alvorlig skade på merkets anseelse (jf. EU-domstolens dom i sak C-337/95 Dior) eller der det gis inntrykk av en kommersiell forbindelse med merkehaveren (jf. sak C-63/97 BMW).

Bestemmelsen om begrensning av eneretten til visse fellesmerker i § 5 tredje ledd må videreføres, jf. det nye direktivet artikkel 28 nr. 4 og 29 nr. 3.»

9.4 Høringen

Advokatforeningen slutter seg i det vesentlige til forslagene i høringsnotatet, men mener bestemmelsen om sammenlignende reklame har fått en uheldig utforming, og bør flyttes til § 4 heller enn å plasseres i § 5 om begrensninger i eneretten.

Ingen andre høringsinstanser har hatt merknader til dette punktet.

9.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslagene fra høringsnotatet om endringer i varemerkeloven § 5 om begrensninger i merkehaverens enerett.

Bestemmelsen om sammenlignende reklame er flyttet til § 4, i tråd med Advokatforeningens innspill, se også punkt 8.5 i proposisjonen.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven § 5, og til merknadene til bestemmelsen.