8 Enerettens innhold

8.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a innebærer eneretten til et varemerke at ingen uten samtykke fra merkehaveren i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som merket er beskyttet for. Dette er tilfellet der både varemerkene og varene eller tjenestene er identiske («double identity»), og gjelder typisk såkalte varemerkeforfalskninger («counterfeit goods»). I tillegg omfattes også tilfeller der det aktuelle tegnet skiller seg så lite fra varemerket at ulikhetene kan bli oversett av en gjennomsnittforbruker, jf. EU-domstolens dom i sak C-291/00 Arthur et Félicie. I tilfellene omfattet av § 4 første ledd bokstav a er det ikke nødvendig å påvise noen konkret risiko for forveksling.

Etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b er eneretten videre til hinder for at noen i næringsvirksomhet benytter tegn som ligner varemerket for lignende varer eller tjenester, hvis det er risiko for forveksling. Det må da foretas en vurdering av om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling) eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom deres innehavere (indirekte forveksling).

Etter § 4 andre ledd har velkjente varemerker i tillegg et utvidet vern, som innebærer at ingen uten samtykke kan benytte tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill). Bestemmelsen gir anvisning på en bred rimelighetsvurdering, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 43.

For at det skal foreligge et inngrep i varemerkeretten etter § 4 første eller andre ledd, må det aktuelle tegnet brukes for varer eller tjenester på en slik måte at det kan påvirke varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjon, herunder funksjonen som opprinnelses- og kvalitetsgaranti, jf. HR-2018-110-A Ensilox med henvisninger til retningsgivende praksis fra EU-domstolen. I varemerkeloven § 4 tredje ledd er det gitt en ikke uttømmende oppregning av eksempler på hva som kan utgjøre slik bruk, nemlig å sette merket på varer eller deres emballasje (bokstav a), å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under det aktuelle tegnet, eller levere tjenester under tegnet (bokstav b), innføre eller utføre varer med merket på (bokstav c) og bruk på forretningspapirer og i reklame (bokstav d). Det er klargjort i § 4 fjerde ledd at muntlig bruk rammes på samme måte som skriftlig bruk. Også tilfeller der varemerket er fjernet fra merkehaverens varer før varene plasseres på markedet med nye merker, kan rammes, jf. EU-domstolens dom i sak C-129/17 Mitsubishi.

Bestemmelsen om innførsel og utførsel i § 4 tredje ledd bokstav c omfatter ikke varer i transitt eller opplagring på frilager, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 43, dvs. varer som bare er midlertidig på norsk tollområde på vei til og fra et annet land. Merkehaveren kan bare gripe inn mot varer i transitt hvis det foreligger omstendigheter som sannsynliggjør at varene vil bli brakt i handelen her i landet, jf. EU-domstolens dommer i sak C-281/05 Diesel og forente saker C-466/09 og C-495/09 Philips/Nokia.

8.2 Direktivet

Det nye varemerkedirektivet viderefører i hovedsak gjeldende rett når det gjelder enerettens innhold, men innebærer enkelte klargjøringer og endringer på bakgrunn blant annet av rettspraksis fra EU-domstolen.

I artikkel 10 nr. 1 klargjøres at en varemerkeregistrering gir innehaveren en enerett, og i artikkel 10 nr. 2 tydeliggjøres at eneretten ikke kan gjøres gjeldende mot innehavere av eldre rettigheter, jf. forbeholdet for eldre rettigheter i TRIPS-avtalen artikkel 16 nr. 1. Videre klargjøres i artikkel 10 nr. 2 at eneretten bare rammer andres bruk av tegn i forbindelse med varer eller tjenester. I fortalen til direktivet punkt 19 heter det: «Det er hensigtsmæssigt at fastsætte, at en krænkelse af et varemærke kun kan konstateres, hvis det etableres, at det krænkende mærke eller tegn anvendes i erhvervsmæssigt øjemed med henblik på at adskille varer eller tjenesteydelser. Anvendelse af tegnet med henblik på andet end at adskille varer eller tjenesteydelser bør være underlagt bestemmelserne i national ret.». Det foreligger en omfattende praksis fra EU-domstolen om avgrensningen av hvilke former for bruk som omfattes av eneretten, se bl.a. sak C-2/00 Hölterhoff, C-206/01 Arsenal, C-48/05 Adam Opel og C-17/06 Céline, forente saker C-236/08 til C-238/08 Google og sak C-558/08 Portakabin.

Bestemmelsen om utvidet vern for velkjente varemerker var valgfri etter 2008-direktivet, men er gjort obligatorisk i artikkel 10 nr. 2 bokstav c i det nye direktivet. Det er samtidig klargjort at det utvidede vernet ikke bare gjelder der de aktuelle varene eller tjenestene er av annet slag enn dem merket er vernet for, men også der de er av samme eller lignende slag, jf. EU-domstolens dom i sak C-292/00 Zino Davidoff.

Videre er det i artikkel 10 nr. 3 føyd til enkelte nye eksempler i oppregningen av typer av bruk som kan utgjøre en inngrepshandling hvis vilkårene for inngrep ellers er oppfylt, se tilsvarende endringer i varemerkeforordningen artikkel 9 nr. 3. Dette gjelder for det første bruk av et tegn som foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn («trade or company name»), jf. direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav e og EU-domstolens dom i sak C-17/06 Céline. Det er presisert i direktivets fortale punkt 19 at bruk av forretningskjennetegn eller foretaksnavn bare kan utgjøre inngrep i varemerkeretten hvis bruken skjer «med henblik på at adskille varer eller tjenesteydelser». Det som reguleres av direktivet er følgelig situasjoner der samme tegn brukes både som foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, og som varemerke. Bruk av foretaksnavn eller forretningskjennetegn uten tilknytning til varer eller tjenester vil ikke utgjøre varemerkeinngrep.

Artikkel 10 nr. 3 bokstav f slår fast at merkehaveren kan forby bruk av varemerket i sammenlignende reklame, hvis bruken ellers utgjør et inngrep, og reklamen ikke oppfyller kravene i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF om villedende og sammenlignende reklame. Direktivet er gjennomført i norsk rett i forskrift 19. desember 2000 nr. 1653 om sammenlignende reklame, jf. markedsføringsloven § 26 andre ledd. Etter direktivet artikkel 4 kreves at reklamen ikke bringer i vanry eller taler nedsettende om en konkurrents varemerker, drar urimelig fordel av den anseelse som er knyttet til konkurrentens varemerke, fremstiller varer eller tjenester som en etterligning eller kopi av varer eller tjenester med et beskyttet varemerke eller forårsaker forveksling med en konkurrents varemerke. Det er delvis overlapp mellom disse kriteriene og vilkårene for varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, og bruk av varemerker i sammenlignende reklame kan dermed etter omstendighetene forbys som varemerkeinngrep allerede etter gjeldende rett, jf. avgjørelsene fra EU-domstolen i sak C-533/06 O2 Holdings avsnitt 36 og 37 og sak C-487/07 L’Oreal avsnitt 53. EU-domstolen har lagt til grunn at merkehaveren ikke kan forby bruken av merket hvis kravene til reklamen etter direktivet om sammenlignende reklame artikkel 4 er overholdt, jf. O2 Holdings avsnitt 45 og 51 og L’Oreal avsnitt 54. I tillegg er det bare bruken av merket, og ikke den sammenlignende reklamen som sådan, som kan forbys på varemerkerettslig grunnlag. Eventuelle sanksjoner mot reklamen for øvrig vil måtte vurderes etter annet regelverk om markedsføring og krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

I artikkel 10 nr. 4 har direktivet en ny bestemmelse om transitt og lignende tilfeller. En lignende bestemmelse finnes i EUs varemerkeforordning artikkel 9 nr. 4. Bakgrunnen for bestemmelsene er at det ble ansett utilfredsstillende at merkehaveren etter praksis fra EU-domstolen ikke nødvendigvis kunne gripe inn mot varer i transitt, slik at man ikke kunne stoppe varemerkeforfalskede varer i slike tollsituasjoner. Bestemmelsen i artikkel 10 nr. 4 endrer dette, slik at merkehaveren skal kunne hindre tredjepersoner i å importere varer i næringsvirksomhet selv om varene ikke skal bringes i omsetning i det aktuelle landet, men bare oppbevares der inntil transport til det endelige destinasjonslandet. Dette omfatter etter fortalen til direktivet punkt 22 alle tollsituasjoner der varene ikke er ment å skulle plasseres på markedet i den aktuelle staten, dvs. transitt, omlastning, lagring, innførsel i en frisone, midlertidig lagring, foredling eller midlertidig innførsel. Adgangen for merkehaveren til å gripe inn mot slike varer gjelder etter artikkel 10 nr. 4 hvis varene, herunder emballasjen, kommer fra tredjeland og bærer et merke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke registrert for de samme varene. Direktivet tar altså sikte på tilfeller med varemerkeforfalskninger, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a og TRIPS-avtalen artikkel 51 note 14. Merkehaverens rett skal opphøre hvis det under en rettssak initiert i samsvar med forordning (EU) nr. 608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter for å få fastslått hvorvidt det er skjedd et varemerkeinngrep, sannsynliggjøres at merkehaveren ikke har rett til å forby at varene bringes i omsetning i det endelige destinasjonslandet. Dette vil typisk kunne være tilfelle dersom det aktuelle varemerket ikke er beskyttet i dette landet.

Idet den regulerer sider ved EUs tollunion og forholdet til tredjeland, er artikkel 10 nr. 4 utelukket fra anvendelse i EØS/EFTA-statene gjennom en tilpasningstekst inntatt i EØS-komiteens innlemmelsesbeslutning, se proposisjonen punkt 3.2.

8.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 5.3 s. 41 flg. og punkt 6.3 s. 45 flg. ble det foreslått endringer i varemerkeloven § 4 for å gjennomføre direktivet artikkel 10.

I høringsnotatet heter det:

«Det er nødvendig med enkelte endringer i varemerkeloven § 4 for å gjennomføre endringene i bestemmelsene om enerettens innhold i det nye varemerkedirektivet artikkel 10.

Det synes ikke nødvendig å presisere i § 4 at varemerkeretten gir en enerett, og heller ikke at retten ikke gir grunnlag for å gripe inn mot rettigheter med eldre rettsgrunnlag, jf. artikkel 10 nr. 2 innledningsvis. Dette er allerede forutsatt i varemerkeloven § 7, og også i bestemmelsen om relative registreringshindre i varemerkeloven § 16, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 46. Prinsippet i § 7 får anvendelse i alle situasjoner der man behøver å ta stilling til hvilken rettighet som har eldst rettsgrunnlag, dvs. ikke bare ved avgjørelsen av spørsmålet om inngrep, men også ved andre vurderinger av hvem som har eldst grunnlag for sin rett.

Det bør imidlertid gjøres en endring i § 4 første ledd for å ta inn presiseringen i det nye direktivet av at eneretten bare gir grunnlag for inngripen der andres bruk av tegn skjer i relasjon til varer eller tjenester. Dette følger for så vidt allerede av lovens ordlyd i og med kravet til at bruken skal skje «for varer eller tjenester» i varemerkeloven § 4 første og andre ledd, jf. også HR-2018-110-A Ensilox, men bør tydeliggjøres ytterligere i samsvar med det nye direktivet. Samtidig endres oppbygningen av § 4 første og andre ledd, slik at bestemmelsen om utvidet vern for velkjente varemerker, som nå fremgår av andre ledd, tas inn som ny bokstav c i første ledd, jf. oppbygningen av direktivet artikkel 10 nr. 2. At den tidligere valgfrie bestemmelsen om utvidet vern for velkjente merker nå er gjort obligatorisk, gir ikke behov for lovendring ettersom et slikt vern allerede følger av varemerkeloven § 4. Det at vernet også gjelder der varene er av samme slag, følger allerede av lovteksten.

At bruk av foretaksnavn eller forretningskjennetegn kan rammes av varemerkeretten der bruken skjer i relasjon til varer eller tjenester, foreslås klargjort i oppregningen i varemerkeloven § 4 tredje ledd. Det vil dermed fremgå uttrykkelig av lovteksten at bruk av et foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn eller del av et slikt kjennetegn som kjennetegn for varer eller tjenester, kan utgjøre en inngrepshandling dersom øvrige vilkår for inngrep er oppfylt.

Det fremgår allerede av varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav d at bruk av tegn i reklame, herunder sammenlignende reklame, kan utgjøre varemerkeinngrep der vilkårene for inngrep ellers er oppfylt. På denne bakgrunn, og også i lys av hvordan bestemmelsen om sammenlignende reklame i direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav f er utformet, kan det synes hensiktsmessig å gjennomføre denne bestemmelsen som en avgrensning av eneretten etter varemerkeloven § 5, i stedet for å ta den inn som et eksempel på bruk som kan rammes av eneretten etter § 4 tredje ledd. Dersom bruken av merket i reklame utgjør et inngrep etter § 4, vil bruken da likevel ikke kunne forbys på varemerkerettslig grunnlag om vilkårene etter § 5 er oppfylt. Dette vil være der kravene etter forskriften 19. desember 2000 nr. 1653 § 3 er oppfylt. Også i den svenske utredningen om gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv er det foreslått å plassere bestemmelsen om sammenlignende reklame i bestemmelsen om avgrensning av eneretten, til tross for at den i direktivets systematikk er plassert blant bestemmelsene om enerettens innhold, se SOU 2016: 79 s. 242–243.»

8.4 Høringen

Advokatforeningen slutter seg i det vesentlige til forslagene i høringsnotatet, men mener bestemmelsen om sammenlignende reklame har fått en uheldig utforming, og bør flyttes til § 4, heller enn å plasseres i § 5 om begrensninger i eneretten.

International Trademark Association (INTA) mener det bør komme klarere frem i § 4 at det er bruk av tegn i næringsvirksomhet i relasjon til varer og tjenester som rammes, og foreslår en justering av ordlyden.

8.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslagene om endringer i varemerkeloven § 4 om enerettens innhold, men med visse justeringer sammenlignet med høringsnotatet.

Utformingen av § 4 legges nærmere opp til ordlyden i direktivet artikkel 10. På bakgrunn av INTAs innspill foreslås en justering av ordlyden i § 4 første ledd innledningsvis, for å klargjøre at den aktuelle bruken som kan utgjøre inngrep, gjelder bruk av tegn i forbindelse med varer og tjenester, jf. artikkel 10 nr. 2 innledningsvis. Det foreslås også å presisere uttrykkelig i lovteksten at varemerkeretten innebærer en enerett, jf. artikkel 10 nr. 1. At retten ikke gjelder overfor eldre rettsgrunnlag, følger allerede av varemerkeloven § 7. Siden bestemmelsen om vernet for velkjente varemerker nå blir obligatorisk, foreslår departementet også enkelte justeringer i § 4 andre ledd for å bringe lovteksten her enda nærmere direktivet.

Departementet er videre enig med Advokatforeningen i at bestemmelsen om sammenlignende reklame bør tas inn i § 4 om enerettens innhold heller enn i § 5 om begrensninger, og har endret lovforslaget i samsvar med dette.

En bestemmelse lignende artikkel 10 nr. 4 om transitt foreslås innført i ny § 4 a i varemerkeloven, for å sikre et like godt vern for merkehaveren i disse situasjonene som det som gjelder i EU, se punkt 20 i proposisjonen.

Det vises ellers til forslagene til endringer i varemerkeloven § 4, og til merknadene til bestemmelsen.