6 Endringer i registreringsvilkår

6.1 Tegn som kan være varemerke

6.1.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 14 første ledd første punktum må et varemerke, for å kunne registreres, bestå av et tegn som kan oppnå vern etter varemerkeloven § 2 og som kan gjengis grafisk.

Etter § 2 første ledd kan ethvert tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, utgjøre et varemerke, og bestemmelsen regner opp en rekke eksempler på slike tegn. Oppregningen er ikke uttømmende, og det følger av EU-domstolens praksis at uttrykket «tegn» skal forstås vidt. Begrepet utelukker ikke tegn som ikke kan oppfattes visuelt, slik som lukter og lyder, jf. EU-domstolens dommer i sak C-273/00 Sieckmann og C-283/01 Shield Mark. Det kan også omfatte farger og fargekombinasjoner, jf. sak C-104/01 Libertel (én enkelt farge) og C-49/02 Heidelberger Bauchemie (kombinasjon av to farger).

Varemerkeloven § 2 inneholder samtidig en avgrensning av hvilke tegn det kan oppnås varemerkerett til, ved at bestemmelsen utelukker fra vern tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Formålet med denne bestemmelsen er å verne konkurransen, ved å hindre at varemerkebeskyttelsen gir eieren et monopol på produktegenskaper som det er sannsynlig at en kjøper vil søke også i varene til konkurrenter, jf. EU-domstolens dom i sak C-299/99 Philips avsnitt 78.

Varemerkeloven § 2 er en generell bestemmelse, som gjelder både for varemerker som skal registreres, og for merker som beskyttes ved innarbeidelse gjennom bruk.

Etter § 14 første ledd første punktum må varemerket i tillegg til å oppfylle kravene etter § 2, kunne gjengis grafisk for å kunne registreres. Bakgrunnen for vilkåret er praktiske grunner, siden varemerker må kunne føres inn i varemerkemyndighetenes registre og kunngjøres for allmennheten på en praktisk måte. Kravet om grafisk gjengivelse har også til hensikt å få klart og presist fastslått hva som er gjenstanden for og omfanget av den søkte varemerkebeskyttelsen, jf. EU-domstolens dom i sak C-578/17 Hartwall, der det ble lagt til grunn at et tegn i form av en figur, som ble søkt registrert som et fargemerke bestående av to farger, og ikke som et figurmerke i farger slik figuren i søknaden viste, ikke var klart og presist nok gjengitt i søknaden til at kravet til grafisk gjengivelse var oppfylt. Det kan altså ikke være selvmotsigelser mellom den grafiske gjengivelsen og valg av merkekategori eller en skriftlig beskrivelse av merket, da dette kan gi uklarhet om gjenstanden for og omfanget av beskyttelsen som søkes. Tilsvarende følger det av avgjørelsen fra EU-domstolen i sak C-124/18 P Red Bull at den grafiske gjengivelsen må definere merket klart og presist. I sak C-104/01 Libertel ble det lagt til grunn at et fargemerke kan oppfylle kriteriet om grafisk gjengivelse ved bruk av en internasjonal fargeidentifikasjonskode. For et fargemerke bestående av to eller flere farger må fargene være systematisk arrangert på en forutsigbar og enhetlig måte, jf. sak C-49/02 Heidelberger Bauchemie. Av sak C-124/18 P Red Bull følger at det ikke er tilstrekkelig å angi at det var ca. halvparten av hver farge og at fargene var sammenstilt.

Kravet om grafisk gjengivelse er bare relevant for merker som vernes ved registrering. For tegn som kan oppfattes visuelt, vil kravet om grafisk gjengivelse normalt ikke være problematisk. For utradisjonelle varemerker, slik som lyder, lukter og smak, har vilkåret imidlertid skapt problemer. I sak C-273/00 Sieckmann kom EU-domstolen til at et luktmerke ikke oppfylte kriteriet. Det ble vist til at merker som ikke kan oppfattes visuelt, må kunne gjengis på en måte som er klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, varig og objektiv. I saken ble et luktmerke gjengitt ved en skriftlig beskrivelse og en kjemisk formel ikke ansett å oppfylle disse kravene. I sak C-283/01 Shield Mark la EU-domstolen til grunn at et lydmerke kan oppfylle kriteriet ved å gjengis ved bruk av et fullstendig notesystem. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis praktisk, da en digital lydfil vil kunne gi en mer presis gjengivelse av merket.

6.1.2 Direktivet

I det nye varemerkedirektivet artikkel 3 bokstav a legges lyder og farger til i oppregningen av typer av tegn som kan utgjøre varemerker. Dette har ingen realitetsbetydning, ettersom oppregningen uansett ikke er uttømmende. Tilføyelsen innebærer bare en tydeliggjøring av at denne typen tegn kan beskyttes som varemerker.

Samtidig er ordlyden i artikkel 4 nr. 1 bokstav e (i) til (iii) om utelukkelse fra varemerkevern for visse tegn utvidet sammenlignet med gjeldende direktiv, slik at den ikke bare gjelder tegn som utelukkende består av en «form», men også tegn som utelukkende består av en «annen egenskap» som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Tilsvarende endringer er også gjort for EU-varemerker i varemerkeforordningen (forordning (EU) nr. 2017/1001) artikkel 7 nr. 1 bokstav e.

Endringen må ses i sammenheng med at kravet om grafisk gjengivelse av varemerker samtidig utgår, se nedenfor. Et eksempel på et merke som består av en annen egenskap enn en form, og som følger av varens art, kan være lyden av en motorsykkel for motorsykler. I EU-domstolens avgjørelse i sak C-163/13 Louboutin ble det avklart at en plassering av en farge på en skosåle ikke utgjorde en «form» omfattet av varemerkedirektivet 2008 artikkel 3 nr. 1 bokstav e, siden denne utelukkelsesgrunnen bare knytter seg til utformingen av varen. Etter det nye direktivet vil en slik fargeplassering kunne utgjøre «en annen egenskap», som kan være utelukket fra varemerkevern hvis egenskapen følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Tilsvarende gjelder for tegn som består av et todimensjonalt dekorativt motiv, som i EU-domstolens dom i sak C-21/18 Textilis ble ansett ikke å falle innenfor utelukkelsesgrunnen etter 2008-direktivet siden varens form avvek fra det dekorative motivet. Også et slikt tegn vil imidlertid kunne bli ansett som å gjelde «en annen egenskap» etter det nye direktivet.

I det nye varemerkedirektivet artikkel 3 bokstav b er kravet om grafisk gjengivelse erstattet av et krav om at merket må være egnet til å «blive gengivet i registret på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes». Dette innebærer at merket ikke lenger må gjengis grafisk eller på noen annen spesifikk måte, men kan skje på en hvilken som helst måte ved hjelp av den til enhver tid tilgjengelige teknologi, jf. fortalen til direktivet punkt 13, forutsatt at kravet til klar og presis gjengivelse er oppfylt. Dette er ment å være et mer fleksibelt kriterium enn kravet om grafisk gjengivelse, samtidig som kravet om klar og tydelig gjengivelse videreføres. I fortalen punkt 13 er det vist til retningslinjene fra Sieckmann-avgjørelsen, som følgelig fortsatt vil være sentrale ved vurderingen av om kravet er oppfylt.

Siden gjengivelsen ikke lenger må være grafisk, kan det legges til grunn at en digital lydfil eller videofil vil være tilstrekkelig klar og presis til å oppfylle direktivets krav. En lukt eller smak vil derimot med dagens teknologi neppe kunne gjengis tilstrekkelig klart til å oppfylle kriteriet, siden slike merker vanskelig kan gjengis på en måte som er tilstrekkelig objektiv, presis og varig til å gjøre det klart hvilken beskyttelse en registrering vil gi. Siden det nye kriteriet er teknologinøytralt, kan det imidlertid skje en utvikling over tid med hensyn til hvilke tegn som anses å oppfylle kravet.

En tilsvarende endring av kriteriet for gjengivelse er også gjennomført for EU-varemerker, se varemerkeforordningen artikkel 4 bokstav b. I kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/626 artikkel 3 er det fastsatt nærmere kriterier for gjengivelsen av ulike typer av EU-varemerker. Det slås blant annet fast at et lydmerke kan gjengis ved bruk av en digital lydfil, og at det kan benyttes en videofil for å gjengi bevegelsesmerker.

Etter praksis fra EUs varemerkemyndighet, EUIPO, anses et varemerke som registreres i sort-hvitt å gi vern i kun sort-hvitt ved vurderingen av konflikter med senere merker. I norsk og nordisk rett har praksis derimot vært at merker som registreres i sort-hvitt, anses å ha vern i alle fargekombinasjoner, se Rt-1932-353 English Crown og Rt-1992-1030 Spendrup. Dette er en praktisk tilnærming, siden det da ikke blir nødvendig for søkerne å registrere mange ulike fargeversjoner av ett og samme varemerke. Den nordiske praksisen medførte at registreringsmyndighetene i Danmark, Sverige og Norge ikke stilte seg bak konklusjonene i EUIPOs fjerde harmoniseringsprogram CP4 Scope of protection for black and white marks, der det ble lagt til grunn at en registrering i sort-hvitt ikke kunne anses å gi vern for merket i farger. EU-domstolen la imidlertid sak C-252/12 Specsavers International Healthcare m.fl. til grunn at selv om et merke er registrert i sort-hvitt, må det ved vurderingen av risiko for forveksling med et annet merke tas i betraktning hvis merket har blitt benyttet i en særskilt farge eller fargekombinasjon. Dette kan tale mot å anse merker registrert i sort-hvitt for å ha vern i alle fargekombinasjoner, siden det legges vekt på bruk i en særskilt farge eller fargekombinasjon. I tillegg kommer det nye direktivets kodifisering av et krav om klar og tydelig gjengivelse, som kan trekke i retning av at et merke registrert i sort-hvitt ikke bør anses å ha vern i alle fargekombinasjoner, da dette ikke nødvendigvis gir tilstrekkelig klarhet om hva vernet omfatter.

Etter Singaporetraktaten regel 3 nr. 3 er det også slik at hvis søkeren ønsker å kreve farge som et særpreget trekk ved merket, får dette betydning for hvor mange gjengivelser av merket som må leveres i søknaden. Tilsvarende følger av det av kommisjonsforordning (EU) 2018/626 artikkel 3 for EU-varemerker at det må fremgå om søkeren vil kreve farge som et element i merket, jf. artikkel 3 nr. 3 bokstav a og b. Også dette kan tilsi at et merke registrert i sort-hvitt, ikke bør anses å gi vern for fargeversjoner av merket.

6.1.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 3.3 s. 19 ble det foreslått å endre varemerkeloven § 2 første og andre ledd for å tilpasse oppregningen av eksempler på tegn som kan utgjøre varemerker til direktivet, og for å utvide ordlyden i § 2 andre ledd til å omfatte også andre egenskaper enn en vares form. Det ble samtidig foreslått å fjerne «slagord», «ordforbindelser», «figurer» og «vareutstyr» fra oppregningen i § 2 første ledd, da disse eksemplene ikke er nevnt i oppregningen av tegn som kan være varemerker i direktivet.

I høringsnotatet punkt 4.3 s. 34 flg. ble det foreslått å endre kravet til gjengivelse av merket i varemerkeloven § 14 til et krav om klar og entydig gjengivelse. Det ble foreslått endringer i bestemmelsene om gjengivelsen i varemerkeforskriften § 8, og at Patentstyret gis myndighet til å fastsette nærmere retningslinjer for ulike typer av merker. Direktivet ble vurdert ikke å kreve endring av den norske praksisen for varemerker registrert i sort-hvitt.

I høringsnotatet heter det:

«Det nye varemerkedirektivet artikkel 3 medfører at kriteriet om grafisk gjengivelse i varemerkeloven § 14 første ledd må utgå, og erstattes av det nye kriteriet etter direktivet artikkel 3 bokstav b, som kan sammenfattes til et krav om klar og entydig gjengivelse. Det nye kriteriet vil innebære en viss utvidelse av hvilke typer av merker som kan registreres, ettersom man ikke lenger vil være avhengig av å benytte metoden med grafisk gjengivelse. Samtidig er det noe usikkerhet knyttet til i hvilken grad endringen av kriteriet vil medføre noen betydelig utvidelse av registreringsadgangen sammenlignet med gjeldende rett. Dette vil bero på utviklingen i den teknologi registreringsmyndighetene har tilgjengelig for å motta og registrere merker i sine registre. Den nærmere avklaringen av det nye kriteriets innhold for ulike typer av merker vil måtte skje gjennom praksis.

For å sikre en mest mulig ensartet europeisk praksis kan det være hensiktsmessig at de nærmere kravene til angivelse av typen varemerke i søknader, om gjengivelse og format mv. for ulike typer av varemerker, jf. varemerkeforskriften § 8, tilpasses bedre til det utfyllende regelverket til varemerkeforordningen […]. Reglene i kommisjonsforordningen er også utformet i samsvar med regel 3 til Singaporetraktaten, jf. punkt 13 i høringsnotatet. Det synes som en god løsning at Patentstyret gis hjemmel til å fastsette nærmere retningslinjer om detaljene i krav til angivelse av merketype, gjengivelsesformat og antall eksemplarer mv. i varemerkeforskriften § 8, slik at kriteriene enkelt kan oppdateres ved behov og i takt med teknisk utvikling. Retningslinjene må ligge innenfor rammene av Singaporetraktatens regel 3, og de bør ta sikte på stor grad av harmonisering med praksis i EUIPO og andre nordiske land. […]

6.1.4 Høringen

I høringen er det bare Advokatforeningen som har uttalt seg om forslaget til endring av varemerkeloven § 2. I høringsuttalelsen heter det:

«Advokatforeningen er enig i at lovteksten i § 2 første ledd tilpasses direktivet ved at «farger» og «lyder» inntas som nye eksempler på tegn som kan være varemerker. Advokatforeningen ser det derimot ikke som nødvendig eller ønskelig at eksemplene «ordforbindelser, herunder slagord», «figurer» og «utstyr» fjernes fra eksempellisten. Særlig ordforbindelser og figurer er svært vanlig forekommende varemerker, og det har informasjonsverdi at de nevnes i lovteksten. Advokatforeningen kan vanskelig se noen hensyn som taler mot å beholde disse eksemplene. Det å beholde eksemplene kan ikke reise spørsmål om direktivet er riktig gjennomført, ettersom ordforbindelser og figurer utvilsomt kan utgjøre varemerker også etter direktivet.»

Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) er positiv til å endre kravet om grafisk gjengivelse til et krav til at merket må gjengis på en klar og entydig måte, selv om foreningen påpeker at dette gjør det noe mer uklart hva som kan registreres, slik at det er behov for ytterligere definering i retningslinjer.

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener det er hensiktsmessig at Patentstyret kan gi nærmere retningslinjer om gjengivelse, og ikke bare lagringsformater, for de ulike varemerketypene.

6.1.5 Departementets vurdering

Departementet er enig med Advokatforeningen i at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å sløyfe merkeeksemplene «ordforbindelser, herunder slagord», «figurer» og «utstyr» fra varemerkeloven § 2 for å være i samsvar med direktivet. Artikkel 3 bokstav a er ikke uttømmende, og det følger av praksis fra EU-domstolen at slike tegn kan utgjøre varemerker, se for eksempel sak C-64/02 Das Prinzip der Bequemlichkeit om slagord. Departementet ser også at informasjonshensyn kan tilsi å beholde disse eksemplene i lovteksten, og «figurer» og «utstyr» er også beholdt i den svenske 1 kap 4 § varumärkeslagen. Departementet følger derfor ikke opp forslaget om å ta ut disse eksemplene.

Departementet følger ellers opp forslaget om å utvide utelukkelsesgrunnen for tegn som utelukkende består av en form, til også å omfatte tegn som utelukkende består av en annen egenskap som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

Departementet følger videre opp forslaget om endring av kriteriet for gjengivelse av varemerker i tråd med direktivet artikkel 3 bokstav b, men har kommet til at «klar og tydelig» er en bedre formulering av kriteriet for gjengivelse enn «klar og entydig» som foreslått i høringsnotatet. Sistnevnte kriterium kan bli for strengt sammenholdt med ordlyden i direktivet.

I den svenske 1 kap 4 § varumärkeslagen, er ordlyden at gjengivelsen må være «tydligt», mens den danske varemærkeloven § 2 nr. 2 benytter uttrykket «klar og præcis». Den finske varumärkeslagen 11 § nr. 2 krever at «tecknet kan återges i varumärkesregistret på ett sådant sätt at myndigheterna och allmännheten klart og tydelig kan avgöra föremålet for det skydd som varumärkesinnehavaren fått». Departementet finner at lovteksten også i den norske bestemmelsen bør ta opp i seg mer av direktivets formulering av kriteriet, for å reflektere at vurderingen av hva som er tilstrekkelig klart og tydelig skal ta hensyn både til myndighetene og allmennheten. Ordlyden i lovforslaget er justert i tråd med dette.

Fjerningen av kravet til grafisk gjengivelse vil medføre at det kan søkes om registrering av et varemerke som består av en digital lydfil eller videofil, forutsatt at øvrige registreringsvilkår er oppfylt. Dette vil få konsekvenser for Patentstyret ved å stille nye krav til søknadsprosessen, føringen av varemerkeregisteret, kunngjøring av søknader og registreringer, utstedelse av registreringsbevis og utveksling av opplysninger med andre varemerkemyndigheter, slik som Det internasjonale byrået ved WIPO etter Madridprotokollen. Departementet vil i etterkant av proposisjonen følge opp med endringer i bestemmelsene om gjengivelse av merket i varemerkeforskriften § 8, slik at det gis mer detaljerte regler om gjengivelsen for ulike varemerketyper. Det tas sikte på at kravene til formater, antall eksemplarer mv. legges nært opp til bestemmelsene for EU-varemerker i kommisjonsforordning 2018/626, og dermed innenfor regel 3 til Singaporetraktaten.

I Danmark gikk man ved gjennomføringen av direktivet over til en praksis som i EUIPO, der merker i sort-hvitt anses vernet bare i sort-hvitt, se den danske varemærkeloven § 48, som gir hjemmel for å fastsette regler om muligheten for og virkningen av at et merke er registrert uten farger. Også i Finland endrer den nye varemerkeloven rettstilstanden, slik at registreringer i sort-hvitt etter gjennomføringen av direktivet ikke lenger uten videre skal omfatte vern i alle fargekombinasjoner, se overgangsreglene i 107 § i den finske varumärkeslagen.

I Sverige ble det ikke gitt noen særskilte lovbestemmelser om dette ved gjennomføringen av direktivet. I en avgjørelse 12. desember 2018 la Patent- og marknadsdomstolen til grunn at et varemerke bestående av en registrering av et Malteserkors i sort-hvitt, ikke hadde vern mot en senere registrering av et grønt slikt kors. Deretter kom Patent- och marknadsöverdomstolen 27. februar 2019 i sak PMÖÄ-453-18, med henvisning til EU-domstolens dom i sak C-252/12 Specsavers, til at en varemerkeregistrering i sort-hvitt ikke uten videre kunne gi vern i relasjon til samtlige fargekombinasjoner. En internasjonal varemerkeregistrering i sort-hvitt ble derfor ikke ansett som fargemessig overensstemmende med en eldre registrering i en viss farge.

Sett hen til direktivet og utviklingen i de andre nordiske landene, antar departementet at man for varemerker som søkes registrert etter ikrafttredelsen av lovendringen som gjennomfører direktivet ikke lenger bør videreføre eldre praksis når det gjelder vurderingen av merker i sort-hvitt. I stedet må det for merker som søkes registrert etter dette tidspunktet, legges til grunn at en registrering i sort-hvitt ikke uten videre vil omfatte vern i alle fargekombinasjoner. Det foreslås en egen overgangregel i lovforslaget knyttet til dette, med hjemmel for nærmere bestemmelser i forskrift. For merker søkt registrert før ikrafttredelsen av lovendringene som gjennomfører direktivet, vil verneomfanget måtte vurderes tilsvarende som etter gjeldende rett. Endringen gjelder verneomfang, og får ikke nødvendigvis betydning for vurderingen av bruksplikt.

Det vises ellers til forslaget til endringer av varemerkeloven §§ 2 og 14, til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene i lovforslaget del VIII og til merknadene til bestemmelsene.

6.2 Geografiske betegnelser

6.2.1 Gjeldende rett

En beskyttet geografisk betegnelse viser til at et produkt har visse kvaliteter pga. opprinnelse i et bestemt geografisk område. Etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a kan det ikke registreres varemerker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til den aktuelle varen eller tjenesten. Dette gjelder imidlertid ikke for fellesmerker, jf. § 14 fjerde ledd. Varemerkevern i form av fellesmerker kan dermed være en måte å beskytte en geografisk betegnelse for et produkt på, og dette vil gi vern mot kolliderende merker.

I tillegg finnes både regionale og nasjonale ordninger for særskilt vern av slike betegnelser. Innen EU finnes beskyttelsesordninger for opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser samt tradisjonelle betegnelser for vin etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014. En ordning for vern av geografiske betegnelser for brennevin er regulert i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 110/2008. De nevnte forordningene gjelder også i norsk rett slik de er tatt inn i EØS-avtalen (se EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XXVII punkt 9 om brennevinsbetegnelser og protokoll 47 om vinbetegnelser) og gjennomført i hhv. vinforskriften (forskrift 21. mars 2013 nr. 370) og spritforskriften (forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148). Eksempler på beskyttede geografiske betegnelser for vin og brennevin er «Champagne» og «Norsk akevitt».

EU har i tillegg et system for beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg for landbruksprodukter og næringsmidler etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012. Denne forordningen inngår ikke i EØS-avtalen, siden dette gjelder landbruksområdet, og betegnelser registrert etter denne forordningen har dermed som sådan ikke vern i norsk rett. I norsk rett finnes en egen beskyttelsesordning for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698. Foruten 28 norske betegnelser er tre italienske betegnelser registrert etter forskriften, som administreres av Matmerk.

Hvis en betegnelse har vern etter forordningene for vin eller brennevin slik disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil registrering av et varemerke som strider mot retten til betegnelsen kunne rammes av forbudet mot registrering av lovstridige varemerker i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, eller av det relative registreringshinderet for eldre geografiske betegnelser i § 16 bokstav e. Det samme gjelder for betegnelser vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698, som registreringshinderet i § 16 bokstav e primært tok sikte på, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 54.

I tillegg kan geografiske betegnelser ha vern mot misbruk etter alminnelige regler i varemerke- og markedsføringsretten, slik som forbudene mot villedende varemerker og villedende markedsføring, se varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b og markedsføringsloven § 26. Dette er i tråd med Norges forpliktelser til vern av geografiske betegnelser etter WTO TRIPS-avtalen artikkel 22. For betegnelser for vin og brennevin er det i tillegg gitt egne regler om sterkere vern i TRIPS-avtalen artikkel 23, som innebærer at uriktige geografiske betegnelser for vin og brennevin ikke kan benyttes eller registreres som varemerke, selv om de ikke er villedende. Disse forpliktelsene er gjennomført i varemerkeloven § 15 andre ledd og markedsføringsloven § 31.

Etter Stresa-konvensjonen 1. juni 1951 om bruk av opprinnelsesbetegnelser og betegnelser for oster er visse betegnelser forbeholdt oster med opprinnelse i visse land. Dette gjelder Roquefort fra Frankrike, og Pecorino Romano samt Parmigiano Reggiano fra Italia. Andre betegnelser kan benyttes for oster fra andre land som har visse definerte særtrekk, hvis opprinnelseslandet angis. Forpliktelsene etter Stresa-konvensjonen er gjennomført i forskriften 3. juni 2015 nr. 607 om kvalitet på melk og melkeprodukter § 11. Varemerkeregistrering vil være utelukket for merker som inneholder betegnelser for oster i strid med denne reguleringen, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

6.2.2 Direktivet

Direktivet tar sikte på harmonisering av vurderingen av konflikter mellom varemerker og beskyttede geografiske betegnelser i registreringsprosessen for varemerker, jf. fortalen punkt 15. Dette var ikke regulert særskilt i varemerkedirektivet 2008. Direktivet introduserer derfor nye bestemmelser om geografiske betegnelser som både absolutte og relative registreringshindre. Tilsvarende bestemmelser er innført i varemerkeforordningen for EU-varemerker artikkel 7 nr. 1 bokstav j til l og artikkel 8 nr. 6.

Bestemmelsene innebærer ikke noe vesentlig nytt i realiteten, da det allerede er slik at geografiske betegnelser kan utgjøre registreringshindre for varemerker. Direktivet griper heller ikke inn i alminnelige bestemmelser av betydning for adgangen til å registrere tegn som inneholder geografiske opprinnelsesangivelser som varemerke, eller i adgangen til å registrere geografiske betegnelser som fellesmerker.

I EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 er det gitt tilpasninger til bestemmelsene i direktivet artikkel 4, slik at henvisningene til unionsretten og internasjonale avtaler inngått av EU, er erstattet med henvisninger til nasjonal rett i den enkelte EØS/EFTA-staten og internasjonale avtaler inngått av EFTA-staten.

Artikkel 4 nr. 1 bokstav i slår fast at et varemerke ikke skal registreres om merket er utelukket fra registrering etter EØS-lovgivning eller nasjonal rett, eller internasjonale avtaler som den aktuelle EFTA-staten er part i, og som gir vern for opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser. Bestemmelsen er ikke begrenset til visse typer av betegnelser eller vareslag, men forutsetter at det eksisterer et vern for den aktuelle betegnelsen. For norsk retts del innebærer dette at bestemmelsen per i dag viser til opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser vernet etter EØS-avtalen som gjennomført i norsk rett, og til betegnelser vernet utelukkende etter norsk rett. Dette omfatter betegnelsene vernet etter EUs forordninger om vin og brennevin slik disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norske forskrifter, samt betegnelsene for næringsmidler registrert etter forskrift 5. juli 2002 nr. 698.

I tillegg viser bestemmelsen til vern for geografiske betegnelser etter internasjonale avtaler Norge er part i, i praksis TRIPS-avtalen og Stresa-konvensjonen.

Artikkel 4 nr. 1 bokstav i vil derimot ikke omfatte betegnelser registrert etter forordning nr. 1151/2012 om geografiske betegnelser for næringsmidler, siden denne ikke er del av EØS-avtalen. Heller ikke tredjelandsbetegnelser for vin vernet i EU har vern etter EØS-avtalen eller norsk rett, siden EØS-avtalen protokoll 47 avgrenser til vinbetegnelser med opprinnelse i EØS-avtalepartenes territorier. Slike betegnelser kan likevel ha vern etter de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven, slik som reglene om villedende varemerker.

Henvisningene i direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav j og k til unionsretten og internasjonale avtaler inngått av EU er i tilpasningsteksten fastsatt i EØS-komiteens beslutning endret slik at bestemmelsene oppstiller et absolutt registreringshinder for tilfeller der et varemerke ikke skal registreres i medhold av EØS-lovgivning eller internasjonale avtaler inngått av den aktuelle EFTA-staten som gjelder vern av tradisjonelle betegnelser for vin eller tradisjonelt særpreg på næringsmidler.

Tradisjonelle betegnelser for vin kan oppnå vern etter forordning (EU) nr. 1308/2013, se dens artikkel 112, og Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 607/2009. Dette er betegnelser som «chateau», «grand cru» mv. Begge forordningene er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i vinforskriften § 2 og § 5, og omfattes i denne forstand av direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav j.

EUs ordning for vern av betegnelser for tradisjonelt særpreg for næringsmidler er derimot, i likhet med øvrige ordninger for landbruksprodukter og næringsmidler etter forordning (EU) nr. 1151/2012 del III, ikke del av EØS-avtalen. Siden artikkel 4 nr. 1 bokstav k viser til vern etter EØS-lovgivning eller internasjonale avtaler, vil denne bestemmelsen ikke ha noe innhold for norsk retts del, utover å vise til generelle forpliktelser etter TRIPS-avtalen artikkel 22. Betegnelser for tradisjonelt særpreg vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698 § 11 faller også utenfor artikkel 4 nr. 1 bokstav k, ettersom disse ikke er vernet i medhold av EØS-lovgivning, men utelukkende etter intern norsk rett. Direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b åpner imidlertid for at man fortsatt kan oppstille et relativt registreringshinder for slike betegnelser som er vernet nasjonalt. Det finnes per februar 2020 bare én registrert betegnelse for tradisjonelt særpreg etter den norske forskriften, «Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis».

I tillegg til de absolutte registreringshindrene i artikkel 4, oppstiller direktivet i artikkel 5 nr. 3 bokstav c et relativt registreringshinder for opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. Bestemmelsen fastslår, slik den lyder med EØS-tilpasninger fastsatt i EØS-komiteens beslutning, at et varemerke ikke kan registreres hvis det finnes en eldre opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse med vern etter EØS-lovgivning eller nasjonal lovgivning, når vernet gir rett til å forby bruken av et yngre varemerke. I norsk rett vil dette omfatte opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for vin og brennevin som har vern etter EU-forordningene slik disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. I tillegg vil dette omfatte opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for næringsmidler vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698. Regelverkene for disse betegnelsene gir innehaveren en rett til å forby registrering og bruk av et yngre varemerke der merket vil stride mot retten til betegnelsen.

6.2.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.4 s. 36 flg. ble det foreslått å gjennomføre direktivets bestemmelser om geografiske betegnelser ved endringer i varemerkeloven §§ 15 og 16.

I høringsnotatet heter det:

«Det kan synes som at direktivet krever at de nye registreringshindrene for geografiske betegnelser må gjennomføres både som absolutte og relative registreringshindre ved endringer i varemerkeloven §§ 15 og 16, til tross for at dette egentlig er overflødig for norsk retts del siden begge typene av hindre kan vurderes både under søknadsbehandlingen og ved innsigelse. I den svenske lagrådsremissen 19. april 2018 s. 169 er det lagt til grunn at det ikke er nødvendig å ha et relativt registreringshinder for geografiske betegnelser, når innsigelsesordningen videreføres slik at også absolutte registreringshindre kan påberopes. Foreløpig er det i lovforslaget tatt inn bestemmelser om geografiske betegnelser som både absolutte og relative registreringshindre, men det må vurderes nærmere om dette kan begrenses slik at det relative registreringshinderet for slike betegnelser utelukkes.

Siden geografiske betegnelser blir absolutte registreringshindre, må Patentstyret, der det er relevant, ved søknadsbehandlingen undersøke EUs registre over betegnelser for vin og brennevin samt Matmerks oversikt over norske betegnelser for næringsmidler etter forskriften 5. juli 2002 nr. 698, for å vurdere om det eksisterer betegnelser som er til hinder for registreringen av varemerket. Hvorvidt registrering må nektes, må vurderes ut fra det underliggende regelverket for den aktuelle typen betegnelse.

Også innholdet i registreringshinderet i varemerkeloven § 15 andre ledd bygget på TRIPS-avtalen artikkel 23 nr. 2 må videreføres, siden dette også omfatter andre betegnelser for vin og brennevin enn dem som er registrert etter EUs ordninger gjennomført i vin- og spritforskriften. Direktivets henvisning til internasjonale avtaler åpner for å videreføre dette. Det gjøres imidlertid en endring av ordbruken slik at begrepet «geografisk opprinnelsesbetegnelse» erstattes av «geografisk betegnelse», som er mest vanlig å benytte som et samlebegrep omfattende både opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.»

6.2.4 Høringen

Det har ikke kommet merknader til forslaget i høringen.

6.2.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslaget om endringer i varemerkeloven §§ 15 og 16 for å gjennomføre direktivets bestemmelser i artikkel 4 og 5 om registreringshindre for beskyttede geografiske betegnelser, men har gjort enkelte lovtekniske og redaksjonelle endringer i lovforslaget sammenlignet med høringsnotatet.

Som følge av direktivet blir vernet i varemerkesystemet for beskyttede geografiske betegnelser etter norsk rett tydeliggjort, ved at det blir tatt inn nye bestemmelser som klargjør disse betegnelsenes status som registreringshindre. Dette kan være hensiktsmessig både for søkerne og Patentstyret. Samtidig åpner direktivets henvisninger til internasjonale avtaler for å videreføre ivaretakelsen av forpliktelsene etter TRIPS-avtalen og Stresa-konvensjonen.

At geografiske betegnelser oppstilles som absolutt registreringshinder, betyr at Patentstyret av eget tiltak må finne frem til og vurdere forholdet til slike betegnelser under søknadsbehandlingen etter varemerkeloven § 20. De norske betegnelsene publiseres på Matmerks nettsider, EUs vinbetegnelser finnes i e-Bacchus-databasen administrert av Europakommisjonen og beskyttede betegnelser for brennevin er listet opp i vedlegg III til forordning (EU) nr. 110/2008 samt i EØS-tilpasningsteksten til forordningen (se EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XXVII punkt 9).

I Sverige har man valgt å gjennomføre bestemmelsene i direktivet om geografiske betegnelser bare som absolutte registreringshindre, se 1 kap 7 § og 8 § varumärkeslagen og Prop. 2017/2018: 267 s. 170. I Danmark og Finland har man derimot oppstilt betegnelsene både som absolutte og relative registreringshindre, se den danske varemærkeloven § 15 stk. 1 nr. 5 til 7 og § 15 stk. 3 nr. 3 og den finske varumärkeslagen 12 § nr. 9 og 13 § nr. 9.

Det er i norsk rett, på samme måte i som i svensk rett, for så vidt overflødig å ha bestemmelser om geografiske betegnelser som både absolutte og relative registreringshindre, siden begge typene av registreringshindre både kan granskes under søknadsbehandling og påberopes ved innsigelse. Betegnelser for tradisjonelt særpreg vil imidlertid ikke dekkes av det nye absolutte registreringshinderet, og det er derfor hensiktsmessig å videreføre også et relativt registreringshinder, for å dekke slike betegnelser i varemerkeloven § 16 bokstav e.

Det vises ellers til forslagene til endringer av varemerkeloven §§ 15 og 16, og til merknadene til bestemmelsene.

6.3 Plantesortsbetegnelser

6.3.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven har ikke noe særskilt registreringshinder som retter seg mot navn på plantesorter. Siden sortsnavnet utgjør en beskrivende betegnelse for den aktuelle sorten, som skal benyttes av enhver som omsetter den, jf. planteforedlerloven § 5 og § 20, vil det likevel følge av de alminnelige bestemmelsene om beskrivende varemerker og krav til særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum og andre ledd bokstav a og b at navn på plantesorter må nektes registrert som en alminnelig beskrivende varebetegnelse, som ikke kan fungere som varemerke ved å vise varens tilknytning til en bestemt næringsdrivende.

Det er også forutsatt i forarbeidene til planteforedlerloven at et sortsnavn ikke senere kan registreres som varemerke, ettersom sortsnavnet vil være beskrivende for varens art, jf. Ot.prp. nr. 15 (1992–93) s. 16. Samtidig slår planteforedlerloven § 5 bokstav f fast at det ikke kan benyttes et sortsnavn som er egnet til å forveksles med et varemerke for plantemateriale eller varer av lignende slag som søkeren allerede har beskyttelse for. Planteforedlerloven forutsetter altså at søkeren må gi avkall på navnet som varemerke, dersom det skal benyttes som sortsnavn, jf. Ot.prp. nr. 15 (1992–93) s. 16.

6.3.2 Direktivet

Direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l oppstiller et absolutt registreringshinder for betegnelser på plantesorter beskyttet ved planteforedlerrett. Slik bestemmelsen lyder med EØS-tilpasninger fastsatt i EØS-komiteens beslutning, slår den fast at et varemerke ikke kan registreres dersom merket består av, eller i vesentlige elementer gjengir, navnet på en plantesort som allerede er registrert i samsvar med EØS-lovgivning eller nasjonal rett i den aktuelle EFTA-staten, eller etter internasjonale avtaler inngått av den aktuelle EFTA-staten om beskyttelse av planteforedlerrettigheter. Bestemmelsen kommer bare til anvendelse dersom varemerkesøknaden gjelder plantesorter av samme eller nært beslektet art. En lignende bestemmelse er tatt inn for EU-varemerker i varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav m.

Ved henvisningen til nasjonal lovgivning vil artikkel 4 nr. 1 bokstav l omfatte plantesorter beskyttet etter søknad om planteforedlerrett til Plantesortsnemnda og påfølgende registrering i plantesortsregisteret, jf. planteforedlerloven § 4 og § 10 andre ledd. Beskyttelsen varer i 20 år, men i 25 år for trær og vinranker, jf. planteforedlerloven § 13.

I EU gjelder i tillegg en ordning der det ved søknad til Community Plant Variety Office (CPVO) i Angers kan oppnås vern for planteforedlerrettigheter med virking for hele EU under ett, jf. rådsforordning 2100/94/EF om fellesskapets planteforedlerrettigheter. Denne forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, og har dermed ikke virkning i Norge. Den faller følgelig utenfor virkeområdet for artikkel 4 nr. 1 bokstav l.

Direktivets henvisning til internasjonale avtaler vil omfatte Den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av nye plantesorter 2. desember 1961, der Norge har tiltrådt versjonen som endret 10. november 1972 og 23. oktober 1978 (UPOV 1978). Etter artikkel 13 nr. 1 skal en plantesort gis et navn som vil være dens generiske betegnelse, og statene må sikre at ingen rettigheter til plantesorten vil hindre den frie bruk av betegnelsen sammen med sorten, selv etter at vernet er utløpt. Forpliktelsene etter UPOV 1978 er gjennomført i norsk rett i planteforedlerloven, og det følger av planteforedlerloven § 5 tredje ledd at hvis det er søkt om vern i en annen stat som er medlem i UPOV, skal det benyttes samme sortsnavn i Norge.

Direktivet vil etter dette være til hinder for at det registreres et varemerke som består av eller i vesentlige elementer gjengir et plantesortsnavn for en plantesort som det allerede er søkt om eller meddelt planteforedlerrett for her i landet eller i et annet land tilsluttet UPOV, hvis varemerkesøknaden gjelder plantemateriale av samme eller nært beslektet art. Det relevante skjæringstidspunktet er at sorten må være søkt beskyttet før prioritetsdagen for varemerkesøknaden. Siden dette er et absolutt registreringshinder vil Patentstyret, der en søknad gjelder plantemateriale, måtte vurdere om det finnes plantesortsbetegnelser som er relevante for vurderingen av det søkte varemerket, jf. varemerkeloven § 20 første ledd. Direktivet vil være til hinder for varemerkeregistrering selv om innehaveren av den aktuelle planteforedlerrettigheten selv har innlevert varemerkesøknaden, eller gitt samtykke til dette. Dette er i samsvar med forutsetningen i planteforedlerloven § 5 bokstav f om at søkeren må gi avkall på navnet som varemerke hvis det skal benyttes som sortsnavn.

Hvis det aktuelle plantesortsnavnet søkes registrert for helt andre varer, eller for plantemateriale som ikke er nært beslektet med den sorten planteforedlerretten gjelder, får artikkel 4 nr. 1 bokstav l ikke anvendelse. Registreringshinderet får heller ikke anvendelse for plantesortsnavn som ikke er beskyttet ved planteforedlerrett. Siden plantesortsnavn utgjør generiske betegnelser for sorten, kan slike søknader rammes av registreringshinderet for beskrivende merker, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav c.

6.3.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.4 s. 37 ble det foreslått å gjennomføre direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l om plantesortsbetegnelser ved en ny bestemmelse i varemerkeloven § 15.

I høringsnotatet heter det:

«Det kan være hensiktsmessig at forholdet til navn på plantesorter vernet etter regler om planteforedlerrettigheter, nå må klargjøres uttrykkelig som følge av det nye varemerkedirektivet. Dette kan gjøres ved å ta inn en ny bestemmelse blant de absolutte registreringshindrene i varemerkeloven i § 15 første ledd, om at et varemerke ikke kan registreres hvis det inneholder eller gjengir vesentlige elementer av et navn på en plantesort beskyttet etter planteforedlerloven for samme eller nært beslektede arter som de varene varemerkesøknaden gjelder.»

6.3.4 Høringen

Plantesortsnemnda støtter forslaget om en ny bestemmelse om registreringshindre for navn på plantesorter vernet etter regler om planteforedlerrett.

Patentstyret og Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener bestemmelsen bør gis en noe annen utforming enn foreslått i høringsnotatet, for å samsvare bedre med direktivet.

6.3.5 Departementets vurdering

Departementet opprettholder forslaget om endring av varemerkeloven § 15 for å innføre et særskilt registreringshinder knyttet til betegnelser på plantesorter beskyttet ved planteforedlerrett. Dette vil gjennomføre artikkel 4 nr. 1 bokstav l i direktivet. Departementet er imidlertid enig med Patentstyret og FONIP i at ordlyden bør justeres sammenlignet med det som ble foreslått i høringsnotatet, og har endret lovforslaget i tråd med dette.

Det vises ellers til forslaget til endring av varemerkeloven § 15, samt til merknadene til bestemmelsen.

6.4 Ond tro

6.4.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven § 16 bokstav b slår fast at det ikke uten samtykke kan registreres et varemerke som er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen allerede har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, hvis søkeren kjente til bruken og søknaden dermed anses innlevert i strid med god forretningsskikk. Det er ikke noe krav at det eldre merket er tatt i bruk i Norge, så også en tidligere bruker i utlandet vil kunne påberope seg § 16 bokstav b. Begrepet «god forretningsskikk» skal forstås i samsvar med praksis knyttet til begrepet «ond tro» («bad faith») innen EU, jf. Rt-2006-1473 Vesta og Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53.

I varemerkedirektivet 2008 var det en valgfri generell ond tro-bestemmelse i artikkel 3 nr. 2 bokstav d, supplert med en valgfri bestemmelse om forholdet til varemerker en annen tidligere hadde tatt i bruk i utlandet i artikkel 4 nr. 4 bokstav g. Den norske bestemmelsen i § 16 bokstav b bygger på disse to bestemmelsene.

Den svenske varumärkeslagen 2 kap. 8 § første ledd nr. 4 har hatt en tilsvarende bestemmelse som den norske loven, mens den danske varemærkeloven § 15 stk 3 nr. 3 hadde en bestemmelse avgrenset til merker tatt i bruk i utlandet. Verken svensk eller dansk rett har hatt et generelt registreringshinder knyttet til ond tro før gjennomføringen av det nye direktivet.

Varemerkeloven §§ 21 og 28 har bestemmelser om at den som mener å ha retten til et varemerke i en søknad innlevert av en annen, kan be om at Patentstyret overfører søknaden eller eventuelt registreringen til seg, som et alternativ til å kreve registreringen opphevet. Etter disse bestemmelsene kan også andre rettsgrunnlag enn tilfellene regulert i § 16 bokstav b være grunnlag for kravet om overføring.

6.4.2 Direktivet

Direktivet artikkel 4 nr. 2 gjør det obligatorisk å oppstille en ubetinget ugyldighetsgrunn for tilfeller der en søknad om varemerkeregistrering ble innlevert i ond tro av søkeren. Det er valgfritt om dette også oppstilles som et registreringshinder. En generell bestemmelse om ond tro som ugyldighetsgrunn for varemerkeregistreringer finnes også i varemerkeforordningen artikkel 59 nr. 1 bokstav b, og lignende regler finnes i flere EU-land, bl.a. Tyskland og Østerrike.

Samtidig videreføres i artikkel 5 nr. 4 bokstav c en mer spesiell bestemmelse om tilfeller der søkeren var i ond tro om en annens bruk av et forvekselbart merke som et valgfritt relativt registreringshinder i artikkel 5 nr. 4 bokstav c. Denne bestemmelsen er nå begrenset til merker som er vernet i utlandet. Det er altså ikke nødvendigvis tilstrekkelig at merket er tatt i bruk i utlandet, det må være oppnådd varemerkevern etter regelverket i det aktuelle landet. Hva som kreves her, kan variere mellom ulike land.

Begrepet ond tro i varemerkeforordningen og direktivet har et annet innhold enn å være et motstykke til uttrykket «god tro» i den alminnelige formueretten, og tar først og fremst sikte på handlinger som kan anses å være av illojal karakter og i strid med god forretningsskikk, slik som for eksempel det å urettmessig tilegne seg en annens kjennetegn. Etter både artikkel 4 nr. 2 og 5 nr. 4 bokstav c er det hvorvidt søkeren var i ond tro på søknadstidspunktet som er avgjørende, og ikke om vedkommende senere har kommet i ond tro. Det følger av praksis fra EU-domstolen at det må gjøres en konkret helhetsvurdering av alle relevante faktorer for å vurdere om søkeren har handlet i ond tro, jf. sak C-529/07 Lindt Goldhase. Særlig relevante faktorer kan bl.a. være om det gjelder et forvekselbart kjennetegn, og om omstendighetene tilsier at søkeren har hatt illojale hensikter med registreringen, det eldre kjennetegnets karakter, hvor lenge det har vært i bruk og om det er knyttet et omdømme til det, jf. Lindt Goldhase avsnitt 46, 50 og 51. Søkeren vil typisk anses å være i ond tro hvis det eneste formålet med varemerkesøknaden er å snylte på en annens omdømme eller hindre en konkurrent i å komme på markedet, jf. også Underrettens avgjørelser i sak T-132/16 Venmo avsnitt 42 og T-290/09 Pollo Tropical avsnitt 52 og 53.

Selv om urettmessig tilegnelse av andres kjennetegn er i kjerneområdet, kan den generelle ond tro-bestemmelsen i artikkel 4 nr. 2 også få anvendelse i tilfeller som ligger nærmere opp til ivaretakelse av mer allmenne hensyn, for eksempel der det innleveres gjentatte registreringssøknader for å unngå å måtte oppfylle bruksplikten for varemerker, se Underrettens avgjørelser i saker T-136/11 Pelikan og T-82/14 Luceo, eller der søkeren ikke har til hensikt å bruke merket, men bare underminere tredjeparters interesser, jf. EU-domstolens dom i sak C-371/18 Sky plc. I norsk rett har det gjerne blitt lagt til grunn at suksessive registreringer må identifiseres med hverandre ved vurderingen etter varemerkeloven § 37, slik at fristen for å ta merket i bruk ikke omgås, jf. dommen fra Oslo tingrett i sak TOSLO-2006-68675 og TOSLO-2006-140025 Pro Activ.

6.4.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.4 s. 37 ble det foreslått å gjennomføre direktivet artikkel 4 nr. 2 ved en ny generell bestemmelse i varemerkeloven § 15 om ond tro, samtidig som den mer spesielle bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b ble foreslått videreført med visse endringer.

I høringsnotatet heter det:

«For å oppfylle artikkel 4 nr. 2 i det nye varemerkedirektivet bør det innføres i varemerkeloven en ny og generell bestemmelse om ond tro hos søkeren som ubetinget ugyldighetsgrunn for varemerkeregistreringer. Direktivet krever ikke at dette også oppstilles som et registreringshinder. Av hensyn til parallellitet mellom registreringsvilkår og ugyldighetsgrunner synes det imidlertid mest hensiktsmessig å la ond tro være både registreringshinder og ugyldighetsgrunn, jf. tilsvarende forslag for svensk rett i SOU 2016:79 s. 262. Det er nok mest praktisk at spørsmålet om ond tro kommer opp i etterkant av registreringen, men hvis det kommer frem momenter som tilsier at dette kan være aktuelt allerede under søknadsprosessen, for eksempel en protest, kan det være hensiktsmessig at Patentstyret i så fall kan vurdere dette.

Ved vedtakelsen av varemerkeloven 2010 ble det valgt å benytte begrepet «god forretningsskikk» som en parallell til «ond tro»-begrepet i direktivet, se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53. Når det nå innføres en generell og absolutt bestemmelse om ond tro, som kan ha et anvendelsesområde utover tilfellene med illojale handlinger som «god forretningsskikk»-standarden tar sikte på, kan det være hensiktsmessig å benytte begrepet ond tro også i den norske varemerkeloven, for å sikre fullt samsvar med direktivet.

Med innføring av en generell ond tro-bestemmelse blir det spørsmål om det fortsatt er behov for bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b om et relativt registreringshinder for tilfeller der en annen har tatt det aktuelle kjennetegnet i bruk før søkeren. […].

For norsk retts del antas det foreløpig, uavhengig av omfanget av innsigelsesordningen, hensiktsmessig både å innføre en generell ond tro-bestemmelse i tråd med direktivet, og i tillegg beholde et særskilt registreringshinder for tilfellene der en annen har vært tidligere ute med et kjennetegn enn søkeren. Ettersom direktivbestemmelsen i artikkel 5 nr. 4 bokstav c etter sin ordlyd bare dekker tilfeller av konflikt med et eldre varemerke, og ikke andre kjennetegn, bør ordlyden i den norske lovteksten justeres i tråd med dette. Videre må det oppstilles et krav om at det aktuelle merket ikke bare var tatt i bruk, men hadde oppnådd vern for en annen på søknadstidspunktet. Bestemmelsen må også, i tråd med direktivets ordlyd, avgrenses slik at den bare gjelder merker med eldre vern i utlandet, og ikke merker som kun er vernet her i landet. Slike tilfeller må eventuelt vurderes etter den generelle ond tro-bestemmelsen.»

6.4.4 Høringen

Advokatforeningen slutter seg til forslaget om en ny generell bestemmelse i varemerkeloven § 15 om ond tro, men gir uttrykk for at overskriftene til §§ 15 og 16 bør endres, eller bestemmelsene slås sammen, for å reflektere at § 15 ikke lenger bare gjelder tilfeller der varemerkeregistreringen strider mot offentlige interesser. Advokatforeningen er ikke enig i forslaget om endring av den mer spesielle bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b, og uttaler følgende om dette:

«Advokatforeningen kan derimot ikke slutte seg til den foreslåtte endring av § 16 bokstav b. Etter sistnevnte bestemmelse kan innehaveren av et varemerke som er beskyttet i utlandet, motsette seg registrering av et forvekselbart merke i Norge, dersom innehaveren av den norske søknaden var i ond tro ved inngivelsen. Så vidt Advokatforeningen kan se, vil verken gjeldende § 16 bokstav b eller den foreslåtte § 16 bokstav b ha selvstendig rettsvirkning ut over det foreslåtte nye annet ledd i § 15. Det kan derfor reises spørsmål om bestemmelsen i § 16 bokstav b bør oppheves som overflødig. En forutsetning for dette er imidlertid at overskriften på §§ 15 og 16 endres som foreslått ovenfor. Dersom overskriftene ikke endres, bør bestemmelsen i § 16 b opprettholdes, idet det i så fall kan være tvil om bestemmelsen om ond tro kun gjelder der dette er i strid med offentlige interesser.

Dersom § 16 b opprettholdes, bør den under enhver omstendighet opprettholdes mest mulig uendret, dog slik at uttrykket «i strid med god forretningsskikk» erstattes av «i ond tro», slik departementet har foreslått. Som departementet peker på (side 169), innebærer forslaget en innsnevring av virkeområdet til bestemmelsen. Dette skaper risiko for at bestemmelsen vil bli misforstått. Særlig når den foreslåtte ordlyden sammenholdes med den gjeldende, kan det lett gi grunnlag for den feiloppfatning at innehaveren av et eldre kjennetegn som bare er tatt i bruk (i Norge eller utlandet), ikke kan motsette seg registrering av et forvekselbart merke selv om søkeren var i ond tro.»

International Trademark Association (INTA) og Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) støtter introduseringen av et generelt registreringshinder for ond tro, og understreker viktigheten av slike bestemmelser for å hindre misbruk og illojale handlinger mot rettmessige merkehavere.

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) uttaler at foreningen er enig i bestemmelsene om ond tro i § 15 andre ledd og § 16 bokstav b, men at det er uklart ut fra høringsnotatet om departementet er av den oppfatning at varemerkeinnehaver som ønsker å utsette tidspunkt for bruksplikt ved innlevering av gjentagende registreringssøknader av ulike berettigede grunner faktisk skal anses å ha levert søknaden i ond tro.

6.4.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslaget om å innføre et nytt registreringshinder i varemerkeloven § 15 om tilfeller der merket er søkt registrert i ond tro. Departementet har vurdert om man kunne benytte et annet uttrykk enn «ond tro», som ikke passer så godt i norsk språkdrakt. Handlingene det hovedsakelig dreier seg om, kan bedre karakteriseres som i strid med krav til «god forretningsskikk» etter norsk rett. Imidlertid kan direktivets begrep omfatte også andre tilfeller som ligger nærmere opp til allmenne hensyn, og begrepet er autonomt og må tolkes i samsvar med praksis fra EU-domstolen. På denne bakgrunn har departementet kommet til at det er mest hensiktsmessig å benytte begrepet «ond tro» også i den norske lovteksten. På denne måten blir det enklere å fange opp rettsutvikling gjennom praksis. En slik begrepsbruk er også valgt i Danmark, Sverige og Finland, se den danske varemærkeloven § 14 stk. 1 nr. 9, den svenske varumärkeslagen 1 kap 8 § første stycket nr. 4 og den finske varumärkeslagen 12 § andre stycket.

I Finland er ond tro kun gjort til ugyldighetsgrunn, mens Danmark og Sverige har valgt å la et slikt grunnlag også utgjøre et registreringshinder. Av hensyn til parallellitet mellom registreringshindre og ugyldighetsgrunner, går departementet inn for samme løsning som i Danmark og Sverige, selv om spørsmålet om søkeren handlet i ond tro i praksis som regel vil komme opp først i etterkant av registreringen. Departementet legger til grunn at Patentstyret etter varemerkeloven § 20 første ledd ikke vil være nødt til å vurdere spørsmålet om ond tro med mindre det kommer opp konkrete omstendigheter under søknadsbehandlingen som tilsier at dette er et aktuelt vurderingstema.

I Danmark og Finland har man innført generelle bestemmelser om ond tro. I Sverige er dette derimot ikke gjort, da man har ansett det tilstrekkelig å videreføre det relative registreringshinderet for registrering i ond tro av kjennetegn som en annen har vært tidligere ute med å ta i bruk, se den svenske varumärkeslagen 1 kap 8 § andre stycket nr. 4 og Prop. 2017/2018: 267 s. 171. For å sikre en tydelig direktivgjennomføring går departementet inn for å følge løsningen i Danmark og Finland med en generell bestemmelse om ond tro, og at denne oppstilles som et absolutt registreringshinder.

Når det gjelder merknaden fra FONIP knyttet til å utsette tidspunktet for bruksplikt, viser departementet til at tilfeller med levering av gjentatte registreringssøknader vil måtte vurderes konkret opp mot ond tro-standarden, og i samsvar med praksis innen EU.

Departementet er ellers enig med Advokatforeningen i at det kan være misvisende å videreføre varemerkeloven § 16 bokstav b med en snevrere ordlyd enn tidligere. Departementet ser uansett ikke behov for å videreføre denne når bestemmelsen nå innholdsmessig konsumeres av den nye generelle bestemmelsen om ond tro. Departementet er også enig med Advokatforeningen i at paragrafoverskriftene til §§ 15 og 16 bør endres, slik at overskriftene bedre reflekterer innholdet i bestemmelsene etter gjennomføringen av det nye direktivet.

Det vises ellers til forslaget til endringer i varemerkeloven §§ 15 og 16, og til merknadene til bestemmelsene.

6.5 Registrering av agent eller representant

6.5.1 Gjeldende rett

Varemerkeloven har ingen egne bestemmelser om tilfeller der en agent eller annen representant for merkehaveren, slik som en fullmektig, registrerer et varemerke i sitt eget navn uten merkehaverens tillatelse. Det er imidlertid lagt til grunn at bestemmelsen i § 16 bokstav b om tilfeller der det aktuelle merket som søkes registrert allerede er tatt i bruk av en annen, kan være anvendelig i tilfeller der en fullmektig, agent eller annen representant for en utenlandsk merkehaver har registrert varemerket her i landet uten merkehaverens tillatelse, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 56.

I slike tilfeller vil merkehaveren også kunne kreve registreringen overført til seg etter de generelle bestemmelsene om overføring av søknader og registreringer på grunnlag av bedre rett til merket i varemerkeloven §§ 21 og 28. Pariskonvensjonen artikkel 6septies krever at merkehaveren skal kunne kreve registreringen opphevet eller eventuelt overført til seg der nasjonal rett tillater dette, samt motsette seg bruken av merket, hvis en agent eller representant har registrert merket uten samtykke og ikke kan rettferdiggjøre sin handling.

6.5.2 Direktivet

Direktivet innfører et relativt registreringshinder i artikkel 5 nr. 3 bokstav b for tilfeller der en agent eller annen representant for merkehaveren søker om registrering av varemerket i sitt eget navn uten merkehaverens samtykke. Dette gjelder ikke hvis agenten eller representanten kan rettferdiggjøre sin handling, for eksempel ved å vise til et avtalemessig eller annet grunnlag for at vedkommende hadde grunn til å innrette seg på at det ville være i orden å søke merket registrert i sitt eget navn. Hvis merkehaveren først protesterer mot en varemerkesøknad eller registrering, vil det være agenten eller representanten som må dokumentere et grunnlag som kan begrunne handlingen, dvs. sannsynliggjøre at det var et rettmessig grunnlag for den, for eksempel i form av en avtale med merkehaveren, eller konkrete omstendigheter som har gitt agenten eller representanten grunn til å tro at merket er oppgitt fra merkehaverens side.

Tilfeller der en agent eller representant søker merket registrert uten merkehaverens samtykke, vil også kunne falle inn under direktivets generelle bestemmelse om ond tro i artikkel 4 nr. 2, hvis handlingen er utført i ond tro fra agentens eller representantens side. Etter den særskilte bestemmelsen i artikkel 5 nr. 3 bokstav b er det imidlertid ikke noe krav om at representanten har opptrådt i ond tro. Samtidig krever direktivet artikkel 13 at merkehaveren, hvis merket har blitt registrert av agenten eller representanten uten merkehaverens samtykke, og uten at denne kan rettferdiggjøre handlingen, skal kunne motsette seg bruken av merket, eventuelt også kreve at registreringen overføres til seg.

Tilsvarende bestemmelser som i direktivet artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13 er også tatt inn i varemerkeforordningen artikkel 8 nr. 3, 13 og 21. Bakgrunnen for bestemmelsene er Pariskonvensjonen artikkel 6septies. Det følger av praksis etter varemerkeforordningen at begrepet «representant» skal tolkes vidt, og ikke bare dekker rene mellommannsforhold, men alle typer av forretningsforhold der en part representerer interessene til en annen part, uansett hva slags formell betegnelse som er satt på kontraktsforholdet, jf. Underrettens avgjørelse i T-262/09 Safariland avsnitt 64.

6.5.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.4 s. 38 ble det vurdert ikke å være behov for å oppstille et eget nytt registreringshinder for varemerkeregistreringer foretatt av agenter og representanter.

I høringsnotatet heter det:

«Det synes tvilsomt om det er behov for nye særlige regler i varemerkeloven om tilfeller der søknad om varemerkeregistrering er innlevert av en agent eller representant uten merkehaverens samtykke. Dette er allerede godt dekket ved registreringshindrene knyttet til ond tro og bestemmelser om overføring av søknader og registreringer i §§ 21 og 28. Der representanten ikke har rett til merket, vil merkehaveren også kunne få nedlagt forbud mot bruken av det etter varemerkeloven § 57. Norsk rett er på denne bakgrunn allerede ansett å oppfylle kravene etter Pariskonvensjonen artikkel 6septies, som er samsvarende med artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13 i direktivet.

I SOU 2016: 79 s. 270, se også den svenske lagrådsremissen s. 171–173, er det lagt til grunn at det ikke er nødvendig med egne lovbestemmelser om agenter og representanter for å gjennomføre direktivet. På denne bakgrunn legges det foreløpig tilsvarende til grunn for norsk rett at det ikke er behov for å innføre et nytt eget registreringshinder i § 16 for disse tilfellene.»

6.5.4 Høringen

Advokatforeningen og Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener at direktivets bestemmelser om agenter og representanter bør gjennomføres ved egne nye bestemmelser i varemerkeloven.

Advokatforeningen uttaler:

«Departementet anser det unødvendig å endre varemerkeloven for å gjennomføre bestemmelsene i direktivets artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13, som regulerer søknader inngitt av en agent eller representant for innehaveren, uten innehaverens samtykke og uten å kunne vise til grunner som gjør søknaden berettiget. Departementet viser til at situasjonen er dekket av forbudet mot søknader som inngis i ond tro, samt av reglene i § 21, § 28 og § 57 (side 38). Ingen av de nevnte reglene regulerer imidlertid etter sitt innhold tilordningen av rettigheter i agent-prinsipal-forhold. De gir hjemmel for overføring og forbud for den som er innehaver av «retten til varemerket», men sier ikke hvem dette er. En regel som langt på vei må antas å lede til samme resultat som direktivets artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13, har derimot vært antatt å følge av ulovfestet rett, den såkalte «generalagentregelen». Den ulovfestede regelen kan imidlertid ikke antas å være godt kjent, og det er tvilsomt om den kan anses å tilfredsstille kravet om at gjennomføringen må være tilstrekkelig klar og presis til at private klart og entydig kan få kjennskap til sine rettigheter og plikter og forholde seg deretter. Advokatforeningen mener derfor at artikkel 5 nr. 3 bokstav b og artikkel 13 bør gjennomføres i varemerkeloven.

Etter Advokatforeningens mening bør gjennomføringen skje i lys av generalagentreglen, slik denne har vært oppfattet i norsk rett. Dette innebærer blant annet at gjennomføringsbestemmelsen bør åpne for at prinsipalen kan være innehaver av retten til varemerket selv om direktivets regler ikke kommer til anvendelse. For eksempel kommer direktivet ikke til anvendelse dersom varemerket ble søkt med prinsipalens samtykke. Generalagentregelen har derimot vært ansett å komme til anvendelse når agent-prinsipal-forholdet opphører, selv om varemerket opprinnelig ble søkt av agenten med prinsipalens samtykke. Direktivet kan ikke anses å være til hinder for å videreføre denne regelen. Prinsipalens rett til å kreve varemerket overført i en slik situasjon, må antas å følge av alminnelige avtale- og obligasjonsrettslige prinsipper, som ikke berøres av direktivet.

Advokatforeningen vil også peke på at generalagentregelen har vært ansett å komme til anvendelse i forhandlerforhold. I TOSLO-2005-3182 ble dette betegnet som «sikker rett». Det er mulig at direktivets representantbegrep er vidt nok til å dekke forhandlerforhold (jf. høringsnotatet side 34). Under enhver omstendighet kan direktivet ikke anses til hinder for å videreføre den norske rettsoppfatningen, forsåvidt denne kan forankres i alminnelige avtale- og obligasjonsrettslige prinsipper.»

6.5.5 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at det bør innføres et eget registreringshinder i varemerkeloven for tilfellene der varemerkeregistrering søkes av en agent eller representant for merkehaveren i eget navn og uten dennes samtykke. I svensk rett er det riktignok ikke blitt vurdert som nødvendig å innføre en egen slik bestemmelse, med henvisning til at svensk rett allerede oppfyller de tilsvarende bestemmelsene i Pariskonvensjonen, se Prop. 2017/18: 267 s. 172–174. I Danmark er det imidlertid gitt nye bestemmelser om disse tilfellene i § 15 stk. 3 nr. 2 i varemærkeloven, og om mulighet for merkehaveren til å få nedlagt forbud mot agentens bruk av merket og om overføring i § 5 stk. 4 og 5. Slike bestemmelser finnes også i den finske varumärkeslagen 13 § første stycket nr. 8 og 66 §. Selv om norsk rett allerede er i samsvar med Pariskonvensjonen artikkel 6septies, finner departementet at direktivet tilsier en tydeligere regulering av dette også i norsk rett.

Departementet er videre enig med Advokatforeningen i at direktivbestemmelsene ikke berører andre tilfeller enn tilfellene der merket er registrert av agenten eller representanten uten merkehaverens samtykke. Andre tilfeller av agent- eller representantforhold der det kan være rettslig grunnlag for merkehaveren til å kreve registreringen overført til seg, og øvrige tilfeller der andre rettslige grunnlag for krav om overføring gjør seg gjeldende, vil fortsatt kunne omfattes av varemerkeloven §§ 21 og 28.

Departementet foreslår at et nytt registreringshinder knyttet til registreringer foretatt av agenter og representanter i eget navn og uten merkehaverens samtykke tas inn i § 16 bokstav b i varemerkeloven, siden nåværende bestemmelse i § 16 bokstav b om merker som andre har vært tidligere ute med å ta i bruk, ikke videreføres på grunn av innføringen av en generell ond tro-bestemmelse (se punkt 6.4 i proposisjonen). Samtidig tas det inn nye bestemmelser om forbud mot bruk av merket og om overføring i ny § 4 a for agent-tilfellene.

Det vises ellers til forslaget om endring av varemerkeloven § 16 og til ny § 4 a, og til merknadene til bestemmelsene.