17 Endringer i foretaksnavneloven

17.1 Innledning

Foretaksnavn har en offentligrettslig funksjon ved å være det offisielle navnet på en virksomhet. Slike navn, samt andre forretningskjennetegn slik som kortformer av foretaksnavnet og lignende, kan samtidig ha kjennetegnsrettslig vern etter reglene i lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). Andre forretningskjennetegn enn foretaksnavn kalles gjerne sekundære forretningskjennetegn. Ettersom kjennetegn for en virksomhet ofte også benyttes som kjennetegn for varer eller tjenester virksomheten tilbyr, er det gjerne overlapp mellom kjennetegnsbeskyttelsen etter foretaksnavneloven, og beskyttelsen for varemerker etter varemerkeloven. På denne bakgrunn er det naturlig at reglene om beskyttelsen for varemerker og forretningskjennetegn er harmonisert i så stor utstrekning som dette er mulig og naturlig.

På bakgrunn av NOU 2001: 8 Varemerkeutredningen II kapittel 10 ble det i 2004 gjennomført en gjennomgående harmonisering av reglene om beskyttelse av varekjennetegn og forretningskjennetegn, der det blant annet ble innført krav til særpreg for at foretaksnavn og andre forretningskjennetegn skal ha vern etter en vurdering av risiko for forveksling, se endringen i foretaksnavneloven § 3-2 innført ved lov 5. september 2003 nr. 91 (i kraft 1. mars 2004). Samtidig ble det innført en ordning med administrativ overprøving av registrerte foretaksnavn mot eldre rettigheter hos Patentstyret, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Ordningen synes å ha fungert godt, og utgjør et effektivt og rimelig alternativ til tvisteløsning ved domstolene.

Ved vedtakelsen av varemerkeloven 2010 ble det foretatt en ytterligere samordning av reglene om varemerker og foretaksnavn, ved at reglene i foretaksnavneloven om overdragelse og pantsettelse av sekundære forretningskjennetegn ble brakt i samsvar med det som gjaldt for varemerker. I Høyesteretts dom i HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 41 legges det til grunn at varemerkelovens og foretaksnavnelovens verneregler er fullt ut harmonisert. Dette medfører at rettskildene innenfor varemerkeretten er relevante ved løsningen av spørsmål om kjennetegnsvern etter foretaksnavneloven. Indirekte får dermed EØS-retten betydning også på foretaksnavnerettens område, til tross for at dette rettsområdet ikke er underlagt en tilsvarende EØS-harmonisering som varemerkeretten, jf. Pangea avsnitt 42.

På denne bakgrunn bør det vurderes om endringer i varemerkeloven som følge av det nye varemerkedirektivet gir grunnlag for lignende endringer i reglene om vern for foretaksnavn og andre forretningskjennetegn. Det kan også vurderes enkelte andre endringer i foretaksnavneloven for å oppnå ytterligere harmonisering med varemerkeregelverket.

17.2 Bruksplikt

17.2.1 Gjeldende rett

For registrerte varemerker gjelder regler om bruksplikt, jf. varemerkeloven § 37. Reglene sanksjoneres ytterligere ved det nye varemerkedirektivet, som innfører obligatoriske regler om prøving av bruksplikten i innsigelsessaker og inngrepssaker, se proposisjonen punkt 12.

For registrerte foretaksnavn gjelder derimot ikke regler om mulighet for sletting ved manglende bruk, men vernet opphører når foretaksnavnet faktisk går ut av bruk, jf. foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd, jf. også første ledd. Samtidig oppstår et vern mot identiske foretaksnavn ved at navnet tas i bruk, eller ved registrering der foretaksnavnet deretter tas i bruk innen ett år, jf. § 3-1 første ledd. For vern mot forvekselbare kjennetegn kreves at krav til særpreg etter varemerkeloven § 14 er oppfylt, jf. § 3-2. For sekundære forretningskjennetegn oppstår vernet først når bruken har ledet til innarbeidelse, jf. § 1-1 tredje ledd. Vernet vil da bestå så lenge kjennetegnet fortsatt er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak, noe som kan vedvare også etter at kjennetegnet er gått ut av bruk.

At vernet for et registrert foretaksnavn opphører fra den dag faktisk bruk opphører etter § 3-1 tredje ledd, er forstått slik at Patentstyret, ved behandling av krav om administrativ overprøving på grunnlag av et eldre foretaksnavn, kan prøve om det eldre foretaksnavnet ikke lenger er vernet på grunn av at bruken er opphørt, slik at navnet ikke lenger kan utgjøre et grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre foretaksnavn, jf. avgjørelsen fra Patentstyrets Annen avdeling 20. juni 2011 i sak nr. 8025 Brækhus. Også i klager på registreringsnektelse fra Foretaksregisteret etter foretaksregisterloven § 9-1 jf. foretaksnavneloven §§ 2-1 og 3-1 tredje ledd, kan det prøves om et eldre identisk foretaksnavn som er grunnlag for nektelsen, er gått ut av bruk, jf. Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 11. desember 2018 i sak 18/481-3. Dette vil imidlertid ikke være til hjelp for innehaveren av en yngre registrering av et varemerke eller foretaksnavn der det eldre foretaksnavnet oppfyller kravene til særpreg og har vært i bruk som foretakets offisielle navn, men ikke som kjennetegn for virksomheten. I slike tilfeller vil vernet ikke opphøre etter § 3-1 tredje ledd, og foretaksnavnet vil da kunne gi grunnlag for oppheving av et yngre registrert foretaksnavn ved administrativ overprøving etter § 3-6 jf. §§ 3-2 og 3-3, eller et yngre varemerke etter varemerkeloven § 35, selv om det ikke har vært brukt som kjennetegn. Et tilsvarende varemerke vil i slike tilfeller ikke gi grunnlag for oppheving av en yngre registrering hvis merket ikke har vært i reell bruk for de varer eller tjenester det er registrert for, jf. reglene om konsekvensen av manglende bruk i varemerkeloven § 35 andre ledd første punktum (ny § 35 a i lovforslaget). Det blir dermed en forskjell for foretaksnavnet og varemerkets status som ugyldighetsgrunn overfor yngre kjennetegn i denne relasjonen.

Etter svensk rett gjelder regler om sletting ved manglende bruk i en femårsperiode også for registrerte foretaksnavn, på tilsvarende måte som for registrerte varemerker, se den svenske lag 2018: 1653 om företagsnamn 3 kap. 3 §. I Sverige er det også innført prejudisiell prøving av bruksplikten for foretaksnavn i saker der et eldre registrert foretaksnavn anføres som grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre foretaksnavn, jf. lagen om företagsnamn 3 kap. 2 §, på samme måte som det som etter gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet gjelder for varemerker etter 3 kap 1 a § varumärkeslagen.

Også i Finland er det slik at et foretaksnavn som ikke oppfyller kravene til bruk i en femårsperiode, ikke kan utgjøre grunnlag for innsigelse eller ugyldighet av en varemerkeregistrering, på samme måte som et registrert varemerke, se den finske varumärkeslagen 34 § og 49 §. Registreringen av firmaet kan da også slettes, se 19 § i den finske firmalagen.

En forskjell sammenlignet med norsk rett er at et foretaksnavn etter finsk og svensk rett bare kan registreres hvis navnet har særpreg som kjennetegn for den aktuelle virksomheten, se 2 kap. 1 § i den svenske lag om företagsnamn og § 2 i den finske firmalagen (lag 128/1979). Etter norsk rett er det mulig å registrere beskrivende foretaksnavn, men for å oppnå vern mot lignende kjennetegn etter §§ 3-2 og 3-3 må kravene til varemerkerettslig særpreg være oppfylt.

17.2.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.2.2 s. 122 ble det lagt til grunn at det ikke er noe stort behov for regler om bruksplikt for registrerte foretaksnavn.

I høringsnotatet heter det:

«Det synes ikke å være noe stort behov for å innføre tilsvarende regler i norsk rett om bruksplikt og sletting for registrerte foretaksnavn, som det som gjelder for varemerker. Mangelen på slike regler for foretaksnavn vil imidlertid medføre at i tilfeller der et kjennetegn utgjør både et foretaksnavn og et varemerke, kan varemerkeregistreringen slettes på grunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37, mens registreringen som foretaksnavn vil bestå. Det er tvilsomt om denne problemstillingen er tilstrekkelig praktisk til å tilsi et behov for regler om bruksplikt for registrerte foretaksnavn, i hvert fall så lenge det kan prøves ved administrativ overprøving om vernet for navnet består ved vurderingen av konflikter med yngre registreringer. Foreløpig er det ikke utformet noe forslag til regler om bruksplikt og sletting ved manglende bruk for foretaksnavn.

Det bør imidlertid innføres i foretaksnavneloven § 3-6 bestemmelser om at et krav om administrativ overprøving av en foretaksnavneregistrering basert på et eldre varemerke ikke kan føre frem hvis bruksplikten ikke er oppfylt for dette merket, slik at løsningen her blir den samme som i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving av registrerte varemerker, jf. det nye varemerkedirektivet artikkel 44 og 46.»

17.2.3 Høringen

Advokatforeningen mener det bør vurderes å innføre regler om sletting av foretaksnavn ved manglende bruk, og uttaler:

«Advokatforeningen mener at det for en virksomhet som ønsker å ta et kjennetegn i bruk, og som lykkes med å få slettet en identisk eller forvekselbar varemerkeregistrering på grunn av ikke oppfylt bruksplikt, vil kunne være uheldig om man ikke også kan få slettet en tilsvarende foretaksnavneregistrering. Dette gjelder selv om den eldre foretaksnavneregistreringen, som følge av bortfalt vern etter foretaksnavneloven § 3-1 første eller tredje ledd, ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve et senere registrert foretaksnavn eller et varemerke. At foretaksnavnet i slike tilfeller fremdeles fremstår i registeret som et registrert foretaksnavn, vil være uheldig også i forhold til eventuelle andre tredjeparter. En bestemmelse om at foretaksnavneregistreringen kan kreves slettet er for øvrig også en naturlig konsekvens av bestemmelsen om at retten til foretaksnavnet opphører ved ikke-bruk. Advokatforeningen mener derfor at det bør vurderes å innføre regler om at et foretaksnavn kan kreves slettet ved manglende bruk. Dette kan gjøres ved å innføre i foretaksnavneloven § 3-6 en ny bestemmelse om at den som mener at retten til et foretaksnavn er bortfalt etter § 3-1, kan kreve at registreringen slettes ved administrativ overprøving.»

Også Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) ønsker en adgang til sletting ved manglende bruk av foretaksnavn, og uttaler:

«Det har de senere årene skjedd en betydelig harmonisering av reglene om beskyttelse av varemerkekjennetegn og forretningskjennetegn. Også i nærværende høring om endringer i varemerkeloven og foretaksnavneloven ser vi forslag til ytterligere harmonisering. På denne bakgrunn, og ut fra hensynet til tredjeparter ønsker vi en harmonisering også når det gjelder bruksplikt og sletting av registreringer ved manglende bruk av foretaksnavn. Dette vil dessuten harmonisere med svensk rett. Foretaksnavneloven § 3-1 løser noen av utfordringene ved et foretaksnavn som ikke er i bruk, men som Justis- og beredskapsdepartementet peker på side 122, siste avsnitt, vil § 3-1 tredje ledd ikke være tilstrekkelig.»

FONIP støtter også en endring i foretaksnavneloven § 3-6 om prejudisiell prøving av bruksplikten for registrerte varemerker i saker om administrativ overprøving av foretaksnavn.

17.2.4 Departementets vurdering

Departementet er enig med Advokatforeningen og FONIP i at det av harmoniseringshensyn, og av hensyn til overlapp mellom rettighetene, kan være hensiktsmessig med tilsvarende regler om betydning av manglende bruk for registrerte foretaksnavn som for registrerte varemerker. Innføring av slike regler vil også gi en harmonisering med regelverket i Sverige og Finland.

Samtidig er det slik at foretaksnavnet ikke bare har en kjennetegnsfunksjon, men også en offentligrettslig funksjon ved at navnet utgjør foretakets offisielle navn. Foretaksregisteret administreres av Brønnøysundsregistrene. Foretaket må ha et offisielt navn registrert som benyttes overfor offentlige myndigheter, og navnet vil dermed ikke kunne slettes, bare pålegges endret. Sletting synes heller ikke nødvendig for å ivareta de kjennetegnsrettslige aspektene knyttet til krav til bruk. I samråd med Nærings- og fiskeridepartementet har Justis- og beredskapsdepartementet derfor kommet til at det ikke bør foreslås bestemmelser i foretaksnavneloven om mulighet for å kreve sletting av registrerte foretaksnavn ved manglende bruk. Det synes tilstrekkelig at manglende bruk kan få betydning for foretaksnavnets kjennetegnsfunksjon, ved at foretaksnavnet ikke kan utgjøre grunnlag for oppheving av en yngre registrering av et foretaksnavn eller varemerke dersom foretaksnavnet ikke oppfyller tilsvarende krav til reell bruk som kjennetegn for virksomheten, som dem som gjelder for varemerker etter varemerkeloven § 37.

Departementet foreslår på denne bakgrunn nye bestemmelser i foretaksnavneloven og varemerkeloven om prejudisiell prøving av om foretaksnavnet oppfyller krav til bruk innenfor en femårsperiode i saker om innsigelse og ugyldigkjennelse av foretaksnavn og varemerker, tilsvarende som bestemmelsene som innføres om dette på varemerkeområdet. I tillegg følger departementet opp forslaget fra høringsnotatet om nye bestemmelser i foretaksnavneloven om prejudisiell prøving av bruksplikten for eldre registrerte varemerker i saker om administrativ overprøving av foretaksnavn.

De nye bestemmelsene vil innebære at det bare er der et foretaksnavn ikke oppfyller krav til bruk som kjennetegn for en virksomhet, vurdert innenfor en tilsvarende femårsperiode som det som gjelder for registrerte varemerker, at registreringen av foretaksnavnet vil være uvirksom som grunnlag for oppheving av en yngre varemerke- eller foretaksnavneregistrering. Registreringen vil altså ikke utgjøre en ugyldighetsgrunn for yngre registreringer i slike tilfeller. Det vil gjelde selv om navnet er brukt som offisielt navn på foretaket, jf. foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd.

Samtidig vil det fortsatt følge av foretaksnavneloven § 3-1 at vernet for et foretaksnavn opphører når navnet går ut av faktisk bruk. Etter § 3-1 tredje ledd er det ikke noe krav at den manglende bruken skal vurderes opp mot en femårsperiode, og det er ikke krav til kjennetegnsbruk. Denne bestemmelsen gjelder også for ikke-særpregede foretaksnavn, og vil følgelig supplere de nye bestemmelsene om krav til bruk.

Det vises ellers til forslaget til ny § 3-6 a og endring av § 5-1 i foretaksnavneloven, og til varemerkeloven nye § 29 a og § 35 a. Det vises også til merknadene til bestemmelsene.

17.3 Enerettens innhold og begrensninger

17.3.1 Gjeldende rett

Etter foretaksnavneloven § 3-1 innebærer en registrering av et foretaksnavn at ingen andre kan ta i bruk eller registrere et identisk foretaksnavn. Dersom foretaksnavnet oppfyller kravene til særpreg etter varemerkeloven § 14, har navnet etter foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3 i tillegg et tilsvarende vern mot lignende forretningskjennetegn og varekjennetegn, som det som følger av varemerkeloven § 4 for varemerker. Det samme gjelder for sekundære forretningskjennetegn vernet gjennom innarbeidelse etter foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd.

Foretaksnavneloven har ikke bestemmelser om begrensninger i eneretten til foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn tilsvarende dem som gjelder for varemerker etter varemerkeloven § 5. Reglene i varemerkeloven § 5 innebærer at bruk av kjennetegn, som ellers kunne forbys av merkehaveren på grunnlag av varemerkeretten, likevel kan være tillatt hvis bruken faller inn under bestemmelsene i § 5.

Etter varemerkeloven § 5 første ledd omfatter ikke varemerkerett oppnådd ved registrering slik del av merket som det ikke ville være anledning til å registrere særskilt. Etter varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav a er varemerkeretten ikke til hinder for at andre bruker sitt eget navn, foretaksnavn eller adresse når dette skjer i samsvar med god forretningsskikk. Dette endres ved gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet, slik at foretaksnavn ikke lenger vil omfattes av bestemmelsen, se punkt 9 i proposisjonen. Tilsvarende er varemerkeretten ikke til hinder for at andre i samsvar med god forretningsskikk bruker angivelser som ikke er særpregede, men som gjelder varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for yting av tjenesten eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, jf. § 5 andre ledd bokstav b. Heller ikke er varemerkeretten til hinder for at andre benytter varemerket når dette er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel, jf. § 5 andre ledd bokstav c. Ved direktivet artikkel 14 blir denne bestemmelsen utformet som en mer generell bestemmelse om rett til å bruke varemerket for å identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren.

Den svenske lagen om företagsnamn 1 kap. 5 § inneholder bestemmelser om avgrensning av eneretten til foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn, som ligner bestemmelsene for varemerker. Her slås det fast at eneretten ikke er til hinder for at andre i næringsvirksomhet anvender sitt navn eller sin adresse, angivelser om virksomhetens eller varenes eller tjenestenes art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse eller andre egenskaper eller tidspunktet for når varen er fremstilt eller tjenesten ytes, eller et allment benyttet stedsnavn. Forutsetningen er at bruken skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk. I tillegg slår 5 § fast at eneretten til et foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn ikke gir noe selvstendig vern for en del av kjennetegnet som mangler særpreg. Også i Danmark, hvor loven ikke har et slikt unntak, er det til en viss grad innfortolket en bruksrett tilsvarende varemerkeloven § 5 gjennom rettspraksis (U 2003 s. 107 H Medicon Valley).

I avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling 20. juni 2011 i sak 8025 (PS-2011-8025) var det spørsmål om man kan innfortolke en rett til å bruke eget etternavn i samsvar med god forretningsskikk uten hinder av et eldre foretaksnavn. Lassen/Stenvik gir i Kjennetegnsrett, 3. utg., Oslo 2011 s. 272 uttrykk for at en slik regel bør gjelde etter analogi fra varemerkeloven § 5, og Annen avdeling kom også til at en slik regel måtte innfortolkes. Det ble vist til hensynet til harmoni med reglene i varemerkeloven, nordisk rettsenhet og reelle hensyn som tilsa at en slik rett til bruk av eget etternavn måtte gjelde også på foretaksnavneområdet.

17.3.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.2.3 s. 124 ble det foreslått tilsvarende bestemmelser i foretaksnavneloven om begrensninger i eneretten, som det som gjelder for varemerker.

I høringsnotatet heter det:

«Det synes [..] hensiktsmessig å lovfeste i foretaksnavneloven tilsvarende begrensninger i eneretten til foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn som dem som gjelder for varemerker. Det vil da fremgå av loven at bl.a. eget etternavn kan brukes uten hinder av eldre foretaksnavn, så lenge bruken oppfyller alminnelige krav til god forretningsskikk. Det synes ikke nødvendig med en egen bestemmelse om allment benyttede stedsnavn, på tilsvarende måte som den svenske loven, da dette må antas dekket av retten til å bruke angivelser om geografisk opprinnelse. Det synes heller ikke å være behov for en bestemmelse for foretaksnavn tilsvarende varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav c, som gjelder rett til bruk av selve varemerket. En slik bestemmelse er derfor ikke tatt inn i lovforslaget.»

17.3.3 Høringen

Det har ikke kommet merknader til forslaget i høringen.

17.3.4 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslaget om bedre harmonisering av bestemmelsene i foretaksnavneloven om enerettens innhold og begrensinger for foretaksnavn og forretningskjennetegn, med tilsvarende bestemmelser for varemerker. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet gjort enkelte mindre tekniske endringer i utformingen av § 3-2 og § 3-3 i foretaksnavneloven. Departementet har også kommet til at det bør føyes til i § 3-3 en klargjøring av at allment benyttede stedsnavn kan benyttes uten hinder av rettigheter til foretaksnavn, i samsvar med god forretningsskikk, tilsvarende den svenske loven 1 kap. 5 §.

Det vises ellers til forslaget til endringer i foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3, og til merknadene til bestemmelsene.

17.4 Endringer i registreringsvilkår

Registreringsvilkårene for foretaksnavn er regulert i foretaksnavneloven §§ 2-1 til 2-6. Ved gjennomføringen av det nye varemerkedirektivet innføres det enkelte nye registreringshindre for varemerker, se punkt 6 i proposisjonen og direktivet artikkel 4 og 5. Ettersom det er stor grad av overlapp mellom registreringsvilkårene etter varemerkeloven og foretaksnavneloven, bør det vurderes om enkelte av endringene ved direktivet bør innføres tilsvarende for foretaksnavn. Det er imidlertid ikke gitt at alle de nye bestemmelsene har like stor betydning for foretaksnavn som for varemerker.

I høringsnotatet punkt 14.2.4 s. 124 flg. ble det vurdert at enkelte av endringene burde innføres tilsvarende for foretaksnavn, mens andre ble ansett som uaktuelle.

I høringsnotatet heter det:

«Ettersom foretaksnavn gjelder en virksomhet, og ikke bestemte varer, synes det ikke å være noe sterkt behov på foretaksnavneområdet for å innføre et særskilt registreringshinder knyttet til navn på plantesorter beskyttet ved planteforedlerrett, jf. det nye varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l. Et slikt registreringshinder er riktignok foreslått i Sverige, se SOU 2016: 79 s. 323, men det synes ikke å være noe stort praktisk behov for en slik regel for foretaksnavn. Foreløpig er det ikke utformet noe forslag til en slik regel.

Det synes heller ikke å være hensiktsmessig å innføre tilsvarende regler om registreringshindre for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser for vin og betegnelser for tradisjonelt særpreg i foretaksnavneloven, som dem som vil gjelde etter varemerkeloven §§ 15 og 16, se artikkel 4 nr. 1 bokstav i til k og artikkel 5 nr. 3 bokstav c i nytt varemerkedirektiv. Reglene om vern for slike betegnelser gjelder kun anvendelse av betegnelsene for varer, ikke for en virksomhet. Det vil altså ikke være selve foretaksnavnet, men eventuelt anvendelsen av dette for visse varer, som vil kunne krenke retten til en geografisk betegnelse. Slike spørsmål synes bedre egnet for vurdering av domstolene i eventuelle søksmål om inngrep i retten til betegnelsen, enn i forbindelse med ordningen med registrering og overprøving av foretaksnavn. Det er derfor ikke utformet forslag til egne registreringshindre for geografiske betegnelser i foretaksnavneloven § 2-6. Dette er heller ikke foreslått i Sverige, se SOU 2016: 79 s. 324. Dersom et foretaksnavn består av en beskyttet geografisk betegnelse, kan foretaksnavnet etter omstendighetene stride mot registreringshinderet for villedende foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 2-3.

Etter varemerkeloven § 16 bokstav b kan et varemerke ikke registreres hvis merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen allerede har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, hvis søkeren, da søknaden ble innlevert, kjente til bruken og innleveringen dermed må anses å stride mot god forretningsskikk. Ved det nye varemerkedirektivet erstattes dette registreringshinderet av et generelt absolutt registreringshinder for tilfeller der søkeren på søknadstidspunktet var i ond tro, supplert med videreføring av et relativt registreringshinder for tilfeller av ond tro om et merke som allerede er vernet for en annen i utlandet [...]. Slike bestemmelser om ond tro finnes i dag ikke i foretaksnavneloven, og det er dermed etter gjeldende rett ikke hjemmel for å nekte registrering eller for etterfølgende oppheving av registreringen av et foretaksnavn i slike tilfeller, med mindre tilfellet ellers faller inn under noen av rettighetskonfliktene omhandlet i § 2-6. Etter omstendighetene vil imidlertid bruken av foretaksnavnet kunne rammes av markedsføringsloven §§ 25 og 30. Den svenske firmalagen inneholder i 10 § første ledd nr. 8 en bestemmelse tilsvarende varemerkeloven § 16 bokstav b for foretaksnavn. I SOU 2016: 79 s. 323 foreslås dette erstattet med en generell bestemmelse om ond tro tilsvarende varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 2, med den hensikt at dette fortsatt skal omfatte de samme situasjoner som dekkes av varumärkeslagen.

For å hindre konflikter, og da særlig med tanke på å forebygge at andre tar i bruk et foretaksnavn som man kjenner til at en annen allerede har tatt i bruk som kjennetegn i utlandet, synes det hensiktsmessig at et tilsvarende registreringshinder for tilfeller der et foretaksnavn er søkt registrert i ond tro innføres i foretaksnavneloven. Ordningen med registrering av foretaksnavn skiller seg imidlertid fra registrering av varemerker ved at den prøving som foretas av registerfører forut for registrering er forutsatt å være mindre omfattende, og saksbehandlingen må av hensyn til brukerne skje raskt, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002–2003) s. 22. På denne bakgrunn er det lite hensiktsmessig å legge for skjønnsmessige vurderingstema til den prøvingen registerfører skal foreta. For foretaksnavn kan det antakelig være tilstrekkelig at bestemmelsen om ond tro inntas som et relativt registreringshinder etter § 2-6, som vil kunne påberopes i etterkant av registreringen av den som mener å være eldre bruker av det aktuelle kjennetegnet. Dette vil gi mulighet til å få registreringen av et foretaksnavn opphevet ved administrativ overprøving hos Patentstyret eller av domstolene der registreringen har skjedd mens søkeren var vitende om en annens bruk av et kjennetegn som er egnet til å forveksles med foretaksnavnet på en slik måte at det var illojalt av søkeren å søke om registrering. Spørsmålet om ond tro skal derimot ikke prøves av registerfører forut for registrering, ettersom bestemmelsene i § 2-6 er unntatt fra den forutgående prøvingen etter foretaksnavneloven § 2-7 andre punktum. Spørsmålet om ond tro etter § 2-6 vil dermed heller ikke være omfattet av klageadgangen over registreringsvedtaket etter foretaksregisterloven § 9-1.»

I høringen har Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) støttet forslaget om et eget registreringshinder for søknader om registrering av foretaksnavn levert i ond tro. For øvrig har ingen høringsinstanser hatt merknader.

Departementet følger opp forslaget om en egen bestemmelse i foretaksnavneloven § 2-6 om tilfeller der foretaksnavnet søkes registrert i ond tro. Departementet vil understreke at det generelt bare vil være i tilfeller der et eldre foretaksnavn har særpreg, at bestemmelsen om ond tro vil være aktuell. For øvrig opprettholdes vurderingen i høringsnotatet av at det ikke er behov for egne bestemmelser for foretaksnavn knyttet til plantesortsbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser.

Det vises ellers til forslaget til endringer i foretaksnavneloven § 2-6, og til merknadene til bestemmelsen.

17.5 Utvidelse av ordningen med administrativ overprøving

Ordningen med administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6 omfatter utelukkende relative registreringshindre, dvs. krenkelse av andres rettigheter som regulert i § 2-6. Disse registreringsvilkårene prøves ikke av registerfører forut for registrering, jf. foretaksnavneloven § 2-7 første ledd andre punktum. Patentstyret har ved administrativ overprøving ikke kompetanse til å prøve de absolutte registreringsvilkårene, som prøves forut for registrering, herunder om foretaksnavnet strider mot lov eller er egnet til å vekke forargelse, jf. § 2-5, eller om foretaksnavnet er egnet til å villede, jf. § 2-3. Disse vilkårene kan derimot prøves ved klage til overordnet departement på registerførers vedtak, jf. foretaksregisterloven § 9-1.

I enkelte saker kan det være overlapp mellom spørsmålet om et foretaksnavn er egnet til å villede etter § 2-3 eller vekke forargelse etter § 2-5, og spørsmålet om navnet krenker andres rettigheter etter § 2-6. Til illustrasjon kan det vises til dommen fra Gulating lagmannsrett i RG-2012-578 i sak om foretaksnavnet BILTILSYNET A Kalveland. Dommen gjelder hovedsakelig spørsmål om innarbeidelse, risiko for forveksling og passivitet, men fremhever også den risiko for villeding av publikum som bruk av et foretaksnavn forbundet med offentlig myndighetsutøvelse innebar.

I tilfeller med denne typen mulig overlapp mellom ulike registreringshindre, vil det være fordelaktig om Patentstyret ved administrativ overprøving også kan prøve om foretaksnavnet strider mot de absolutte registreringshindrene i § 2-3 og § 2-5. Dette kan særlig være fordelaktig ettersom vurderingstemaene etter disse bestemmelsene inneholder skjønnsmessige elementer, som ikke nødvendigvis er godt egnet til å fanges opp ved den kontroll som utføres av registerfører. Etter varemerkeloven §§ 29 og 35 har Patentstyret kompetanse i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving til å prøve om varemerker strider mot lov, offentlig orden eller moral eller er egnet til å villede, jf. varemerkeloven § 15 første ledd. Patentstyret har følgelig allerede erfaring med disse vurderingstemaene fra varemerkeområdet.

I høringsnotatet punkt 14.2.5 s. 126 flg. ble det foreslått å endre foretaksnavneloven § 3-6, slik at de absolutte registreringsvilkårene i §§ 2-3 og 2-5 kan prøves av Patentstyret ved administrativ overprøving for foretaksnavn. Samtidig ble det foreslått en regulering der enhver med rettslig interesse kan fremme krav om overprøving, hvilket for de absolutte registreringsvilkårene vil omfatte enhver. For eldre rettigheter vil dette omfatte rettighetshaveren og eventuelle lisenshavere, på samme måte som etter gjeldende rett.

I høringsnotatet ble det også drøftet om det vil være uheldig med en ordning der spørsmål om registreringen strider mot §§ 2-3 eller 2-5 kan prøves både ved alminnelig klage på registerførers vedtak, og ved administrativ overprøving. Om dette heter det i høringsnotatet:

«Med en løsning der Patentstyret kan prøve registreringsvilkårene i §§ 2-3 og 2-5 ved administrativ overprøving etter § 3-6, får man et dobbeltsporet klagesystem for disse bestemmelsene. Dette siden det samtidig vil være klageadgang over registerførers vedtak når det gjelder §§ 2-3 og 2-5 til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. foretaksnavneloven § 2-7 første punktum og foretaksregisterloven § 9-1. Hvis det åpnes for at disse vilkårene kan prøves også ved administrativ overprøving, innebærer det at klagefristen for andre enn registreringshaveren utvides fra dagens frist på tre uker til tre år. Dette kan anses uheldig i lys av registreringshavers behov for sikkerhet om registreringens riktighet. Det å bli pålagt å endre foretaksnavnet så lenge etter registering, og normalt oppstart av virksomheten, kan ha store negative økonomiske konsekvenser for foretaket. Imidlertid antas det at de fleste sakene der vilkårene etter §§ 2-3 og 2-5 vil komme opp ved administrativ overprøving, vil være saker der også rettighetskonflikter etter § 2-6 er tema. Her er fristen uansett tre år for å kreve administrativ overprøving. Samlet sett antas det derfor at forlengelsen av klagefristen for disse tilfellene ikke vil ha særlig stor selvstendig betydning. I tillegg kommer at fordelen ved at Patentstyret kan prøve også vilkårene i §§ 2-3 og 2-5 kan anses mer tungtveiende enn eventuelle slike ulemper.

Et slikt dobbeltsporet klagesystem kan også være uheldig hvis det gir opphav til ulik praktisering av registreringsvilkårene i de to organene. Det antas imidlertid at risikoen for dette vil være liten. Patentstyret har allerede erfaring med vurderingstemaene fra saker etter varemerkeloven, og for administrativ overprøving vil det neppe være praktisk at spørsmålene kommer opp uten at dette samtidig er knyttet til en rettighetskonflikt. Hvis en slik konflikt kommer opp for domstolene, vil domstolen ha kompetanse til å vurdere både § 2-3, § 2-5 og § 2-6. Det er da hensiktsmessig for brukerne at Patentstyret ikke er avskåret fra å ta stilling til de samme problemstillingene, siden administrativ overprøving skal være et enkelt og billig alternativ til søksmål. For Nærings- og fiskeridepartementet som klageinstans etter foretaksregisterloven § 9-1, vil spørsmål om et foretaksnavn er villedende, eller om navnet strider mot offentlig orden eller moral, derimot normalt komme opp ved at registrering er nektet av registerfører på dette grunnlaget. Dette gjelder et fåtall saker, hvor det ved vurderingen uansett bør ses hen til praksis etter varemerkelovens tilsvarende bestemmelser. Risikoen for ulik praksis må derfor anses liten.»

Det har ikke kommet merknader til forslaget om å utvide ordningen med administrativ overprøving i høringen. Departementet opprettholder vurderingene i høringsnotatet, og viser til forslaget til endringer i foretaksnavneloven § 3-6 og til merknadene til bestemmelsen.

17.6 Forretningskjennetegn som eiendomsobjekt

I proposisjonen punkt 13 foreslås endringer i varemerkelovens regler om overdragelse og lisensiering av registrerte varemerker. I høringsnotatet punkt 14.2.6 s. 128 ble det lagt til grunn at disse endringene ikke har overføringsverdi til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn, og ikke gir foranledning til å vurdere lignende endringer i reglene om overdragelse av foretaksnavn i foretaksnavneloven § 4-1, eller om overdragelse og lisensiering av sekundære forretningskjennetegn i § 4-3. Det ble lagt til grunn at det ikke var noe praktisk behov for å innføre egne bestemmelser i foretaksnavneloven om lisenshaverens søksmålsrett for sekundære forretningskjennetegn, dvs. at dette vil bero på alminnelige prosessforutsetninger og avtalen mellom partene.

Videre ble det lagt til grunn at det ikke var behov for eller hensiktsmessig å vurdere adgang til utlegg eller særskilt pantsettelse for sekundære forretningskjennetegn. Det ble imidlertid vurdert at man i tilfeller med overlapp mellom vernet for registrerte varemerker og sekundære forretningskjennetegn, må legge til grunn at vernet som forretningskjennetegn vil følge med ved en særskilt pantsettelse eller utlegg i varemerket, på samme måte som innarbeidelsesvernet for et varemerke. Dette har ikke betydning for registrerte foretaksnavn.

Det har ikke kommet merknader til vurderingene i høringsnotatet i høringen. Departementet foreslår etter dette ingen endringer i reglene om forretningskjennetegn som eiendomsobjekt.