19 Staten som saksøkt etter overprøving av industrielle rettigheter

19.1 Gjeldende rett

Etter patentloven, varemerkeloven og designloven kan avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter av klage på avslag på søknad om patent, varemerke eller design fra Patentstyret, bringes inn for domstolene ved søksmål. Søksmål må reises innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part, og søksmålet rettes mot staten ved Klagenemnda, jf. patentloven § 27 tredje ledd, varemerkeloven § 52 andre ledd og designloven § 39 andre ledd.

Hvis Klagenemnda i en sak om innsigelse eller administrativ overprøving avviser eller avslår å oppheve eller overføre en registrert industriell rettighet, eventuelt opprettholder en avgjørelse fra Patentstyret om dette, kan dette vedtaket ikke bringes inn for domstolene, jf. patentloven § 27 tredje ledd, varemerkeloven § 52 tredje ledd, designloven § 39 tredje ledd og foretaksnavneloven § 3-8 fjerde ledd. Det samme gjelder avgjørelser som går ut på overføring av rettigheter. I stedet står den parten som ikke fikk medhold i nemnda, fritt til enhver tid til å reise søksmål om ugyldighet (eventuelt sletting for varemerker) eller overføring for domstolene. I så fall rettes søksmålet mot den private innehaveren av rettigheten, og ikke mot staten ved Klagenemnda.

Hvis Klagenemnda ved behandling av klage over avgjørelse av innsigelse eller krav om administrativ overprøving, fatter en avgjørelse som innebærer oppheving, eventuelt sletting, av en registrert rettighet, eller opprettholdelse av avgjørelse fra Patentstyret om dette, kan dette vedtaket bringes inn for domstolene med staten ved Klagenemnda som motpart, eventuelt staten ved Patentstyret der adgangen til å reise direkte søksmål mot Patentstyrets avgjørelse etter patentloven § 52 tredje ledd benyttes. Bakgrunnen for at staten kan saksøkes i disse sakene, er at avgjørelsen innebærer at registreringsvernet oppheves. Disse sakene ligger dermed nærmere avslagssakene, enn sakene der en innsigelse eller krav om overprøving ikke fører frem. Den samme løsningen gjelder hvis nemndas avgjørelse går ut på begrensning av patentet. Den private motparten i saken for Patentstyret og Klagenemnda er i slike tilfeller ikke part i saken for domstolen, men kan erklære partshjelp til støtte for staten etter tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav a.

For administrativ overprøving av varemerkeregistreringer er det i lovforarbeidene lagt til grunn at selv om det gjelder prøving av forvaltningsavgjørelser, skal partene stå like fritt til å påberope nytt materiale for domstolen i slike søksmål, som det som ellers gjelder i ugyldighetssaker. Partene skal altså ikke være bundet til det som forelå for klageinstansen, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 23 og NOU 2001: 8 s. 57. I forarbeidene til innføringen av ordningen med administrativ overprøving for patenter, Ot.prp. nr. 33 (2006–2007), er dette spørsmålet derimot ikke kommentert, og i rettspraksis synes det å ha blitt lagt til grunn begrensninger i adgangen til å trekke inn nytt faktum, basert på særlige hensyn på patentområdet og alminnelige prinsipper for prøving av forvaltningsavgjørelser, se Oslo tingretts dom 29. september 2017 i sak 16-120029TVI-OTIR/01 Bayer Pharma AG og Borgarting lagmannsretts kjennelse LB-2017-87560 i samme sak. I kjennelse 24. november 2017 i sak TOSLO-2017-90602 Vågenes kom Oslo tingrett til at patenthaveren ikke kunne levere subsidiære patentkravsett for domstolen i slike saker, slik det er mulig ved ugyldighetssøksmål. Det vil heller ikke være mulig å få opphevet sakskostnadsavgjørelsen fra Klagenemnda etter patentstyrelova § 9 i en sak der den private motparten ikke er part, slik at denne delen av vedtaket kan bli stående selv om vedtaket for øvrig oppheves av domstolen.

19.2 Internasjonalt regelverk og regelverket i Danmark og Sverige

Internasjonalt regelverk om industrielle rettigheter, slik som TRIPS-avtalen og den europeiske patentkonvensjonen (EPC), legger ikke føringer for nasjonale sivilprosessuelle regler om hvem som skal være saksøkt ved domstolsprøving av administrative vedtak om oppheving av registrerte industrielle rettigheter.

For EU-varemerker følger det av varemerkeforordningen artikkel 72 at avgjørelser fra klagenemndene i EUIPO, enten dette gjelder avslag på søknad om registrering, avgjørelse av innsigelse eller avgjørelser i saker om etterfølgende oppheving eller sletting av registreringer, kan bringes inn for Underretten. Søksmålet rettes mot EUIPO som motpart. Den private motparten i en innsigelsessak eller sak om ugyldighet eller sletting kan også delta i søksmålet, jf. artikkel 72 nr. 4.

Når det gjelder avgjørelser fra Det europeiske patentverket (European Patent Office, EPO) av innsigelser mot europeiske patenter, kan disse avgjørelsene ikke bringes videre inn for noen domstol, men avgjøres i siste instans av klagenemndene i EPO. Når en avgjørelse påklages, vil den private motparten være motpart i saken for klagenemnda, se artikkel 107 i den europeiske patentkonvensjonen. Førsteinstansen i EPO vil derimot ikke opptre som part i klagesaken.

I Danmark er det slik at hvis registreringen av et varemerke eller et patent oppheves etter innsigelse eller administrativ overprøving, vil det administrative klageorganet («Patentankenævnet») være part i søksmålet, og ikke den private motparten, se varemærkeloven § 46 stk. 3 og patentloven § 25 stk. 3 (innsigelse) og § 67 stk. 3 (administrativ overprøving). Innsigelsessaker for varemerker er etter gjennomføringen av varemerkedirektivet lagt forut for registreringen, og innsigelsen vil følgelig lede til avslag på søknaden og ikke til en oppheving i etterkant.

I Sverige kan avgjørelser fra Patent- och registreringsverket bringes inn for Patent- och marknadsdomstolen (tidligere Patentbesvärsretten). Det eksisterer ingen ordning med administrativ overprøving av patenters gyldighet i Sverige, men det er adgang til å gjøre innsigelse mot meddelte patenter, og både innsigeren og patenthaveren kan da påklage patentmyndighetens avgjørelse til Patent- og marknadsdomstolen, jf. 26 § patentlagen. Parter i ankeomgangen vil være de to private partene, jf. 3. kap 3 § lagen om patent- och marknadsdomstolar og Prop. 2015/16 nr. 57 s. 202–204. Når det gjelder innsigelsesordningen for varemerker etter 2. kap 24 § varumärkeslagen, kan avgjørelsene fra Patent- och registreringsverket bringes inn for Patent- og marknadsdomstolen av rettighetshaveren eller innsigeren, jf. 10 kap 13 §. Også i disse tilfellene vil de to private partene være parter i saken for Patent- og marknadsdomstolen. I saker om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer skal saken henvises til domstolen hvis merkehaveren motsetter seg oppheving av registreringen, jf. 3 kap 13 § varumärkeslagen, og den vil da gå mellom de private partene.

19.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 14.4.3 s. 136 ble det vist til at det i de senere årene har vært flere saker for domstolene med bakgrunn i et vedtak om oppheving av en registrert industriell rettighet etter innsigelse eller administrativ overprøving. Det ble reist spørsmål om det er en hensiktsmessig løsning at staten skal være motpart i disse sakene, eller om de heller bør gå mellom de private partene.

I høringsnotatet heter det:

«Det kan stilles spørsmål om det er en god løsning at staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter skal ha partsstilling i saker for domstolene der nemnda etter en forutgående sak om innsigelse eller administrativ overprøving har truffet en avgjørelse som innebærer at en registrert industriell rettighet oppheves. Disse sakene vil gjerne ligge slik an at den reelle interessemotsetningen står mellom to parter, og de offentlige interessene i utfallet av saken er begrenset. Det kan også legges til grunn at de offentlige interesser i korrekte registreringsavgjørelser ivaretas gjennom den forutgående søknadsbehandlingen i patent- og varemerkesaker. På patentområdet, der offentlige hensyn gjerne vil ha størst betydning knyttet til bl.a. vurderingen av patenterbarhetsvilkårene, vil slike hensyn ivaretas gjennom søknadsbehandling og eventuelt vedtak om avslag på patentsøknaden, med mulighet for etterfølgende domstolsprøving av dette vedtaket. På foretaksnavneområdet og designområdet antas de offentlige interessene i utfallet av sakene gjennomgående å være mindre. Det synes derfor ikke problematisk at en domstolsprøving etter administrativ overprøving av slike registreringer skjer ved sak mellom de private partene, til tross for at det ikke skjer noen tilsvarende prøving av registreringsvilkårene forut for registrering i slike saker, som det som skjer for patenter og varemerker.

Særlig i saker om administrativ overprøving er det lite naturlig at staten ved Klagenemnda skal være part ved den etterfølgende domstolsbehandlingen, ettersom den administrative behandlingen er ment som et alternativ til tvisteløsning for domstolene. Det kan da synes naturlig at saken bør fortsette for domstolene med de to private partene som deltakere, også der utfallet av den administrative behandlingen blir at rettigheten oppheves. Det samme gjør seg langt på vei gjeldende for saker for domstolene der en innsigelse har medført at et patent eller en varemerkeregistrering har blitt opphevet.

Mot dette taler det faktum at søksmålsgjenstanden i disse sakene vil være gyldigheten av Klagenemndas vedtak om oppheving. Dette kan tilsi at staten bør være part i saken for domstolen. På den annen side kan det være naturlig å legge opp til at det i slike saker ikke skal skje noen legalitetskontroll med vedtaket, men en alminnelig prøving av rettighetens gyldighet, der det vil være adgang for begge parter til å bringe inn nytt materiale på samme måte som i ugyldighets- og slettelsessaker for domstolene ellers. Patenthaveren vil da stå fritt til for eksempel å bringe inn nye subsidiære patentkrav på samme måte som i ugyldighetssaker, og den private motparten vil kunne bringe inn nye påstandsgrunnlag som ikke har vært prøvd av Klagenemnda. Hvis domstolen kommer til at rettigheten ikke skulle vært opphevet, må det i så fall avsies dom for at Klagenemndas vedtak er ugyldig. Opphevingen av registreringen må da reverseres, uten at det foretas noen videre etterfølgende saksbehandling av saken, verken i Klagenemnda eller i Patentstyret. Dette vil motsvare det som skjer i ugyldighetssaker hvis domstolen kommer til at rettigheten er ugyldig.

Et argument mot å endre den nåværende ordningen kan være at det for mindre foretak som har fått medhold i et krav om oppheving av en rettighet kan anses som en bedre løsning at staten tar jobben og kostnadene med å forsvare avgjørelsen om oppheving for domstolene, enn at parten selv må gjøre dette. Også for slike foretak kan det imidlertid være en fordel å delta direkte i søksmålet selv, og kunne bringe inn nye anførsler og bevis. Dersom søksmålet fra rettighetshaveren ikke fører frem, vil sakskostnadene for domstolen kunne kreves erstattet av parten som tok initiativ til den administrative prosessen. I tillegg vil staten uansett beholde oppgaven med å forsvare eldre rettighetshaveres posisjon i saker der søknader om varemerkeregistrering avslås på grunnlag av forholdet til en eldre rettighet, og dette avslaget bringes inn for domstolene.

Med en løsning der saken skal gå videre mellom de to private partene også der en rettighet er opphevet etter administrativ overprøving, vil spørsmålet om sakskostnader tilkjent for behandlingen for Patentstyret og Klagenemnda kunne avgjøres som en del av kostnadsoppgjøret mellom de to private partene i rettssaken. Dermed bortfaller problemet ved dagens ordning, der det, hvis Klagenemndas vedtak kjennes ugyldig, neppe er grunnlag for å anse vedtaket opphevet hva gjelder sakskostnadene tilkjent en privat part som ikke deltar i rettssaken.»

19.4 Høringen

Advokatforeningen, Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) og International Trademark Association (INTA) støtter at saker der en rettighet oppheves etter innsigelse eller administrativ overprøving skal gå mellom de private partene, og at staten ikke lenger skal være part. Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) er derimot negativ til forslaget. Klagenemnda for industrielle rettigheter og Regelrådet for næringslivet peker på muligheten for alternative løsninger til dem som er drøftet i høringsnotatet. Regelrådet etterlyser også en beregning av kostnadene for den private som må være part istedenfor staten.

Advokatforeningen uttaler:

«Advokatforeningen slutter seg til forslaget fra departementet om å endre den nåværende ordningen hvor staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter er part i saker for domstolen der nemnda i sak om innsigelse eller administrativ overprøving har opphevet en registrert industriell rettighet. Som departementet peker på, er dette en lite hensiktsmessig løsning i lys av at disse sakene i realiteten er tvister mellom to private parter på samme måte som ugyldighetssakene. For den private part som har levert innsigelse, eller begjært administrativ overprøving, og fått medhold, er det lite tilfredsstillende ikke lenger å skulle ha stilling som part i saken dersom rettighetshaver bringer Klagenemndas vedtak inn for domstolen. Advokatforeningen er derfor enig i de lovendringer som departementet har foreslått.»

INTA viser til at det vil være hensiktsmessig å la begge parter fra den forutgående innsigelses- eller overprøvingssaken få presentere sin sak for domstolen, og viser også til at dette vil sikre at ikke staten må dekke sakskostnader i en konflikt mellom private parter.

FONIP uttaler:

«FONIP stiller seg bak endringene i patentloven § 27 og § 52 e, varemerkeloven § 52, designloven § 39 og foretaksnavneloven § 3-8, slik at innlevering av søksmål mot avgjørelser der patent, varemerkeregistrering, designregistrering eller registrering av foretaksnavn er opphevet etter innsigelse eller administrativ overprøving, skal rettes mot den private motparten i klagesaken og ikke staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Selv om dette kan medføre risiko for høyere saksomkostninger mener vi at hensynet til klagers interesser, samt klagers mulighet for full prøvelse, se for eksempel tingrettens dom i sak 16-120029TVI-OTIR/01 Bayer Pharma AG, må veie tyngre.»

NIP uttaler:

«Imidlertid vil NIP uttrykke en bekymring for og er negative til endringen som foreslås i forhold til at staten ikke lenger skal være den som saksøkes i saker som oppheves av Klagenemnda etter administrativ omprøving eller protest, men motparten i saken for Klagenemnda. NIP er av den oppfatning at dette ikke er tilstrekkelig utredet og må belyses ytterligere før en endring eventuelt innføres.

NIP ser et problem ved at man via en protest eller administrativ overprøving som i alle fall innen patentområdet annonseres som en kostnadseffektiv og rask prosedyre, ufrivillig kan trekkes inn i en rettssak for retten. Dette kan medføre at noen bedrifter velger å ikke nedlegge protest eller administrativ omprøving, grunnet den finansielle situasjonen. Dette vil også være til ulempe for tredjepart ved at flere patenter forblir uprøvde.

Hvordan vil en slik prosedyre over tid påvirke kvaliteten av Patentstyrets arbeid med forprøving og meddelelse av patenter – da de ikke lenger vil være part i en sak for retten? Hva med kvaliteten av arbeidet til Klagenemda som vil være kvitt bakteppet med rettslige prosesser i disse sakene? Vil forslaget ha utilsiktede virkninger som bør utredes?

Samtidig kan det sees på som positivt at partene i en sak forsetter å være parter i saken i alle instanser også ved overgangen fra Klagenemda til rettsinstansene, som man har det i overgangen Patentstyret – Klagenemda og overgangen mellom Tingretten – Lagmannsretten.»

Klagenemnda for industrielle rettigheter uttaler:

«En tredje løsning utover det høringsutkastet nevner, er tvungent prosessfellesskap hvor både Klagenemnda og den andre parten (vinnende part) saksøkes. På dette viset ville KFIR sin rolle bestå og begrense seg til å forsvare vedtaket (ressursbruken ville blitt tilsvarende lavere), mens den andre private parten ville måtte forsvare sine reelle interesser. Dette ville være en god løsning, og det ville også forplikte den andre private parten. I tillegg, og i tilfelle man skulle tape saken, vil man stå solidarisk ansvarlige for kostnadene, hvilket også ville være til hjelp for et eventuelt mindre (bemidlet) foretak. Det kunne også tenkes at man skulle skilt mellom avslags- og innsigelsessaker på én side (som begge ikke har ført til endelige rettigheter), og administrative overprøvingssaker som vitterlig har karakter av en ordinær domstolsbehandling. I begge tilfeller ville man ha løst forholdet til sakskostnader tilkjent av Klagenemnda.

Et fjerde alternativ er som foreslått i høringsnotatet med tillegg, at Klagenemnda gis innleggsrett overfor domstolene. I en slik ordning vil Klagenemnda på eget initiativ kunne gi skriftlige innlegg for domstolene i de spørsmål som saken reiser, og med tillatelse også kunne gi muntlige innlegg for domstolen. Klagenemnda viser til at forslaget samsvarer med konkurransetilsynets anledning til innleggsrett for domstolene slik EØS konkurranseloven § 9 legger opp til.»

Regelrådet for næringslivet uttaler:

«Når det gjelder forslaget om hvem som skal ha stilling som saksøkt etter innsigelse eller administrativ overprøving mener Regelrådet at problemstillingen kunne vært bedre utredet. Etter Regelrådets vurdering burde alternative løsninger vært vurdert særlig av hensyn til små virksomheter. Dersom tvisteloven mv. tillater det kunne en variant der både staten og begge partene var representert vært vurdert. Herunder også fordelingen av saksomkostninger.»

19.5 Departementets vurdering

Departementet ser at det kan være gode grunner til å vurdere endringer i søksmålssituasjonen ved prøving av forvaltningsavgjørelser om å oppheve en industriell rettighet, for å legge bedre til rette for at særlig ordningen med administrativ overprøving kan oppfylle forutsetningen om å utgjøre et enklere og billigere alternativ til å starte en ugyldighetssak direkte i domstolen. Det vil også være hensiktsmessig å overlate tvister som reelt sett bare berører de private partene, til disse partene, uten at staten må være part.

Departementet ser imidlertid behov for ytterligere utredning før eventuelle endringer på dette punktet kan gjennomføres. Dette skyldes at slike endringer vil reise en del spørsmål om forholdet mellom alminnelig forvaltningsrett, sivilprosess og særregler om industrielt rettsvern som må utredes mer, før det kan konkluderes med hvilke løsninger som bør velges. Det er blant annet spørsmål om hvordan lovreguleringen av søksmålsgjenstand og omfanget for domstolsprøvingen bør utformes, forholdet til det underliggende forvaltningsvedtaket og i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte staten bør ha rett til å opptre i saken for å ivareta eventuelle offentlige interesser som gjør seg gjeldende.

Departementet foreslår etter dette ikke lovendringer på dette punktet nå.