10 Varekjennetegnsrett og rett til vern for firma som kjennetegn

Varemerkeutredningen II ser den manglende harmoni mellom varekjennetegnsretten og reglene om vern for firma som en alvorlig mangel ved norsk kjennetegnsrett i dag. Som det ble pekt på i det brev Varemerkeutredningen II i 1998 sendte til endel organisasjoner m.v. - inntatt foran i kapittel 4 - er gjennom de siste hundre års utvikling i lovgivning og næringsliv varemerkebruk og firmabruk kommet til å bli delvis sammenfallende begreper, samtidig som det samme kjennetegn kan være både firma og varekjennetegn. I praksis innebærer dette at et kjennetegn som ikke kan få vern etter varemerkeloven fordi det ikke fyller dennes krav, kan få en beskyttelse som ofte vil være helt likeverdig med varemerkelovens, gjennom registrering og bruk som firma.

En gjennomgåelse av foretatte firmaregistreringer i perioden 5. november 1998 til 24. november 1998 viste bl.a. disse registreringene: HALDEN BAD OG TRENINGSSENTER AS, SANDNESSJØEN PUB AS, FINNSNES BETONG AS, NORWEGIAN MACHINERY CONSULTING AS, IT KONSULT AS, PC HELP AS, BYGGASSISTANSE AS, BETONGRØR AS, GARTNERIUTSTYR AS, KYSTFISK AS, AUTO EKSPERT AS og UTSTYRSUTVIKLING AS. Under forutsetning av at disse firmaene er i bruk, har de kjennetegnsvern etter firmalovens § 3-2 og varemerkelovens §§ 3 og 14 første ledd nr. 6, til tross for sin åpenbare mangel på særpreg som kjennetegn.

Firmalovens regler om opphør av rett til firma er også dårlig tilpasset reglene om varekjennetegn. Hensett til det nære slektskap mellom firma og varekjennetegn er det, som påpekt i det nevnte brevet fra Varemerkeutredningen II til endel organisasjoner m.v., grunn til å overveie om ikke den gjeldende ordning her innebærer en omgåelse av Varemerkedirektivets regler om «bruksplikt» - se brevets eksempel med firma og varemerke for bygningsartikler.

Varemerkeutredningen II har forståelse for at det finnes et behov for å bruke også rent beskrivende, ikke særpregede, navn på foretak, navn som enkelt og greit opplyser om hva slags virksomhet som drives, og hvor den foregår - SANDNESSJØEN PUB AS. Og det er registreringsteknisk helt uproblematisk å holde slike firma fra hverandre i registeret. Det vil være nok at de fyller kravet i firmaloven av 1890 om at firma måtte «tydelig adskille sig fra» de allerede registrerte. Motivene til loven av 1890 fremholdt at det var vesentlig å hindre at enslydende firma ble brukt for flere forretninger. 1

Det er her helt vesentlig å ha for øye at mens et varekjennetegn etter vår rett har som sin eneste funksjon å være et hjelpemiddel for markedsføringen av brukerens varer eller tjenester, så har firmaet to funksjoner. Det skal være foretakets offisielle navn, men det kan samtidig gjøre tjeneste som kommersielt kjennetegn, på samme måte som varekjennetegnet. Disse to funksjonene er grunnleggende ulike. Når firmaloven behandler dem under ett, er det fordi de to funksjonene opprinnelig var nokså sammenfallende. Det er utviklingen i næringslivet gjennom det tyvende århundre som er årsak til at de i dag står som vesensforskjellige. Men det er på det rene at de gjør det, og at dette i seg selv gir grunnlag for sterk mistanke om at det kanskje ikke er den optimale løsning, å behandle dem som om deres funksjon i dag er like enhetlig som i 1890.

Varemerkeutredningen II har antatt at man må finne en løsning som tilpasser firmalovens vern til de to ulike funksjonene som firmaet har. Utredningen har tenkt seg en ordning der man sondrer mellom firma som har kjennetegnsvern og firma som bare har firmavern.

Firmavern forutsettes å kunne oppnås ved ibruktagelse eller registrering med etterfølgende ibruktagelse som etter den gjeldende lov. Det kan ha den virkning at andre næringsdrivende ikke kan bruke eller få registrert firma som ikke tydelig skiller seg fra det vernede firmaet, for virksomhet av samme eller lignende slag innenfor det geografiske område der det skal brukes. Dette vil således være et vern av samme karakter som det som opprinnelig fulgte av firmaregistrering etter loven av 1890. Det vil ikke gi vern mot bruk av forvekselbare kjennetegn.

Kjennetegnsvern kan oppnås gjennom registrering, dersom firmaet fyller kravene etter varekjennetegnsloven til varemerker som skal registreres, eller gjennom innarbeidelse.

Man ville på denne måten kunne få et enhetlig kjennetegnsvern, samtidig som man kunne opprettholde adgangen til å registrere og bruke slike ikke særpregede firma som f.eks. SANDNESSJØEN PUB AS.

Varemerkeutredningen II viser her til Høyesteretts dom i Rt. 1998 s. 1315, der rettens flertall la til grunn at NORGES-IS AS var gyldig registrert som firma ved siden av firmaet NORSK ISKREM BA og kunne brukes som navn på foretaket, men ikke som varekjennetegn for iskremprodukter og dermed likeartede varer. Det er en slik løsning Varemerkeutredningen II mener det bør åpnes for i lovgivningen om firma.

Varemerkeutredningen II har utarbeidet et tilnærmet ferdig lovutkast basert på slike tanker, og har forelagt det for Brønnøysundregistrene med brev av 24. februar 2000 og i et møte med registrenes ledelse i Brønnøysund 21. mars 2000.

Reaksjonen fra Brønnøysundregistrene har vært ureservert negativ. Registrenes ledelse fremholdt under møtet i Brønnøysund at man der ikke kunne akseptere løsninger som innebar at det skulle utøves skjønn, idet dette ikke ville kunne gjennomføres i et databasert register. I et oppsummerende brev av 5. juni 2000 uttaler Brønnøysundregistrene:

«Som vi poengterte på møtet, baserer Brønnøysundregistrene sin saksbehandling på moderne dataløsninger. I arbeidet med godkjenning av firma og gjennomføring av firmasøk ved Foretaksregisteret står hensynet til rask og effektiv fremdrift med tilstrekkelig grad av kvalitet som de bærende prinsipper.

Det utarbeidede endringsforslaget til firmaloven går etter vår oppfatning i en uheldig retning. Det gjelder særlig henvisningen i forslagets § 1-3, 3 ledd om at det skal foretas kontroll mot varemerkeloven. Forslaget vil for det første medføre et skille mellom kjennetegnsvern og firmavern. Etter vår oppfatning vil det være vanskelig å praktisere. Gjennomføringen antas dessuten å være svært tid- og ressurskrevende.

Vi er videre opptatt av at eventuelle endringer i våre systemer og rutiner, som vil skape et merarbeid, må resultere i en forholdsmessig kvalitetsforbedring. Hensett til de erfaringer vi har med hvor mange saker den aktuelle endringen vil få realitetsbetydning for, ca 50 000, antas den tilsiktede kvalitetshevingen ikke å stå i samsvar med de betydelige ressurser vi vil måtte investere i endringen.

Som også poengtert på møtet, er det essensielt for Foretaksregisteret med kortest mulig saksbehandlingstid ved registeret. Næringslivet har etter hvert innstilt sitt behov på ekspeditt behandling og korte saksbehandlingstider. Foretakene er bl.a. avhengig av å få en oppdatert firmaattest i løpet av timer i gitte tilfelle og ellers i løpet av få dager. Vi er redd for at forslaget vil innebære en dramatisk forlengelse av saksbehandlingstiden, bl.a. som følge av treghet med aksept av behov for ressursøkninger, til tross for god begrunnelse.

Basert på erfaringer vi har gjort oss siden firmaloven ble satt i kraft, anser også vi det som fornuftig at det foretas en gjennomgang av loven. Vår holdning til dette har vi meldt til Næringsdepartementet.

Sammenlignet med våre naboland har regelverk og anvendt tid og ressurser på firma-håndtering, herunder registrering, store ulikheter. Sverige benytter store ressurser på firmagranskning. I Danmark derimot legges firmaene inn uten vurdering overhodet. Alt godtas i prinsippet unntatt direkte, bokstavlik firmakollisjon. Norge ligger i dag et sted i mellom.

Sett fra Foretaksregisteret sitt ståsted bør en lovendring gå ut på at kriteriene for firmakontroll etableres på en slik måte at en kan nytte nye og moderne dataløsninger i arbeidet. Dette vil gjøre arbeidet i tilknytning til disse spørsmålene mest mulig rasjonelt og minst mulig arbeidskrevende.

For øvrig har Foretaksregisteret vært i kontakt med Patentstyret med tanke på online tilknytning til Varemerkeregisteret. Etter det vi har kartlagt så langt, er situasjonen/status denne:

Det synes lite hensiktsmessig å utvikle en særskilt løsning for register-tilknytning nå da Patentstyret arbeider med distribusjonsløsninger i forhold til et nytt system som skal utvikles (VARBAS). Det blir mulig å hente ut informasjon fra dette systemet via web. Her skal det være en offentlig tilgjengelig tjeneste der alle kan hente ut data (begrensede muligheter). I tillegg skal det videreutvikles avanserte tjenester, d.v.s. «ordentlige databasesøk» der spesielle brukere skal kunne komme inn og få tilgang til tilpassede tjenester og mer avanserte søketjenester enn i den offentlige delen.

Til tross for at lovens ordning er at Foretaksregisteret skal ha en online løsning mot Varemerkeregisteret, legger vi til grunn at vi avventer denne dataløsningen. Vi vil eventuelt ta ny kontakt med Patentstyret på et senere tidspunkt for å forhøre oss om utviklingen i prosjektet, samtidig som vi håper på at VARBAS tar kontakt med oss dersom utviklingen i prosjektet skulle tilsi at en ikke kommer opp med nevnte dataløsning for distribusjon av opplysninger.»

På bakgrunn av Brønnøysundregistrenes holdning har Varemerkeutredningen II sett det som uhensiktsmessig nå å fremlegge det utarbeidede forslag til endret firmalov. Formentlig bør det utarbeides forslag til en helt ny firmalov, men dette bør da skje i en bredt sammensatt komité. Varemerkeutredningen II har derfor henlagt sitt lovutkast.

Varemerkeutredningen II foreslår imidlertid endringer i firmalovens § 1-1 tredje ledd og i § 4-3. Det gjelder forslag som vil harmonisere reglene om innarbeidede sekundære forretningskjennetegn og reglene om innarbeidede varekjennetegn, se nedenfor i kapittel 13. De endringer som foreslås vil ikke påføre Brønnøysundregistrene nye byrder.

Videre finner Varemerkeutredningen II å måtte foreslå endring i reglene om vern for naturlige varekjennetegn, for å unngå at registrering m.v. av ikke særpregede firmaer får direkte skadevirkninger innenfor varekjennetegnsretten. Det foreslås at slikt vern for handelsnavn som utkastets § 4 gir for handelsnavn som brukes som varekjennetegn, skal gjelde bare for handelsnavn som har slikt særpreg som utkastets § 13 krever av varemerker som skal registreres, se utkastets § 3 siste ledd og merknadene til denne bestemmelsen nedenfor i kapittel 13.