5 Gransking og forprøving

Et helt vesentlig spørsmål for Varemerkeutredningen II har vært om man bør opprettholde den gjeldende ordning hos oss, med gransking og forprøving av registreringssøknader også for såkalte relative registreringshindere, altså tilfelle der det er annens subjektive rett som anføres som registreringshinder. Som det er nevnt i det brev fra Varemerkeutredningen II til visse organisasjoner m.v. som er gjengitt foran i kapittel 4, har tradisjonelt registreringsmyndighetene i de nordiske land, og bl.a. i Storbritannia, USA, Spania, Portugal og Irland, av eget tiltak gransket alle registreringssøknader også i forhold til relative registreringshindere - først og fremst eldre registrerte eller registreringssøkte varemerker - , og har prøvet de søkte merkenes registrerbarhet i forhold til slike hindere.

Det har så vidt skjønnes vært en allmenn oppfatning i Norge - og vel også i de øvrige nordiske land - at dette systemet har fungert bra; i Norge har det vært fulgt siden ikrafttredelsen av varemerkeloven av 1910. Også svarene på brevet fra Varemerkeutredningen II til organisasjonene viser en alminnelig tilfredshet med den gjeldende ordningen, og en tilnærmet samstemmig oppfatning blant de spurte om at den bør opprettholdes.

Særlig i større land har det imidlertid vært pekt på ulemper ved en slik ordning. Granskingen og forprøvingen innebærer at avviklingen av søknadsmassen etter manges oppfatning ikke går så raskt som næringslivet ønsker, og systemet fører til at registreringsmyndighetene ex officio forsvarer registreringer som innehaveren i virkeligheten har mistet interessen for, og registreringer som skulle ha vært slettet, fordi innehaveren ikke har oppfylt sin «bruksplikt».

I Fellesmarkedets forordning om fellesskapsmerker er det av slike grunner etablert en annen ordning. Registreringsmyndigheten gransker etter relative registreringshindere i det egne register, men det skjer ingen forprøving. Registreringsmyndigheten anvender altså ikke selv granskingsresultatene. Disse meddeles til søkeren, som så kan vurdere om han vil opprettholde søknaden.

Forordningen om fellesskapsmerkene gjelder i Danmark, Sverige og Finland parallelt med reglene om nasjonal registrering av varemerker. Dette betyr at man i disse landene har fått ett system der registrering skjer uten forprøving, ved siden av et annet system der forprøving skjer. En slik situasjon har åpenbart visse ulemper, og dette forsterker argumentasjonen for å sløyfe registreringsmyndighetens forprøving også i saker om nasjonal registrering. I Danmark har man gått over til EF-systemet for de nasjonale søknadene også, og det ventes at det samme vil skje i Sverige. I Finland synes man derimot å være stemt for å beholde forprøvingen i de nasjonale sakene, til tross for de ulemper som kan følge av å ha to parallelle, men ulike, ordninger.

I Norge består ikke dette problemet. Skulle man hos oss forlate ordningen med forprøving, måtte det derfor være fordi man anser et system uten slik forprøving for å være reelt bedre enn det man nå har, og eventuelt fordi man ville mene at det har betydning å oppnå nordisk rettsenhet også i denne henseende. Dette siste momentet vil Varemerkeutredningen II for sin del tillegge liten vekt. Det kan ikke sees at det her dreier seg om forhold der det har betydning for brukerne eller for omsetningslivet at man har enhetlige regler i Norden. Etter hva man forstår, vil dessuten Finland ikke endre sin ordning, når det gjelder andre merker enn fellesskapsmerkene - noe som for øvrig må oppfattes som uttrykk for at man der ser ordningen med forprøving som så verdifull for det nasjonale næringsliv, at man ikke lar ulempene ved å ha to parallelle, men avvikende, systemer være avgjørende.

Varemerkeutredningen II er etter nøye overveielse av realitetene her, og på bakgrunn av de uttalelser den har mottatt, kommet til å ville foreslå at man opprettholder ordningen med forprøving og gransking av så vel relative som absolutte registreringshindringer slik den er i dag.

De synspunkter som gjerne har vært fremført i større land om at det bør overlates til rettighetshaverne selv å vareta sine rettigheter, og at dette således ikke bør ses som en offentlig oppgave, synes ikke å være treffende i dagens Norge. I et samfunn som vårt, der små og mellomstore bedrifter er et dominerende innslag i næringslivet, er det vesentlig å tilpasse varemerkesystemet til de ressurser slike bedrifter råder over. Når man har en institusjon med betydelig kompetanse for å vurdere om varemerker bør kunne brukes ved siden av hverandre, synes det i et slikt samfunn lite hensiktsmessig å flytte byrdene ved å foreta slike vurderinger over på de enkelte bedrifter. Også slike samfunnsmessige hensyn som prosessøkonomi og forutberegnelighet trekker i et samfunn som det norske i dag i samme retning.

Innvendingen om at Patentstyret i stor grad forsvarer rettigheter som ikke oppfyller lovens vilkår for vern, er i og for seg berettiget. Varemerkeutredningen II foreslår imidlertid, i utkastets § 30, en bestemmelse som skal gjøre det vesentlig lettere og billigere å få slettet registreringer av dette slag. Det vises om dette til kapittel 7 nedenfor og til merknadene til utkastets § 30 nedenfor i kapittel 13.

Heller ikke det faktum at Patentstyret umulig kan være oppmerksom på alle relative registreringshindere, og at det derfor kan bli noe tilfeldig hvilke rettigheter som forsvares, kan anses avgjørende. Slik tilfeldighet vil foreligge også under systemet for fellesskapsmerker, idet årsaken jo ligger i forhold vedrørende granskingen.

Det kan settes et spørsmålstegn ved Patentstyrets uhildethet i en innsigelsessak der det påberopes grunner som allerede har vært prøvet under behandlingen av søknaden, men som saksbehandleren altså ikke har ansett som registreringshindrende. Her kan det vises til at antallet saker som fører til registrering er svært høyt, og at saksbehandlere i Varemerkeavdelingen i Patentstyret registrerer inntil 1000 varemerker i året. Det kommer innsigelse i omtrent 3 prosent av registreringssakene, og avgjørelsen i innsigelsessakene treffes i utvalg bestående av tre rettskyndige medlemmer, og med adgang til klage til annen avdeling. Heller ikke denne innvendingen mot at Patentstyret foretar forprøving synes derfor å kunne veie tungt.

Det er en vanlig innvending at forprøvingen av relative registreringshindringer medfører lang saksbehandlingstid hos registreringsmyndigheten. Det er riktig at Patentstyrets anførsler av mothold og skriftveksling med søkeren eller dennes fullmektig om et merkes registrerbarhet kan være en lang prosess. Her kan imidlertid mye vinnes på opplæring og bedrede rutiner. Og det er viktig at selve granskingen av Varemerkeregisteret som grunnlag for fremfinningen av eventuelle mothold ikke vil bortfalle ved en sløyfing av forprøvingen av relative registreringshindere. Det er antatt både i Danmark, i Sverige og ved EUs Varemerkekontor for fellesskapsmerkene (OHIM), at søkeren bør få opplysning om slike hindringer, uavhengig av om registreringsmyndigheten bruker dem i sin saksbehandling. Selve granskingen vil derfor vedvare ved disse registreringsmyndighetene. Og man ville, om registreringsmyndighetens forprøving sløyfes, måtte regne med en ganske dramatisk økning i antallet innsigelser. Ved OHIM kommer det innsigelse mot ca. 20 prosent av de foretatte registreringene. I Danmark dreier det seg hittil om ca. 10 prosent. Saksbehandlingen i innsigelsesaker er arbeidskrevende, og det antas ikke å være god prosessøkonomi i overgang til et system som medfører stor økning i antallet slike saker.