11 Sammendrag av utredningens forslag

Det forslag til lov om varekjennetegn som Varemerkeutredningen II her fremlegger, inneholder få forslag om vesentlige endringer i norsk varekjennetegnsrett. Endringene kunne i og for seg ha vært gjennomført ved en ren revisjon av varemerkeloven av 1961. Det viste seg imidlertid under samarbeidet med varemerkelovkomitéene i Finland og Sverige at mulighetene for å oppnå enhetlig nordisk lovgivning ville være vesentlig større hvis man utarbeidet forslag til helt nye lover, og dette har naturlig nok vært tillagt avgjørende vekt.

Det har under det nordiske samarbeidet fra alle sider vært vist en sterk vilje til å nå frem til mest mulig enhetlige lovutkast. Det sier seg selv at dette har medført at også det norske forslaget inneholder enkelte bestemmelser eller formuleringer som etter de norske utredernes oppfatning kanskje ikke gir optimale løsninger, men som likevel er blitt foretrukket, fordi man på denne måten har kunnet bidra til å oppnå en større grad av nordisk rettsenhet.

Et iøynefallende trekk ved forslaget fra Varemerkeutredningen II er at loven om fellesmerker av 3. mars 1961 nr. 5 foreslås opphevet. Materiellrettslig er imidlertid dette et forslag av liten betydning, idet de gjeldende reglene om fellesmerker med små endringer foreslås inkorporert i loven om varekjennetegn.

Et sentralt spørsmål for Varemerkeutredningen II har vært om man bør opprettholde den gjeldende ordning med at Patentstyret gransker og prøver varemerkers registrerbarhet også med hensyn til de såkalte relative registreringshindere - dvs. registreringshindere som består i at varemerket krenker andres eldre subjektive rettigheter. Særlig i større land har det vært pekt på ulemper ved denne ordningen, først og fremst ved at den er tidkrevende og derfor forsinker avviklingen av søknadsmassen. I Norge synes det imidlertid å herske stor tilfredshet med det gjeldende systemet, og det er grunn til å anta at et system uten gransking og forprøving ville passe dårligere i et samfunn som vårt, der små og mellomstore bedrifter er et dominerende innslag i næringslivet. Sløyfing av gransking og forprøving i Patentstyret ville medføre at disse oppgavene måtte tas hånd om av de enkelte bedriftene, som gjennomgående ikke er rustet for en slik oppgave. Norge står her også i en annen stilling enn Danmark og Sverige, der man parallelt med det nasjonale varemerkesystem har et system med registrering av fellesskapsmerker, som skjer uten forprøving av relative registreringshindere. Bortfallet av slik prøving i Danmark, og det ventede bortfall i Sverige, må ses i lys av dette. Det skal imidlertid bemerkes at man i Finland, der man også har ordningen med fellesskapsvaremerker, til tross for dette ønsker å opprettholde forprøvingen av relative registreringshindere i saker som kommer under det nasjonale systemet, og begrunner dette med det store innslag av små og mellomstore bedrifter i finsk næringsliv. Varemerkeutredningen II er etter nøye overveielse kommet til at ordningen med gransking og forprøving i Patentstyret av relative registreringshindringer bør opprettholdes.

En materielt viktig endring ligger i den foreslåtte bestemmelsen i utkastets § 30, om adgang til administrativ slettelse av registreringer som rammes av en ugyldighets- eller slettelsesgrunn. For en næringsdrivende vil det å gå til søksmål mot innehaveren av et eldre varemerke, med krav om ugyldigkjennelse eller slettelse, være en tung og kostbar vei å gå. Det synes å ha vært en klar tendens i de senere år, til at saksomkostningene forbundet med slike søksmål drives stadig høyere opp. Man må derfor regne med at de fleste viker tilbake for å reise slike søksmål, selv om de har en god sak. Samtidig er det grunn til å tro at det i Varemerkeregisteret i dag finnes store mengder registrerte varemerker som iallfall for endel av de varer de er registrert for, rammes av slettelsesgrunnen ikke-bruk - manglende oppfyllelse av «bruksplikten» for registrerte varemerker. Det er grunn til å regne med at reglene om «bruksplikt» - som hos oss har virkning fra 1. januar 1999 - vil få liten effekt, dersom det ikke åpnes en enklere vei enn søksmål frem til slettelse av slike registreringer. Samtidig vil svært mange av nettopp disse sakene være svært enkle i faktisk henseende - det hele vil gjerne dreie seg om hvorvidt det kan eller ikke kan fremlegges dokumentasjon for at merket har vært brukt for bestemt angitte varer innenfor en bestemt angitt tidsperiode. Det er således lite betenkelig å åpne adgang til å få dem avgjort administrativt, i Patentstyret. Det fremmes i utkastets § 30 forslag om adgang til slik administrativ avgjørelse om slettelse, men med bestemmelser om at Patentstyret diskresjonært skal kunne avvise slike begjæringer dersom Patentstyret anser saken som lite egnet for administrativ avgjørelse, og om at administrative avgjørelser om at slettelse skal skje alltid skal kunne bringes inn for domstolene.

En vesentlig endring i norsk varekjennetegnslovgivning må antas å bli følgen, dersom utkastets § 6 blir lov. Her foreslås reglene i Varemerkedirektivet av 1988, art. 7, tatt inn i loven. Disse reglene handler om konsumpsjon av rettigheter knyttet til et varemerke. «Konsumpsjon» er her et uttrykk for at innehaveren av at varemerke, når han har satt varer med merket i omsetning, ikke lenger kan påberope seg sin varemerkerett overfor dem som videreomsetter disse varene. I norsk varemerkerett har det vært lagt til grunn at slik konsumpsjon inntrer internasjonalt - globalt - , slik at merkeinnehaverens rett anses konsumert for alle land for varer som han selv har tillatt omsatt, uansett hvor i verden dette er skjedd. EF-domstolen har i en dom om varemerket SILHOUETTE lagt til grunn at Varemerkedirektivets art. 7 må forstås slik at konsumpsjon med virkning for Fellesskapet inntrer bare for varer som merkeinnehaveren har tillatt omsatt innenfor Fellesskapet. Har han f.eks. solgt varer i Brasil merket med et varemerke som han har vern for i Tyskland, vil han således i kraft av sin tyske varemerkerett kunne hindre import av disse varene til Tyskland og omsetning av dem der. En uttalelse av EFTA-domstolen i en sak om varemerket MAGLITE - avgjort før EF-domstolens dom i SILHOUETTE-saken - bygger på et annerledes syn. Varemerkeutredningen II har antatt at Norge her bør følge EF-domstolens syn, idet det vil være lite ønskelig å ha en løsning her som avviker fra det som gjelder i de aller fleste vesteuropéiske stater. Utredningens forslag til lovtekst om konsumpsjon er imidlertid i og for seg «nøytralt», for så vidt som det begrenser seg til gjengi Varemerkedirektivets art. 7. Men utredningen er av den oppfatning at teksten her bør tolkes i samsvar med SILHOUETTE-dommen.

Utkastet opprettholder den gjeldende lovens «kodakregel», bestemmelsen om at velkjente varekjennetegn skal kunne behandles som forvekselbare selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende slag, men har i forslaget til § 4 annet ledd ført formuleringen nærmere opp til ordlyden i Varemerkedirektivets art. 5, 2. Det foreslås dessuten som generell regel at en innehaver av et velkjent kjennetegn skal kunne gripe inn mot bruk av et identisk eller lignende merke selv om risiko for forveksling ikke foreligger, når bruken av det identiske eller lignende merket ville innebære en urimelig utnyttelse av, eller medføre skade på, det velkjente merkets særpreg eller anseelse. Den gjeldende lovens bestemmelse om at vareslagslikhet ikke er en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller firma, foreslås ikke opprettholdt.

En rekke bestemmelser foreslås i utkastet gitt en noe annerledes utformning enn de har i varemerkeloven, for å oppnå en mer nøyaktig formell tilpasning til kravene i Varemerkedirektivet. Materielt vil det her være ganske ubetydelige endringer, der hvor det overhodet kan være tale om at det skjer materielle endringer. På tilsvarende måte er det forsøkt gjennomført en bedre formell tilpasning til Madridprotokollens regler, i kapitlet om internasjonale registreringer.

Når det gjelder reglene om registreringssøknadene og deres behandling, foreslås at fristen for innsigelser, som nå er to måneder, skal være tre måneder, så vel i saker om nasjonal som i saker om internasjonal registrering. Forslag om slik overgang til tre måneders innsigelsesfrist ventes fremsatt også i Finland og i Sverige. Det foreslås gitt klarere og presisere regler om adgang til å påklage avgjørelser av Patentstyrets første avdeling til annen avdeling; herunder også regler om adgang til klage i noen tilfelle der det i dag kan være usikkert om slik adgang foreligger. Videre foreslås lovfestet en viss adgang til å endre et varemerke under søknadsbehandlingen - en slik adgang finnes i dag etter en fast og langvarig praksis i Patentstyret, men den er ikke lovregulert. Det foreslås endring i formuleringene av bestemmelsene om avgiftsbetaling, for å åpne for en eventuell omlegning av systemet, slik at avgifter ikke forskuddsbetales, men erlegges etter fakturering. Enkelte regler om avgiftsplikt foreslås sløyfet. Det foreslås en - iallfall formell - utvidelse av saksdokumentenes allmenne tilgjengelighet. Reglene om plikt for registreringssøkere, registreringsinnehavere og innsigere som ikke har bopel eller sete her i riket til å ha fullmektig med bopel eller sete her, foreslås erstattet av bestemmelser om at de må ha meldt til Patentstyret en adresse her i riket, som meldinger m.v. med rettsvirkning kan sendes til.

Bestemmelsene i varemerkeloven om overdragelse og lisens foreslås endret slik at de skal gjelde ikke bare for varemerker, men også for andre varekjennetegn. Bestemmelsene om at Patentstyret kan nekte å anmerke en overdragelse eller en lisens i Varemerkeregisteret dersom det finner at merkets bruk på den nye innehaverens eller lisenshaverens hånd vil være egnet til å villede, foreslås ikke opprettholdt. Patentstyret kan i praksis ikke utøve noen kontroll her, og vil sjelden ha materiale som kan begrunne en nektelse på dette grunnlag. Det er også slik at det vil være nokså uvesentlig om slike avtaler blir registrert - det vesentlige er at villedende bruk blir hindret, og det kan skje bl.a. gjennom anvendelse av bestemmelsen i lovutkastets § 64.

Det gjøres klart i utkastet at tomånedersfristen for å reise sak for domstolen til prøving av avgjørelser av Patentstyrets annen avdeling skal omfatte også saker om visse avgjørelser om avvisning. Bestemmelsen om Oslo byrett som tvungent verneting for endel saker om varemerker foreslås gjort gjeldende for noen flere sakstyper - det dreier seg om søksmål mot Staten, slik at endringen må antas å ha nokså rent formell karakter.

Når det gjelder kjennetegn som har bare lokalt vern, dvs. lokalt innarbeidede kjennetegn, og personnavn og vernet handelsnavn som har særpreg, jfr. utkastets § 3 siste ledd, og er tatt i bruk som varekjennetegn, men bare innenfor en mindre del av riket, foreslås en innskrenkning av det vernet den gjeldende loven gir: Slike kjennetegn skal etter utkastet fortsatt være registreringshindringer når noen søker registrert et forvekselbart varemerke, men de skal ikke være ugyldighetsgrunn, dersom det forvekselbare merket er blitt registrert, og registreringen er rettskraftig.

Varemerkeutredningen II tok opprinnelig sikte på å oppnå en hardt tiltrengt vesentlig bedring av harmoniseringen mellom varekjennetegnslovgivningen og firmalovgivningen, men har i denne omgang måttet oppgi dette, idet det fra Brønnøysundregistrene er erklært overfor utredningen, at man ikke vil kunne akseptere endringer som innebærer at Brønnøysundregistrene må utøve skjønn i større utstrekning enn i dag. Varemerkeutredningen II foreslår imidlertid en endring av varemerkelovens bestemmelse om handelsnavns vern som varekjennetegn, slik at et firma som ikke fyller varekjennetegnslovens krav til særpreg, ikke vil få vern som varekjennetegn, selv om det har vern som firma etter firmaloven.

Videre foreslås det endringer i firmalovens bestemmelser om innarbeidede sekundære forretningskjennetegn, for å oppnå konformitet med reglene om innarbeidede varemerker. Dette er viktig, fordi et innarbeidet sekundært forretningskjennetegn ofte samtidig vil være et innarbeidet varemerke.

Etter det Varemerkeutredningen II kan se, skulle disse forslagene ikke kunne påføre Brønnøysundregistrene nye byrder.

Det nære slektskapet mellom innarbeidede varemerker og innarbeidede sekundære forretningskjennetegn tilsier at de likestilles også i forhold til pantelovens regler om driftsløsørepant, og Varemerkeutredningen II foreslår en endring i pantelovens § 3-4 (2) (b) som gjennomfører dette.

Straffebestemmelsen for varemerkeinngrep foreslås skjerpet, for så vidt som det foreslås at retten, hvis det ved inngrepshandlingen var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning, skal kunne gå over den ordinære strafferamme på bot eller fengsel inntil tre måneder, og opp inntil ett års fengsel.

For ansvarsmerker etter lov om Guld-, Sølv- og Platinavarer av 6. juni 1891 foreslås at det i § 4 første ledd gis hjemmel for å gi forskrift om opphør, fornyelse og avgift for fornyelse.