Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Til § 1 Loven gjelder enerett til bruk av visse tegn i næringsvirksomhet

Utkastets § 1 åpner med å informere om hva loven gjelder: Etter bestemmelsene i denne lov kan enhver oppnå enerett til bruk i næringsvirksomhet av varemerker og andre særlige kjennetegn for varer. Bestemmelsen her svarer til den gjeldende lovs § 1 første ledd, men det uttales i utkastet uttrykkelig at loven omhandler også andre kjennetegn enn varemerker. Den er annerledes redigert enn den § 1 som ventes foreslått i Finland og Sverige, idet man i disse landene ikke har et egnet ord som kan stå som subjekt i en bestemmelse utformet som den norske.

Den danske lovens § 1 har en tilsvarende bestemmelse, som imidlertid også inneholder en definisjon: «Ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed.» Når Varemerkeutredningen II ikke har opptatt noen slik definisjon i sitt forslag, er grunnen først og fremst at man i det norske utkastets § 2 , som i den gjeldende lovens § 1 annet ledd - og for øvrig også i den danske lovens § 2 - gjengir Varemerkedirektivets definisjon av varemerke, se nærmere om dette nedenfor i merknadene til § 2. Men det kan også nevnes at den danske lovteksten stiller et krav som ikke gjelder i norsk rett i dag, og som ikke foreslås innført hos oss, og heller ikke ventes foreslått inntatt i finsk og svensk varemerkelov - at varemerket skal benyttes eller aktes benyttet i en ervervsvirksomhet. Det er riktignok så at ikke-bruk av et registrert varemerke kan føre til slettelse av registreringen, når ikke-bruken uten rimelig grunn har vart i fem år (gjeldende lovs § 25a, utkastets § 28 tredje og følgende ledd). Men det er intet holdepunkt i norsk varemerkerett for å nekte registrering med den begrunnelse at søkeren ikke akter å bruke varemerket. Han kan registrere det som et «forrådsmerke», som han kanskje vil ta i bruk under gitte omstendigheter. Og han kan registrere det som et rent «defensivmerke», for varer som han ikke akter å bruke det for, eller slik at det ligner hans egentlige varemerke, i begge tilfelle for å holde konkurrenters kjennetegnsbruk på større avstand enn den lovens regler om vern mot forvekselbare kjennetegn ellers ville skape. Dette kan søkeren være interessert i nettopp i en introduksjonsfase for de ytelser han tilbyr. Og det er sikker norsk rett at han da kan utnytte den fem års respitt som reglene om slettelse på grunn av ikke-bruk gir. Denne rettstilstanden bør opprettholdes, både fordi den fyller et behov, og fordi man så vidt Varemerkeutredningen II forstår ville få et vanskelig bevistema, for Patentstyret og for domstolen i en eventuell ugyldighetssak, hvis et avgjørende moment skal være om registreringssøkeren eller registreringsinnehaveren aktet eller ikke aktet å bruke merket, da søknaden ble inngitt.

I norsk varemerkerett i dag har man regler også om fellesmerker. Ved fellesmerker forstås to prinsipielt nokså ulike typer kjennetegn eller merker. Det kan være merker eller andre særlige kjennetegn som en forening eller annen sammenslutning har enerett til for sine medlemmer, til bruk for deres varer eller tjenester, eller det kan være merker eller andre særlige kjennetegn som offentlig myndighet, stiftelse, selskap eller annen sammenslutning som fastsetter normer for eller fører kontroll med varer eller tjenester har enerett til å bruke for slike varer eller tjenester som normene eller kontrollen gjelder, jfr. lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker § 1.

Varemerkeutredningen II har ikke kunnet se at det er begrunnet å ha en egen lov om fellesmerker, jfr. fellesmerkelovens § 2, som fastsetter at «forsåvidt ikke annet følger av bestemmelsene i denne lov, gjelder varemerkelovens bestemmelser i den utstrekning de passer også for fellesmerker». Utredningen har derfor innarbeidet reguleringen av fellesmerkene i sitt utkast til ny lov om varekjennetegn, og det samme ventes å skje i lovforslaget fra den svenske komité. Utkastets regler antas ikke å innebære nevneverdige materielle endringer i reglene om fellesmerker.

De to typene av fellesmerker er som nevnt prinsipielt nokså ulike. I praksis vil man imidlertid stå overfor et ganske stort antall grensetilfelle, der det ikke er umiddelbart klart om fellesmerket bør henføres til den ene eller annen kategori. Nokså typiske er tilfelle der en forening eller sammenslutning har registrert et varemerke til bruk for sine medlemmer, og der det i foreningens eller sammenslutningens regler for bruk av merket (jfr. fellesmerkelovens § 3, utkastets § 12 første ledd tredje punktum) er bestemt at varer som tilbys under merket må oppfylle nærmere angitte kvalitetskrav eller miljøkrav m.v. Hvis et slikt merke skal kunne brukes ikke bare av medlemmene, men også av sammenslutningen selv, blir forskjellen mellom de to typene av fellesmerker helt utvisket. Det er derfor nødvendig at det finnes en fellesbetegnelse som omfatter begge typer merker, og Varemerkeutredningen II er blitt stående ved at man her bør beholde den gjeldende lovgivningens betegnelse fellesmerke.

Varemerkeutredningen II har vært innstilt på at de merker og andre kjennetegn som foreninger og sammenslutninger kan oppnå enerett til for sine medlemmer kunne betegnes som foreningsmerker. Imidlertid har den svenske komitéen under henvisning til Varemerkedirektivets art. 1, som i den engelske versjonen taler om «a collective mark or a guarantee or certification mark», ønsket å bruke betegnelsen kollektivmerker for disse kjennetegnene. Denne betegnelsen er i dag i Sverige i bruk som fellesbetegnelse for begge merketyper, se Kollektivmärkeslagen 1960: 645. Varemerkeutredningen II antar at det vil være uheldig om man i norsk og svensk lov skulle ha ulike betegnelser for denne merketypen, og har valgt å bruke termen kollektivmerke også i det norske utkastet, til tross for at man da får den noe særpregede situasjon at utkastets § 1 bruker to uttrykk som tradisjonelt har hatt samme betydning - fellesmerke og kollektivmerke - med ulikt betydningsinnhold. Hvilken fellesbetegnelse - motsvarighet til den norske fellesmerke - som vil bli foreslått i Sverige, er ikke kjent for Varemerkeutredningen II.

De øvrige fellesmerkene betegnes i det norske utkastet som garanti- eller kontrollmerker - en betegnelse som ventes å ville bli brukt også i det svenske lovutkast.

Utredningens lovutkast følger den gjeldende lovs terminologi slik at varemerke betyr slike kjennetegn som er definert i utkastets § 2, mens uttrykket varekjennetegn favner videre; det omfatter foruten varemerkene også slikt «annet varekjennetegn» som er nevnt i utkastets § 3 tredje ledds første punktum, f.eks. særpregede butikkfasader eller ekspeditøruniformer, jfr. nedenfor i merknadene til § 3 tredje ledd. Videre omfatter uttrykket varekjennetegn de «naturlige varekjennetegn», en betegnelse som brukes om personnavn og firma eller annet handelsnavn, når de brukes som varekjennetegn, jfr. utkastets § 3 siste ledd.

Etter fellesmerkelovens § 1 kan fellesmerker av begge typer være «varemerke eller annet særlig kjennetegn». Varemerkeutredningen II er under en viss tvil blitt stående ved at man bør opprettholde disse uttrykkene. Iallfall for de kjennetegnene som utkastet kaller kollektivmerker, kan det være et behov for vern for et felles butikkinnredningskonsept, felles ekspeditøruniformer etc. Enerett til slike kjennetegn vil imidlertid ikke kunne oppnås ved registrering, det er etter utkastets § 3 første og annet ledd bare varemerker som kan registreres, men de kan få vern gjennom innarbeidelse, etter utkastets § 3 tredje ledd. Vern gjennom innarbeidelse kan selvsagt oppnås også for fellesmerker som er varemerker.

Fellesmerkelovens § 1 annet ledd taler om offentlig myndighet som fastsetter normer eller fører kontroll. Den svenske komité har antatt at ordet offentlig bør utgå, under henvisning til at det ikke kan finnes myndigheter som ikke er offentlige. Varemerkeutredningen II har følt seg usikker overfor dette argument, og viser til f.eks. lov om omsetning av råfisk av 14. desember 1951 nr. 3 som i betydelig utstrekning delegerer myndighet til fiskerinæringens salgsorganisasjoner. Ettersom loven foruten myndigheter taler om stiftelser, selskaper eller andre sammenslutninger som fastsetter normer eller fører kontroll, vil imidlertid en sløyfing av ordet offentlig ikke innebære noen endring av bestemmelsens materielle innhold, og Varemerkeutredningen II har derfor fulgt den svenske komités oppfordring her.

Siste ledd i utkastets § 1 fastsetter at lovens bestemmelser om varer gjelder også tjenester, når ikke annet fremgår av sammenhengen. Den danske lov har ingen tilsvarende bestemmelse, men bruker overalt uttrykket varer eller tjenesteydelser når begge ytelser skal omfattes. Denne løsningen er rent formelt i bedre samsvar med direktivet, men materielt blir det ingen forskjell, og utkastets regel betyr en forenkling av endel paragraftekster. Den ventes å bli fulgt av komitéene i Finland og Sverige.

Det er ikke grunn til å frykte for at henvisningen til det som «fremgår av sammenhengen» skal skape tvil om forståelsen av loven på noe punkt. Man har i Norge hatt en bestemmelse med denne ordlyd siden 1961, uten at det noen gang synes å ha oppstått tvil om hva som «fremgår av sammenhengen». Det er således innlysende for enhver at bestemmelsen om konsumpsjon i utkastets § 6 ikke kan ha anvendelse når det gjelder tjenesteytelser, og at slike ytelser ikke kan inndras etter bestemmelsen i utkastets § 61.

Til § 2 Tegn som kan være varemerke

Bestemmelsen i utkastets § 2 svarer til gjeldende lovs § 1 annet ledd som gir en definisjon av varemerke, og utkastets regel knytter seg nær til denne. Lovens definisjon er forutsatt å stemme med Varemerkedirektivets art. 2, og utkastets forslag innebærer ingen realitetsendring.

Det foreslås imidlertid enkelte rent redaksjonelle endringer i definisjonen, som vil bringe den i bedre formelt samsvar med det som ventes foreslått i utkastet til ny svensk varemerkelov.

På ett punkt følger imidlertid det norske utkastet ikke det forslag som ventes fremlagt av den svenske komitéen. Der brukes i § 2 første ledd uttrykket «särskiljningsförmåga» om merkets evne til å skille en virksomhets varer fra andres, og så tilføyes i et annet ledd at kjennetegn anses «ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan». Uttrykket «särskiljningsförmåga» ventes så brukt i § 13 første ledd, som betegnelse for den distinktivitet eller det særpreg et varemerke må ha for å kunne registreres.

Varemerkeutredningen II er kommet til at det kan være misvisende å bruke formuleringer som på denne måten synes å gi distinktivitets- eller særpregskravet i § 13 full parallellitet med kravet om atskillende evne i varemerkedefinisjonen i § 2.

Direktivets bestemmelser her er ikke klare. Definisjonen i direktivets art. 2 krever at varemerke må «gjør[e] det mulig å skjelne ulike foretaks varer og tjenester fra hverandre»/«er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders»/«are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings». I art. 3, 1, b, bestemmes så at varemerker ikke kan registreres hvis de «mangler særpreg»/«mangler fornødent særpræg»/«are devoid of any distinctive character».

Det kan hevdes at art. 3, 1, b her i realiteten bare gjentar det krav om atskillende evne som fremgår også av definisjonen i art. 2, og i så fall er den svenske formuleringsmåten klart hensiktsmessig. Men det kan også være naturlig å lese bestemmelsen i art. 2 som en definisjon som gir uttrykk for at et tegn som skal være varemerke må kunne være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres, men er åpen for at denne egenskap eventuelt må erverves gjennom bruk og innarbeidelse. Kravet i art. 3, 1, b, må derimot leses slik at registrering skal nektes hvis merket ikke i utgangspunktet har, eller senere gjennom bruk har ervervet den nødvendige atskillende evne. En slik lesning er også logisk tilfredsstillende for så vidt som den åpner for at det finnes tegn som omfattes av definisjonen av varemerke, men som ikke kan registreres fordi de ikke har det nødvendige særpreg som varemerke for de varer eller tjenester som de søkes registrert for.

Bestemmelsene i direktivets art. 2 og 3, 1, b er ordrett gjentatt i forordningen om fellesskapsvaremerket, som art. 4 og art. 7, 1, b. EF-organenes tolkning av forordningens art. 4 og art. 7, 1, b må derfor sees som tolkninger også av direktivets art. 2 og 3, 1, b, og en avgjørelse av OHIMs Tredje appellkammer av 22. januar 1999 i sak R 169/1998-3 om registrering av en farge - gul - som varemerke, er derfor av interesse her.

Tredje appellkammer pekte, under henvisning til en tidligere avgjørelse, på at «generally, a colour per se may be protectable as a Community trade mark under Article 4 CTMR» (forordningen). «As a matter of fact, a Community trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically provided it is capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings . . . it follows from a systematic and teleological interpretation that Article 4 CTMR must be construed such that a colour per se, without an associated shape, as in the present case, is protectable as a trade mark since it falls within the meaning of the wording «any signs» of that article. That wording must be interpreted as a very broad, «open» and general term encompassing all conceivable types of marks (including, for example, sound marks and three-dimensional marks). To restrict the protection of colour marks to a specific presentation would be contrary to the spirit of Community trade mark law.

. . .

A colour per se, generally and in abstraction, without reference to particular goods and services, is capable of performing the distinguishing function of a trade mark within the meaning of Article 4 CTMR. For that purpose, it is sufficient if a colour performs that function in any given hypothetical and conceivable circumstance. It is only if it can be excluded that a trade mark may serve as an indication of the origin of the goods or services of an undertaking or as an identification of the products in all conceivable circumstances, including where distinctiveness is acquired under Article 7(3) CTMR, 1that a trade mark will not perform that distinguishing function. In the present case, there is no doubt that the colour claimed is capable of functioning as a trade mark within the meaning of Article 4 CTMR.

As regards Article 7(1)(b) CTMR, a trade mark which is devoid of any distinctive character, namely, one that is not capable of distinguishing the goods of one undertaking from those of another, cannot be registered. The essential function of a trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked product to the consumer or end user, i.e. that all goods and services bearing it have originated from under the control of a single undertaking responsible for its quality . . . A trade mark must, therefore, be distinctive and be capable of serving as an indication of origin (see the seventh recital CTMR). It must have the inherent property of distinguishing the goods claimed by their origin from an undertaking. In assessing those properties, both the customary use of trade marks as indications of origin in the industry concerned and the views of the relevant consumer must be taken into consideration.

A colour per se normally lacks those properties. Consumers are not accustomed to making an assumption about the origin of goods on the basis of their colour or the colour of their packaging, in the absence of a graphic or textual element, because a colour per se is not normally used as a means of identification in practice. That rule may not apply in the case of, firstly, very specific goods for very specific clientele and, secondly, a colour exhibiting a shade which is extremely unusual and peculiar in the relevant trade . . .»

Varemerkeutredningen II er blitt stående ved at det vil være en fordel å unngå en formulering som kan skape inntrykk av at distinktivitetskravet (særpregskravet) i § 13 er bare en anvendelse av definisjonen i § 2. Det foreslås derfor i det norske utkastet ikke noen pendant til det annet ledd til § 2 som ventes foreslått fra svensk side. Det antas videre at uttrykket «er egnet til å skille», bør erstattes av ordene «kan skille», for å gjøre det klart at definisjonen av varemerke skal omfatte også tegn som ikke har slikt særpreg at de kan registreres. Det distinktivitetskrav som § 13 stiller til merker som skal registreres, foreslås uttrykt slik at merke som skal registreres må ha særpreg som varemerke for slike varer som det gjelder, jfr. nedenfor i merknadene til § 13.

Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det som her er drøftet, er et rent formuleringsspørsmål, og at den foreslåtte nye ordlyd ikke vil innebære noen realitetsendring. Så vidt man forstår, vil den heller ikke innebære en regulering som er materielt forskjellig fra det som vil gjelde etter den ventede svenske utformningen av §§ 2 og 13 første ledd. Men den formulering Varemerkeutredningen II foreslår antas å gjøre loven lettere å forstå, ved at det markeres at distinktivitetskravet i § 13 kaller på en annerledes vurdering enn kravet om atskillende evne i definisjonen i § 2.

Det må ellers understrekes at definisjonen gjelder varemerke, mens loven ifølge utkastets § 1 omhandler varemerker og andre særlige kjennetegn for varer. Når det i lovutkastet - som i den gjeldende lov - tales om varekjennetegn siktes det altså til et videre begrep enn det som defineres i utkastets § 2.

Tradisjonelt har uttrykket varekjennetegn i norsk rett vært brukt som en felles betegnelse for varemerker og såkalte «naturlige varekjennetegn», dvs personnavn, firma og andre forretningsnavn. Og varemerkeloven har inneholdt atskillige regler om slike kjennetegn, når de brukes som kjennetegn for varer eller tjenester, selv om de ikke er registrert eller innarbeidet som varemerker. Det samme gjelder for utkastet her.

Forskjellen mellom disse kjennetegnene har fått redusert betydning etter at det ved lovendringen i 1992 ble gitt en definisjon av varemerke som omfatter også navn, herunder så vel firma og andre handelsnavn, som personnavn. Slike kan nå registreres som varemerker, og de kan innarbeides som varemerker, og i så fall får de vern som slike. Men slike «naturlige varekjennetegn» vil, i motsetning til de typiske, egentlige varemerker, i stor utstrekning kunne få et vern allerede ved å bli tatt i bruk som varekjennetegn, jfr. den gjeldende varemerkelov § 3 og utkastets § 3 siste ledd.

Definisjonen av varemerke i den gjeldende loven var ansett som uttømmende. Varemerkelovkomitéen drøftet, men forkastet, tanken om å la ««høre-» og «lukte-tegn», forretningsutstyr o.l.» kunne få vern som varemerker (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 28). Med gjennomføringen av Varemerkedirektivet kom imidlertid definisjonen av varemerke til å tale om «alle slags tegn . . . som kan gjengis grafisk». Heller ikke dette kan vel sies å omfatte slikt forretningsutstyr som f.eks. ekspeditøruniformer, fasadeutforminger o.l. Men for lydkjennetegn og duftkjennetegn kan spørsmålet være mer åpent. Slike kjennetegn må formentlig omfattes av direktivets definisjon, i den utstrekning de kan gjengis grafisk. Musikkstrofer kan gjengis slik, i noteskrift. Og det synes da vanskelig å bestride, at strofen kan være et varemerke. Kreves notefragmentet registrert, og man ønsker å få vern som lydmerke, må det imidlertid antas å være nødvendig at registreringssøknaden uttrykkelig gjør oppmerksom på dette, på samme måte som når et varemerke ønskes registrert i bestemte farger. Nevnes det intet om at strofen ønskes vernet som lydmerke, må det antas at kjennetegnet vil bli oppfattet og registrert som et figurmerke, en avbildning av et notefragment, slik at registreringen ikke uten videre gir vern for merket som lydmerke. Det samme kan nok hende ved innarbeidelse, hvis det er notefragmentet som blir godt kjent, mens den grafisk gjengitte musikken forblir ukjent.

Andre lyder - som f.eks. et løvebrøl, et måkeskrik eller lyden av en startende motorsykkel - er det vanskeligere å tenke seg gjengitt på en måte som naturlig kan betegnes som grafisk. Og på samme måte kan det synes å være når det gjelder dufter eller lukter. Her må likevel spørsmålene stå ubesvart i påvente av européisk praksis omkring forståelsen av Varemerkedirektivets art. 2. Det er her grunn til å merke seg at OHIMs Andre appellkammer har antatt at en duft kan anses gjengitt grafisk gjennom at den beskrives, og at «duft av nyslått gress» («smell of fresh-cut grass») tilfredsstilte kravet om grafisk gjengivelse i art. 4 i forordningen om fellesskapsvaremerker, avgjørelse i sak R 156/1998-2.

Til § 3 Stiftelse av enerett

Utkastets § 3 inneholder reglene om hvordan enerett til varekjennetegn kan oppnås.

Første ledd, som handler om erverv av varemerkerett ved nasjonal registrering, svarer til den gjeldende lovs § 1 første ledd og § 12. Her fastsettes at enerett til varemerke kan erverves ved registrering i Varemerkeregistreret, som føres for hele riket av Styret for det industrielle rettsvern. På samme måte som i den gjeldende § 12 introduseres her kortformen Patentstyret for Styret for det industrielle rettsvern. Det føres inn en uttrykkelig hjemmel for at registeret skal kunne føres elektronisk.

I annet ledd uttales så at enerett til varemerke kan oppnås også ved internasjonal registrering etter bestemmelsene i utkastets femte kapittel. Noen tilsvarende bestemmelse finnes ikke i den gjeldende lov, og den er i og for seg ikke nødvendig av materielle grunner. Varemerkeutredningen II har imidlertid funnet det naturlig at også denne ervervsmåten for varemerkerett presenteres i lovens innledende bestemmelse om erverv av slik rett.

I tredje ledd gis så reglene om at enerett til varekjennetegn kan oppnås ved innarbeidelse. Første punktum gjengir regelen i den gjeldende § 2 første ledd, men utvider dens virkeområde noe, ved at det åpnes for innarbeidelsesvern også for «annet varekjennetegn» enn varemerker. Dette innebærer at det vil kunne oppnås innarbeidelsesvern for endel kjennetegn som etter det som er sagt foran i merknadene til § 2 formentlig ikke vil kunne registreres, fordi de ikke lar seg gjengi grafisk, som f.eks. løvebrøl eller måkeskrik o.l. Det samme vil gjelde for kjennetegn der man i dag har en viss uvisshet om hvorvidt de omfattes av lovens definisjon av varemerke eller ikke, som duftkjennetegn. Videre vil f.eks. særpregede butikkinnredninger, ekspeditøruniformer, fasadeutforminger etc. kunne være innarbeidede varekjennetegn. På denne måten får man her bedre harmoni med firmalovens regler om sekundære forretningskjennetegn, som ifølge firmalovens forarbeider kan omfatte slike reklamemidler (jfr. Ot. prp. nr. 50 (1984-85) s. 91).

Annet punktum i tredje ledd fastlegger når et kjennetegn anses innarbeidet. Om dette bestemmer den gjeldende § 2 annet ledd at et merke «anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer». Det har i rettsteorien vært lagt til grunn som sikker rett at dette også er en regel om innarbeidelsesvernets varighet, slik at vernet ikke uten videre faller bort fordi det innarbeidede merket er ute av bruk, men består så lenge merket fortsetter å være godt kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester. 2 Oppfatningen har støtte i forarbeidene til varemerkeloven av 1910, og noe annet syn vites ikke å ha vært hevdet. 3 I en dom i Rt. 1999 s. 1725 om varemerket LUNDETANGEN har imidlertid Høyesteretts flertall lagt til grunn at ikke-bruk i seg selv medfører tap av vern for et innarbeidet varemerke. 4 Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at en slik løsning åpner for en adgang til å tilegne seg goodwill som er opparbeidet av andre, som harmonerer dårlig med grunnleggende holdninger innenfor norsk kjennetegns- og markedsføringsrett. Det foreslås derfor opprettholdelse av det som antas å ha vært rettstilstanden fra nittenhundretallets begynnelse til dets slutt, og at dette gis uttrykk i lovteksten ved at bestemmelsen om innarbeidelse formuleres slik at innarbeidelse - og dermed innarbeidelsesvern - foreligger når og så lenge kjennetegnet er godt kjent som noens særlige kjennetegn. En tilsvarende klargjøring i lovteksten ventes foreslått også i Sverige, der man heller ikke før nå har ment at det kunne oppstå tvil på dette punkt.

Lovutkastet opprettholder den gjeldende lovs kriterier for innarbeidelse, og viser om disse til det som er uttalt i Varemerkeutredningen i dens innstilling inntatt i Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 81 flg. (på s. 93-95). Det er gjort et par rent redaksjonelle endringer. Uttrykket innen vedkommende omsetningskrets foreslås erstattet med i omsetningskretsen for slike varer som det gjelder, fordi dette antas å gjøre regelen mer umiddelbart tilgjengelig. Videre er uttrykket særlig kjennetegn for noens varer foreslått erstattet av noens særlige kjennetegn. Heller ikke her er det tilsiktet noen realitetsendring.

Det kan nevnes at også forhandlerleddet kan være en omsetningskrets, og at det kan tenkes også andre omsetningskretser «skutt inn» mellom fabrikanten og de endelige avtagere av varen eller tjenesten. Et varemerke kan ha stor verdi for innehaveren når det er godt kjent i forhandler- eller grossistleddet, selv om forbrukerne ikke kjenner merket.

Et kjennetegn oppnår vern i kraft av innarbeidelse selv om denne ikke omfatter hele riket, men er lokal. Dette er i den gjeldende varemerkelov kommet til uttrykk gjennom en «kollisjonsregel» i § 9 b, som bestemmer at forvekselbare kjennetegn kan bestå ved siden av hverandre, dersom retten til dem er ervervet gjennom innarbeidelse innenfor forskjellige deler av riket. Regelen dekker altså for så vidt etter sin ordlyd bare det lokalt innarbeidede kjennetegnets forhold til andre lokalt innarbeidede kjennetegn. Det har imidlertid ikke vært trukket i tvil at bestemmelsen bør sees som uttrykk for en noe videre materiell regel om at vernet for et lokalt innarbeidet kjennetegn ikke strekker seg ut over det territorium, hvor kjennetegnet er innarbeidet. Det er altså geografisk begrenset ikke bare overfor andre lokalt innarbeidede kjennetegn, men også overfor kjennetegn som ikke er innarbeidet, men bare tatt i bruk. Dette bør imidlertid klargjøres i loven, ved at regelen om lokalt innarbeidede kjennetegn ikke plasseres som en «kollisjonsregel», men som en regel om det vern som kan oppnås ved innarbeidelse. Det foreslås derfor som tredje punktum i § 3 tredje ledd, en bestemmelse om at når innarbeidelse foreligger i bare en del av riket, så gjelder eneretten i kraft av innarbeidelse bare for dette området.

I utkastets § 3 fjerde ledd foreslås en bestemmelse om at det ikke kan oppnås enerett til tegn som bare består av en form som følger av varens egen art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi. En tilsvarende bestemmelse står i dag i den gjeldende lovs § 13 annet ledd, som sier at slike merker ikke kan registreres. Bestemmelsen der er gitt for å tilfredsstille Varemerkedirektivets art. 3, 1, e.

Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at en slik bestemmelse bør gjelde også for tegn som det kreves vern for i kraft av innarbeidelse, og har derfor foreslått at den flyttes til den generelle regelen i § 3. Det vil ikke være praktisk, men er kanskje ikke utenkelig, at en form som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller som tilfører varen en betydelig verdi, i en omsetningskrets kan bli oppfattet som varekjennetegn, og eventuelt bli godt kjent som sådant. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at slike elementer ikke bør kunne oppnå kjennetegnsrettslig vern selv om innarbeidelseskravet i og for seg skulle være fylt. F.eks. innarbeidelsesvern for en utformning som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, ville innebære et ikke tidsbegrenset patent på en teknisk løsning.

Utkastets bestemmelse er utformet for å dekke direktivets krav. Det må imidlertid pekes på at den norske versjonen av direktivet inneholder en klar oversettelsesfeil her, som fordreier regelens innhold. Det tales i direktivets norske versjon om en form som følger av varens egenart. Det skulle åpenbart ha stått varens egen art, og utkastet bruker dette uttrykket.

Utkastets § 3 femte ledd handler om navn og handelsnavn som brukes som kjennetegn for varer.

Den gjeldende lovs § 3 bestemmer at enhver har rett til i næring å bruke sitt navn eller firma som kjennetegn for sine varer, når det ikke skjer på en slik måte at det blir egnet til å forveksles med et varemerke eller firma som allerede er vernet for en annen eller med navn som en annen rettmessig allerede bruker i sin næringsvirksomhet.

Noen lovhjemmel for rett til å bruke eget navn eller firma som kjennetegn for de varer eller tjenester man markedsfører, trengs vel knapt. Det viktige i lovens bestemmelse er at den begrenser denne retten, brukeren må respektere ikke bare andres varemerkerettigheter, men også firma som de har vern for, eller personnavn som de rettmessig allerede bruker i næringsvirksomhet.

Den foreslåtte regelen i utkastets § 3 femte ledd tar sitt utgangspunkt i dette, og er formulert som et vern for de «naturlige varekjennetegn» - personnavn, firma og annet forretningsnavn - som rettmessig er tatt i bruk som kjennetegn for varer.

Det tales i utkastet om «eget navn, eller eget vernet handelsnavn». Ved «eget navn» forstås her ikke bare personnavnet, men også kunstnernavn eller idolnavn som personen måtte være alminnelig kjent under. «Handelsnavn» omfatter ikke bare firma, men også andre forretningsnavn - slik har også den gjeldende § 3, som taler om «firma», vært forstått.

Når det gjelder navn settes det ikke andre vilkår for vern som varekjennetegn enn at navnet rettmessig brukes som varekjennetegn. Her gjøres en viss innskrenkning i forhold til rekkevidden av den gjeldende § 3, som gir vern så sant navnet rettmessig er brukt i næringsvirksomhet.

«Eget vernet handelsnavn» vil kunne være firma som er tatt i bruk, firma som er registrert, hvis det blir tatt i bruk innen ett år fra den dag det ble meldt til Foretaksregisteret, eller navn som er slikt «sekundært forretningskjennetegn» som har vern etter firmalovens § 1-1 tredje ledd.

For de sistnevnte handelsnavnene vil bestemmelsene i utkastets § 3 femte ledd ha begrenset betydning. Vern etter firmalovens § 1-1 tredje ledd får et sekundært forretningsnavn når det er innarbeidet. Sekundære forretningskjennetegn som fyller dette kravet vil derfor gjerne ha vern etter regelen om innarbeidede varemerker, og således ikke ha behov for slikt vern som gis etter utkastets § 3 femte ledd. Det kan imidlertid forekomme at forretningsnavnet har vært brukt utelukkende som nettopp forretningskjennetegn, og ikke som kjennetegn for varer, jfr. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 23-24, og da vil innarbeidelsen ikke etablere vern etter regelen om innarbeidede varemerker. Slike kjennetegn bør derfor kunne påberope seg vern etter utkastets § 3 femte ledd, dersom de brukes som varekjennetegn.

Når det gjelder firma, er det et problem at det registreres og tas i bruk en betydelig mengde firmaer som ikke har slikt særpreg som ellers kreves for vern etter varemerkeloven, jfr. det som er sagt foran i kapittel 10. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det er en utilfredsstillende rettstilstand når det for kjennetegn som åpenbart ikke kan registreres som varemerke fordi de mangler det særpreg som kreves etter varemerkeloven, kan oppnås et i realiteten tilsvarende vern etter § 3 ved at de blir registrert eller tatt i bruk som firma. Det foreslås derfor at det vern for «eget vernet handelsnavn» som varekjennetegn som følger av utkastets § 3 ikke skal gjelde for andre handelsnavn enn de som «har slikt særpreg som omtalt i § 13».

Territorialt foreslås vernet etter utkastets § 3 begrenset til det geografiske område der den rettmessige bruk har funnet sted. En viss romslighet i lovanvendelsen bør nok forutsettes her - Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at handelsnavn som brukes av allmennaksjeselskap alltid bør anses som brukt i hele riket.

At vernet normalt bare vil gjelde mot bruk av forvekselbare kjennetegn, fremgår av utkastets § 4.

Til § 4 Vernets innhold

I utkastets § 4 gis regler om innholdet av det vern enerett i henhold til § 3 gir for kjennetegnet.

Det bestemmes der at vern etter § 3 innebærer at andre enn innehaveren ikke uhjemlet kan bruke identiske eller lignende varekjennetegn for varer (eller tjenester) av samme eller lignende slag.

Den danske lovens § 4 taler her om at merkeinnehaveren kan forby andre som ikke har hans samtykke, å bruke identiske eller lignende kjennetegn for slike varer. Varemerkeutredningen II finner at en slik formulering kan være misvisende, og ikke bør brukes i den norske loven, idet det på ingen måte er upraktisk at bruk av en annens kjennetegn ved omsetning av slike varer er fullt lovlig. Reglene om konsumpsjon av rett til varekjennetegn - se om disse foran i kapittel 6, jfr. utkastets § 6 - innebærer nettopp at enhver normalt vil kunne omsette varer med innehaverens merke på, selv om han fraber seg dette, når de varene det gjelder er brakt i omsetning innenfor EØS med hans samtykke. Det kan også forekomme at varer med innehaverens merke på mot hans uttalte ønske lovlig kan omsettes av hans konkursbo, jfr. utkastets § 55. Varemerkeutredningen II er på denne bakgrunn kommet til at et forbud mot uhjemlet bruk vil være det mest treffende.

Når det gjelder personnavn som brukes som varekjennetegn, vil bruken være uhjemlet for det første dersom det dreier seg om et navn «som ikkje høyrer til dei meir vanlege», jfr. lov om personnamn 29. mai 1964 nr. 1 § 7, og som brukeren ikke selv er bærer av, og heller ikke har rett til å bruke i henhold til samtykke fra alle berettigede bærere av navnet eller etter reglene om konsumpsjon eller konkurs. Bruk av slektsnavn som «høyrer til dei meir vanlege» vil i og for seg kunne skje fritt - Ragnar Knoph fremholder at «det er ingen rettskrenkelse overfor alle våre Olsener å døpe en ny såpe for «Olsen-såpen, såpen for de tusen hjem»» (Åndsretten, 1936 s. 493). Løsningen må imidlertid bli en annen hvis fornavn og eventuelt mellomnavn entydig utpeker én bestemt person, f.eks. Camille Sebastian Hansen (jfr. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 111).

Bruken vil dessuten være uhjemlet selv om brukeren selv er berettiget til å bære navnet som personnavn, dersom han når det gjelder bruken som varekjennetegn må stå tilbake for en annen berettiget bærer av navnet, som før ham har tatt navnet i bruk som varekjennetegn for slike varer som det gjelder innenfor samme geografiske område, jfr. utkastets § 7. På samme måte kan bruk av eget handelsnavn være uhjemlet, når brukeren ikke er den første som bruker handelsnavnet som varekjennetegn for varer av dette slaget innenfor vedkommende geografiske område.

Den videre presisering av vernets innhold i utkastets § 4 første ledd nr. 1 og nr. 2 er gitt formuleringer som er lagt tettest mulig opp til bestemmelsene i direktivets art. 5, 1. Varemerkeutredningen II har imidlertid her ikke kunnet anse seg bundet til den norske oversettelsen av direktivets bestemmelser, men har - på samme måte som den danske lov og det forslag som ventes fremlagt i Sverige - valgt formuleringer som samsvarer bedre med direktivteksten i engelsk versjon.

Det foreslås således en bestemmelse om at ingen uhjemlet skal kunne bruke i næringsvirksomhet 1) tegn som er identisk med varekjennetegnet, for slike varer som dette er registrert eller innarbeidet for, eller 2) tegn som er identisk med eller ligner varekjennetegnet, for varer av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, herunder risiko for at kjennetegnsbruken kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom brukeren og varekjennetegnets innehaver.

Den foreliggende praksis fra EF-domstolen etterlater det inntrykk at det vil være godt samsvar mellom fortolkningen av direktivets art. 5, 1 og den hittil foreliggende norske praksis i spørsmål om forvekselbarhet. EF-domstolen har således i sin dom i sak C-251/95 (SABEL/PUMA) uttalt at det er større risiko for forveksling, jo sterkere det eldre merkets distinktivitet er, og at det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten spiller inn, jfr. også dommen i sak C-39/97 (CANON). I dommen i sak C-342/97 (LLOYD) er det slått fast at det skal skje en vurdering av alle de foreliggende omstendigheter, der det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han skal antas å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, men hans oppmerksomhet vil kunne variere etter hvilke kategorier varer eller tjenester det er spørsmål om, og det må tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å foreta en direkte sammenligning av merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har i erindringen. I CANON-dommen la Domstolen også til grunn at forvekselbarhet kan foreligge selv om allmennheten er klar over at varene ikke fremstilles på samme sted, men kan utelukkes dersom det ikke synes å være noen risiko for at allmennheten kan få inntrykk av at varene kommer fra samme foretak eller fra foretak som står i økonomisk forbindelse med hverandre.

Om forståelsen av regelen om inntrykk av at «det finnes en forbindelse mellom brukeren og varekjennetegnets innehaver», uttalte Domstolen i SABEL/PUMA-avgjørelsen: Det fremgår av direktivbestemmelsens «affattelse . . . at begrebet «risiko for, at der er en forbindelse», ikke er et alternativ til begrebet «risiko for forveksling», men tjener til nærmere at fastlægge dette begrebs rækkevidde. Selve ordlyden af bestemmelsen udelukker derfor, at den kan anvendes, hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling . . . Denne fortolkning følger også af den tiende betragtning til direktivet, hvorefter «det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling».» Dette innebar, at «den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker, i kraft af at de har samme meningsindehold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i bestemmelsens forstand». I sin dom i sak C-425/98 (ADIDAS) la Domstolen til grunn, at når direktivets art. 5, 2 om velkjente merker (jfr. utkastets § 4 annet ledd) ikke er anvendelig, er det ikke nok til å gjøre bruken ulovlig, at merket er så godt kjent at det ikke kan utelukkes, at assosiasjon vil kunne føre til forveksling.

Etter den gjeldende varemerkelov har merkeinnehaveren som regel vern bare mot andres bruk av merket som varekjennetegn, se f.eks. høyesterettsdommen i Rt. 1975 s. 953 (Fiskå mølle, NIR 1977 s. 197), på s. 953 (s. 199). Etter utkastets bestemmelse gis det et generelt vern mot andres bruk av varekjennetegnet. Dette innebærer bl.a. at andres bruk av et vernet varekjennetegn som om det var en generisk betegnelse rammes av § 4, en løsning som for øvrig må anses å være gjeldende norsk rett i dag, på bakgrunn av uttalelsen i Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 30: « . . . bruk av en annens varemerke med tilføyelser som «type», «system», «erstatning» og lignende [vil] også bli å betrakte som direkte varemerkeinngrep. Det samme gjelder hvis et beskyttet merke brukes av en uberettiget som om det var en generisk betegnelse for selve varesorten.» Bestemmelsen vil ramme også bruk av det vernede merket i «brødtekst» i andres reklame, men det er en forutsetning at den ikke skal ramme tilfelle der f.eks. en butikk annonserer hvilke varer den fører, og da benevner varemerkene, eller tilfelle der varemerkene benevnes i lojal, sammenlignende reklame - jfr. også utkastets § 5 annet ledd nr. 3. Når det gjelder de såkalt svake varemerker - merker med lite særpreg - viser Varemerkeutredningen II til Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 237: «Den som velger et varemerke som ligger nær opp mot en alminnelig varebeskrivelse, må ikke bare tåle at konkurrentens varemerker kommer nær opptil. Han må også finne seg i at de bruker varebeskrivelsen som sådan.»

Den gjeldende varemerkeloven bestemmer i § 6 første ledd første punktum at varekjennetegn bare skal anses egnet til å forveksles dersom de gjelder varer av samme eller lignende slag. Fra dette gjør loven to unntak. I § 6 første ledd annet punktum bestemmes at vareslagslikhet ikke er en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller firma. Og i § 6 annet ledd gir loven en såkalt kodakregel: Kjennetegn som ligner hverandre skal dessuten anses egnet til å forveksles selv om de ikke gjelder varer av samme eller lignende slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen.

Det har vært den alminnelige oppfatning at denne kodakregelen, så vel ut fra sin redaksjon som i lys av lovhistorien her, må leses som et rent unntak fra lovens krav om vareslagslikhet, og ikke berører vurderingene i spørsmålet om kjennetegnslikhet. Der vil imidlertid det forhold gjøre seg gjeldende, at et merke som er velkjent, i kraft av dette normalt vil ha fått et vesentlig styrket særpreg, og som følge av dette vil være et «sterkt merke» som får en vid beskyttelsessfære når det gjelder kjennetegnslikheten. - Det skal nevnes at forståelsen av kodakregelen som et rent unntak fra kravet om vareslagslikhet ikke lenger står uimotsagt, idet et mindretall i annen avdelings kjennelse av 10. juli 2000 i sak nr. 6823 (McMOON) har uttalt at «likheten i merkenes innhold og oppbygning, og det betydelige særpreg Mc eller MAC har fått gjennom innarbeidelse, kan tale for at vilkårene i § 6 annet ledd er oppfylt».

Varemerkedirektivet har ingen obligatorisk regel om kodakvern, men art. 5, 2 fastsetter at den enkelte stat kan bestemme, at merkeinnehaveren skal ha rett til å forby tredjepersoner som ikke har hans samtykke å bruke, i næringsvirksomhet, et tegn som er identisk med eller ligner varemerket, for varer eller tjenester som ikke er likeartet med dem som varemerket er registrert for, dersom dette er særlig kjent («has a reputation») i landet, og bruken av tegnet ville innebære urimelig («unfair») utnyttelse av varemerkets anseelse eller særpreg eller være til skade for («be detrimental to») dets anseelse eller særpreg.

For slike tilfelle som direktivbestemmelsen beskriver, kan altså det enkelte land gi regler som verner mot bruken, selv om ingen forvekslingsrisiko foreligger. Slike regler kan ramme forhold som gikk inn under den tidligere bestemmelsen i varemerkelovens § 6 annet ledd punkt c om de spesielt sårbare merker - den ble kalt «rottegiftregelen», fordi et ofte brukt eksempel på dens virkeområde var at den ville hindre bruk av sjokolademerket FREIA for rottegift. Videre kan de ramme parodiering av varemerker, som når TETLEY TEA BAGS står overfor bruk av merket PETLEY FLEA BAGS, eller når ølprodusenten Budweiser som bruker slagordet WHERE THERE'S LIFE . . . THERE'S BUDWEISER står overfor reklame for bonevoks tilsatt et insektsdrepende middel med slagordet WHERE THERE'S LIFE . . . THERE'S BUGS, eller hvor GENERAL ELECTRIC møter GENITAL ELECTRIC. I Norge kunne man i en periode få kjøpt bl.a. T-skjorter med påskriften LARE'COSTE - PAPPA BETALER. Også bruk som ikke gjelder spesielt sårbare merker eller parodier av merker kan rammes, hvis den klart kan føre til en urimelig utvanning av et varemerkes særpreg. I Sverige har man sett reklamer som ARMA NI - SOM INTE KÖPER VÅRA KLÄDER.

Det er et påfallende trekk ved direktivbestemmelsen, at den lar denne regelen om adgang til å gi vern uten at forvekslingsrisiko foreligger, gjelde bare for bruk av merket for varer som ikke er likeartet med dem som det er registrert for. Tatt på ordet gir altså direktivbestemmelsen adgang til å gi et utvidet vern når det gjelder bruk for varer som registreringen ikke gjelder for, men gir ikke adgang til slikt vern mot bruk for varer som registreringen omfatter. Hvis man legger til grunn at TETLEY TEA BAGS er registrert for te, og LACOSTE og ARMANI for klær, og at forvekslingsrisiko ikke foreligger, skulle altså - hvis vilkårene etter art. 5, 2 er oppfylt - ARMANI kunne få stanset bruk av ARMA NI etc. for de fleste vareslag, men ikke for klær. Det samme skulle gjelde for LACOSTE overfor LARE'COSTE etc., og TETLEY skulle kunne få stanset bruk av PETLEY FLEA BAGS for for eksempel soveposer, men ikke for teposer.

Varemerkeutredningen II finner det nokså åpenbart at det her må foreligge en ren inkurie ved avfattelsen av direktivbestemmelsen, en inkurie som kanskje er forårsaket av nettopp en slik lovhistorie som er nevnt foran her. Kodakregelen har trolig i alle land i utgangspunktet vært et rent unntak fra kravet om vareslagslikhet som vilkår for forvekselbarhet, og et element av en gammel formulering kan være blitt hengende igjen ved utformningen av direktivets mer generelt innrettede bestemmelse om bruk som utnytter eller skader et merkes anseelse eller særpreg. Varemerkeutredningen II har i denne situasjon ikke ansett seg bundet av direktivbestemmelsens ordlyd, 5 og foreslår som annet ledd i § 4 en bestemmelse om at når et tegn er velkjent her i riket som noens særlige varekjennetegn og en annens bruk av et varekjennetegn som er identisk med eller ligner det, ville innebære en urimelig utnyttelse av, eller medføre skade på, det velkjente varekjennetegnets særpreg eller anseelse, har vernet etter § 3 dessuten den virkning at bruken er ulovlig for varer av samme eller annet slag, selv om risiko for forveksling ikke foreligger.

Ordet velkjent er det samme som brukes i den gjeldende kodakregelen i varemerkelovens § 6 annet ledd, og det har vært utredningens oppfatning at det bør forstås på samme måte. Her må imidlertid norsk praksis være innstilt på å følge med i utviklingen i Europa, og eventuelt tilpasse tolkningen til det som skjer der.

Lovutkastet bruker uttrykket urimelig utnyttelse eller skade. Den norske direktivteksten bruker utilbørlig; dette er også brukt i den danske lovens § 4, og det svenske lovutkastet ventes å ville bruke otillbörlig. Den engelske direktivteksten har imidlertid unfair, som motsvarer urimelig i norsk markedsføringsrettslig språkbruk - jfr. endringen i 1972 av konkurranselovens forbud mot utilbørlig konkurranse til markedsføringslovens forbud mot handlinger som er i strid med god forretningsskikk eller er urimelige i forhold til forbrukere. I 1995 ble ordet utilbørlig i varemerkelovens § 6 annet ledd under henvisning til dette erstattet av urimelig. Varemerkeutredningen viste til Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 1. utg., 1989, og siterte fra s. 256:

«På ett punkt må det være klart at vml. § 6 annet ledd b ikke kan tas på ordet i dag - det er når den stiller sitt utilbørlighetskrav. Det har åpenbart vært inspirert av konkurranselovens generalklausuls forbud mot utilbørlige konkurransehandlinger . . . Senere har imidlertid markedsføringslovens § 1 i sin generalklausul erstattet forbudet mot utilbørlige konkurransehandlinger med et forbud mot handling som strider mot god forretningsskikk. Selv om varemerkelovens bestemmelse ble stående uforandret da markedsføringsloven ble vedtatt, kan dens innhold vanskelig være upåvirket av dette. «Kodakregelens» utilbørlighetskrav må modifiseres slik at regelen tilpasses den nye generalklausulens lojalitetsnorm; det kan ikke være rimelig å anta at en utnyttelse som klart rammes av generalklausulen ikke er en så grovt illojal handling at «kodakregelen» kan komme til anvendelse.»

Ordet utilbørlig har vel alltid i norsk språk hatt en sterkt fordømmende valør. Etter at det - på grunn av lovendringene - brukes sjeldnere i norsk markedsføringsrettslig sammenheng, kan det synes som denne fordømmende valøren er blitt ytterligere forsterket. Ordet signaliserer en vurdering som er vesentlig mer fordømmende, enn den som ligger i en uttalelse om at handlingen strider mot markedsføringslovens § 1 første ledd.

Varemerkeutredningen II er derfor kommet til at det ville være lite heldig å føre ordet inn igjen i kodakregelen, for å oppnå et bedre formelt samsvar med de nordiske versjonene av direktivteksten. Utredningen har derfor foreslått å opprettholde den gjeldende lovs urimelig, og finner god støtte for at dette samsvarer med direktivet i dettes engelske teksts bruk av ordet unfair.

Den gjeldende lovens § 6 første ledd bestemmer at vareslagslikhet ikke skal være en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller firma. Begrunnelsen for en slik regel står ikke like sterkt i dag, som den gjorde før innføringen av reglene om «bruksplikt» for registrerte varemerker og opphevelsen av forbudet mot å registrere varemerker som består bare av det egne navn eller firma. Det har likevel hos oss vært vist til at det egne navn og det egne firma ikke på samme måter som varemerkene er knyttet til bestemte vare- eller tjenesteslag. Det kan ofte være behov for å trekke navnet eller firmaet med inn på nye områder. Man kan når virksomheten utvides som regel erstatte et varemerke med et annet, men det egne firma og det egne navn har det vært ansett rimelig at man får ta med seg.

Denne argumentasjonen bærer et stykke, men kanskje ikke så langt. Forholdet er jo at den som bruker sitt eget navn eller sitt eget firma som varekjennetegn også uten en slik regel som § 6 første ledd her gir, kan ta navnet og firmaet i bruk som varekjennetegn på nye vareområder, så sant de ikke er opptatt på det området. Effekten av bestemmelsen er slik sett ikke at den gir kjennetegnsinnehaveren rett til å ta varekjennetegnet med seg til nye vareområder, men at den reserverer bruk på disse områdene for ham, for det tilfelle at han skulle ønske å ekspandere. Det kan stilles spørsmål om en slik ordning harmonerer godt med bestemmelsene om «bruksplikt» for registrerte varemerker.

I det lovforslag som ventes fremlagt i Sverige, antas den tilsvarende svenske bestemmelsen ikke å bli opprettholdt, og man har i Sverige så vidt skjønnes lagt særlig vekt på at det er ønskelig i størst mulig utstrekning å unngå ulikhet mellom reglene om varemerker og reglene om navn og firma som varekjennetegn. Dette er et hensyn som også Varemerkeutredningen II tillegger stor vekt.

Varemerkeutredningen II har imidlertid følt en viss uvisshet overfor spørsmålet om hvilke konsekvenser en opphevelse av bestemmelsen vil kunne få. Det er i og for seg klart at den i mange situasjoner må antas å ha en svært begrenset - om noen - betydning. Det er jo ikke slik at bestemmelsen gir anvisning på å se bort fra spørsmålet om vareslagslikhet. Det er fortsatt forvekselbarhet det spørres om her, og da er vareslagslikhet eller bransjelikhet stadig et viktig moment, « . . . ikke ubetinget avgjørende, men . . . ett moment blant flere» (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 33). Og selv om kjennetegnsidentitet skulle foreligge, kan åpenbart de mer vanlige navn ikke få noen vesentlig utvidet beskyttelse. Men det finnes lite praksis omkring anvendelsen av bestemmelsen, og dermed få holdepunkter for å vurdere de virkninger en opphevelse vil få.

Det må imidlertid antas, som det har vært fremholdt i Sverige, at de mer særpregede navn og handelsnavn lettere enn mange varemerker vil bli ansett for å fylle kodakregelens krav, slik at de i kraft av den i mange tilfelle vil kunne få et vern utover vareslagslikhetens grenser.

Varemerkeutredningen II er videre av den oppfatning, at man på et punkt som dette bør legge vekt på å oppnå en nordisk rettsenhet, og har latt dette hensynet gjøre det avgjørende utslag. Utkastet opprettholder således ikke bestemmelsen om navn og firma i varemerkelovens § 6 første ledd, men ønsker å reservere seg for det tilfelle at den tilsvarende svenske bestemmelsen allikevel skulle bli foreslått opprettholdt.

Tredje ledd i utkastet til § 4 er knyttet nært til ordlyden i direktivets art. 5, 3. Bestemmelsen er ikke obligatorisk, men er fulgt i den danske lovs § 4 stk. 3, og det ventes at den blir fulgt også i de svenske og finske lovutkast. Man kan således anta at en norsk bestemmelse med samme innhold som direktivartikkelen her vil fremme den nordiske rettsenheten. Bestemmelsen gir sentrale eksempler på inngrepshandlinger.

Utkastets § 4 tredje ledd bestemmer at som bruk i næringsvirksomhet skal blant annet anses:

«1. å sette tegnet på varer eller deres emballasje.» Bestemmelsen svarer her til de innledende ordene i varemerkelovens § 4 annet ledd første punktum, «enten kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning». Som nevnt foran her er det imidlertid etter utkastet ikke avgjørende om tegnet brukes som kjennetegn.

«2. å bringe varer i handelen eller på annen måte føre dem ut på markedet, lagre eller levere dem under tegnet.»

«3. å innføre eller utføre dem under tegnet.» Her ventes det finske forslaget å inneholde en særlig regel som rammer transitt - varer merket med annenmanns varekjennetegn skal heller ikke kunne transporteres gjennom Finland fra et fremmed land til et annet fremmed land. Forslaget begrunnes i at det foregår en ganske utstrakt transport gjennom Finland av ulovlig merkede varer som er bestemt for det européiske markedet. Varemerkeutredningen II antar at slik transport bare i liten grad foregår gjennom Norge, og at det derfor ikke kan være behov for en særregel av denne art i en norsk lov om varekjennetegn. Varemerkeutredningen II legger da også en viss vekt på at redaksjonen av en slik bestemmelse ville by på vanskelige avgrensingsspørsmål overfor helt lojale transitt-tilfelle, opplagring på frilager etc.

Slik bestemmelsen i punkt 3 foreslås i utkastet, svarer den til gjeldende lovs § 4 første ledds annet punktum i.f. om at vernet gjelder «uansett om varen er bestemt til å selges eller på annen måte frembys her i riket eller i utlandet, eller innføres hit». Om forståelsen av den bestemmelsen viser Varemerkeutredningen II til departementets uttalelse i Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 54-55.

«4. å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.» Den gjeldende § 4 første ledd annet punktum taler om bruk «i reklame, forretningsdokumenter».

Varemerkeutredningen II understreker at utkastets § 4 tredje ledd gjennom bruken av ordene blant annet, på samme måte som direktivartikkelen gir eksempler på, og ikke en uttømmende oppregning av inngrepshandlinger.

I siste ledd i utkastet til § 4 foreslås en bestemmelse om at «som bruk anses her også muntlig bruk». Bestemmelsen samsvarer med det som gjelder etter varemerkeloven, der § 4 første ledds annet punktum har «herunder også innbefattet muntlig omtale».

Til § 5 Begrensning av eneretten

I utkastets § 5 foreslås gitt regler om begrensninger i den enerett til varekjennetegn som kan erverves etter bestemmelsene i utkastets § 3.

I § 5 første ledd gjentas bestemmelsen i den gjeldende lovs § 15 første ledd om at eneretten ikke omfatter slik del av kjennetegnet som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt. Mens den gjeldende lov uttaler dette bare for registrerte varemerkers vedkommende, er utkastets bestemmelse utformet slik at den gjelder også for uregistrerte varemerker og andre varekjennetegn når de er innarbeidet, og for slike handelsnavn som er omhandlet i utkastets § 3 siste ledd. Utkastet taler om slik del av kjennetegnet som det etter bestemmelsene i kapittel 2 ikke ville være adgang til å registrere særskilt. Normalt vil det bare være registreringshindringene i § 13 som har praktisk betydning her, men det må antas å kunne føre til misforståelser om § 5 skulle vise bare til denne bestemmelsen, og Varemerkeutredningen II har derfor valgt å vise til kapittel 2 i all alminnelighet.

Utvidelsen av regelens virkeområde til å gjelde også innarbeidede varemerker og andre innarbeidede kjennetegn, skaper bedre prinsipiell harmoni i loven, men vil ha begrenset praktisk betydning. Som det har vært pekt på i rettslitteraturen, gjelder i praksis en slik regel som lovens § 15 første ledd også for innarbeidede merker. Det man får enerett til gjennom innarbeidelse, er bare den eller de deler av kjennetegnet som er innarbeidet som særmerke. Merkebestanddeler som ikke kan registreres særskilt fordi de ikke er distinktive, vil ofte ikke bli oppfattet som særmerker for enkelte virksomheter, og kan da som regel ikke bli innarbeidet for dem.

Et kjennetegnselement som ikke har varemerkerettslig særpreg kan imidlertid oppnå dette gjennom bruk - et velkjent eksempel på dette er NORGESSALPETER som etter sterk innarbeidelse ble registrert for Norsk Hydro. I slike tilfelle viker altså regelen i utkastets § 5 første ledd, fordi kjennetegnselementet gjennom innarbeidelsen nettopp har oppnådd slik karakter, at det ville være adgang til å registrere det særskilt, jfr. her også utkastets § 16 annet ledd.

Annet ledd i utkastets § 5 er utformet for å tilfredsstille kravene i Varemerkedirektivets art. 6, 1.

Annet ledds nr. 1 svarer til den gjeldende lovs § 5 annet ledd, og bestemmer at enerett til varekjennetegn ikke er til hinder for at andre bruker sitt navn, sitt firma eller sin adresse i næringsvirksomhet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Det er således ingen ubetinget rett til bruk av eget navn, firma eller adresse som gis her. Bruken må skje i samsvar med god forretningsskikk. Bruk av varekjennetegn uten innehaverens samtykke vil formentlig alltid måtte anses som stridende mot god forretningsskikk, dersom den gir inntrykk av å skje med innehaverens samtykke, eller er egnet til å gi uriktig inntrykk av at det som tilbys skriver seg fra ham. Og en rett til bruk i næringsvirksomhet, er ikke det samme som en rett til bruk som varekjennetegn. Også slik bruk kan nok etter omstendighetene være i samsvar med god forretningsskikk, men brukeren må da ha gjort alt som med rimelighet kan kreves for å unngå at det skapes uriktige forestillinger om de tilbudte ytelsenes kommersielle opprinnelse.

I annet ledds nr. 2 bestemmes at enerett til varekjennetegn ikke skal være til hinder for at andre i næringsvirksomhet bruker angivelser som gjelder varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen eller andre egenskaper ved varen, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Utkastets bestemmelse er formulert i best mulig samsvar med Varemerkedirektivets art. 6, 1, b. Det gjelder angivelser som etter den gjeldende lovens § 13 første ledds annet punktum (jfr. utkastets § 13 annet ledd) ikke kan registreres særskilt.

Annet ledds nr. 3 bestemmer at enerett til varekjennetegn ikke skal være til hinder for at andre i næringsvirksomhet bruker selve varekjennetegnet, når det er nødvendig for å angi varens bruksformål, særlig når dette er som tilbehør eller reservedel, og bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Bestemmelsen er utformet i samsvar med direktivets art. 6, 1, c. En tilsvarende regel følger forutsetningsvis av den gjeldende lovens § 4 annet ledd, som presiserer at det er ulovlig ved salg m.v. av reservedeler, tilbehør og lignende å henvise til en annens varekjennetegn på en slik måte at det kan gi uriktig inntrykk av at de ytelsene som tilbys, skriver seg fra ham. Produsenter av «uoriginale» reservedeler m.v. og tilbehør som f.eks. bilpresenninger må nødvendigvis gis adgang til å meddele hva reservedelene er reservedeler til, og for eksempel hvilke biler presenningene er tilpasset. Bruken av varekjennetegnet er bare tillatt der hvor den er nødvendig for å opplyse om bruksformålet, og må skje på en måte som er i samsvar med god forretningsskikk. Det er i rettslitteraturen antatt at dette innebærer at det «må stilles som et nokså absolutt krav» at man nøyer seg med å benevne varekjennetegnet, og ikke bruker også «logoen» (se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., Oslo 1997 s. 239).

Siste ledd i utkastets § 5 gir en særlig begrensning av eneretten til fellesmerker. Enerett til en geografisk opprinnelsesbetegnelse i kraft av registrering som fellesmerke skal ikke være til hinder for at andre bruker det registrerte tegnet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Bakgrunnen for forslaget er den foreslåtte bestemmelsen i utkastets § 13 siste ledd, om at tegn som i næring brukes for å angi en vares geografiske opprinnelse, kan registreres som fellesmerke uten hinder av reglene om forbud mot å registrere merker som utelukkende eller bare med uvesentlige endringer angir varens geografiske opprinnelse. Utredningen viser til det som er sagt om denne bestemmelsen i merknadene til § 13.

Til § 6 Konsumpsjon av kjennetegnsrett

Bestemmelsen i § 6 gjengir bestemmelsene om konsumpsjon av varemerkerettigheter i Varemerkedirektivets art. 7. Varemerkeutredningen II viser om dette til det som er sagt foran i kapittel 6.

Varemerkedirektivet gjelder registrerte (og registreringssøkte) varemerker. Varemerkeutredningen II antar at norske regler om dette bør likestille alle varekjennetegn, og utkastets § 6 taler derfor ikke om varemerker slik som direktivbestemmelsen, men om varekjennetegn. Den samme løsning er valgt i den svenske loven.

Oslo byrett har i en dom av 14. mai 1999 (Norelor mot Smart Club) pekt på at det i saker om konsumpsjon ofte kan være umulig å få klarlagt om den første omsetning av varene skjedde utenfor eller innenfor EØS, og reiser spørsmålet om hvor bevisbyrden skal ligge i slike tilfelle. Det fremholdes at EF-domstolen - etter hva byretten kjenner til - aldri har tatt standpunkt til i hvilken retning slike bevisbyrdespørsmål skal løses. «Er det varemerkeinnehaveren eller den forretning som fører varen, som må godtgjøre sin påstand om hvor første gangs omsetning skjedde? Skal forretningen iallfall ha bevisbyrden for de varer hvor kode er blitt fjernet? Så lenge disse spørsmål (eller ett av dem) er åpne, kan det etter rettens mening ikke være riktig å legge til grunn at vilkårene for EØS-regional konsumsjon skulle foreligge i den aktuelle sak - selv om norske bevisbyrderegler eventuelt skulle lede til at varene måtte anses første gang omsatt utenfor EØS» (uthevet her).

Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at slike spørsmål som om samtykke forelå og hvor varen først ble brakt i omsetning, normalt må løses etter nasjonal rett, og at det således normalt vil være norske bevisbyrderegler som vil være avgjørende ved anvendelsen av den norske loven om varekjennetegn. Utredningen viser til generaladvokat Jacobs' uttalelse av 14. desember 1995 i de forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. mot Paranova. Sakene gjaldt bruk av produsentens varemerke på parallellimporterte varer som var ompakket (jfr. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 427 flg.). Storbritannia hadde hevdet at direktivets art. 7 vendte bevisbyrden, mens det tidligere var slik at den som foretok ompakkingen hadde bevisbyrden for at ompakkingen ikke kunne påvirke varens egenskaper, skulle det nå være slik at merkeinnehaveren hadde bevisbyrden for at det forelå legitime grunner for å motsette seg videre omsetning av de ompakkede produktene. Generaladvokat Jacobs uttalte:

«101. I am not persuaded by that contention. I can see no reference, either express or implied, to the burden of proof in Article 7 . . .

102 . . .The question of proof is a procedural matter and is thus governed, in accordance with the principle of procedural autonomy, by national law . . . The Court has consistently held that in the absence of any specific rules of Community law it is for the domestic legal system of each Member State to determine the conditions governing the implementation of directly effective Community law in the member States, provided that two requirements are met: namely, that the procedural rules applicable to claims founded on Community law must not be less favourable than those governing similar actions of a domestic nature and may not be arranged in such a way as to render the exercise of rights flowing from Community law practically impossible or excessively difficult . . . It is only in exceptional cases that Community law interferes with the power of the national court to apply its own rules on matters such as evidence or the burden of proof . . .

106. I conclude that in principle the national court must apply its own rules of domestic law on the burden of proof, the standard of proof and the admissibility of evidence, provided that such rules are non-discriminatory and do not make the exercise of rights under Community law unduly difficult . . .»

Det skal ellers nevnes at EF-domstolen i sin dom 1. juli 1999 i sak C-173/98 SEBAGO har slått fast at konsumpsjon inntrer bare for de konkrete varers vedkommende, som merkeinnehaveren har tillatt omsatt innenfor EØS. Konsumpsjon inntrer ikke for varer som er identiske med disse, men som merkeinnehaveren har brakt i omsetning utenfor EØS.

Varemerkeutredningen II har vurdert spørsmålet om innføring av Varemerkedirektivets art. 7 i lovs form, som foreslått, kan ha konsekvenser i forhold til TRIPS-avtalens art. 3 og 4 om nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling. Direktivets art. 7 er i seg selv nøytralt med hensyn til hvor varene stammer fra, og bestemmer at dersom innehaveren eller noen med hans samtykke har brakt varene i handelen innenfor EØS-området, så kan vedkommende ikke motsette seg videre bruk av varemerket på varen. Bestemmelsen kan således ikke sees å gi særlige rettigheter til virksomheter eller personer med bopel eller sete innenfor EØS-området, idet rettighetene er de samme for alle som har enerett til varekjennetegn som er beskyttet innenfor området. Utredningen har derfor antatt at det ikke er problematisk i forhold til TRIPS-avtalen å ta inn direktivets bestemmelse.

Utredningen viser for øvrig til TRIPS-avtalen art. 4 (d), der det gjøres unntak fra mestbegunstigelsesklausulen for fordeler m.v. som utspringer av «international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO-Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members». Norge ratifiserte WTO-avtalen 7. desember 1994, altså henimot et år etter at EØS-avtalen trådte i kraft for Norge, og ga melding om EØS-avtalen til TRIPS-rådet. Dette innebærer at Norge kan gi slik positiv særbehandling som er nødvendig for å unngå at EØS-borgere stilles dårligere enn norske borgere, uten at dette utløser plikt etter TRIPS-avtalens art. 4 til å gi slike fordeler også til alle borgere av WTO-land. Ved en eventuell utvidelse av det regionale konsumpsjonsområdet etter EØS-avtalen, kan man imidlertid stå overfor problemer.

Kollisjon mellom rettigheter

Til § 7 Eldst hjemmel gir fortrinnsrett

Utkastets § 7 gjengir regelen i den gjeldende lovs § 7, med rent redaksjonelle endringer: Ved kolliderende krav på enerett, skal den ha fortrinnsrett som har eldst hjemmel for sitt krav.

For et nasjonalt registrert varemerke er hjemmelsdatoen dagen for innkomsten av registreringssøknaden til Patentstyret, eller eventuelt den tidligere dato som varemerket har prioritet fra etter regler gitt i medhold av §§ 18 eller 19.

For internasjonal registrering som har virkning i Norge bestemmer utkastets § 47 at innføringen gjelder fra den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået etter Madridprotokollen anses for å ha skjedd, eller fra datoen for en etterfølgende utpekning av Norge. Den dag registreringen således har virkning fra, vil være hjemmelsdato ved anvendelsen av § 7, med mindre varemerket etter regler gitt i medhold av §§ 18 eller 19 har prioritet fra en tidligere dato.

Den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået anses normalt for å ha skjedd på søknadsdagen hos den nasjonale varemerkemyndigheten som den internasjonale søknaden ble inngitt til. Kommer søknaden inn til Det internasjonale byrået mer enn to måneder etter denne dagen, er det imidlertid dagen for innkomst i byrået som blir internasjonal dato og dermed hjemmelsdato ved anvendelse av § 7. En «etterfølgende utpekning» er en supplering av listen over stater søkeren ønsker at registreringen skal gjelde for, som han foretar etter dagen for søknadens innkomst til byrået. En slik utpekning skal etter Madridprotokollens art. 3 ter ha virkning fra den dag den blir ført inn i byråets register, hvilket ifølge protokollen skal skje «immediately». I slike tilfelle blir altså denne innføringens dato «hjemmelsdato» ved anvendelsen av § 7 (med mindre merket etter regler gitt i medhold av §§ 18 eller 19 har prioritet fra en tidligere dato).

For merker som er vernet i kraft av innarbeidelse er «hjemmelsdatoen» det tidspunkt da innarbeidelse forelå her i riket (eventuelt innenfor en del av riket). Bevisspørsmålene her kan være vanskelige, men det må presiseres at det er den som hevder å ha innarbeidet et varemerke, som har bevisbyrden for dette, og for at innarbeidelsen forelå på det tidspunkt han krever å få sin hjemmel fastlagt til. Det vil imidlertid være tilstrekkelig med bevis for at innarbeidelsen forelå til slik tid at hans hjemmel er eldst.

For vern av eget navn eller handelsnavn som varekjennetegn, jfr. utkastets § 3 femte ledd, vil hjemmelsdatoen være navnets ibruktagelse som varekjennetegn innenfor vedkommende geografiske område.

Til § 8 Preklusjon av adgangen til å kjenne en registrering ugyldig

Bestemmelsen i utkastets § 8 om preklusjon av adgangen til å kjenne en registrering ugyldig, svarer til § 8 i den gjeldende loven. En registrering av et merke som er forvekselbart med et kjennetegn som har eldre rett, skal ikke kjennes ugyldig hvis registreringssøknaden er inngitt i god tro, og innehaveren av den eldre retten har kjent til og avfunnet seg med at det yngre varemerket etter registreringsdagen har vært brukt her i riket i fem år i sammenheng.

Vilkårene for preklusjon etter § 8 ble vesentlig skjerpet som ledd i gjennomføringen av Varemerkedirektivet, og det kan nok i dag fortone seg tvilsomt om bestemmelsen vil ha noen praktisk betydning ved siden av den mer elastiske passivitetsregelen i § 9. Varemerkedirektivets art. 9 forplikter imidlertid til å ha en regel som den i § 8.

Den gjeldende § 8 beskytter, når vilkårene er oppfylt, mot angrep på registreringen på grunnlag av eldre rett til varekjennetegn. Den synes å ha vært forstått slik at dens regel gjelder også der grunnlaget for angrepet på registreringen er et forretningskjennetegn, altså et eldre firma eller et eldre innarbeidet sekundært forretningskjennetegn, jfr. firmalovens § 1-1. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det ikke kan være grunn til å ha ulike regeler om slik preklusjon som det her gjelder for disse typene av kjennetegn, og foreslår derfor at det i § 8 første punktum skal tales om eldre rett til kjennetegn.

I den gjeldende § 8 tales videre om at registreringssøknaden må ha vært inngitt i god tro. Inngivelse er et ord som i forbindelse med varemerkeregistrering bør brukes om det at en søknad er eller annet dokument kommer inn til registreringsmyndigheten. Når det som her er spørsmål om en søker har vært i god tro eller ikke, synes det mer naturlig å la det tidsmessige skjæringspunkt være innsendelsen av søknaden, og § 8 foreslås i utkastet utformet i samsvar med dette.

Det må antas at den gjeldende § 8 er slik å forstå, at adgangen til å angripe en registrering som omfatter flere vareslag, prekluderes bare for de vareslag som vilkårene i § 8 foreligger for. Det er formodentlig hensiktsmessig at dette kommer til uttrykk i lovteksten, og Varemerkeutredningen II foreslår derfor tilføyd et nytt annet punktum i § 8 med bestemmelse om dette.

Virkningen av preklusjon etter § 8 er at adgangen til ugyldigkjennelse på grunnlag av den eldre kjennetegnsretten bortfaller, slik at den yngre registreringen gyldig kan bestå ved siden av retten til det eldre kjennetegnet. I dette ligger at det yngre kjennetegnet også kan brukes uten hinder av den eldre retten. Men innehaveren av den yngre retten kan ikke på grunnlag av preklusjonen etter § 8 motsette seg at innehaveren av det eldre tegnet bruker dette. For å avskjære tvil her er det i utkastets § 10 første ledd foreslått en uttrykkelig bestemmelse om dette.

Til § 9 Rettighetsbegrensning som følge av passivitet

Etter utkastets § 9 kan en yngre rett i kraft av innarbeidelse bestå ved siden av en eldre rett til et kjennetegn, dersom innehaveren av den eldre retten ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre kjennetegnet. Denne bestemmelsen gjengir, med rent redaksjonelle endringer, den gjeldende lovs § 9 a), og den forutsettes i likhet med denne å kunne suppleres med alminnelige, ulovfestede passivitetsregler, se om dette Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 385 og s. 391-392.

Etter forarbeidene til den gjeldende § 9 a) er det ikke et vilkår for å anvende bestemmelsen at det yngre kjennetegnet er tatt i bruk i god tro (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 18-19). Men «har innehaveren av det yngre kjennetegn tatt dette i bruk vitende om den eldre rett, skal det . . . atskillig mere til før den yngre rett kan anses så festnet at den bør anerkjennes, enn hvor bruken helt fra først av er skjedd i begrunnet god tro. Men heller ikke overfor en opprinnelig ondtroende bruker kan innehaveren av en eldre rett vente i alt for lang tid med å gjøre sine bedre rettigheter gjeldende. En langvarig passivitet kan bli oppfattet som et stilltiende samtykke.» Denne forståelsen bør opprettholdes. Det kan imidlertid være grunn til å gjøre en viss presisering, som gjør det klart at passivitetsvirkningene ikke inntrer særlig raskt til fordel for den som gir seg til å bruke et kjennetegn som er sterkt innarbeidet for en annen. Varemerkeutredningen II foreslår derfor et annet ledd i utkastets § 9, som er inspirert av art. 4(4) i WIPOs Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks: Innehaveren av et varekjennetegn som er velkjent i den betydning dette ordet har i utkastets § 4, skal anses for å ha handlet innen rimelig tid når han tar skritt som nevnt i § 9 første ledd før fem år er gått etter at han fikk kjennskap til bruken av det yngre kjennetegnet.

Til § 10 Sameksistens

Etter utkastets regler, som etter den gjeldende lov, vil det kunne forekomme at rettigheter til forvekselbare kjennetegn må tillates å bestå ved siden av hverandre. Slik sameksistens kan skape endel problemer, og utkastets § 10 er ment å skulle avklare eller gi mulighet for løsning av slike.

Bestemmelsene i utkastets § 8 og § 28 første ledds siste punktum vil innebære at den rett innehaveren av en eldre kjennetegnsrett har til å få stanset eller kjent ugyldig en yngre registrering, kan bli avskåret. Og etter utkastets § 9 vil det kunne hende at innehaveren av en eldre rett til kjennetegn kan tape sin rett til å gripe inn mot et yngre kjennetegn som er innarbeidet. Den foreslåtte bestemmelsen i utkastets § 10 første ledd gjør det klart at disse reglene ikke gir innehaveren av det yngre kjennetegnet noen rett til å motsette seg bruk av det eldre kjennetegnet. Begge kjennetegn skal kunne brukes, uten hinder av det annet. Bestemmelsen svarer, for så vidt den henviser til §§ 8 og 9, til det som gjelder i dag, men som ikke er så eksplisitt uttalt i loven. Den samsvarer med den danske varemerkelovs § 10, og med det som ventes foreslått i Finland og Sverige. Når det gjelder henvisningen til § 28 første ledds siste punktum, er det tale om en sameksistensregel som ikke har noen parallell i den gjeldende loven, og som ikke ventes å bli foreslått i nabolandene.

Annet ledd i utkastets § 10 gjengir med redaksjonelle endringer den gjeldende lovens § 10, om at det ved dom kan trekkes opp grenser for partenes kjennetegnsbruk i sameksistenstilfelle.

Utkastet begrenser imidlertid bestemmelsens anvendelsesområde. Den gjeldende lovs § 10 gjelder for tilfelle som omhandlet i lovens §§ 3, 8 og 9, dvs. for navn og handelsnavn som brukes som varekjennetegn, for registrerte varemerker der adgangen til å reise ugyldighetssak er prekludert, og for kjennetegn der innehaveren av den eldre retten har tapt sin adgang til å gripe inn mot bruken av det yngre kjennetegnet som følge av passivitet, samt for tilfelle der kjennetegnene er lokalt innarbeidet innenfor forskjellige deler av riket. I utkastets § 10 annet ledd tales det bare om tilfelle som omhandles i utkastets § 9 - altså passivitetstilfellene.

Tilfellene der kjennetegnene er lokalt innarbeidet for forskjellige innehavere i forskjellige deler av riket tas imidlertid hånd om på samme måte som i den gjeldende loven, idet utkastets § 10 tredje ledd gir bestemmelsen i annet ledd tilsvarende anvendelse.

Utelatelsen av henvisningen til § 8 innebærer derimot en reell endring, som er begrunnet i at direktivets art. 9 antas ikke å tillate slike begrensninger i den yngre merkehaverens rett, som lovens og utkastets § 10 åpner for. Henvisningen til § 8 er med denne begrunnelsen utelatt i den danske lovens § 10, og det samme ventes foreslått i Finland og Sverige.

I tilfelle som omhandles i den gjeldende lovs § 3, som svarer til utkastets § 3 siste ledd, antar Varemerkeutredningen II at man ikke står overfor tilfelle der loven gir anvisning på sameksistens. Den som rettmessig bruker sitt eget navn eller vernede, særpregede handelsnavn som kjennetegn for sine varer har vern mot andres uhjemlede bruk når det er risiko for forveksling m.v., se utkastets § 3 siste ledd og § 4. Det skal altså etter disse reglene ikke skje at to forskjellige innehavere av samme eller forvekselbare kjennetegn begge kan ha rett til å bruke kjennetegnet for varer av samme eller lignende slag innenfor samme område. Det er da ikke behov for noen regel som den i utkastets § 10 for disse tilfellene.

Til § 11 Gjengivelse av varemerke i skrift m.v. av faglig innhold

Bestemmelsen i utkastets § 11 gjengir med et par endringer den gjeldende § 11.

Hensikten med denne bestemmelsen er å gi innehaveren av et varemerke et redskap til å hindre at merket degenererer, dvs. at det mister sin distinktive evne og går over til å bli en kvalitetsbetegnelse eller en generisk betegnelse for slike varer som det gjelder - slik det er skjedd med ord som dynamitt, grammofon, linoleum, vaselin og mange andre.

Bestemmelsen i § 11 gir innehaveren av et registrert varemerke rett til å kreve av forfattere, hovedredaktører, utgivere og forleggere at merket ikke blir gjengitt i leksikon, håndbok, lærebok eller annet trykt skrift av faglig innhold, uten at det fremgår at merket er vernet ved registrering. Hvis et i tide fremsatt slikt krav ikke blir etterkommet, kan det forlanges at den som kravet ble rettet til, skal bekoste en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som finnes rimelig.

For så vidt gjelder det som her er gjengitt, foreslås bestemmelsen opprettholdt slik den nå står i loven. Etter utkastet utvides imidlertid virkeområdet for den slik at den ikke lenger vil gjelde bare gjengivelse i trykt skrift, men også omfatte utgivelse i annen form, f.eks. på CD-rom, og dessuten allmenn tilgjengeliggjørelse på Internett eller gjennom annet elektronisk medium.

Med et «i tide» fremsatt krav menes et krav som er fremsatt til slik tid at det med rimelighet kunne ventes etterkommet.

Opplysning om at et tegn er et varemerke som er vernet ved registrering kan gis på flere måter, f.eks. ved at det uttrykkelig angis registrert varemerke, eller reg. varemerke. Etter omstendighetene vil det kunne være tilstrekkelig å angi den engelske forkortelsen TM (trade mark). Vanlig i mange land, og i dag også i Norge, er å bruke symbolet ®. Varemerkeutredningen II har antatt at det vil være hensiktsmessig at loven gir anvisning på ett tegn som alltid skal anses som en tilstrekkelig markering, men som ikke skal være det eneste som kan brukes, og har antatt at dette bør være symbolet ®. Det foreslås i utkastet en tilføyelse til § 11, om at krav etter den om markering av at et ord eller annet tegn er et registrert varemerke, alltid skal anses etterkommet dersom gjengivelsen av merket er ledsaget av symbolet ® på lett synlig måte. At dette skal være tilstrekkelig er for øvrig uttalt i forarbeidene til den gjeldende § 11, men da under den forutsetning av at «den nødvendige forklaring blir gitt i forordet eller på annet passende sted i verket selv» (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 34). Varemerkeutredningen II antar at symbolet ® og dets betydningsinnhold i dag er så vidt kjent her i landet, at en slik forutsetning kan frafalles.

Kapittel 2 Nasjonal registrering av varemerker

Til § 12 Registreringssøknaden

Bestemmelsen i den gjeldende § 12, om at Varemerkeregisteret føres for hele riket av Patentstyret, er i utkastet satt som første ledd i § 3 om stiftelse av enerett.

I utkastets § 12 er samlet slike regler om registreringssøknaden som står i lovens §§ 17 og 17a. Det er dessuten foreslått tatt inn regler om adgangen til å foreta endringer i en inngitt søknad.

I § 12 første ledd bestemmes at søknad om registrering av varemerke skal inngis skriftlig til Patentstyret. Søknaden skal inneholde opplysning om søkerens navn eller firma, en gjengivelse av merket og oppgave over de varer som merket søkes registrert for. Disse bestemmelsene er i fullt samsvar med de gjeldende i § 17 første ledd første og annet punktum. Med oppgave over «varer» forstås «varer eller tjenester», jfr. utkastets § 1 siste ledd. Kravet om skriftlighet bør, som fremholdt i forarbeidene til den gjeldende § 17, anses oppfylt i ethvert tilfelle der søkeren foretar handlinger som resulterer i at det foreligger en tekst i Patentstyret (jfr. Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 108). Søknaden bør altså kunne inngis så vel elektronisk som f.eks. ved telefaks, såfremt Patentstyret er utstyrt med det nødvendige mottaksutstyr. En nærmere presisering av hvilke overføringsmåter som skal aksepteres, forutsettes gjort i forskrift, jfr. utkastets § 67.

Som følge av at reglene om fellesmerker er foreslått inkorporert i loven om varekjennetegn, foreslås i § 12 første ledds tredje punktum inntatt en bestemmelse som i den gjeldende fellesmerkelovens § 3, om at søknaden må inneholde de bestemmelser som er fastsatt for bruken av fellesmerket.

I § 12 annet ledd foreslås inntatt bestemmelsen i den gjeldende varemerkelovs § 17 første ledds tredje punktum om at søknaden skal tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift. Gjeldende lov krever videre at søknaden skal være «ledsaget av» fastsatt avgift. Varemerkeutredningen II anser det hensiktsmessig at loven gir åpning for endringer i Patentstyrets regler og rutiner for avgiftsbetaling, og foreslår derfor bare en bestemmelse om at «det skal betales» fastsatt avgift. Nærmere regler om avgiftsbetalingen kan fastsettes i forskrift etter utkastets § 67.

Etter den gjeldende § 17 annet ledd regnes en søknad ikke som inngitt så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn til Patentstyret. En slik regulering, som innebærer at en søknad som faktisk er innkommet til registreringsmyndigheten skal anses for ikke inngitt, er etter svensk rettsoppfatning ikke akseptabel. For å oppnå enhetlighet med det ventede svenske utkastet på dette punkt foreslår Varemerkeutredningen II en endret norsk regulering her, som vil innebære samme realitet som den gjeldende: Det tas inn i § 12 annet ledd en generell bestemmelse om at en mangelfull søknad kan rettes, og vises til bestemmelser i § 20 om dette. I § 20 annet ledd foreslås så at mangler ved søknaden som rettes innen den frist som Patentstyret setter, ikke skal være til hinder for at søknaden får innkomstdag den dagen da den kom inn til Patentstyret, men slik at søknaden, så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn, ikke har rettsvirkninger til fordel for søkeren.

Som tredje ledd i § 12 foreslås regler om endring av registreringssøknad. Det gjelder her så vel endring av selve det søkte merket, som endring av varefortegnelsen. Begge forslag samsvarer med det som i dag anses som sikker praksis i Patentstyret.

Den gjeldende § 24 bestemmer at det i et registrert varemerke etter begjæring fra innehaveren kan gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket. Denne bestemmelsen har Patentstyret gjennom mange år anvendt tilsvarende for varemerker som ennå har befunnet seg på søknadsstadiet. En slik adgang fyller åpenbart et praktisk behov, og den foreslås derfor gjort lovhjemlet. Den foreslåtte ordlyden bruker de samme formuleringer som i lovens § 24 (og utkastets § 25), og det er forutsatt at endringsadgangen vil bli praktisert på samme måte som etter lovens § 24 - hvilket vil innebære en relativt restriktiv praksis.

Dette siste er viktig, fordi en endring av et merke som er søkt registrert og som påvirker det helhetsinntrykket dette gir, eller som på annen måte ikke er uvesentlig, ville endre selve gjenstanden for den prioritet inngivelsen av registreringssøknaden gir, og endre vernets rekkevidde i kollisjoner med andre kjennetegn. Det må derfor f.eks. være ganske klart, at et registreringssøkt varemerke som ikke har slikt særpreg som § 13 krever (distinktiv evne), ikke kan endres slik at dette kravet oppfylles. En slik endring ville innebære at søkeren fikk prioritet for merket fra et tidspunkt da det ennå ikke var inngitt et registrerbart varemerke til Patentstyret. Men heller ikke endringer som kan være av betydning for vernets utstrekning bør aksepteres. Det bør f.eks. ikke være tale om å tillate en endring som påvirker helhetsinntrykket av varemerket på en slik måte at det går klar av et eldre kjennetegn som stenger for merket slik det er vist i søknaden. Ønsker søkeren å få registrert et annerledes merke enn det inngitte, må han følgelig levere ny søknad med det nye merket.

At varefortegnelsen endres under søknadsbehandlingen er svært vanlig, og det kan være ulike grunner til at søkere foretar slike endringer. Noen betenkeligheter foreligger ikke her, under forutsetning av at det ikke skjer utvidelser av varefortegnelsen, slik at søknaden kommer til å omfatte varer som ikke gikk inn under den varefortegnelsen som forelå da søknaden ble inngitt, eller varer som søkeren senere på bindende måte har frafalt. I lovutkastet foreslås dette gitt uttrykk ved en generell bestemmelse om at varefortegnelsen kan begrenses under søknadsbehandlingen. Dette forutsettes forstått slik at den ikke etter en foretatt begrensning atter kan utvides, dersom den foretatte begrensning innebar en frafallelse av vedkommende varer på bindende måte. Dette siste er en modifikasjon som har vært gjort i Patentstyrets praksis: Hvis en søker, f.eks. for å komme klar av et mothold eller for å spare et avgiftsbeløp, inngir en varefortegnelse der han har utelatt en tidligere omfattet vare, og denne varefortegnelsen ikke godtas av Patentstyret, anses utelatelsen ikke bindende for ham, og han kan ta vedkommende vare inn igjen i den nye varefortegnelsen som nå inngis.

Utkastets § 12 fjerde, femte og sjette ledd inneholder regler om allmenn tilgjengelighet og om unntak fra allmenn tilgjengelighet.

Fjerde ledd, som inneholder hovedregelen om at søknaden og alle dokumenter i saken skal holdes tilgjengelig for enhver fra første virkedag etter at den innkom til Patentstyret, er en uforandret gjengivelse av gjeldende lovs § 17a første ledd.

I femte ledd første og annet punktum gjengis bestemmelsene i lovens § 17a annet ledd første og annet punktum, med én endring: Det sies uttrykkelig at beslutningen om å unnta fra allmenn tilgjengelighet kan gjelde et dokument helt eller delvis. Dette er neppe å anse som en materiell endring.

I tredje punktum gjengis bestemmelsene i lovens § 17a tredje punktum med et tillegg som følger av at reglene om fellesmerker inkorporeres: Det foreslås at heller ikke bestemmelsene om bruk av et fellesmerke skal kunne anses som forretningshemmelighet som kan unntas fra allmenn tilgjengelighet. Bruk i strid med disse bestemmelsene vil kunne være slettelsesgrunn, jfr. § 28 annet ledd nr. 4, og det sier seg da selv at de ikke kan være unntatt fra allmenn tilgjengelighet.

Generelt må det gjelde, at opplysninger som kan tjene til å underbygge en påstand om at en ugyldighets- eller slettelsesgrunn foreligger, aldri kan unntas fra allmenn tilgjengelighet. Dette må f.eks. innebære at omsetningstall som inngis som dokumentasjon for en bruk som hevdes å ha gitt et i utgangspunktet for svakt merke slikt særpreg at det kan registreres, ikke vil kunne unntas fra allmenn tilgjengelighet.

Bestemmelsen i utkastets § 12 sjette ledd om Patentstyrets arbeidsdokumenter m.v. er en gjengivelse av den gjeldende § 17a siste ledd, med et tillegg om at disse dokumentene ikke er allment tilgjengelige.

Utkastets § 12 siste ledd har bestemmelser om at Patentstyret utgir en tidende der registreringer m.v. kunngjøres, og om at fellesmerker registreres i Fellesmerkeregisteret, som er en egen avdeling av Varemerkeregisteret. Dette siste gjengir den gjeldende bestemmelsen i fellesmerkeloven § 7. Bestemmelsen om at Patentstyret utgir en tidende med kunngjøringer av registreringer m.v. er strengt tatt unødvendig på grunn av bestemmelsen i loven av 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle rettsvern, § 13 annet ledd, men det fremstår som naturlig å ha en slik bestemmelse med i varemerkeloven. Innledningsordene i det foreslåtte siste ledd i § 12, om at Patentstyret fører Varemerkeregisteret, kan på tilsvarende måte sees som unødvendig ved siden av utkastets § 3 første ledd, men gir en hensiktsmessig redaksjon av § 12 siste ledd.

Til § 13 Alminnelige registreringsvilkår

Definisjonen av varemerke i den gjeldende lovs § 1 annet ledd krever at et varemerke må være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester. Et varemerke må altså ha distinktivitet,jfr. utkastets § 2.

I den gjeldende § 13 gjentas dette kravet, med sikte på varemerker som søkes registrert: «Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen . . .» «Varer» betyr her, som normalt ellers i loven, varer eller tjenester.

Kravet om distinktivitet har en dobbelt begrunnelse, og dette faller særlig klart i øynene når det er tale om å gi enerett i kraft av registrering.

Distinktivitetskravet bunner for det første i at merker som ikke har slikt særpreg at de fyller dette kravet, så å si pr. definisjon er utjenlige som særlige kjennetegn for én virksomhet. Som det har vært sagt, GROVBRØD kan ikke utpeke én bakers produkter til forskjell fra andre bakeres.

For det annet kan man ikke gjennom registrering gi en virksomhet enerett til å bruke betegnelser som er rent beskrivende for varen eller for egenskaper ved den, eller som ellers er helt dagligdagse. Slike betegnelser må friholdes, slik at også andre virksomheter kan bruke dem i reklamen eller på annen måte - «grovbrød» må ikke reserveres for en enkelt baker eller brødfabrikant. Friholdelsesbehovet er «et vesentlig hensyn bak regelen i varemerkeloven § 13 første ledd», fremholdt førstvoterende i MOZELL-saken i Rt. 1995 s. 1908 (NIR 1996 s. 351), på s. 1917 (s. 356).

Det har i juridisk litteratur vært pekt på at formuleringen av den gjeldende § 13 første ledd ikke er helt vellykket, når bestemmelsen skal tjene begge disse formålene (se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 27 flg.). Det vises bl.a. til at bestemmelsens forgjenger i varemerkeloven av 1910 hadde en bedre formulering:

«Merket maa være egnet til i den almindelige omsætning at adskille den søkendes varer fra andres.

Merket maa ikke udelukkende gi uttryk for varens fremstillingsmaate, tiden og stedet for dens tilvirkning, dens art, dens bruk, indhold eller sammensætning, dens pris, mængde- eller vegtforhold.»

Her ble altså i første ledd stilt krav om at merket måtte ha distinktivitet, mens bestemmelsen i annet ledd varetok friholdelsesbehovet, ved å forby registrering av beskrivende varemerker. Ragnar Knoph hevdet imidlertid i Åndsretten (Oslo 1936) at bestemmelsen i annet ledd strengt tatt inneholdt «ikke noe nytt, ved siden av regelen om at merket må være distinktivt . . . For hvis det bare inneholder beskrivelser som enhver kan tillate sig, mister merket all evne til å skille den ene forretnings varer fra de andres» (s. 423). Det var trolig denne uttalelsen som påvirket Varemerkelovkomitéen av 1950 til å gi § 13 første ledd den utformning som leddet har nå i loven, med bemerkningen: De endringer som er gjort i forhold til loven av 1910 «er av redaksjonell art: . . . I annet punktum er tilføyet som nytt ordet «således» for å tydeliggjøre at det i virkeligheten bare dreier seg om en anvendelse av hovedregelen i første punktum . . .» (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 34-35).

Dersom den gjeldende § 13 og dens forarbeider var blitt tatt på ordet her, ville man ha måttet registrere varemerker der en enerett kunne legge uakseptable bånd på andre virksomheters adgang til å markedsføre sine varer eller tjenester. Rent beskrivende betegnelser vil riktignok vanligvis ikke være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Men det forekommer at de til tross for sitt beskrivende innhold i og for seg kan fylle denne funksjonen, f.eks. fordi andre virksomheter ennå ikke har tatt ordet i bruk, eller for tiden ikke bruker det, i forbindelse med markedsføring av slike varer som det gjelder. Ikke minst kan dette være tilfellet med nydannede ord, som er sammentrekninger eller sammenstillinger av kjente, beskrivende ordelementer, foretatt etter vanlige normer for orddannelse. Eksempler på dette gir avgjørelsene fra Patentstyrets annen avdeling om KONFEKTOGRAM (NIR 1995 s. 305) og VOICEWRITER (NIR 1998 s. 291). Fra domspraksis kan nevnes avgjørelsen om SNARKJØP (RG 1958 s. 628). Slike ord kan i utgangspunktet være særpregede nok, men bør likevel ikke registreres med den virkning at et enkelt foretak får enerett til å bruke dem i markedsføringen. De bør friholdes, slik at det ikke skapes problemer for andre som skal markedsføre sine varer og tjenester.

Det har derfor vært gjort gjeldende at sterke reelle grunner taler for å oppfatte den gjeldende § 13 første ledd slik, at bestemmelsen forbyr registrering av rent beskrivende merker selv om de i og for seg kunne være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres, hvis friholdelsesbehovet tilsier at man ikke bør gi én virksomhet enerett til betegnelsen.

Danmarks, Finlands og Sveriges varemerkelover, som ble forberedt i nordisk samarbeid sammen med den gjeldende norske loven, manglet alle ordet «således» i annet punktum og bestemte helt enkelt at beskrivende merker ikke skal anses distinktive. I Finlands og Sveriges gjeldende lover er denne ordningen opprettholdt, mens man i den danske varemerkeloven av 1991 har delt § 13 slik at første ledd krever at varemerker som skal registreres må ha særpreg, mens annet ledd bestemmer at rent beskrivende merker «er udelukket fra registrering». Begge reguleringsmåter gir det samme materielle innhold som det som fulgte av den norske varemerkeloven av 1910.

I norsk registreringspraksis har § 13 første ledd i loven av 1961 vært tolket i samsvar med loven av 1910 og de øvrige nordiske lovene.

I Varemerkedirektivet av 1988 bestemmer art. 3:

«1. Følgende tegn og varemerker skal ikke registreres, og dersom de er registrert, skal de kunne kjennes ugyldige: . . .

b) varemerker som mangler særpreg,

c) varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opphav eller tiden for tilvirkningen av varen eller for tjenesten eller andre egenskaper ved disse.

. . .»

Det synes klart at en anvendelse av den gjeldende § 13 første ledds annet punktum i samsvar med bestemmelsens ordlyd og forarbeider vil stå i strid med direktivets bestemmelser her. Direktivet forplikter til en slik tolkning som har vært lagt til grunn i registreringspraksis. Loven må da endres, slik at loven også formelt kommer i samsvar med dette.

Direktivets art. 3, 1 forbyr også registrering av:

«d) varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og innarbeidet næringsvirksomhet . . .».

Det kan være tvilsomt nok om et slikt forbud rammer noe som ikke går inn under den gjeldende § 13 første ledds annet punktum. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at man ikke kan utelukke dette, og at man derfor i lojalitet overfor direktivet bør ta inn en bestemmelse som svarer til direktivets art. 3, 1, d). Ordene «lojal og innarbeidet næringsvirksomhet» i den norske versjonen av direktivet harmonerer imidlertid ikke så godt med vanlig norsk språkbruk på dette rettsområdet, og gir neppe det beste uttrykk for det som det har vært meningen å uttale, og som har kommet til uttrykk i gjengivelser av direktivet på andre språk. Varemerkeutredningen II antar at det som det siktes til er det som i et naturlig norsk språk på dette rettsområdet kan uttrykkes med ordene «lojal og vanlig forretningsskikk».

Som det har fremgått foran i merknadene til § 2, kan det virke noe forvirrende når både § 1 (jfr. utkastets § 2) og § 13 i den gjeldende loven uttaler et krav om at et varemerke må være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres. Det blir på denne måten ikke klart at et varemerke kan fylle kravene i lovens definisjon, men likevel ikke kan registreres, fordi det ikke er egnet til å skille en virksomhets varer fra andres. Utredningen foreslår derfor en omformulering her, slik at det i § 13 første ledd uttales at varemerke som skal registreres foruten å fylle kravene i definisjonen i utkastets § 2, må ha særpreg som varemerke for slike varer som det gjelder. Utredningen viser til det som er sagt foran om dette i merknadene til § 2. Med uttrykket «særpreg som varemerke» siktes det til slik egenskap som i norsk varemerkerett hittil gjerne har vært beskrevet som «distinktiv evne». Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at «særpreg» her er en bedre betegnelse, også fordi meningen er å kreve noe mer enn den prinsipielt atskillende evne som definisjonen i § 2 stiller krav om.

I praksis har som nevnt § 13 vært tolket slik at også nydannede ord kan måtte friholdes fordi de må anses som rent beskrivende, som hvor de er sammentrekninger eller sammenstillinger av kjente ordelementer, foretatt etter vanlige normer for orddannelse. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at denne praksisen bør opprettholdes.

I slike tilfelle kan vurderingen av friholdelsesbehovet være vanskelig, fordi vurderingstemaet blir om ordet bør friholdes av hensyn til et eventuelt fremtidig behov for å bruke det. Lignende problemer står man overfor når det gjelder friholdelsen av stedsnavn - i hvilken grad skal man ta hensyn til antagelser om fremtidig industriell utvikling, som kan tilsi friholdelse av navnet på et sted som i dag ikke har slik industri at det vil være et friholdelsesbehov? Norsk registreringspraksis har her vært ganske streng, for så vidt som det gjerne har vært lagt avgjørende vekt på et mulig fremtidig friholdelsesbehov.

Patentstyrets annen avdeling har imidlertid i nyere avgjørelser, kjennelsene i sak nr. 6992 (NIR 2000 s. 94 VARDEN), sak nr. 6921 (NIR 2000 s. 98 LA PAZ) og sak nr. 7030 (ERFURT, trykkes i NIR 2000), lagt til grunn at det er nødvendig med en viss lempning av den norske praksis her, for å oppnå den harmonisering av rettstilstanden i Europa som direktivet tar sikte på. Annen avdeling har vist til EF-domstolens tolkning av direktivets art. 3, 1, c og art. 6, 1 i de forente saker C - 108/97 og C - 109/97 WINDSURFING CHIEMSEE, og antatt at når et stedsnavn ikke var kjent i forbindelse med slike varer som det gjaldt, måtte spørsmålet være om en relevant assosiasjon mellom slike varer og stedsnavnet med rimelighet kunne ventes i fremtiden. Det måtte da kreves noe mer enn en teoretisk mulighet for en utvikling som vil medføre at andre næringsdrivende vil få behov for å anvende betegnelsen, og den del av friholdelsesbehovet som etter gjennomføringen av direktivet i norsk rett varetas av varemerkelovens § 5 annet ledd (utkastets § 5 annet ledd nr. 1), kunne ikke tillegges vekt ved tolkningen og anvendelsen av lovens § 13 første ledd (utkastets § 13 annet ledd).

Varemerkeutredningen II er enig i det syn som disse avgjørelsene bygger på. Den mener også at det er i samsvar med den gjeldende loven når denne tolkes i lys av EF-domstolens praksis, og antar at det ikke er nødvendig å presisere dette gjennom en endring av lovteksten.

Derimot antar Varemerkeutredningen II at det er hensiktsmessig å beholde i § 13 en bestemmelse som gjør det klart at det ikke kan registreres varemerker som utelukkende består av varens form eller utstyr, når formen eller utstyret følger av varens art, eller er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen vesentlig verdi, selv om det i utkastets § 3 fjerde ledd er foreslått inntatt en bestemmelse om at det ikke kan erverves enerett til slike kjennetegn. Det er ønskelig at man i kapittel 2 om registrering finner alle registreringshindringer, og det er ønskelig at loven inneholder en bestemmelse som eksplisitt gjengir direktivbestemmelsen i art. 3, 1, e om denne registreringshindringen. Lovteknisk foreslås dette gjennomført ved at § 13 første ledd gis et tillegg om at merke som skal registreres «må ikke være utelukket fra enerett etter § 3 fjerde ledd».

Bestemmelsen i den gjeldende § 13 første ledds annet punktum om deskriptive merker er - bortsett fra at ordet «således» utelates, jfr. om dette foran her - i det vesentlige foreslått opprettholdt uten endringer, men enkelte formuleringer er utformet i bedre samsvar med ordlyden i direktivets art. 3, 1, c.

Som det er redegjort for foran her, foreslås tatt inn et nytt punktum som svarer til direktivets art. 3, 1, d.

Etter en fast norsk registreringspraksis må et varemerke for å kunne registreres være distinktivt så vel på søknadstidspunktet som på registreringstidspunktet (jfr. Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 80). Denne praksis, som tilfredsstiller direktivets krav, bør opprettholdes. Den regel den bygger på bør imidlertid komme eksplisitt til uttrykk i loven, og Varemerkeutredningen II foreslår en bestemmelse om dette tatt inn som første punktum i utkastets § 13 tredje ledd.

Som annet punktum i utkastets § 13 tredje ledd foreslås en bestemmelse som materielt svarer til den gjeldende § 13 første ledds siste punktum, men som er formulert mer i samsvar med det som ventes å bli foreslått av den svenske komité. Utkastets bestemmelse antas å ha en bedre formulering enn den gjeldende lovs ved at det, mens loven pålegger å ta hensyn særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk, i utkastet fokuseres på virkningene av bruk før søknadstidspunktet. For et merke som i utgangspunktet ikke har tilstrekkelig særpreg, kan bruk bevirke eller medvirke til at særpreg likevel må anses å foreligge. Men det er da ikke bruken i og for seg, men de virkninger den må antas å ha hatt, som er avgjørende.

For fellesmerkenes vedkommende bestemmer den gjeldende fellesmerkelovens § 2 at varemerkelovens regler, med enkelte unntak, gjelder «i den utstrekning de passer». De viktigste avvikene her har vært begrunnet i at fellesmerkene til dels har en annen funksjon enn vanlige varemerker. Fellesmerkelovens forarbeider fremholder at funksjonen som fellesmerke, når det gjelder distinktivitetskravet, kan medføre at «varemerkelovens bestemmelser ikke kan legges slavisk til grunn. Det er således klart at om en enkelt næringsdrivende krevet registrert et merke bestående bare av ordene Norsk Standard eller Norsk Nasjonal Standard, eventuelt med tilføyelse av et nummer, ville kravet bli avvist med den begrunnelse at det ikke var distinktivt eller at det var villedende. Men kreves dette merket registrert av Norges Standardiserings-Forbund, vil distinktivitetsspørsmålet stå i en annen stilling» (Innstilling til lov om fellesmerker, Oslo 1959 s. 10). Friholdelsesbehovet står heller ikke sterkt når det er tale om et merke som skal kunne brukes f.eks. av alle seriøse norske foretak i bransjen. Er det tale om en kontrollordning som alle kan melde seg inn i, kan man registrere merker som NORSK KVALITETSJERN o.l. Praktisk viktigst her er nok merker som består av tegn som brukes i næringsvirksomhet for å angi en vares geografiske opprinnelse. Varemerkeutredningen II foreslår inntatt som siste ledd i utkastets § 13, en bestemmelse - etter modell av den danske fellesmerkelovens § 3 - om at slike tegn skal kunne registreres som fellesmerker, uten hinder av forbudet i § 13 annet ledd. En viser her til den foreslåtte bestemmelsen i utkastets § 5 tredje ledd, om at enerett i kraft av registrering av en geografisk betegnelse som fellesmerke, ikke gir grunnlag for forbud mot at andre bruker betegnelsen i næringsvirksomhet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

Til § 14 Registreringshindringer av offentligrettslig karakter

I den gjeldende lov inneholder § 14 den såkalte «hinderkatalogen» - den samler alle reglene om mer spesielle registreringshindringer. Disse kan være satt av hensyn til allmenne interesser, eller av hensyn til andres private rettigheter.

Varemerkeutredningen II er, i samråd med den svenske komité, kommet til at det her er behov for og mulighet for en forenkling. Først og fremst finner en at det hensiktsmessig å fordele reglene her på to paragrafer, slik at utkastets § 15 gir reglene om andres private rettigheter som registreringshinder, mens bestemmelsene om registreringshindringer av offentligrettslig karakter gis i utkastets § 14.

I forslaget gjentas i § 14 første ledd nr. 1 den gjeldende bestemmelsen i § 14 første ledd nr. 1, uten noen endring.

Som første ledd nr. 2 foreslås en bestemmelse som materielt har samme innhold som den gjeldende § 14 første ledd nr. 2 om merker som er egnet til å villede, men som formuleres mer i samsvar med direktivets art. 3, 1, g, for så vidt som den angir eksempler på villedelse: f.eks. med hensyn til varens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse.

Som nr. 3 i § 14 første ledd foreslås en bestemmelse som i det vesentlige svarer til den gjeldende § 14 første ledd nr. 3 om offentlige våpen m.v., men hvor det er innført endel endringer. Disse er foretatt først og fremst for å oppnå en forenkling av bestemmelsen, som i dag er tungt leselig og som iallfall på ett punkt inneholder en uklarhet. I noen henseender har det imidlertid vært ansett hensiktsmessig å gjennomføre også materielle endringer, idet dette har muliggjort forenklinger av formuleringer som ellers vanskelig ville kunne oppnås. Endringene vil føre til at bestemmelsens virkeområde utvides noe, idet straffelovens § 328 første ledd nr. 4 og annet ledd nok omfatter endel kjennetegn m.v. som ikke går inn under den gjeldende § 14 første ledd nr. 3. Lovgrunnen bak § 14 første ledd nr. 3 tilsier imidlertid at også disse tegnene nektes registrert som varemerker, og direktivets art. 3, 2 åpner adgang til å gi regler om dette.

Kravet til kunngjøring som vilkår for registreringsnektelse i den gjeldende § 14 første ledd nr. 3 er sløyfet i utkastet, da man ikke har tilsvarende bestemmelse i de øvrige nordiske land og heller ikke i Pariskonvensjonen art. 6 ter. Patentstyret vil formodentlig likevel fortsette kunngjøringen av slike tegn.

Annet ledd i utkastets § 14 gjengir, med redaksjonelle endringer, bestemmelsen i den gjeldende lovens § 14 tredje ledd om geografiske opprinnelsesangivelser for vin og brennevin, som ble tilføyd i 1996 for å tilfredsstille TRIPS-avtalens art. 23 nr. 2.

Til § 15 Andres rett som registreringshindring

I utkastets § 15 om andres rett som registreringshindring bestemmes i første ledd nr. 1 at et varemerke ikke kan registreres hvis bruk av merket i næringsøyemed ville krenke en annens rett etter utkastets § 4 til et eldre kjennetegn. Utkastets § 4 viser igjen til § 3 om stiftelse av enerett, og gjennom denne henvisningen blir det klart at «de eldre kjennetegn» som det her tales om kan være nasjonalt registrerte varemerker, internasjonalt registrerte varemerker når registreringen er gitt virkning i Norge, og innarbeidede - i hele riket eller bare lokalt - varekjennetegn. Videre kan «eldre varekjennetegn» være eget navn eller eget vernet handelsnavn (firma eller annet forretningsnavn) som rettmessig er brukt som varekjennetegn.

Utkastets regel her innebærer en begrensning av registreringshindringens slagvidde, idet den gjeldende lovs § 14 første ledd nr. 6 generelt forbyr registrering av merke som er egnet til å forveksles med en annens firma, mens utkastets regel ved sin henvisning gjennom § 4 til § 3 lar bare forvekselbarhet med vernet handelsnavn som har slikt særpreg som omtalt i § 13 være registreringshindring. Det vises til det som er uttalt om dette foran i merknadene til § 3. På den annen side vil etter utkastet også andre forretningsnavn enn firma kunne være registreringshindring hvis de er innarbeidet - også om dette vises det til det som er sagt foran i merknadene til § 3.

Etter den gjeldende § 14 første ledd nr. 4 kan videre et merke ikke registreres hvis det inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens firma eller som en annen persons navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden. Det har i registreringspraksis vært lagt til grunn at «firma» her ikke bare omfatter det offisielle firma, men også andre forretningsnavn. Varemerkeutredningen II antar at dette er en løsning som bør opprettholdes, men at den bare bør gjelde slike «andre forretningsnavn» som har vern som sådanne; det vil si at de må være innarbeidet, jfr. firmalovens § 1-1. Den gjeldende lovs uttrykk «en annens firma» foreslås derfor erstattet av «en annens vernede handelsnavn».

Et firma vil være et vernet handelsnavn hvis det fyller firmalovens krav. Varemerkeutredningen II har overveiet om man ved registreringshindringen her bør begrense regelen på samme måte som etter utkastets § 15 første ledd nr. 1, jfr. § 3 siste ledd, til handelsnavn som har slikt særpreg som omhandlet i § 13. Man antar imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig begrunnet, når det som her ikke er tale om et vern mot registrering av forvekselbare kjennetegn, men mot registrering av merker som inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens vernede handelsnavn.

For øvrig foreslås reglene i den gjeldende § 14 første ledd nr. 4 ført uendret over i ny lov som § 15 første ledd nr. 3, som da får slik ordlyd: Et varemerke kan ikke registreres hvis «merket uhjemlet inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens vernede handelsnavn eller som en annens navn eller portrett og som ikke åpenbart sikter på en som er død for lengre tid siden».

I utkastets § 15 første ledd nr. 2 foreslås tatt inn - med enkelte endringer - bestemmelsen i den gjeldende § 14 første ledd nr. 7, om andres eldre bruk som registreringshindring. Etter den gjeldende bestemmelsen kan et varemerke ikke registreres hvis det er egnet til å forveksles «med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt».

Varemerkeutredningen II antar at bestemmelsen bør omfatte også registrering av andre varekjennetegn som en annen har tatt i bruk før søkeren. Praktisk betydning har kanskje sekundære forretningsnavn som er tatt i bruk som varekjennetegn, men som ennå ikke er innarbeidet. Det synes rimelig at slike får samme vern som uregistrerte, ikke innarbeidede varemerker.

På den annen side antas det at registreringshindringen bør begrenses til slike tilfelle hvor førstebrukeren fortsatt bruker varekjennetegnet. Det er ikke grunn til at et midlertidig, rimelig kortvarig opphold i bruken skal medføre at registreringshindringen her viker. Men der hvor det er naturlig å betegne bruken som opphørt, bør andre kunne søke varemerket registrert for seg, med mindre det er registrert eller innarbeidet.

Etter gjeldende lov virker denne registreringshindringen bare dersom søkeren var vitende om bruken. Varemerkeutredningen II er kommet til at dette er et for restriktivt krav, ikke minst fordi bevisvanskelighetene her vil være store. Den svenske komitéen antas å ville foreslå at registrering skal nektes dersom søkeren kjente eller burde ha kjent til den tidligere bruken. Varemerkeutredningen II finner at en slik regel, som vel måtte innebære at søkere får en slags aktsomhetsplikt, og risikerer ugyldighetsdom hvis de ikke har saumfart markedet tilstrekkelig godt, vil kunne gi uheldige utslag. Man er blitt stående ved kriteriet må antas å ha kjent til, som vil innebære en vesentlig oppmykning av det gjeldende beviskravet. En søker vil normalt måtte antas å kjenne til slike merker som aktører flest på det området det gjelder ville kjenne.

Etter den gjeldende bestemmelsen er skjæringstidspunktet for den gode tro tidspunktet da søknaden om registrering ble inngitt. Dette uttrykket betyr ellers i loven og i utkastet innkom til Patentstyret. Selv om tidsforskjellene her normalt vil være helt ubetydelige, vil Varemerkeutredningen II peke på at det fortoner seg som lite rimelig at en søker skal kunne risikere ugyldighetsdom i et tilfelle hvor han sendte inn sin søknad uten kjennskap til den tidligere bruken, men ble oppmerksom på denne før søknaden kom inn til Patentstyret. Man foreslår derfor at lovteksten her skal bruke uttrykket innsendt.

Som § 15 første ledd nr. 4 foreslås tatt inn en bestemmelse som gjengir den gjeldende § 14 første ledd nr. 5, om merker som krenker opphavsrett m.v.

Annet ledd i utkastet til § 15 gjengir, med redaksjonelle endringer, bestemmelsene i den gjeldende § 14 annet ledd, om at reglene om andres rett som registreringshindring viker, når den berettigede (eller den eldre brukeren) samtykker.

Til § 16 Unntaksanmerkning

Utkastets § 16 har regler om unntaksanmerkning. En unntaksanmerkning - i mange land kalt «disclaimer» - er en anmerkning som gjøres ved registreringen, om at ett eller flere elementer i merket ikke skal omfattes av registreringsvirkningene. Slike unntatte elementer er fortsatt å anse som deler av det registrerte varemerket, slik at de skal inngå i det helhetsinntrykk som er sammenligningstema ved forvekselbarhetsvurdering. Men de skal altså ikke være gjenstand for vern i og for seg, andre skal fritt kunne bruke dem, alene eller i sammenstilling med andre merkeelementer.

Gjeldende lov har bestemmelser om unntaksanmerkning i § 15. Inneholder et varemerke noe som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt, og Patentstyret antar at registrering kan skape uvisshet om omfanget av eneretten, kan det ved registreringen uttrykkelig angis at dette merkeelementet er unntatt fra det vern registreringen gir.

Hensikten med en unntaksanmerkning er å avverge at registreringshavere under henvisning til sin registrering, overfor konkurrenter m.v. hevder å ha fått enerett til ord eller andre tegn som skal friholdes av hensyn til andre næringsdrivendes behov for dem ved markedsføring av sine varer eller tjenester. Gjelder det helt åpenbart artsangivende ord, er det som regel intet behov for unntaksanmerkning - registreres FLOX BLOMSTERGJØDNING er det neppe behov for en uttrykkelig markering av at registreringsvirkningene ikke omfatter ordet «blomstergjødning» særskilt for seg. Men ved noe mindre vanlige beskrivende betegnelser kan forholdet lett være annerledes. Og gjelder det opprinnelsesbetegnelser kan nok hovedregelen være den motsatte. Svært mange geografiske navn fremtrer i og for seg som særpregede, slik at det kan oppstå uvisshet om vernets utstrekning, dersom det ikke uttrykkelig angis at et opprinnelsesangivende navn er unntatt fra registreringsvernet.

Etter den gjeldende § 15 kan det gjøres unntaksanmerkning, dersom Patentstyret antar at registreringen ellers kan skape uvisshet om omfanget av eneretten.

For Patentstyret har dette vilkåret til dels skapt en vidløftiggjøring av saksbehandlingen, i form av diskusjoner om hvorvidt det er tilstrekkelig grunn til å anta at slik uvisshet kan oppstå. Det foreslås derfor i utkastets § 16 en endret formulering, slik at Patentstyret kan gjøre registreringen betinget av en unntaksanmerkning for å unngå uvisshet. Det avgjørende for om unntaksanmerkning kan kreves, blir altså etter utkastet at hensikten med den er å unngå uvisshet, og ikke som etter gjeldende lov, at det må antas at uvisshet kan oppstå, dersom anmerkningen ikke gjøres. Forskjellen er reelt nokså ubetydelig, men den foreslåtte endringen antas altså å gjøre behandlingen av endel slike saker enklere og raskere.

Etter ordlyden i den gjeldende § 15 kan det synes uklart om det er Patentstyret eller søkeren som gjør unntaksanmerkning. Det er imidlertid sikker praksis - her som ellers når det gjelder varemerkeregistrering - at det er søkeren som bestemmer hva han vil søke registrert. Patentstyret godtar eller avslår den søknaden han inngir. Dersom Patentstyret vil kreve en unntaksanmerkning, får dette kravet karakter av et vilkår for registrering. Etterkommer søkeren ikke kravet, vil søknaden normalt bli avslått (med mindre søkeren subsidiært har søkt om registrering med unntaksanmerkningen, i så fall er det bare hans prinsipale søknad som avslås). I utkastet er dette søkt gjort klarere enn i gjeldende lov, ved at det tales om at Patentstyret kan sette som vilkår for registrering, at det gjøres unntaksanmerkning. Prinsipielt er altså forholdet - etter utkastet så vel som etter gjeldende praksis - at søkeren aldri får en registrering som han ikke selv har søkt om.

Det skjønn som Patentstyret skal utøve i registreringssaker vil som regel ikke være et hensiktsmessighetsskjønn, men et lovbundet skjønn. Slik vil det være også når det gjelder bruk av unntaksanmerkning, for så vidt angår spørsmålet om merkeelementet ville ha kunnet registreres særskilt eller ikke. Patentstyrets vurdering her kan prøves av domstolen, som vil oppheve en avslagskjennelse hvis den f.eks. er bygd på et uriktig skjønn når det gjelder det omstridte merkeelementets særpreg.

Når det derimot gjelder Patentstyrets skjønn om hvorvidt unntaksanmerkning bør kreves, der hvor det etter loven er adgang til det, er det i rettslitteraturen antatt at man har å gjøre med et hensiktsmessighetsskjønn, som bare i begrenset utstrekning kan prøves av domstolen (se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 250). Det kan være forskjellige grunner til at Patentstyret avholder seg fra å kreve unntaksanmerkning som etter loven kan kreves - et nærliggende eksempel er at hensynet til avvirkning av søknadsmassen gjør det nødvendig å begrense skriftvekslingen med søkerne.

Det er en konsekvens av dette, og er for øvrig klart uttalt i forarbeidene til den gjeldende varemerkelov, «at den omstendighet at det ikke er gjort unntaksanmerkning for en bestemt merkedel, ikke er ensbetydende med at vedkommende merkedel omfattes av vernet eller at registreringsmyndigheten har ment at den omfattes av det» (Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958 s. 39). Man ser imidlertid i noen tilfelle at søkere og fullmektiger hevder en annen oppfatning her. Varemerkeutredningen II foreslår derfor i utkastets § 16 første ledd tatt inn et siste punktum, der det eksplisitt sies at det forhold at unntaksanmerkning ikke er gjort, ikke skal tillegges betydning ved fastleggelsen av enerettens omfang.

Den gjeldende § 15 tredje ledd regulerer den situasjon at det senere viser seg at en unntatt merkedel vil kunne registreres særskilt. Det kan da søkes registrering av merkedelen særskilt, eller av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning. Utkastets § 16 annet ledd gjengir denne bestemmelsen med enkelte rent språklige eller redaksjonelle endringer.

Bestemmelsen i den gjeldende lovs § 15 første ledd, om at den enerett som erverves ved registrering av varemerke ikke omfatter slik del av merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt, angir en begrensning av den enerett som oppnås, og regulerer således slike forhold som ellers omhandles i lovens og utkastets kapittel 1. Denne bestemmelsen foreslås derfor flyttet til kapittel 1, der den er tatt inn som første ledd i utkastets § 5.

Til § 17 Vareklasser

Utkastets § 17 inneholder en bestemmelse om at varemerker registreres for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser, og at inndelingen i vareklasser fastsettes av Kongen. Bestemmelsen er en ordrett gjengivelse av den gjeldende lovens § 16. Uttrykkene varer og vareklasser omfatter her også tjenester og tjenesteklasser, jfr. lovens og utkastets § 1 siste ledd.

Til § 18 Konvensjonsprioritet

Bestemmelsen i utkastets § 18 gir hjemmel for gjennom kongelig resolusjon å fastsette slike regler som Norge etter Pariskonvensjonens art. 4 og TRIPS-avtalens art. 2 er forpliktet til å gjennomføre, om konvensjonsprioritet. Den som har inngitt en søknad om registrering av varemerke i utlandet, og deretter søker om registrering av dette merket i Norge, skal, under nærmere betingelser som er angitt i konvensjonen, ha krav på å få sin norske søknad ansett som inngitt samtidig med søknaden i utlandet. Den foreslåtte bestemmelsen svarer til § 30 i gjeldende lov, men er noe omformulert. Ettersom det dreier seg om en ren hjemmel for å gi forskrifter som skal bringe norsk rett i overensstemmelse med folkerettslige krav, antas den å kunne gjøres mer kortfattet enn den gjeldende § 30. Noen realitetsendring er ikke tilsiktet.

Enkelte sider av den foreslåtte bestemmelsens betydning er kommentert nærmere i merknadene til § 26 nedenfor.

Til § 19 Utstillingsprioritet

Bestemmelsen i utkastets § 19 gjelder utstillingsprioritet. Her er det krav i Pariskonvensjonens art. 11 og TRIPS-avtalens art. 2 som er bakgrunnen. Etter den gjeldende lovs § 18 kan fremvisning av varer med et varemerke, som skjer første gang på en internasjonal utstilling her i riket, gi fortrinnsrett i seks måneder til å oppnå registrering av merket. Etter § 18 annet ledd bestemmer Kongen ved forskrift i hvilken utstrekning det samme skal gjelde for varer fremvist på internasjonale utstillinger i utlandet.

Varemerkeutredningen II har antatt at det her, på samme måte som når det gjelder bestemmelsen om konvensjonsprioritet, er mer hensiktsmessig å la loven inneholde en ren forskriftshjemmel. Noen realitetsendring er ikke tilsiktet.

Enkelte sider av den foreslåtte bestemmelsens betydning er kommentert nærmere i merknadene til § 26 nedenfor.

Til § 20 Behandlingen av registreringssøknaden

Bestemmelsene i utkastets § 20 inneholder de sentrale reglene om Patentstyrets behandling av nasjonale registreringssøknader. De svarer i det vesentlige til det som er fastsatt i den gjeldende § 19.

Første ledd i den foreslåtte § 20 gjengir - med en språklig endring - første ledd i den gjeldende § 19. Dersom en søknad om registrering ikke er i foreskrevet stand (jfr. utkastets § 12 første og annet ledd), eller det for øvrig er noe til hinder for registrering (jfr. utkastets §§ 13, 14 og 15), skal Patentstyret gi melding til søkeren om dette og sette en passende frist for å svare og eventuelt rette manglene.

Som det er pekt på foran i merknadene til § 12 annet ledd, opprettholder ikke utkastet den gjeldende bestemmelsen i § 17 annet ledd om at en søknad ikke regnes som inngitt så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn til Patentstyret. Utkastets løsning her tar ikke sikte på noen materiell endring, men foreslås for å oppnå en bedre formell parallellitet med det lovforslaget som ventes fremsatt av den svenske komité. I Sverige har man motforestillinger mot å bestemme at en søknad som faktisk er innkommet, skal anses som ikke inngitt. Valget av en annerledes løsning her gjør det imidlertid etter norsk oppfatning nødvendig med en uttrykkelig bestemmelse om at en søknad som ikke inneholder noen gjengivelse av det merket som søkes registrert, ikke kan få rettsvirkninger til fordel for søkeren, og altså ikke kan være prioritetsbegrunnende.

Varemerkeutredningen II foreslår på denne bakgrunn at man i § 20 annet ledd gjentar regelen i den gjeldende § 19 annet ledd om mangler ved søknaden som rettes innen den frist som Patentstyret setter, og da slik at søknaden dermed anses inngitt den dag da den faktisk innkom til Patentstyret, og ikke som etter den gjeldende lov den dag da gjengivelsen av merket kom inn til Patentstyret. Til dette føyes så et nytt annet punktum, med bestemmelse om at før gjengivelse av merket er kommet inn til Patentstyret, skal søknaden likevel ikke ha noen rettsvirkning til gunst for søkeren.

Tredje ledd i utkastets § 20 gjengir - med én materiell og et par rent språklige endringer - bestemmelsen i den gjeldende § 19 tredje ledd: Unnlater søkeren å uttale seg eller rette mangelen innen fristens utløp, skal søknaden henlegges. Behandlingen av søknaden gjenopptas dersom søkeren innen to måneder etter utløpet av fristen uttaler seg eller retter mangelen og dessuten betaler fastsatt avgift. Regelen om at fastsatt avgift skal betales er gitt en endret avfatning, med tanke på eventuelle fremtidige ordninger med fakturering av avgiften, og det vises til merknaden til § 12 i den forbindelse. Etter utkastet her er det altså ikke et vilkår at avgiften er betalt innen gjenopptagelsesfristen. Gjenopptagelse kan skje bare én gang under behandlingen.

Fjerde ledd gjengir - med enkelte språklige endringer - fjerde ledd i den gjeldende § 19: Har søkeren svart på Patentstyrets melding innen den fastsatte fristen, men det fremdeles hefter mangler ved søknaden eller foreligger annen registreringshindring, skal søknaden avslås dersom ikke Patentstyret finner at søkeren bør få ny melding med ny frist.

Til § 21 Påstand om rett til varemerke

Det oppstår ikke så sjelden tvist om retten til et varemerke, og dette kan skje også mens en søknad om registrering av merket er under behandling i Patentstyret. Årsakene til slike tvister kan være forskjellige. Det kan f.eks. hende at et kompaniskap brytes opp, eller at det oppstår uklarheter i forbindelse med overdragelse av deler av et foretak. Praktisk betydning har også tilfellene der en agent, f.eks. en eneagent for det norske markedet, uten samtykke søker «husets» merke registrert for seg. Slike tilfelle er omtalt særskilt i Pariskonvensjonens art. 6 septies, som gir de enkelte unionsland frihet til å fastsette regler om «husets» rett til å kreve overføring av søknad eller eventuelt av en foretatt registrering.

Den gjeldende loven har ikke bestemmelser om overføring av søknader eller registreringer. Slike krav må derfor fremmes gjennom søksmål og dom, se f.eks. Oslo byretts dom om merket JOSTY KIT i NIR 1974 s. 97. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at søknader i noen utstrekning må kunne kreves overført ved beslutning i Patentstyret, slik forholdet er for patentsøknader etter patentlovens §§ 17 og 18 og for mønstersøknader etter mønsterlovens §§ 16 og 17. Den danske loven har slike regler også for varemerkesøknader, og forslag om slik regulering ventes å bli fremmet i Sverige. Utkastets bestemmelse i § 21 er utformet i nært samarbeid med den svenske komitéen.

I utkastets § 21 første ledd reguleres den situasjon at noen godtgjør å ha bedre rett til det søkte merket enn søkeren har. Da skal Patentstyret, dersom vedkommende begjærer det, overføre søknaden til ham. Han må, når overføring skjer, betale ny søknadsavgift. Begjærer han ikke overføring, blir søknaden å avslå.

Ordet godtgjør er ment å gi utrrykk for at det skal kreves klare beviser for den bedre rett. Vurderingen vil etter forslaget bli foretatt av Patentstyrets første avdeling, og avgjørelsen der vil ikke kunne påklages til annen avdeling med mindre den går ut på at søknaden avslås. Vurderingstemaet i slike saker vil normalt være slik at tvisten egner seg best for domstolsbehandling, og da som den tvist om retten til merket som den reelt er, og ikke som spørsmål om gyldigheten av en forvaltningsakt. En klageadgang vil også kunne forsinke avklaringen av saken. En konsekvens av det som er sagt her er, er at tomånedersfristen etter utkastets § 57 første ledd ikke bør gjelde for slike søksmål.

Er bevisene for bedre rett ikke klare nok til at retten kan sies å være godtgjort, vil det kunne råde tvil om hvem som har retten til det søkte merket. En slik tvil bør Patentstyret gis muligheter for å få brakt ut av verden. Utkastets § 21 annet ledd bestemmer at hvis noen overfor Patentstyret påstår at det er han, og ikke søkeren, som har retten til det søkte merket, og Patentstyret finner spørsmålet tvilsomt, skal Patentstyret kunne oppfordre vedkommende til å reise søksmål om retten til merket innen en frist som Patentstyret setter. Reiser han ikke slikt søksmål innen fristen, kan påstanden om bedre rett settes ut av betraktning ved Patentstyrets fortsatte behandling av saken.

Tredje ledd i utkastets § 21 gir Patentstyret adgang til å stanse behandlingen av en registreringssøknad, dersom spørsmålet om retten til varemerket er under behandling ved domstol. Søknadsbehandlingen kan i slike tilfelle stilles i bero inntil søksmålet er endelig avgjort.

Patentlovens § 18 og mønsterlovens § 17 har regler om at søknader som er begjært overført, ikke må henlegges, avslås eller imøtekommes - etter mønsterloven heller ikke endres - før begjæringen er endelig avgjort. Varemerkeutredningen II har vært i tvil om hvorvidt en slik bestemmelse bør gjelde også for varemerkesakene. I patent- og mønstersakene er forholdet at slike avgjørelser kan ha avgjørende konsekvenser for den berettigede, ettersom nyhetsreglene ikke gjør det mulig for ham å inngi ny søknad. I varemerkesaker står derimot denne muligheten alltid åpen. Den svenske komité har likevel ønsket at varemerkeloven skal ha en slik bestemmelse som lovene om patent og mønster har. Man har vist til at den som begjærer overføring f.eks. kan ønske å investere i en markedsundersøkelse, men ikke vil gjøre dette uten at han er sikker på at merket tilhører ham og at søknaden ikke avslås m.v. før spørsmålet om overføring er avgjort. Varemerkeutredningen II har følt en viss usikkerhet overfor spørsmålet om hvor tungt slike argumenter bør veie. Man kan imidlertid ikke se noen betenkelighet ved å innføre den samme regulering som lovene om patent og mønster gir, og er i denne situasjon blitt stående ved å burde følge den svenske oppfatningen og har tatt en regel enslydende med mønsterlovens § 17 annet ledd inn som fjerde ledd i utkastets § 21.

Etter utkastets § 23 siste ledd gis disse reglene tilsvarende anvendelse hvis noen fremsetter påstand om rett til varemerke i innsigelsessak.

Til § 22 Registrering

I utkastets § 22 gis regler om selve registreringen. Når søknaden er i foreskrevet stand og det ikke er funnet noe som er til hinder for registrering, skal merket innføres i Varemerkeregisteret og registreringsbrev sendes søkeren. Bestemmelsen om dette i paragrafens første ledd, gjengir - med enkelte språklige endringer - den gjeldende § 20.

Dagen for innføring av merket i registeret, vil - som etter gjeldende lov - være registreringsdagen, som beskyttelsens første tiårsperiode etter utkastets § 26 løper fra (jfr. Justisdepartementets bemerkning i Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 25). Det bemerkes at det ikke er denne dagen som er utgangspunkt for femårsfristen etter «brukspliktsregelen» i utkastets § 28 tredje ledd. Den fristen løper fra «den dag endelig avgjørelse om merkets registrering ble truffet», se nærmere nedenfor i merknadene til § 28.

Annet ledd i utkastets § 22 bestemmer at når et fellesmerke registreres, skal også de regler som er fastsatt for bruken av merket (jfr. utkastets § 12 første ledd tredje punktum) registreres og kunngjøres. Blir slike regler vesentlig endret, skal den endrede teksten straks meddeles Patentstyret for innføring i registeret og kunngjøring. Bestemmelsene her er en ren gjentagelse av det som følger av den gjeldende fellesmerkelov § 3, jfr. § 2, bortsett fra at plikten til å melde endret tekst til Patentstyret i utkastet begrenses til å gjelde der hvor teksten er vesentlig endret. Den gjeldende ubetingede plikt synes for streng, særlig tatt i betraktning at unnlatelse av å oppfylle meldeplikten er slettelsesgrunn, jfr. fellesmerkelovens § 5 og utkastets § 28 annet ledd nr. 4.

I tredje ledd i utkastets § 22 bestemmes at reglene i utkastets § 12 fjerde, femte og sjette ledd om søknadsdokumentenes allmenne tilgjengelighet skal gjelde tilsvarende for dokumentene i registreringssaken. Dette antas å gjelde også slik loven nå lyder, men det bør fremgå uttrykkelig at disse reglene ikke gjelder bare på søknadsstadiet.

Til §§ 23 og 24 Innsigelse og avgjørelse i innsigelsessaker m.v.

Utkastets §§ 23 og 24 inneholder regler om innsigelser, og svarer i hovedsak til den gjeldende lovs §§ 21 og 21a. Reglene om fremsettelse av innsigelser foreslås gitt som § 23, mens bestemmelsene om behandlingen av innsigelsessakene samles i § 24.

I § 23 første ledd gjentas den gjeldende bestemmelsen om at enhver kan fremsette innsigelse mot en registrering. Det foreslås at innsigelse skal kunne inngis når registreringen er kunngjort. Noen slik begrensning inneholder ikke den gjeldende lovtekst, men den anses hensiktsmessig for å markere forskjellen på slike mer uformelle protester mot et varemerke, som av og til kan innkomme på ulike trinn i saksbehandlingen, og innsigelsene, som medfører at den som inngir dem får partsrettigheter og klageadgang. Den som har inngitt en «protest» før registreringen er kunngjort vil, når kunngjøring er skjedd, kunne oppnå innsigerstatus ved å inngi en skriftlig melding (innenfor innsigelsesfristen) om at hans protest skal anses som en innsigelse. Varemerkeutredningen II antar at det vil være naturlig at Patentstyret, ved mottagelsen av «protester» før registreringen er kunngjort, kvitterer for mottakelsen med et brev der det opplyses om dette.

I utkastets § 23 annet ledd første setning gjentas bestemmelsen i den gjeldende § 21 annet punktum om at innsigelsen må være skriftlig og begrunnet, og må være inngitt innen en viss frist fra kunngjøringsdagen. Skriftlighetskravet bør anses oppfylt når innsigeren har foretatt handlinger som resulterer i at det foreligger en tekst i Patentstyret, som ved bruk av telefaks eller elektronisk overføring som Patentstyret åpner for mottakelse av, jfr. det som er sagt foran i merknadene til § 12. Etter den gjeldende § 21 må innsigelse være innkommet innen to måneder fra kunngjøringsdagen. I utkastet foreslås denne fristen satt til tre måneder fra kunngjøringsdagen. Det er isolert sett neppe grunn til å forlenge fristen for nasjonale registreringer, men det stiller seg noe annerledes når det gjelder internasjonale registreringer som skal ha virkning i Norge, og det bør derfor gjelde en tremånedersfrist for innsigelse i disse sakene. Det synes hensiktsmessig at det ikke skal være ulike regler om innsigelsesfristens lengde for nasjonale og internasjonale registreringer. Her er også å merke at innsigelsesfristen for fellesskapsvaremerker er tre måneder (varemerkeforordningens art. 42, 1), og at det ventes at man i Finland og Sverige vil foreslå tre måneders innsigelsesfrist også ved nasjonal registrering.

Etter den gjeldende § 21 kan Patentstyret etter begjæring innrømme en kort tilleggsfrist for å fremskaffe ytterligere dokumentasjon til støtte for innsigelsen. Denne bestemmelsen foreslås tatt inn som annet punktum i § 23 annet ledd, med én presisering og én endring. Det er i den gjeldende bestemmelse åpenbart forutsatt at selve innsigelsen skal være innkommet innen fristen. Dette bør imidlertid sies uttrykkelig. Den gjeldende bestemmelsen begrenser adgangen til å gi tilleggsfrist til «særlige tilfeller». En slik begrensning synes unødig restriktiv, og den foreslås ikke opprettholdt.

Tredje ledd i utkastet til § 23 gjentar bestemmelsen i den gjeldende § 21 fjerde ledd om at det skal anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres at innsigelse er innkommet.

Det vil i en innsigelsessak kunne forekomme at innsigeren hevder å ha bedre rett enn søkeren til det merket som saken gjelder. Det kan da bli spørsmål om overføring m.v. Regler om dette er foreslått i utkastets § 21, som etter utkastets § 23 siste ledd gis tilsvarende anvendelse i innsigelsessaker. Etter at registreringssaken og innsigelsesbehandlingen er avsluttet, antar Varemerkeutredningen II at tvister om retten til varemerket egner seg best for behandling utenfor Patentstyret.

I utkastets § 24 første ledd gjengis innholdet i den gjeldende § 21 annet ledd om at innsigelse som ikke er skriftlig og begrunnet, eller som innkommer etter innsigelsesfristens utløp, skal avvises. En avvisningsbeslutning vil kunne påklages til annen avdeling etter utkastets § 56 annet ledd. Blir den stadfestet av annen avdeling, forutsettes denne avgjørelsen ikke å kunne bringes inn for domstolen, jfr. utkastets § 57 annet ledd. En innsiger som vil forfølge sin sak videre, må her henvises til å gå frem etter reglene om ugyldighet eller eventuelt slettelse.

I utkastets § 24 annet ledd gjentas den gjeldende bestemmelsen i § 21 tredje ledd om at innehaveren av registreringen skal få melding om at innsigelse er innkommet, og gis anledning til å uttale seg om den.

Tredje ledd i utkastet til § 24 gjentar bestemmelsen i den gjeldende § 21 siste ledd om at innsigelsesbehandlingen kan fortsettes, selv om innsigelsen trekkes tilbake, dersom særlige grunner taler for det.

Utkastets § 24 fjerde ledd første punktum gjentar med én endring bestemmelsene i gjeldende § 21a første ledd, om at Patentstyret etter innsigelse skal oppheve registreringen helt eller delvis, dersom varemerket er registrert i strid med loven og registreringshindringen fortsatt foreligger. Endringen består i at Patentstyret kan oppheve registreringen bare på grunnlag av registreringshindringer som er påberopt av innsigeren. Denne begrensningen i Patentstyrets muligheter til å oppheve en registrering antas ikke å være betenkelig, da det i utkastets § 30 åpnes en adgang til administrativ slettelse på begjæring av enhver med rettslig interesse i det.

Beslutning som nevnt om opphevelse, kan påklages til annen avdeling etter bestemmelsen i utkastet § 56 annet ledd, og eventuelt bringes inn for domstolen etter utkastets § 57. I utkastets § 24 fjerde ledd siste punktum gjentas, med rent redaksjonelle endringer, bestemmelsen i den gjeldende § 21a annet ledd, om at innsigelsen skal forkastes dersom det ikke foreligger hinder for at registreringen opprettholdes. En avgjørelse som forkaster en innsigelse kan påklages til annen avdeling etter bestemmelsen i utkastets § 56 annet ledd. Stadfester annen avdeling avgjørelsen, kan denne kjennelsen ikke bringes inn for domstolen, jfr. utkastets § 57 annet ledd - her som i avvisningstilfellet vil en innsiger som vil forfølge saken videre måtte gå frem etter reglene om ugyldighet eller eventuelt slettelse.

Patentstyrets avgjørelser i innsigelsessaker blir selvsagt meddelt innehaveren av registreringen og innsigeren. En forutsetning om dette fremgår av den gjeldende lovs § 22a første ledd, jfr. § 22 annet ledd, som bestemmer at klagefrist i slike saker løper fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Varemerkeutredningen II foreslår at det i § 24 som første punktum i femte ledd tas inn en uttrykkelig bestemmelse om at slike avgjørelser skal meddeles innehaveren og innsigeren.

Som annet punktum i § 24 femte ledd foreslås gjentatt, med enkelte rent redaksjonelle endringer, bestemmelsen i den gjeldende § 21a siste ledd, om at en avgjørelse i en innsigelsessak, når den er rettskraftig, skal innføres i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

Dokumentene i innsigelsessaker bør være allment tilgjengelige etter samme regler som for søknadsdokumentene. En bestemmelse som gir reglene i utkastets § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende anvendelse for dokumentene i innsigelsessaker foreslås inntatt som siste ledd i § 24.

Til § 25 Merkeendring

Utkastets § 25 om endring av et registrert varemerke svarer til den gjeldende lovs § 24. Patentstyret kan, etter begjæring av innehaveren, gjøre endringer i et registrert varemerke, når endringene er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket. Dette er de samme betingelser som i utkastets § 12 er satt for endring av varemerke på søknadsstadiet, og det er - som nevnt foran i merknadene til § 12 - forutsatt at bestemmelsene om endring skal praktiseres likt, og praktiseres relativt restriktivt.

Også de nærmere regler i utkastets bestemmelse om endring av registrert varemerke samsvarer med den gjeldende § 24. Det endrede merket skal innføres i registeret, nytt registreringsbrev sendes innehaveren, og melding om endringen - med gjengivelse av merket i den endrede form - kunngjøres. Det skal betales avgift for merkeendringen.

Siste punktum i den gjeldende § 24 bestemmer at lovens § 21c om oppheving av registrering som har skjedd ved en åpenbar feil, skal gjelde tilsvarende for avgjørelser om endring av registrert varemerke. Denne bestemmelsen er i utkastet tatt inn i § 32 første ledd, som samler reglene om opphevelse på grunn av åpenbare feil.

Varefortegnelsen for et registrert varemerke vil innehaveren på et hvilket som helst tidspunkt kunne begrense, etter bestemmelsen i utkastets § 33 annet ledd, om delvis slettelse av registreringen etter innehaverens begjæring. Endring som består i utvidelse av varefortegnelsen tillates ikke. En innehaver som ønsker vern for andre varer enn de som omfattes av hans registrering, må inngi ny søknad.

Til §§ 26 og 27 Registreringens varighet og fornyelse

Bestemmelsene i §§ 26 og 27 svarer til gjeldende §§ 23 og 23a, om registreringens varighet og om fornyelse av den.

Det foreslås en liten endring i systematikken, for så vidt som utkastets § 26 om registreringens varighet gis en tilføyelse - i et nytt annet ledd - om at registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i § 27. Utkastet opprettholder den gjeldende lovs terminologi, slik at det tales om begjæring om fornyelse - og ikke om søknad. Det anses hensiktsmessig at ordet søknad i loven alltid betyr registreringssøknad.

Den gjeldende § 23 bestemmer at registreringen skal gjelde fra den dag søknaden er kommet inn til Patentstyret eller den dag den anses inngitt etter §§ 18 eller 30, dvs. etter reglene om «utstillingsprioritet» eller «konvensjonsprioritet» (jfr. bestemmelsene i §§ 19 og 18 i lovutkastet her). Den kursiverte teksten her har ingen motsvarighet i dansk, finsk og svensk lovs tilsvarende bestemmelse. Den norske bestemmelsen fikk, for så vidt angår henvisningen til reglene om «utstillingsprioritet», sin utformning i 1961. Henvisningen til «konvensjonsprioriteten» ble føyd til i 1995 etter forslag fra Varemerkeutredningen, som pekte på at det burde være samsvarende formuleringer om de to prioritetstilfellene (se Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 112).

Begge prioritetsordninger er forankret i Pariskonvensjonen, der «konvensjonsprioriteten» er regulert i art. 4 og «utstillingsprioriteten» i art. 11. Konvensjonsreguleringen er imidlertid ikke identisk for de to prioritetsordningene.

Etter konvensjonens art. 4 skal den som har inngitt søknad om registrering av et varemerke i en konvensjonsstat, innen seks måneder fra inngivelsen av denne første søknaden kunne inngi søknad om registrering i ethvert annet konvensjonsland og få denne innvilget uten hinder av rettigheter som er oppstått for andre - gjennom registreringssøknad eller gjennom innarbeidelse - innenfor denne seksmånedersperioden. Det konvensjonen pålegger de tilsluttede land å innrømme her, er altså en ren prioritetsrett - en rett til å få sin registreringssøknad behandlet som om den var inngitt på et tidligere tidspunkt enn inngivelsesdagen for den norske søknaden.

Den gjeldende norske § 23 synes her å gå videre enn konvensjonen krever, idet den etter sin ordlyd gir registreringen gyldighet fra prioritetsdagen. Varemerkeutredningen II har ikke kjennskap til noe tilfelle der bestemmelsen i praksis er tillagt en slik virkning, men det lar seg vanskelig bestride at den tatt på ordet innebærer en regulering som ville medføre at det kunne gis dom for varemerkeinngrep på et tidspunkt da det ennå ikke engang forelå en søknad om registrering i Norge. En slik konsekvens ville være vanskelig å akseptere, og har ikke vært tilsiktet. Henvisningen til regelen om «konvensjonsprioritet» i bestemmelsen om tidspunktet for registreringsvirkningens inntreden, foreslås derfor sløyfet. Selve prioritetsregelen kommer etter lovutkastet her til uttrykk gjennom § 7, jfr. § 18 og den med hjemmel i § 18 utferdigede forskrift.

Etter Pariskonvensjonens art. 11 skal unionslandene, «i samsvar med det enkelte lands indre lovgivning», gi midlertidig vern («une protection temporaire») for varemerker som brukes på varer som stilles ut på visse internasjonale, offisielle eller offisielt anerkjente, utstillinger som holdes i et unionsland. Bestemmelsen setter ingen nærmere krav til det midlertidige vernets innhold, men henviser her til vedkommende lands indre lovgivning. Dette har i noen land vært påberopt som grunnlag for den tolkning, at unionslandene fritt kan bestemme, om de vil innføre regler om midlertidig vern i det hele tatt. Det er relativt få utstillinger som faller inn under konvensjonens regel, og den synes å ha liten praktisk betydning.

Også her går § 23 i den gjeldende norske lov betenkelig langt, når den etter sin ordlyd gir registreringen gyldighet fra dagen for varens fremvisning på utstillingen. Varemerkeutredningen II antar at man også her bør sløyfe henvisningen til prioritetsregelen. Derimot anses det rimelig å opprettholde en ren prioritetsrett, noe som også for denne prioritetsordningen vil komme til uttrykk gjennom § 7, her jevnført med § 19 og den med hjemmel i § 19 utferdigede forskrift.

Det er imidlertid ikke hevet over tvil at en slik ren prioritetsregel alene kan sies å fylle kravet i konvensjonen art. 11 om et «midlertidig vern». Et slikt vern vil imidlertid til dels følge av andre regler, som rammer ondtroende utnyttelse av andres varemerker. Her kan nevnes bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7, som er ført inn i lovutkastet her som § 15 første ledd nr. 2, og § 8a i lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), som bl.a. forbyr bruk av etterlignede kjennetegn på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling. Enkelte andre tilfelle vil kunne rammes av markedsføringslovens § 1 første ledd, som bl.a. forbyr handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at disse regler, sammen med prioritetsregelen, etablerer et «midlertidig vern» som er tilstrekkelig til å fylle kravet i konvensjonens art. 11.

Etter den gjeldende § 23 inntrer registreringsvirkninger fra den dag søknaden er kommet inn til Patentstyret, «i henhold til § 17», som i sitt annet ledd bestemmer at en søknad ikke regnes som inngitt så lenge en gjengivelse av merket ikke er kommet inn til Patentstyret. Som nevnt foran i merknadene til utkastets § 20, foreslår Varemerkeutredningen II - for å oppnå enhetlighet med det lovutkast som ventes fremlagt i Sverige - en formell endring her, slik at en søknad alltid skal anses som inngitt hvis den i realiteten er inngitt, men da slik at den ikke gir rettsvirkninger til gunst for søkeren før en gjengivelse av det søkte merket er kommet inn til Patentstyret. Dette krever en tilsvarende formell endring i bestemmelsen om når registreringsvirkningene inntrer. Bestemmelsen om dette foreslås derfor utformet slik at registreringen gjelder fra den dag registreringssøknad og gjengivelse av merket er inngitt til Patentstyret, med henvisning til bestemmelsene om registreringssøknaden i utkastets § 12 og om adgangen til å rette mangler ved søknaden i utkastets § 20 annet ledd.

Registreringen foreslås, som i gjeldende lov, gitt virkning i ti år fra registreringsdagen. Registreringsdagen er den dag beslutningen om å registrere innføres i registeret, jfr. merknadene foran her til utkastets § 22. For å sikre mot misforståelser her, som følge av at et avgjørende tidspunkt etter lovutkastets § 28 tredje ledd (gjeldende lovs § 25a) er «den dag endelig avgjørelse om merkets registrering ble truffet», foreslås det i § 26 tatt inn en uttrykkelig henvisning til § 22 ved ordet «registreringsdagen».

Bestemmelsene om fornyelse foreslås, som allerede nevnt, gitt samlet i § 27. Det bør imidlertid av § 26 om registreringens varighet fremgå at det er adgang til fornyelse, og dette er - som nevnt foran - i utkastet sørget for gjennom annet ledd i bestemmelsen.

Lovutkastets § 27 første, annet og tredje ledd er med et par rent redaksjonelle endringer sammenfallende med gjeldende lovs § 23a første, annet og tredje ledd. Dog er en inkurie i tredje ledd rettet, det tales der om fristene nevnt i første ledd, men siktes åpenbart til fristene i annet ledd.

I gjeldende lovs § 23a fjerde ledd er reglene om mangelfull søknad og registreringsbrev gitt tilsvarende anvendelse - så langt de passer - ved behandlingen av begjæringer om fornyelse. Denne bestemmelsen gjentas i lovutkastets § 27 fjerde ledd, i form av anvisning på tilsvarende anvendelse av utkastets §§ 20 og 22.

Etter gjeldende lovs § 23a fjerde ledd gis også bestemmelsene om opphevelse av registrering som er skjedd ved en åpenbar feil, og om klage og domstolsprøving, tilsvarende anvendelse for behandlingen av fornyelsesbegjæringer. Disse reglene er i lovutkastet erstattet av at utkastets bestemmelser om opphevelse på grunn av åpenbar feil (§ 32), om klage til annen avdeling (§ 56 femte ledd) og om domstolsprøving av avslag og avvisning (§ 57) er gjort direkte anvendelige for fornyelsesbegjæringer.

Den gjeldende loven inneholdt, som § 23 annet ledd, en bestemmelse om at «Er krav om fornyelse ikke kommet når registreringsperioden utløper, varsler Styret den registrerte innehaver eller hans fullmektig, men Styret er uten ansvar om slikt varsel ikke skulle bli gitt». Bestemmelsen ble, med et par redaksjonelle endringer, foreslått opprettholdt av Varemerkeutredningen, men ble sløyfet i proposisjonen, etter at Patentstyret i en høringsuttalelse hadde fremholdt at den ga en ren saksbehandlingsregel som ikke hørte hjemme i loven, men som passet bedre i forskrift (jfr. Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 26). Patentstyret har i brev av 15. september 2000 til Varemerkeutredningen II meddelt at man der etter nærmere overveielse trekker tilbake denne uttalelsen i høringssvaret: «Vi har funnet at det er hensiktsmessig at en regel av dette innhold tas inn i loven igjen til opplysningsformål overfor innehavere av varemerker. Det bør imidlertid stå i loven at staten ikke kan holdes ansvarlig for rettstap som følge av at melding ikke er gitt, da dette er en bestemmelse som ikke kan hjemles tilstrekkelig i forskrift. Vi har også merket oss at Danmarks varemerkelov inneholder en tilsvarende regulering. Endelig skal det bemerkes at det ennå ikke er gitt slik forskrift som omtalt i vårt svar.

Vi anbefaler på dette grunnlag at det tas inn en regel om at Kongen i forskrift kan gi Patentstyret plikt til å varsle innehaveren når registreringsperioden utløper, i utkastet til ny lov om varekjennetegn.»

Varemerkeutredningen II kan ikke se noen betenkelighet ved å gjeninnføre den tidligere regelen her, og har som siste ledd i utkastets § 27 tatt inn en bestemmelse som nå foreslått av Patentstyret.

Kapittel 3 Ugyldighet, slettelse og opphevelse av registrering

Til § 28 Vilkår for ugyldigkjennelse og slettelse

Utkastets § 28 inneholder bestemmelsene om når en registrering kan kjennes ugyldig, dvs. oppheves med virkning ex tunc, eller slettes, dvs. oppheves med virkning fra et senere tidspunkt, normalt fra tidspunktet for avgjørelsen om slettelse (jfr. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 177-178).

Utkastet § 28 første ledd gjengir bestemmelsen i den gjeldende § 25 første ledd, med slike redaksjonelle endringer som har vært nødvendige på grunn av den endrede systematikk. Hvis et varemerke er registrert i strid med loven, kan registreringen kjennes ugyldig, dersom den ikke kan bestå etter reglene i §§ 8 til 10. En registrering kan likevel ikke kjennes ugyldig på grunn av at merket er egnet til å forveksles med et annet registrert varemerke, dersom vilkårene for å slette dette andre merket etter reglene om slettelse på grunn av ikke-bruk er oppfylt, for de varene eller tjenestene det gjelder. Det er altså her tilstrekkelig til å utelukke det andre merket som ugyldighetsgrunn at vilkårene for å slette registreringen av det er oppfylt. Det kreves ikke at det foreligger eller blir truffet avgjørelse om å slette registreringen. Denne bestemmelsen er nødvendig for å tilfredsstille Varemerkedirektivets art. 11, 1 jfr. Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 80.

Den danske varemerkelov har i sin § 28, stk.1, en bestemmelse om at dersom den registreringshindring som påberopes som «ophævelsesgrund» er «manglende særpræg og lignende, jf § 13, skal der ved bedømmelsen også tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen». Varemerkeutredningen II har overveiet å foreslå en tilsvarende bestemmelse, men har funnet at det ikke ville være heldig. Det er i og for seg klart, at et merke som ikke hadde tilstrekkelig særpreg da det ble registrert, gjennom bruk og eventuelt innarbeidelse kan ha oppnådd slikt særpreg etter registreringen. I så fall vil det kunne registreres etter ny søknad, og har bruken resultert i innarbeidelse vil merket ha vern etter utkastets § 3 tredje ledd fra det tidspunkt da fullbyrdet innarbeidelse forelå, slik at innehaveren vil kunne gå til ugyldighetssak mot dem som har fått registrert forvekselbare merker etter dette tidspunktet. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at dette imøtekommer de rimelige krav en innehaver av et merke som er blitt registrert uten å fylle lovens vilkår kan ha. En regel som den danske går - iallfall prinsipielt - vesentlig lenger enn dette, idet den vil gi vern for det registrerte merket med prioritet fra et tidspunkt da det ikke lovlig kunne registreres. Dette er prinsipielt ikke ønskelig, og det vil kunne virke direkte urimelig dersom den registrering som er skjedd i strid med loven påberopes overfor en merkehaver som har en registrering som nok er senere enn den lovstridige, men er skjedd på grunnlag av en søknad som ble inngitt da den eldre fremdeles ikke oppfylte lovens krav.

Når man, som i norsk varemerkerett, gir vern for uregistrerte varemerker som er innarbeidet, aksepterer man en uoversiktlighet når det gjelder eksistensen av registreringshindringer. I et rent registreringsssystem finnes de eldre kjennetegnsretter som kan være hindrende, ordnet og lett tilgjengelig, i registeret. Har man søkt grundig der, og intet funnet, er man noe nær sikker på at kolliderende rettigheter ikke finnes. Da vet man at det er noe nær sikkert at man selv kan bruke merket, og at det er noe nær sikkert at den registrering man får gir rett til å stanse andre som bruker kjennetegn som er egnet til å forveksles med det.

Når det gis vern også for uregistrerte, innarbeidede varekjennetegn, blir situasjonen annerledes. Uregistrerte merker som har vært gjenstand for riksdekkende innarbeidelse, vil man riktignok oftest ha støtt på når man er i bransjen - de kommer normalt ikke som overraskelser. Men annerledes er det med de lokalt innarbeidede varemerker og med slike varekjennetegn som etter den gjeldende lovs § 3 og utkastets § 3 siste ledd får vern og virkning som registreringshindringer allerede ved å bli tatt i bruk.

I rettslitteraturen har kolliderende rettigheter av dette slaget blitt kalt varemerkerettens « drivende miner . . . nedgrodd av algevekst flyter de i vannskorpen, og fanges hverken av radar, asdic eller sonar» (Birger Stuevold Lassen, Krav för skydd av oregistrerade kännetäcken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen, NIR 1996 s. 35, på s. 38). Patentstyret kan ikke påregnes å finne dem under sin granskning, og registreringssøkeren selv vil ofte ikke kjenne dem. De kan derimot dukke opp under registreringsprosessen, ved at innehaveren gjør innsigelse på grunnlag av dem.

Verre er det når slike drivende miner ikke blir oppdaget under registreringsprosessen heller, men først etter at søkeren har fått sin registrering og i tillit til den har investert i å bygge merket opp overfor markedet. Da vil det være en svært ubehagelig overraskelse å bli meddelt at registreringen er ugyldig fordi merket er egnet til å forveksles med et varemerke som allerede var innarbeidet i Kopervik for samme varer, eller med et firma som allerede var i bruk i Lundamo i samme bransje, da registreringssøknaden ble inngitt.

Går det lang nok tid før innehaveren av det uregistrerte kjennetegnet reagerer, kan det riktignok hende at hans rett til å anfekte registreringen prekluderes etter den gjeldende lovs (og utkastets) § 8. Men etter gjennomføringen av Varemerkedirektivets regler om dette er preklusjon svært lite praktisk, det kreves, dersom registreringssøknaden ble innsendt i god tro, at innehaveren av den eldre retten i fem år i sammenheng har vært klar over og har funnet seg i bruk av det registrerte merket innenfor landets grenser.

Varemerkeutredningen II er kommet til at det bør gjøres en viss begrensning i slike lokale kjennetegns virkning somugyldighetsgrunn. Det foreslås som siste punktum i § 28 første ledd en bestemmelse om at en registrering ikke skal kunne kjennes ugyldig av den grunn at merket er egnet til å forveksles med et uregistrert varekjennetegn som er innarbeidet eller brukt bare i en mindre del av riket.

Utkastets regel begrenser ikke den rett innehaveren av det lokalt vernede kjennetegnet har til å bruke sitt kjennetegn, og til vern for det innenfor det område der det er innarbeidet eller brukt, og slikt vern vil han også ha overfor den som har oppnådd registrering av et forvekselbart merke, innenfor det område der innarbeidelse eller bruk forelå da registreringssøknaden ble inngitt. Utkastets regel begrenser ikke heller ikke den rett innehaveren av det lokalt vernede kjennetegnet har til gjennom innsigelse å stanse registrering av et forvekselbart varemerke. Bestemmelsen gir kun en regel om at forvekselbarhet med et slikt lokalt vernet kjennetegn ikke kan påberopes som ugyldighetsgrunn, når det er skjedd en rettskraftig registrering.

Utkastet har valgt å bruke uttrykket at «innarbeidelse eller bruk foreligger bare i en mindre del av riket» for å betegne det man her skal anse som rammen for vern som har så lokal rekkevidde, at adgangen til å kreve registreringen kjent ugyldig bør avskjæres. Forholdene kan være svært ulike innenfor de forskjellige bransjer, og det må derfor være et spillerom for domstolens skjønn. Varemerkeutredningen II antar at en fornuftig retningslinje vil være at et område som ikke strekker seg ut over ett fylke, alltid bør anses som «bare en mindre del av riket», mens et område som dekker det vesentlige av en landsdel (Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet eller Østlandet) aldri bør regnes som «bare en mindre del av riket».

Annet til sjette ledd i utkastets § 28 har regler om slettelsesgrunner. I annet ledds nr. 1 gjentas bestemmelsen i den gjeldende § 25 annet ledd i.f. om at slettelse kan skje dersom merket etter registreringen er blitt stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse.

Annet ledd nr. 2 gir regelen om slettelse på grunn av at merket er degenerert, altså har tapt sitt særpreg som varemerke (sin distinktivitet). Slettelsesgrunnen her er etter den gjeldende § 25 annet ledd at merket «åpenbart har mistet karakteren av særmerke». I utkastet er regelen mer presist knyttet til Varemerkedirektivets bestemmelse i art. 12, 2, a - registreringen kan slettes hvis merket som følge av innehaverens virksomhet eller passivitet er blitt «den innenfor bransjen alminnelige betegnelse» for slike varer som det er registrert for. Den nye formuleringen innebærer prinsipielt en viss innskrenkning av slettelsesadgangen, men hensett til de årsaker som praktisk kan føre til at et varemerke degenererer, antas den reelle begrensning av regelens slagvidde å være ganske ubetydelig.

Annet ledd nr. 3 inneholder en hjemmel for slettelse av en registrering hvor det registrerte varemerket er blitt villedende. Også dette er i gjeldende lov omhandlet i § 25 annet ledd. Den foreslåtte bestemmelsen er knyttet nærmere til direktivets art. 12, 2, b, registreringen kan slettes hvis merket «som følge av den bruk innehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av det for slike varer som det er registrert for, er egnet til å villede, særlig med hensyn til varenes art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse». Her innebærer den nye formuleringen åpenbart en viss materiell endring, for så vidt som det vel er temmelig klart at et merke kan bli villedende av årsaker som ikke har noen sammenheng med den bruk innehaveren eller noen med hans samtykke har gjort av merket. Noen betydningsfull endring vil det imidlertid neppe være tale om. Og bestemmelsen regulerer bare adgangen til å slette registreringen av merket. Bruk av et villedende varemerke vil det kunne gripes inn overfor etter bestemmelsen i utkastets § 64, som ikke spør etter årsaken til at merket eller bruken av det er egnet til å villede.

Bestemmelsen i annet ledds nr. 4 foranlediges av at reglene om fellesmerker er innarbeidet i utkastet. Etter utkastets § 12 første ledd tredje punktum skal søknad om fellesmerke inneholde «de bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket», altså de bestemmelser som registreringssøkeren har fastsatt som dette. Dersom slike bestemmelser ikke er inngitt når registrering skjer, er registreringen skjedd i strid med loven, og kan kjennes ugyldig etter bestemmelsen om dette i utkastets § 28 første ledd. Hvis slike bestemmelser endres vesentlig etter at registrering er skjedd, skal etter utkastets § 22 den endrede tekst straks meddeles Patentstyret for innføring i registeret og kunngjøring. Utkastets regel her avviker fra fellesmerkeloven ved at ordet vesentlig er tatt inn. Som det er pekt på foran i merknadene til § 22, synes den gjeldende ubetingede plikt til å melde endringer å være for streng, særlig tatt i betraktning at unnlatelse av å oppfylle meldeplikten er slettelsesgrunn. Etter fellesmerkelovens § 5 kan videre registreringen slettes hvis «gjeldende bestemmelser om bruken av merket ikke som påbudt blir meddelt Patentstyret», eller merket brukes i strid med slike bestemmelser og innehaveren ikke «innen rimelig tid har tatt de nødvendige skritt for å hindre slik bruk». Disse bestemmelsene foreslås nå tatt inn som § 28 annet ledd nr. 4. Fellesmerkelovens § 5 bestemmer også at registreringen kan slettes dersom merket brukes «på en måte som er egnet til å villede». Denne situasjonen vil være dekket av bestemmelsen i utkastets § 28 annet ledd nr. 3 som er omtalt foran, eventuelt vil også utkastets § 64 kunne anvendes.

Bestemmelsene i tredje og følgende ledd tar opp reglene i den gjeldende § 25a om slettelse av registrering på grunn av ikke-bruk av det registrerte merket. Etter den gjeldende bestemmelsen kan registreringen slettes ved dom, dersom et registrert varemerke ikke er tatt i bruk innen fem år fra registreringsdagen, eller dersom bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. I begge tilfelle er det et ytterligere vilkår for slettelse at det ikke «foreligger rimelig grunn for unnlatelsen».

I forarbeidene til bestemmelsen i § 25a er det fremhevet at med registreringsdagen menes «den dagen det ble truffet endelig avgjørelse om registrering» (Ot. prp. nr. 72 (1991-92) s. 81), hvilket var i samsvar med den da gjeldende § 22: « . . . den dag da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet (registreringsdagen)». Denne definisjonen i § 22 ble imidlertid opphevet ved endringsloven i 1995, idet departementet anførte at «det ikke antas nødvendig å presisere i lovteksten at registreringsdagen er den dagen merket er innført i varemerkeregisteret etter § 20» (Ot. prp. 59 nr. (1994-95) s. 25).

Tatt på ordet ville dette innebære at fristen for å ta merket i bruk skulle begynne å løpe selv om det ikke er truffet endelig avgjørelse om registreringen, men er gjort innsigelse mot den. En slik endring kan imidlertid ikke ha vært tilsiktet. Den ville gi § 25a et innhold som synes vanskelig forenlig med Varemerkedirektivets art. 10, 1, som taler om «fem år etter den dato da registreringsprosedyren ble avsluttet». Dansk og svensk varemerkelov bestemmer at fristen løper fra «registreringsprocedurens afslutning» (§ 25), resp. fra «det att registreringsförfarandet avslutats» (25a §). Det har på denne bakgrunn i rettslitteraturen vært hevdet at også den norske loven bør leses slik at denne fristen fortsatt regnes fra den endelige avgjørelse av registreringssaken (se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utg., 1997 s. 166). Varemerkeutredningen II er enig i at Varemerkedirektivet krever en slik tolkning, og antar at lovbestemmelsen her bør gis en slik ordlyd at denne forståelsen kommer klart til uttrykk. I utkastets § 28 tredje ledd foreslås derfor brukt formuleringen «innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering ble truffet». Det svenske lovutkastet ventes å få formuleringen «från den dag då frågan om registrering avgjorts slutligt».

Utkastets forslag avviker ellers fra den gjeldende § 25a ved at det ikke har med at slettelse skjer ved «dom». Etter utkastet vil slettelse også kunne skje administrativt, og reglene om behandling av slettelsessaker foreslås gitt i de etterfølgende paragrafer. Ellers gjengir utkastets § 28 tredje ledd den gjeldende § 25a første punktum med bare rent redaksjonelle endringer.

Fjerde og femte ledd i utkastets § 28 gir regler om at anbringelse her i riket av merket på varer eller deres emballasje for eksport, og om at bruk av merket som en annen gjør med samtykke fra merkets innehaver, skal anses som bruk av merket her i riket og av innehaveren. Videre bestemmes at også bruk av merket i en annen form enn den det er registrert i, skal anses som slik bruk som bestemmelsen krever, når skilnaden gjelder bare enkeltheter som ikke endrer merkets særpreg. De her foreslåtte reglene er materielt rene gjengivelser av bestemmelsene i annet og tredje punktum i den gjeldende § 25a.

Varemerkeutredningen II finner likevel grunn til å knytte noen kommentarer til regelen om bruk av merket i en annen form enn den som det er registrert i. Det bør understrekes at det her skal gjelde en annen avgrensning enn den man har med hensyn til endring av merket etter utkastets § 12 tredje ledd og § 25, der det bare tillates endringer som er «uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket». Etter disse bestemmelsene forutsettes trukket vesentlig strengere grenser, enn de som kan godtas når det er snakk om «bruk av merket» etter § 28. Selve vurderingstemaet er helt annerledes. Etter utkastets §§ 12 og 25 er det spørsmål om å endre den utformning av et merke som det hadde da det fikk sin prioritet, og som er avgjørende for utstrekningen av det vern det skal få i kraft av registreringen. Slike endringer vil således kunne få umiddelbar og direkte innvirkning på tredjepersons rettsstilling - det vil, når slik endring skjer, kunne kreves vern for et merke som avviker fra det som i sin tid ble søkt registrert. Etter regelen i utkastets § 28 fjerde ledd er det ikke tale om at den endrede form merket har vært brukt i, skal få noen som helst betydning for enerettens utstrekning. Er det spørsmål om forvekselbarhet med det registrerte merket, skal det skje en sammenligning med dette slik det står i registeret. Det som følger av bestemmelsen i § 28 fjerde ledd, er bare at de krav om bruk som stilles i § 28 tredje ledd, kan tilfredsstilles gjennom bruk av merket i en form som avviker noe fra den form det er registrert i. Det blir aldri tale om at bruken i den endrede form får noen betydning for vernets utstrekning - med mindre det skjer, at den endrede utformningen innarbeides og får vern som innarbeidet varemerke. Og selv da blir registreringen av merket stående uendret.

Sjette ledd i utkastet til § 28 gjengir regelen i den gjeldende § 25a annet ledd med slike redaksjonelle endringer som er nødvendige fordi slettelse etter utkastet også skal kunne skje administrativt. Etter disse reglene kan slettelse ikke skje dersom merket før slettelsessøksmål er reist eller slettelse begjært, er tatt i bruk eller tatt i bruk på ny. Det skal imidlertid ikke tas hensyn til bruk i de tre siste månedene før søksmål ble reist eller begjæring inngitt, dersom forberedelse til bruken er innledet først etter at innehaveren av registreringen har fått kjennskap til at slettelsessøksmål kan bli reist eller begjæring om slettelse inngitt. Bestemmelsen om dette må samsvare med direktivets art. 12, 1, som krever at slettelse på dette grunnlag alltid skal forutsette fulle fem års ikke-bruk. Tremåneders-regelen vil således ikke gjelde dersom bruk påbegynnes eller gjenopptas før merket har vært ute av bruk i fulle fem år, selv om det er all grunn til å tro at innehaveren ved ibruktagelsen hadde kjennskap til at slettelsessøksmål kunne bli reist (eller slettelse begjært), og selv om slikt kjennskap var årsak til ibruktagelsen eller gjenopptagelsen av bruken. Varemerkeutredningen II antar at dette kommer klart nok til uttrykk ved at bestemmelsen taler om ibruktagelse eller gjenopptagelse av bruken etter utløpet av femårsperioden.

I syvende ledd i utkastets § 28 gjengis den relativt selvsagte regel som § 25a siste ledd i gjeldende lov uttaler eksplisitt for de der omhandlede slettelsessøksmålenes vedkommende: Dersom en ugyldighets- eller slettelsesgrunn berører bare endel av de varer (eller tjenester) som merket er registrert for, skal ugyldigkjennelse eller slettelse skje bare for disse varenes (og/eller tjenestenes) vedkommende.

Til § 29 Søksmål om ugyldighet og slettelse

Bestemmelsen i utkastets § 29 har i det vesentlige samme innhold som den gjeldende § 25b. I første punktum, som slår fast at ugyldighets- og slettelsessøksmål kan reises av enhver som har rettslig interesse av det, må det imidlertid innføres en reservasjon med henvisning til § 30 annet ledd, der det er foreslått tatt inn en regel om at den som har inngitt begjæring om administrativ slettelse ikke kan reise ugyldighets- eller slettelsessøksmål før det foreligger endelig avgjørelse fra Patentstyret i begjæringssaken. Annet punktum gjengir den gjeldende § 25b annet punktum, med rent redaksjonelle endringer.

Til § 30 Administrativ slettelse

Den foreslåtte bestemmelsen i § 30 vil føre noe helt nytt inn i norsk varemerkerett, en alminnelig adgang til å begjære en registrering som det foreligger en ugyldighets- eller slettelsesgrunn for, slettet ved avgjørelse av Patentstyret - altså rent administrativt. En slik ordning finnes i dag i Danmark, og ventes foreslått innført også i Finland og Sverige. I Norge i dag kan slik administrativ slettelse begjæres i tre nokså spesielle situasjoner - det vises til det som er sagt innledningsvis i kapittel 7.

Som fremholdt der, har man gjennom innføringen av reglene om «bruksplikt» i varemerkelovens § 25a (jfr. utkastets § 28 tredje og følgende ledd) fått en helt ny situasjon, idet det kan oppstå svært mange tilfelle hvor avgjørelsen av spørsmålet om slettelse av en registrering vil kunne bero på en enkel vurdering av ukomplisert dokumentasjon - eller mangel på dokumentasjon. En registreringssøker som får motholdt en eldre registrering av et varemerke som ligner det søkte, vil kunne oppfordre innehaveren til å dokumentere at varemerket har vært i slik bruk som kreves for å opprettholde registreringen for samme eller lignende varer som registreringssøknaden gjelder. Med de meget vide varefortegnelser svært mange varemerker er registrert for, må det antas at registreringshaveren i mange tilfelle ikke kan fremskaffe slik dokumentasjon. I slike saker er det ingen grunn til å la domstolen være det eneste organ med kompetanse til å slette registreringen, helt eller delvis. Og det vil i endel saker der bruk forsøkes dokumentert, være relativt klart at dokumentasjonen er utilstrekkelig til å avverge slettelse. Domstolsveien er tungvint og kostbar, og det er derfor, som det er pekt på foran i kapittel 7, sannsynlig at ordningen med «bruksplikt» ikke vil få noen vesentlig effekt uten at det etableres en enklere og billigere vei til slettelse av registreringer av ikke-brukte varemerker.

Utredningen har foran i kapittel 7 fremholdt at adgangen til å kreve spørsmål om slettelse avgjort administrativt ikke bør være begrenset til tilfelle der slettelsesgrunnen er ikke-bruk av merket. Det kan være atskillige saker av annet slag, der Patentstyret er vel rustet til å vurdere og avgjøre de spørsmål saken gjelder, og det bør derfor være en alminnelig adgang til å begjære administrativ avgjørelse når det hevdes å foreligge ugyldighets- eller slettelsesgrunn.

Patentstyrets karakter og organisasjon som forvaltningsorgan gjør imidlertid at det ikke vil være egnet til å avgjøre enhver slik sak. Som det er fremholdt foran i kapittel 7, bør det derfor finnes en rent diskresjonær adgang for Patentstyret til å nekte administrativ prøving. En slik nektelse - avvisning av begjæringen om administrativ prøving - bør ikke kunne påklages og ikke kunne bringes inn for domstolen. Heller ikke en avgjørelse av annen avdeling som forkaster en begjæring om slettelse bør kunne bringes inn for domstolen som en sak om prøving av annen avdelings avgjørelse, her bør den som har begjært slettelse henvises til å reise ordinært slettelses- eller ugyldighetssøksmål etter utkastets § 29.

Derimot bør en avgjørelse om at en registrering skal slettes - helt eller delvis - eller ikke slettes, kunne påklages til annen avdeling, og annen avdelings avgjørelse kunne bringes inn for domstolen dersom den går ut på slettelse.

Utredningen foreslår en bestemmelse i utkastets § 30 der første ledd fastsetter at når registrering av varemerke er skjedd, og eventuell innsigelsesbehandling er avsluttet slik at registreringen er rettskraftig, kan innehaveren av registreringen og enhver som har rettslig interesse av det begjære registreringen slettet helt eller delvis ved avgjørelse av Patentstyret. Slettelse ved slik avgjørelse kan skje dersom vilkårene for slettelse eller ugyldigkjennelse etter utkastets § 28 foreligger, men en avgjørelse der begjæringen tas til følge skal alltid gå ut på slettelse, jfr. det som er sagt om dette foran i kapittel 7.

I utkastets § 30 tredje ledd første punktum fastslås at Patentstyret skal kunne avvise en begjæring som nevnt i første ledd dersom de faktiske forhold er omtvistet, eller Patentstyret finner at saken er lite opplyst eller av annen grunn ikke egner seg for avgjørelse i Patentstyret. Også denne regelen er nærmere omtalt foran i kapittel 7.

At en avgjørelse som imøtekommer eller avslår en begjæring om slettelse kan påklages til annen avdeling, fremgår av utkastets § 56 tredje ledd. At avvisning av en begjæring om slettelse etter § 30 ikke kan påklages til annen avdeling fremgår av at beslutninger om slik avvisning ikke er nevnt i utkastets § 56 femte ledd. En avgjørelse av annen avdeling om at en registrering helt eller delvis skal slettes vil kunne bringes inn for domstolen inntil to måneder er gått etter at melding om avgjørelsen ble sendt registreringsinnehaveren, etter bestemmelsen i utkastets § 57 første ledd, mens en avgjørelse av annen avdeling som avslår en begjæring om administrativ slettelse ikke kan bringes inn for domstolene, etter § 57 annet ledd. Der bestemmes også at en avgjørelse av annen avdeling som avviser en slik begjæring ikke kan bringes inn for domstolen. Slike avgjørelser vil neppe være vanlige, ettersom første avdelings avvisninger ikke kan påklages til annen avdeling, men det vil formentlig kunne inntreffe at annen avdeling avviser en begjæring som første avdeling har realitetsbehandlet og hvor første avdelings avgjørelse er påklaget.

Bestemmelsen i utkastets § 30 annet ledd og tredje ledds annet punktum løser de to prosessuelle spørsmål som er drøftet foran i kapittel 7: Begjæring om administrativ slettelse etter § 30 kan ikke inngis - og må i alle tilfelle avvises - hvis det allerede er reist søksmål om ugyldighet eller slettelse. Og på den annen side, når begjæring om administrativ slettelse er inngitt til Patentstyret, kan den som har inngitt den ikke reise søksmål om ugyldighet eller slettelse før det foreligger endelig avgjørelse i Patentstyret som forkaster eller avviser begjæringen. Når slik avgjørelse foreligger, er imidlertid adgangen åpen for ugyldighets- eller slettelsessøksmål, men ikke for søksmål om prøving av denne avgjørelsens gyldighet som forvaltningsakt, se utkastets § 57 siste ledd og merknadene til den bestemmelsen. - To eller flere begjæringer som gjelder samme registrering, kan etter forslaget Patentstyret forene, når det ikke gjøres innvending mot dette. Slik forening kan være arbeidsbesparende, men behøver slett ikke alltid være det, f.eks. hvis den ene begjæringen gjelder slettelse på grunn av ikke-bruk for ett vareslag, mens den andre gjelder slettelse på grunn av ikke-bruk for helt andre varer.

I fjerde ledd bestemmes at det skal betales avgift for behandling av slettelsesbegjæringer, og i femte ledd gis reglene om saksdokumentenes allmenne tilgjengelighet i § 12 fjerde, femte og sjette ledd tilsvarende anvendelse.

Til § 31 Administrativ slettelse og ugyldigkjennelse i visse særlige tilfelle

Utkastets § 31 samler de regler om administrativ slettelse og ugyldigkjennelse som nå finnes i lovens §§ 25c og 26.

Første ledd gjengir med et par rent språklige endringer den gjeldende § 26 første ledd, om slike tilfelle der det er begrunnet tvil om hvorvidt en innehaver av en varemerkeregistrering finnes, eller hans adresse er ukjent. I annet og tredje ledd gjentas så reglene i lovens § 26 annet og tredje ledd, om fremgangsmåten og om at slettelse skal skje hvis merkehaveren ikke melder seg, også her er det bare rent språklige endringer. Bestemmelsen i lovens § 26 var ny i 1995, og har hatt en viss praktisk betydning; det er årlig ca. ti saker av denne art i Patentstyret.

I fjerde ledd i utkastets § 31 gjentas bestemmelsen i den gjeldende § 25c første ledd, om at spørsmål om registreringens gyldighet eller om slettelse av den kan kreves endelig avgjort av Patentstyrets annen avdeling, når partene er enige om dette. En slik avgjørelse vil, dersom registreringen opprettholdes, være endelig bare mellom partene i saken. Går avgjørelsen derimot ut på at registreringen er ugyldig eller skal slettes, gjelder den overfor alle. Som påpekt foran i kapittel 7 har denne bestemmelsen ikke hatt praktisk betydning, men Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at den kan innebære en vesentlig lettelse og besparelse i enkelte tilfelle, og at det må være tilstrekkelig grunn til å opprettholde den.

Femte ledd i utkastet til § 31 gjentar, med rent redaksjonelle endringer, bestemmelsene i gjeldende lovs § 25c annet ledd.

Varemerkeutredningen II anser det som et viktig prinsipp at saksbehandlingen i saker om registrerte varemerker er mest mulig åpen, og foreslår at det i siste ledd i utkastets § 31 presiseres at bestemmelsene i utkastets § 12 fjerde, femte og sjette ledd om allmenn tilgjengelighet gjelder tilsvarende for dokumentene i saker som omhandlet her.

Til § 32 Opphevelse

Bestemmelsen i utkastets § 32 gir Patentstyret kompetanse til å oppheve egne avgjørelser i noen spesielle tilfelle.

Etter loven om Styret for det industrielle rettsvern av 2. juli 1910 nr. 7 § 2 siste punktum, gjelder forvaltningslovens kapittel VI ikke for Patentstyrets saksbehandling. De forskjellige lovene om industrielt rettsvern har sine egne regler om klage, men det anses som sikker rett at Patentstyret ikke har noen adgang til å omgjøre egne avgjørelser, med mindre det foreligger særskilt hjemmel for dette.

Slik hjemmel finnes i den gjeldende lovens § 21c og § 23a siste ledd for tilfelle der en registrering eller en fornyelse av en registrering er skjedd ved en åpenbar feil, etter § 24 i.f. der en merkeendring er blitt registrert ved en åpenbar feil, etter § 21b, for tilfelle der det etter at det er gjort vedtak om registrering innkommer søknad som etter reglene om konvensjonsprioritet eller utstillingsprioritet har eldre rett, eller søknad med eldre rett som har vært henlagt blir videreført etter gjenopptagelse eller oppreisning, eller det kommer melding om at en internasjonal registrering med eldre rett er begjært gitt virkning i Norge.

Utkastets § 32 første ledd gjengir bestemmelsene i § 21c, § 23a siste ledd og § 24 i.f., med en viss utvidelse av omgjøringsadgangen: Patentstyret skal av eget tiltak, innen tre måneder fra kunngjøringen av en innføring i registeret, kunne oppheve helt eller delvis en registrering av et varemerke, en fornyelse av en registrering, en endring av en registrering eller en annen notering i Varemerkeregisteret, som er skjedd ved en åpenbar feil. Alternativet «en annen notering i Varemerkeregisteret» er nytt. Det vil kunne ha betydning f.eks. i tilfelle der en lisens er blitt notert på et annet varemerke enn det den gjelder, eller hvor en protest som er inngitt etter innsigelsesperiodens utløp feilaktig er anmerket og kunngjort som innsigelse. Bortsett fra denne utvidelsen, forutsettes utkastets bestemmelse å være helt ut i samsvar med gjeldende lovs regel. Om forståelsen av uttrykket «åpenbar feil» er det derfor tilstrekkelig å henvise til Varemerkeutredningens kommentarer i Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 101 og s. 111-112, jfr. departementets merknad s. 25 s. st.

Annet ledd i utkastets § 32 gjengir bestemmelsene i lovens § 21b første ledd. Denne taler om at det etter registrering innkommer en søknad som etter reglene om konvensjons- eller utstillingsprioritet skal anses inngitt før den søknaden som førte til registreringen. Det synes ikke helt heldig å la omgjøringsadgangen være avhengig av om den prioriterte søknaden innkom etter registreringsdagen. Behovet for en omgjøringsadgang vil være det samme i tilfelle der den prioriterte søknaden innkommer før registreringen, men hvor saksbehandleren ennå ikke er oppmerksom på den på registreringsdagen. I utkastet foreslås det derfor at adgang til omgjøring skal kunne foreligge i tilfelle der det etter registreringen viser seg atdet foreligger en bedre prioritert søknad. Det er ellers gjort enkelte rent redaksjonelle endringer i bestemmelsen.

I tredje ledd foreslås en bestemmelse med helt samme innhold som den gjeldende § 21b annet ledd, og i fjerde ledd en bestemmelse med helt samme innhold som den gjeldende § 21b tredje ledd.

Bestemmelsen i den gjeldende § 21b fjerde ledd om registrering og kunngjøring i omgjøringstilfellene, erstattes i utkastet av den generelle bestemmelsen i § 33.

Til § 33 Anmerkning i registeret om opphevelse av registrering m.v.

Utkastets § 33 gir regler om at avgjørelser om opphevelse, ugyldigkjennelse eller slettelse av registrering skal kunngjøres og anmerkes i registeret, når de er blitt rettskraftige. Det samme skal gjelde når registreringen ikke blir fornyet, eller innehaveren selv begjærer den slettet helt eller delvis. Utkastets bestemmelse svarer til den gjeldende § 27, men er noe annerledes redigert og uttaler dessuten uttrykkelig at reglene også skal gjelde når innehaveren begjærer delvis slettelse av registreringen.

Varemerkeutredningen II har drøftet spørsmålet om også begjæringer om opphevelse, og begjæringer om slettelse og søksmål om slettelse og ugyldigkjennelse, bør kunngjøres og anmerkes i registeret, slik ordningen er for innsigelser etter gjeldende lov § 21 fjerde ledd (og utkastets § 23 tredje ledd). I praksis vil begjæringer om opphevelse eller slettelse som kommer inn til Patentstyret bli notert i registeret - på samme måte som i en journal over innkomne meldinger - men altså ikke i rettslig forstand anmerket, og heller ikke kunngjort. Varemerkeutredningen II er noe i tvil om hvorvidt det er behov for endring her - de fleste av disse sakene antas å bli avgjort i løpet av nokså kort tid. Dette kan være annerledes i endel tilfelle der det begjæres slettelse, og da kan det i og for seg fremtre som hensiktsmessig med kunngjøring. Forholdet er imidlertid at man når det gjelder ugyldighets søksmål nok har en bestemmelse om å varsle Patentstyret (gjeldende lovs § 43 første ledd, jfr. utkastets § 63 annet ledd), men aldri har hatt noen regel om anmerkning i registeret og kunngjøring i disse tilfellene, uten at dette synes å vært ansett som uheldig. Og Varemerkeutredningen II antar, at man ikke i utrengsmål bør utvide Patentstyrets kunngjøringsplikter. Utredningen er derfor blitt stående ved ikke å fremme forslag om at begjæringer om opphevelse, og begjæringer om slettelse eller søksmål om slettelse eller ugyldigkjennelse, skal anmerkes i registeret og kunngjøres.

Til § 34 Melding om dommer

Den gjeldende § 44 har en generell bestemmelse om at domstol som dømmer i tvistemål som er reist etter varemerkeloven, skal sende utskrift av dommen til Patentstyret. Plikten til å sende utskrift gjelder altså ikke bare for dommer som på en eller annen måte berører Varemerkeregisteret eller Patentstyrets virksomhet for øvrig. Utskrift skal sendes også av dommer i rene inngrepssaker, og uten hensyn til om den merkerett som påstås krenket hviler på registrering eller innarbeidelse.

Endel dommer kommer inn til Patentstyret og arkiveres i et domsarkiv der, men i det store og hele er det åpenbart slik at domstolene ikke overholder bestemmelsen om plikt til å sende utskrift. Et arkiv som i det vesentlige vil omfatte by- og herredsrettsdommer uten nevneverdig prinsipiell karakter, har i seg selv ikke så stor verdi. Når det dessuten må antas å omfatte bare et svært tilfeldig utvalg av slike dommer, blir det lite igjen av denne verdien.

Etter den oppfatning Varemerkeutredningen II har, er ikke en generell bestemmelse som den i § 44 tuftet på så gode grunner at det er rimelig å søke etter effektive tiltak for å oppnå at domstolene etterlever loven. Bestemmelsen foreslås derfor ikke opprettholdt med den generelle rekkevidden som den nå har.

Derimot har det betydning at Patentstyret mottar utskrift av dommer i saker som gjelder registreringer og registreringssøknader. Søksmål om ugyldighet og slettelse av registreringer reises mot registreringens innehaver. Staten er ikke part. Men en dom som kjenner en registrering ugyldig, eller bestemmer at den skal slettes, berører likevel helt direkte føringen av Varemerkeregisteret. Det synes da rimelig at det gjelder et krav om at domstolen skal sende utskrift til Patentstyret, slik at det ikke beror på den seirende parts initiativ om Patentstyret skal bli kjent med at innføringer i registeret er kjent ugyldige eller skal slettes. Og det synes naturlig at en plikt til å sende utskrift omfatter også andre avgjørelser som berører registeret, slik som dommer om hvem som har retten til et registreringssøkt varemerke, jfr. utkastets § 21.

Varemerkeutredningen II foreslår på denne bakgrunn en bestemmelse som den danske § 34, om at «Retten sender Patentstyret utskrift av dommer i tvistemål om en varemerkeregistrering eller registreringssøknad». Bestemmelsen bør - når den begrenses på denne måten - plasseres i tilknytning til reglene om slettelse og ugyldighet m.v., og foreslås derfor også i utkastet tatt inn som § 34.

Kapittel 4 Særlige bestemmelser om innehavere av utenlandske varemerker m.v.

Til § 35 Hjemlandsregistrering

Tradisjonelt har det i mange land vært et utgangspunkt at varemerkevern bare kunne oppnås av den som drev virksomhet i landet, og i den utstrekning man fravek dette og tillot registrering av merker for utlendinger som ikke drev slik virksomhet, krevde man hjemlandsbevis - dokumentasjon for at varemerket var registrert eller søkt registrert i søkerens hjemland.

Pariskonvensjonens art. 6, 2 tillater ikke at det kreves slikt bevis når søkeren er hjemmehørende i et land som er tilsluttet konvensjonen. Pr. 1. september 2000 hadde 160 stater sluttet seg til konvensjonen. Videre bestemmer Verdens handelsorganisasjons (WTOs) TRIPS-avtale art. 2, 1 at alle organisasjonens medlemsland (135) skal være forpliktet som om de var bundet av Pariskonvensjonen bl.a. på dette punkt.

Dette innebærer at Norge i forhold til de aller fleste land er forpliktet til ikke å kreve hjemlandsbevis som vilkår for å registrere varemerker for søkere fra landet. Dessuten gir den gjeldende § 28 annet ledd en bestemmelse om gjensidighet som gjelder også overfor land som ikke er bundet av konvensjonene, men som de facto - eller eventuelt i henhold til bilateral avtale - registrerer varemerker for norske søkere uten krav om hjemlandsbevis.

Unntakene fra kravet om hjemlandsbevis er således så omfattende, at hovedregelen må sies å ha helt ubetydelig praktisk betydning. Det er imidlertid vanlig at landene opprettholder den som prinsipiell hovedregel - det gjøres således også i våre naboland - og Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at den da bør opprettholdes også hos oss.

Bestemmelsene om dette er foreslått tatt inn i utkastets § 35, som er formulert i samsvar med den formulering som ventes brukt i det svenske lovutkast.

Til § 36 Rett til registrering som i hjemlandet (telle quelle)

Den gjeldende lovens § 29 har regler om såkalt telle quelle-registrering, dvs. registrering slik som merket er registrert i fremmed stat.

Kongen kan ved forskrift bestemme at et varemerke som er registrert i en fremmed stat, på nærmere fastsatte vilkår skal kunne registreres her i riket således som det er gyldig registrert i den fremmede staten. Hvis det etter denne bestemmelsen registreres et merke som ellers ikke kunne ha oppnådd vern her i riket, gjelder vernet ikke i videre omfang eller for lengre tid enn i den fremmede staten.

Bakgrunnen for bestemmelsen er Pariskonvensjonens art. 6 quinquies. Konvensjonens hovedregel er at det enkelte kontraherende land skal være herre over registreringsvilkårene, men etter art. 6 quinquies skal altså et merke som er lovlig registrert i et kontraherende land kunne kreves registrert på samme måte i de andre konvensjonslandene. Landene har imidlertid ikke plikt til å registrere telle quelle merker som ville krenke andres subjektive rettigheter i det landet hvor registrering søkes, eller stride mot den offentlige orden der eller mot sedelighet, eller være egnet til å villlede der. De kan også nekte å registrere merker som ikke har distinktiv evne, eller som består bare av beskrivende elementer eller alminnelig brukte betegnelser i bransjen.

Poenget med konvensjonsbestemmelsen om telle quelle-registrering blir på denne måten at den forbyr å anvende spesielle registreringshindringer overfor merker fra andre konvensjonsland, når de er lovlig registrert der.

Telle quelle-regelen har hatt stor betydning i norsk varemerkerett, ettersom det ble antatt at 1961-lovens forbud mot å registrere rene tall- og bokstavmerker, og merker som besto bare av navn eller firma, ikke kunne gjøres gjeldende overfor krav om registrering telle quelle (jfr. foran i kapittel 2, 2.1, note 15). Da disse forbudene ble opphevet med virkning fra 1. januar 1994, ble alle de telle quelle-registreringene som var foranlediget av dem omgjort til vanlige registreringer, så sant de fortsatt var i kraft.

Etter at disse forbudene er opphevet, er det tvilsomt om det lar seg påvise noe eksempel på at norsk varemerkerett stiller opp en registreringshindring som etter art. 6 quinquies skal kunne overvinnes ved krav om registrering telle quelle, og det er dermed tvilsomt om det er behov for en bestemmelse om dette i loven. Varemerkeutredningen II er imidlertid av den oppfatning at bestemmelsen forsiktigvis bør opprettholdes, slik at man ikke risikerer å stå overfor en situasjon der det med noen rett kan hevdes at norsk lovgivning ikke har oppfylt konvensjonens krav.

Det foreslås derfor i utkastets § 36 en bestemmelse som gjentar reglene i den gjeldende § 29, med enkelte rent redaksjonelle endringer.

Til § 37 Adresse for prosessuelle meldinger m.v. Registrering av fullmakt

Den gjeldende lovs § 31 har regler om at en registreringssøker som ikke har bopel eller sete her i riket må ha en fullmektig med slik bopel eller slikt sete som kan representere søkeren i alt som angår søknaden, om at en registreringsinnehaver som ikke har bopel eller sete her i riket skal ha en fullmektig som nevnt under innsigelsesbehandling, og om at en registreringsinnehaver som ikke har slik bopel eller slikt sete ellers skal ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket som på registreringsinnehaverens vegne kan motta meddelelser fra Patentstyret og forkynnelser og andre prosessuelle meldinger. Fullmektigens navn og adresse skal anmerkes i Varemerkeregisteret. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra plikten til å ha norsk fullmektig.

Bestemmelser som disse har et uavklaret forhold til EØS-avtalens plikt til ikke-diskriminering, og Varemerkeutredningen II kan ikke se at det er nødvendig å opprettholde reglene i den form de nå har. Det som er vesentlig, er at Patentstyret, saksøkere og domstoler m.v. med rettsvirkning for søkeren eller registreringsinnehaveren kan sende meldinger, forkynnelser og annen korrespondanse vedrørende søknaden eller registreringen til en innenlandsk adresse som er registrert i Varemerkeregisteret.

Varemerkeutredningen II foreslår derfor at reglene om fullmektigplikt erstattes av regler om plikt til å melde til Patentstyret en adresse her i riket som meldinger, korrespondanse m.v. med rettsvirkning for søkeren eller registreringsinnehaveren kan sendes til. En slik bestemmelse foreslås også gjort gjeldende for innsigere som ikke har bopel eller sete her i riket.

Oppfylles ikke plikten til å melde adresse, skal etter forslaget Patentstyret gi melding om dette, med frist til å rette mangelen. Skjer ikke slik retting, skal registreringssøknaden henlegges, registreringen slettes, respektive innsigelsen avvises. Opplysning om at dette vil være følgen, skal gis i den melding fra Patentstyret som setter fristen. Det vil etter utkastets § 65 kunne gis oppreisning for oversittelse, når vilkårene ellers for oppreisning er oppfylt.

Den meldte adressen skal anmerkes i Varemerkeregisteret, og vil kunne brukes med rettsvirkning inntil den er endret ved ny anmerkning i registeret.

Det foreslås at Kongen i forskrift kan gjøre unntak fra plikten til å ha adresse som nevnt.

Selv om fullmektig plikten bortfaller, må det antas at mange søkere, registreringsinnehavere og innsigere vil se seg tjent med å ha fullmektig. Noen lovhjemmel for adgang til å la seg representere av fullmektig overfor Patentstyret m.v. behøves åpenbart ikke. For mer varige fullmaktsforhold kan det imidlertid være et ønske å få fullmakten anmerket i Varemerkeregisteret. Det bør gis adgang til dette for registreringsinnehavere, og adgangen bør da av praktiske grunner gjelde også for registreringssøkere. For innsigere er det neppe behov for en adgang til å få anmerket en fullmakt i registeret. Varemerkeutredningen II foreslår på denne bakgrunn en bestemmelse i utkastets § 37 siste ledd, om at den som søker registrering eller innehar en registrering kan oppnevne en fullmektig som skal representere ham i forhold vedrørende søknaden og/eller registreringen, og på begjæring få fullmaktsforholdet anmerket i registeret.

Kapittel 5 Internasjonal varemerkeregistrering

Til § 38 Definisjon m.v.

Bestemmelsene i §§ 38-51 om internasjonal varemerkeregistrering svarer til bestemmelsene i den gjeldende lovens §§ 45-59, men er i samråd med de svenske og finske komitéer noe omredigert.

I utkastets § 38 defineres internasjonal varemerkeregistrering: En registrering som er foretatt av Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) etter Protokollen av 27. juni 1989 til Overenskomsten av 14. april 1891 om den internasjonale registrering av varemerker (Madridprotokollen). Norge har sluttet seg til Protokollen, men ikke til selve Overenskomsten. Det vises til det som er uttalt i Ot. prp. nr. 59 (1994-95) på s. 9.

Videre slås det i utkastets § 38 annet ledd fast at Patentstyret er varemerkemyndighet i Norge i saker om internasjonal varemerkeregistrering.

Bestemmelsen i utkastets § 38 er, med en enkelt rent språklig endring, identisk med den gjeldende § 45.

Til § 39 Søknad om internasjonal registrering

Utkastets § 39 svarer til den gjeldende lovs §§ 46 og 47. Første ledd i utkastets § 39 og annet ledds første punktum gjengir, med rent språklige endringer, bestemmelsen i den gjeldende § 46. Videre i utkastets § 39 annet ledd gis nærmere regler om søknaden, som er noe mer spesifisert enn i den gjeldende lovs § 47. I tillegg til de krav som § 47 stiller, kreves etter utkastet at søknaden skal være avfattet på engelsk, et krav som gjelder også i dag, i henhold til varemerkeforskriftens § 31. Videre stilles det etter utkastet krav om at søknaden skal angi nummer og dato for den eller de norske registreringer eller registreringssøknader som den internasjonale søknaden bygger på, og de land som registreringen ønskes gitt virkning for. Disse kravene stilles også i den gjeldende § 47, men i den noe utilgjengelige form at søknaden må tilfredsstille de krav som er fastsatt i forskrift, som så (varemerkeforskriftens § 31) bestemmer at søknaden må fylle kravene i Madridprotokollens forskrifter («Common regulations») regel 9 nr. 6 bokstav a (vi) og (v).

Materielt innebærer således utkastets § 39 ingen endring.

Til § 40 Behandlingen av søknaden

Utkastets § 40 gir reglene om Patentstyrets behandling av søknader om internasjonal registrering som inngis dit.

Første ledd i utkastets § 40 svarer til den gjeldende lovens § 48 første ledd, men det er gjort noen presiseringer i forhold til denne bestemmelsen. Det sies således uttrykkelig i utkastet at Patentstyret skal kontrollere at søknaden er i samsvar med bestemmelsene i utkastets § 39, herunder kravet om avgift. Videre er lovens «den norske varemerkeregistreringen eller søknaden om registrering» som den internasjonale søknaden bygger på, foreslått erstattet av «den eller de norske varemerkeregistreringer eller søknader om registrering», for at det skal fremgå klart at en internasjonal søknad kan bygge på flere nasjonale søknader og/eller registreringer.

Annet ledd svarer til den gjeldende lovens § 48 annet ledd, om mangelfulle søknader. Her tilføyes i utkastet at også det forhold at avgiften ikke er betalt er en mangel som søkeren skal gis frist til å avhjelpe. Etter den gjeldende bestemmelsen skal søknaden anses som trukket tilbake dersom Patentstyrets melding om mangler ikke blir besvart. Besvares meldingen, men slik at det fremdeles foreligger mangel, skal søknaden nektes fremmet. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det i begge tilfelle må være riktigere at søknaden avvises. En beslutning om avvisning vil etter utkastets § 56 femte ledd nr. 7 kunne påklages til annen avdeling, og eventuelt bringes inn for domstol etter utkastets § 57 første ledd nr. 8.

Siste ledd i utkastets § 40 gjengir bestemmelsen i den gjeldende § 48 siste ledd.

Til § 41 Søknad om at registreringen skal ha virkning i ytterligere land

I utkastets § 41 gis det regler om fremgangsmåten når en som innehar en internasjonal registrering bygd på norsk registrering eller søknad om registrering ønsker å utvide denne til å omfatte flere land. Slik utvidelse kan etter Madridprotokollens forskrifter begjæres for alle eller bare for nærmere angitte av de varer som den internasjonale registreringen omfatter. Regler om fremgangsmåten er gitt i Regel 24 i forskriftene til Madridprotokollen, men antas å ha slik praktisk interesse at de bør gjøres lettere tilgjengelig ved å inntas i lovteksten.

Det foreslås derfor som § 41 første ledd en bestemmelse om at søknad om utvidelse kan inngis til Det internasjonale byrå, på fransk eller engelsk, må være skriftlig og inneholde opplysning om den internasjonale registreringens nummer, søkerens navn eller firma, hvilket eller hvilke ytterligere land registreringen ønskes gitt virkning for, og om søknaden gjelder alle eller bare nærmere angitte av de varer den internasjonale registreringen gjelder for.

Etter annet ledd i utkastets § 41 kan registreringshaver som har bopel eller sete i Norge inngi utvidelsessøknaden til Patentstyret. Den må da være avfattet på engelsk.

Til § 42 Begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge

Bestemmelsen i utkastets § 42 svarer materielt helt til den gjeldende lovs § 49, men er forsøkt gitt en heldigere utformning.

I første ledd bestemmes at den som søker om eller innehar en internasjonal registrering som ikke bygger på norsk registrering eller registreringssøknad, kan begjære at registreringen skal ha virkning i Norge. Begjæringen rettes til Det internasjonale byrået (jfr. utkastets § 38).

I annet ledd gjentas så bestemmelsen i den gjeldende § 49 første punktum: Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med en begjæring etter første ledd, skal Patentstyret undersøke om det finnes hinder for at registreringen skal ha virkning i Norge. Bestemmelsen i den gjeldende § 49 om avgift er utelatt i utkastet, det forutsettes her at det ikke skal betales annen avgift enn den søkeren må betale til Det internasjonale byrået.

I tredje ledd i utkastets § 42 bestemmes så når hinder som nevnt foreligger. Etter den gjeldende loven er det tilfellet hvis merket ikke oppfyller kravene i lovens § 13 om distinktivitet m.v. eller rammes av en av bestemmelsene i «hinderkatalogen» i lovens § 14. I utkastets § 42 er valgt en mer kortfattet formulering, hinder foreligger dersom merket ikke oppfyller registreringsvilkårene i lovens kapittel 2.

Til § 43 Behandling av begjæring om at registreringen skal ha virkning i Norge

Bestemmelsen i utkastets § 43 svarer til den gjeldende lovs § 50. Første ledd i § 43 gjengir den gjeldende § 50 første ledd, om at Patentstyret, hvis det finner at en registreringshindring foreligger, skal beslutte at den internasjonale registreringen ikke skal gjelde i Norge. Det er i utkastet gjort en tilføyelse, som for øvrig nok vil måtte tolkes inn også i den gjeldende § 50: Det kan besluttes at registreringen helt eller delvis ikke skal ha virkning i Norge.

Den gjeldende § 50 tier imidlertid om den viktige bestemmelsen i Madridprotokollens art. 5, om at beslutning om at registreringen ikke skal gjelde kan treffes bare på grunnlag av registreringshinder som er meddelt Det internasjonale byrået innen en frist som for Norges vedkommende er 18 måneder fra dagen for avsendelsen av byråets melding som omhandlet i utkastets § 42. Andre registreringshindringer kan altså ikke anføres av Patentstyret, men vil kunne gjøres gjeldende gjennom ugyldighetssak eller slettelsesbegjæring. Denne regelen foreslås i utkastet synliggjort ved at det i § 43 første ledd i et annet punktum uttales at vedtak av Patentstyret om at registreringen ikke skal ha virkning i Norge «kan gjøres bare på grunnlag av registreringshindring som Patentstyret har meddelt Det internasjonale byrået innen 18 måneder fra dagen for melding etter § 42 annet ledd».

Annet ledd i utkastets § 43 gjentar ordrett bestemmelsen i den gjeldende § 50 annet ledd, om at innehaveren av den internasjonale registreringen kan begjære at Patentstyrets første avdeling foretar en fornyet vurdering av om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge. Varemerkeforskriftens § 37 bestemmer at registreringsinnehaveren skal gis en rimelig frist for å kreve dette.

Det har, siden reglene her trådte i kraft 1. april 1996, vært gitt en frist på tre måneder i disse tilfellene; dette har vært ansett rimelig, ettersom registreringsinnehaveren normalt vil være bosatt eller ha sete i utlandet. Varemerkeutredningen II antar imidlertid at det må følge av lovens system at fristen ikke kan settes lengre enn klagefristen, idet man ellers vil ha etablert en adgang til å kreve omprøving av en avgjørelse som er rettskraftig, eller, sett under en annen synsvinkel, til å gjøre et forvaltningsvedtak som forlenger den lovbestemte klagefristen.

Utredningen har vurdert spørsmålet om man burde forlenge lovens klagefrist i saker om internasjonale registreringer, men har ikke kunne finne at en slik forlengelse ville være tilstrekkelig begrunnet.

Fristen for å begjære fornyet vurdering kan imidlertid gis samme lengde som klagefristen, to måneder. En regel om dette bør tas inn i Varemerkeforskriften.

Når slik begjæring er inngitt innen den frist som er satt, vil den ha den virkning at første avdelings vedtak om at registreringen ikke skal gjelde i Norge ikke blir rettskraftig. Første avdeling må gjøre et nytt vedtak, der den første avgjørelsen omgjøres eller opprettholdes, og i det sistnevnte tilfellet vil det løpe en ny klagefrist fra den dag melding om den nye avgjørelsen ble sendt registreringsinnehaveren.

I siste ledd i utkastets § 43 er tatt inn en bestemmelse om at utkastets § 20 gjelder tilsvarende - det vil si at de sentrale saksbehandlingsreglene for nasjonale registreringssøknader vil gjelde for behandlingen av spørsmål om internasjonale registreringers virkning i Norge.

Siste ledd i den gjeldende § 50 om oppreisning ved oversittelse av frister i disse sakene er ikke tatt med i utkastet til § 43. Oppreisningsadgang vil etter utkastet være hjemlet i den generelle bestemmelsen i § 65, som taler om oversittelse av «frist som er gitt i eller i medhold av kapittel 2, kapittel 4 eller kapittel 5».

Til § 44 Anmerkning i Varemerkeregisteret om at registreringen har virkning i Norge

Bestemmelsen i utkastets § 44 gjengir, med enkelte rent språklige endringer, reglene i den gjeldende lov § 51.

Til § 45 Innsigelse

Bestemmelsen i utkastets § 45 samsvarer materielt med reglene i den gjeldende lovens § 52, første og annet punktum, men slik at innsigelsesperioden settes til tre, og ikke som i den gjeldende loven to måneder. Begrunnelsen for dette endringsforslaget er gitt foran i merknadene til § 23.

Etter forslaget skal, når det er kunngjort at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, enhver kunne fremsette innsigelse mot dette. Det sies i den foreslåtte bestemmelsen at innsigelsen må være skriftlig og gjøres overfor Patentstyret. For øvrig vises det til det som er bestemt i § 23 om innsigelser i saker om nasjonal registrering - innsigelsen skal være inngitt innen den tid og fylle de krav som angis i § 23 annet ledd.

Til § 46 Behandlingen av innsigelser m.v.

Utkastets § 46 inneholder regler om innsigelser mot internasjonale registreringers virkning i Norge, og om Patentstyrets adgang til av eget tiltak å oppheve vedtak om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge.

Første ledd i utkastets § 46 gir reglene om innsigelser mot nasjonale registreringer i utkastets § 23 tredje og fjerde ledd, § 24, første, annet og tredje ledd og i § 37 gyldighet også for innsigelser mot internasjonale registreringers virkning i Norge. Dette innebærer at det skal anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres at innsigelse er gjort, og at bestemmelsene i § 21 om påstand om rett til varemerke får anvendelse. Videre innebærer det at en slik innsigelse skal avvises hvis den ikke oppfyller vilkårene i utkastets § 23 annet ledd, om skriftlighet, begrunnelse og slike opplysninger som bestemt i forskrift, eller ikke er kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdagen. Avvisning av en innsigelse kan påklages til annen avdeling, jfr. utkastets § 56 annet ledd, men annen avdelings avgjørelse i en slik sak kan ikke bringes inn for domstolen, jfr. utkastets § 57 annet ledd.

Om endringen fra den gjeldende lovs regel om innsigelsesfrist på to måneder vises det til det som er sagt foran i merknadene til § 23. Videre innebærer henvisningen til § 24 at innehaveren av den internasjonale registreringen skal få melding om innsigelsen og gis anledning til å uttale seg, og at innsigelsesbehandlingen - dersom særlige grunner taler for det - kan fortsettes selv om innsigelsen trekkes tilbake. Henvisningen til § 37 innebærer at innsigere som ikke har bopel eller sete her i riket, må ha meldt en adresse her i riket til Patentstyret, som forkynnelser og andre prosessuelle meldinger med rettsvirkning kan sendes til. Oppfylles ikke meldeplikten, avvises innsigelsen.

I annet ledd bestemmes så at hvis et av registreringsvilkårene i lovens kapittel 2 ikke er oppfylt, og dette forholdet er påberopt av innsigeren, skal Patentstyret beslutte at den internasjonale registreringen helt eller delvis ikke skal ha virkning i Norge. Her, som etter utkastets § 24 tredje ledd om innsigelser mot nasjonale registreringer, skal det altså ikke skje noen ny, fullstendig vurdering av spørsmålet om registreringens virkning. Patentstyret kan kun nekte den internasjonale registreringen virkning i Norge på grunnlag av registreringshindringer som er påberopt av innsigeren. Andre grunner vil altså ikke være registreringshindringer, men vil bestå som ugyldighets- eller slettelsesgrunner for innføringen i registeret om at registreringen skal ha virkning i Norge.

I tredje ledd settes det, i samsvar med Madridprotokollen, ytterligere vilkår for at Patentstyret skal kunne gjøre vedtak om at registreringen på grunnlag av innsigelsen skal nektes virkning i Norge: Slikt vedtak kan treffes bare dersom 1) fristen etter utkastets § 43 første ledd ikke er utløpt, eller 2) Patentstyret innen utløpet av denne fristen har gitt melding til Det internasjonale byrået om muligheten for at det kan komme innsigelse etter fristutløpet, og melding om innsigelsen er oversendt innen en måned fra innsigelsesfristens utløp. Også denne regelen er en regel om registreringsmyndighetens - Patentstyrets - kompetanse i innsigelsessaken. Den berører ikke adgangen til å begjære slettelse eller til å reise ugyldighets- eller slettelsessøksmål.

Fjerde ledd bestemmer at Patentstyret skal forkaste innsigelsen dersom det ikke finnes hinder for at registreringen gis virkning i Norge. Avgjørelser av første avdeling som avviser eller forkaster en innsigelse kan påklages til annen avdeling, jfr. utkastets § 56 annet ledd. Annen avdelings avgjørelse om avvisning eller forkastelse av innsigelsen kan imidlertid ikke bringes inn for domstol, se utkastets § 57 annet ledd og merknadene til denne bestemmelsen.

Femte ledd bestemmer at dersom Patentstyret beslutter at registreringen, helt eller delvis, ikke skal ha virkning i Norge, skal dette anmerkes i registeret og kunngjøres når avgjørelsen er rettskraftig. Slike avgjørelser kan påklages til annen avdeling etter bestemmelsen i utkastets § 56 første ledd, og en stadfestende avgjørelse av annen avdeling vil kunne bringes inn for domstolene, jfr. utkastets § 57 første ledd nr. 1.

I siste ledd foreslås en bestemmelse som gir reglene i utkastets § 32 om adgang for Patentstyret i visse tilfelle til å oppheve egne avgjørelser av eget tiltak tilsvarende anvendelse. Av hensyn til Madridprotokollens krav må en slik ordning når det dreier seg om internasjonale registreringer begrenses, slik at opphevelse bare kan skje når det kan gjøres innenfor den attenmånedersfristen som er omtalt i utkastets § 43 første ledd.

Til § 47 Registreringens virkning m.v.

Utkastets § 47 gir bestemmelser om internasjonale registreringers virkning i Norge. Regelen er, som etter den gjeldende lovs § 53 første punktum, at en innføring i Varemerkeregisteret om at en internasjonal registrering har virkning i Norge, har samme rettsfølger som om varemerket var registrert her i riket, altså ved nasjonal registrering etter utkastets kapittel 2. Innføringen skal, som etter den gjeldende lovens § 53 annet punktum, ha virkning fra den dag den internasjonale registreringen anses for å ha skjedd, eller fra dagen for en etterfølgende utpekning av Norge.

Den dag den internasjonale registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd, er etter Madridprotokollens art 3(4) innkomstdagen for søknaden hos den nasjonale varemerkemyndighet som den internasjonale søknaden ble inngitt til, under forutsetning av at søknaden innkom til Det internasjonale byrået innen to måneder fra denne dagen. Kommer den senere, anses den internasjonale registreringen for å ha skjedd den dag den internasjonale søknaden ble mottatt av Det internasjonale byrået. Skjer det en etterfølgende utpekning, altså slik at Norge ikke var omfattet av den internasjonale søknaden, men det senere inngis en begjæring om at registreringen også skal omfatte Norge, skal dette straks («immediately») anmerkes av Det internasjonale byrået, og utpekningen har - når den er innført i Varemerkeregisteret - virkning fra den dag den er innført i det internasjonale registeret (Madridprotokollens art. 3 ter(2)).

Den gjeldende lovs § 53 i.f. har et tredje alternativ for når den internasjonale registreringen skal anses for å ha skjedd, nemlig den dag registreringen eller den etterfølgende utpekning av Norge har prioritet fra etter reglene om konvensjons- eller utstillingsprioritet (gjeldende lovs §§ 30 og 18, utkastets §§ 18 og 19). På samme måte som når det gjelder den gjeldende lovs § 23 (utkastets § 26), må det anses som en anomali når man her gir registreringsvirkninger allerede fra prioritetsdagen. Som det er pekt på i merknadene til § 26 foran, vil en slik bestemmelse tatt på ordet gi en regulering som ville innebære at det kunne gis dom for varemerkeinngrep på et tidspunkt da det ennå ikke var inngitt noen søknad som kunne føre til varemerkevern i Norge. En slik konsekvens ville være vanskelig å akseptere, og har ikke vært tilsiktet. Varemerkeutredningen II foreslår derfor at man også her sløyfer henvisningene til reglene om konvensjonsprioritet og utstillingsprioritet. Selve prioritetsreglene kommer i lovutkastet her til uttrykk gjennom § 7 og de med hjemmel i §§ 18 og 19 utferdigede forskrifter.

At den internasjonale registreringen når den er innført i Varemerkeregisteret har samme rettsfølger som om varemerket var registrert her i riket, innebærer at også lovens regler om ugyldighet og slettelse gjelder for disse innføringene i registeret. Videre gjelder reglene om virkningen av ikke-bruk av registrert varemerke - utkastets § 28 tredje og følgende ledd - også for internasjonale registreringer med virkning i Norge: Innføringen i Varemerkeregisteret om virkning i Norge kan slettes dersom innehaveren ikke innen fem år fra den dag endelig avgjørelse om innføringen ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer det er registrert for, eller har latt bruken være avbrutt i fem år i sammenheng, og det ikke foreligger rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen. Patentstyrets avgjørelse om innføring i registeret er endelig med mindre det inngis innsigelse som tas opp til behandling - i så fall løper femårsfristen først fra det tidspunkt da det (eventuelt etter behandling også i domstolene) foreligger rettskraftig avgjørelse i innsigelsessaken.

Annet punktum i utkastets § 47 første ledd svarer til den gjeldende lovs § 54. Innføringen i Varemerkeregisteret gjelder i ti år fra den dag den internasjonale registreringen anses for å ha skjedd, med mindre selve den internasjonale registreringen opphører å gjelde - da opphører samtidig dens virkning i Norge i tilsvarende utstrekning, jfr. utkastets § 49. Et viktig poeng er at innføringen skal ha virkning i ti år fra den dag den internasjonale registreringen anses for å ha skjedd, også ved innføring om etterfølgende utpekning - Madridprotokollen åpner ikke for noen særregel om slike, når det gjelder virkningens varighet. Det vil således kunne hende, at varigheten av virkningen i Norge i tilfelle av etterfølgende utpekning kan bli vesentlig kortere enn ti år.

Videre bestemmes i tredje punktum at innføringen kan fornyes for ti år om gangen etter reglene i Madridprotokollen. Det siktes her først og fremst til reglene i Madridprotokollens art. 7, om at betaling av fornyelsesavgift skal være tilstrekkelig for å oppnå fornyelse, som imidlertid ikke kan medføre noen endring av den internasjonale registreringen. Den gjeldende lovs § 54 annet ledd bestemmer at det for fornyelser skal betales fastsatt avgift. Denne bestemmelsen er ikke tatt med i utkastet - den avgift som skal betales går til Det internasjonale byrået, og avgiftsplikten er tilstrekkelig hjemlet gjennom utkastets bestemmelse om at fornyelse skal skje etter reglene i Madridprotokollen.

Den gjeldende lovs § 54 siste punktum bestemmer at fornyelser registreres og kunngjøres. I utkastet er denne regelen utformet noe mer presist, når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået om fornyelse av en internasjonal registrering, skal dette anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres.

Til § 48 En internasjonal registrering kan erstatte nasjonal registrering

Bestemmelsen i utkastets § 48, om tilfelle der en internasjonal registrering trer i stedet for en nasjonal registrering med den virkning at den sistnevnte bortfaller, gjengir med noen redaksjonelle endringer den gjeldende lovens bestemmelse i § 55.

Regelen om plikt til å betale avgift for anmerkning om slikt bortfall i Varemerkeregisteret er imidlertid ikke tatt med i utkastet. Det er en offentlig interesse at Varemerkeregisteret er mest mulig korrekt, og det er liten grunn til å regne med at en registreringshaver vil ta bryet med å begjære anmerkning om bortfall, hvis han dessuten blir avkrevet avgift for anmerkningen.

Til § 49 Virkningen av at en internasjonal registrering opphører

Bestemmelsen i utkastets § 49 om bortfall av virkning i Norge når en internasjonal registrering helt eller delvis opphører å gjelde, er - bortsett fra enkelte redaksjonelle endringer - helt samsvarende med den gjeldende lovs § 56.

Om varigheten av registreringens virkning i Norge for øvrig vises til utkastets § 47 og merknadene til den.

Til §§ 50 og 51 Nasjonal registrering med prioritet fra en opphørt internasjonal registrering

Utkastets § 50 om at en internasjonal registrering som har virkning i Norge og som opphører som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller registreringssøknaden som den bygger på, med bibehold av prioritet kan erstattes av en søknad om nasjonal registrering i Norge, gjengir - med redaksjonelle endringer - den gjeldende lovs § 57 første ledd.

Bestemmelsen i utkastets § 51 om at en internasjonal registrering som har virkning i Norge og som opphører som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, med bibehold av prioritet kan erstattes av en søknad om nasjonal registrering i Norge, gjengir - med redaksjonelle endringer - den gjeldende lovs § 57 annet ledd.

Kapittel 6 Overdragelser og lisenser m.v.

Til § 52 Overdragelse

Utkastets § 52 inneholder regler om overdragelse av rett til varekjennetegn.

Første ledd gjentar regelen i den gjeldende lovs § 32 første ledd, men gir den et noe bredere virkeområde: Den gjeldende § 32 første ledd omfatter bare varemerker, mens den foreslåtte § 52 første ledd omfatter varekjennetegn som omhandlet i § 3 første, annet og tredje ledd, det vil si at den foruten alle varemerker omfatter også «annet varekjennetegn» som er innarbeidet. Om hva slags kjennetegn dette vil kunne være, vises det til det som er sagt foran i merknadene til § 3 tredje ledd.

Annet ledd svarer til den gjeldende lovs § 32 annet ledd, men er gitt en annerledes redaksjon, og har på samme måte som bestemmelsen i første ledd fått sitt anvendelsesområde utvidet til å omfatte også slikt «annet varekjennetegn» som er omhandlet i utkastets § 3 tredje ledd.

Til § 53 Virkning av anmerkning om overdragelse i registrene

Bestemmelsene i utkastets § 53 gir regler om virkninger av anmerkninger i registrene om overdragelse.

Utkastets § 53 første ledd svarer til den gjeldende lovens § 33 siste ledd, om at søksmål som gjelder et registrert varemerke alltid kan reises mot den som står som innehaver i registeret, og at meldinger fra Patentstyret alltid kan sendes til denne. Det presiseres imidlertid i utkastets bestemmelse at dette gjelder for nasjonale registreringer.

Annet ledd i utkastets § 53 svarer til den gjeldende lovs § 33 første ledd. Overdragelse av registrert varemerke skal, når den nye innehaveren krever det, anmerkes i Varemerkeregisteret og kunngjøres. Også her presiserer utkastet at regelen gjelder nasjonalt registrerte varemerker. Som i den gjeldende § 33 første ledd gis bestemmelsene om hjemlandsbevis (utkastets § 35) tilsvarende anvendelse. Den gjeldende § 33 første ledd gir også lovens regler om plikt til å ha fullmektig tilsvarende anvendelse. Disse er i utkastet foreslått erstattet av regler om plikt til å melde til Patentstyret en adresse her i riket som meldinger m.v. med rettsvirkning kan sendes til. Slik disse reglene er utformet i utkastets § 37 annet, tredje, fjerde og femte ledd, antas de å ha direkte gyldighet også når en registrering blir overdratt, slik at en bestemmelse om tilsvarende anvendelse ikke er på sin plass.

Den gjeldende § 33 første ledd bestemmer at det skal betales avgift for anmerkning om overdragelse av et registrert varemerke. Denne bestemmelsen er ikke opprettholdt i utkastet. Det er en offentlig interesse i at registeret er mest mulig ajour når det gjelder hvem som er innehavere av registreringene, og Varemerkeutredningen II antar at avgiftsplikt vil motvirke dette ønsket.

Den gjeldende § 33 annet ledd har regler om at Patentstyret kan nekte å anmerke en overdragelse som ikke er skjedd i forbindelse med overdragelse av den virksomhet merket har vært knyttet til, dersom Patentstyret finner at merkets bruk på den nye innehavers hånd vil være egnet til å villede. Reglene om dette foreslås ikke opprettholdt. Patentstyret kan i praksis ikke utøve noen kontroll her, og vil sjelden ha materiale til å vurdere om den nye innehaverens bruk av merket vil være egnet til å villede. Det er dessuten under enhver omstendighet nokså uvesentlig om en avtale som kan åpne for villedende bruk av merket er anmerket i registeret - det som er av betydning, er å hindre den villedende bruk av merket. Og når det gjelder dette finnes det som kjent andre sanksjonsmuligheter, bl.a. bestemmelsen i utkastets § 64, om dom som forbyr at et varekjennetegn, med innehaverens tillatelse, blir brukt på en måte som er egnet til å villede. Søksmål etter denne bestemmelsen kan reises av Patentstyret, og for øvrig av enhver som har rettslig interesse i det.

Siste ledd i utkastet til § 53 fastsetter at overdragelse av internasjonale registreringer skal meldes til Det internasjonale byrået (jfr. utkastets § 38). Dette kan fremstå som forskjellsbehandling i forhold til nasjonalt registrerte varemerker, og det kan spørres om det er forenlig med reglene i TRIPS-avtalens art. 3 om nasjonal behandling. Madridprotokollens art. 9 bestemmer at anmerkning om overdragelse skal anmerkes i det internasjonale registeret og i ifølge TRIPS-avtalens art. 5 kommer forpliktelsene etter bl.a. art. 3 ikke til anvendelse dersom forskjellsbehandlingen er en følge av saksbehandlingsregler som er hjemlet i multilaterale avtaler under Verdensorganisasjonen for immaterialrett. Dette antas å være tilfellet her, slik at regelen må anses å være i overensstemmelse med forpliktelsene Norge har i forhold til TRIPS-avtalen. Varemerkeutredningen II vil likevel bemerke at selv om utkastets § 53 siste ledd bestemmer at overdragelsene skal meldes til Det internasjonale byrået, utelukker selvfølgelig ikke dette at Patentstyret oversender meldingene på begjæring fra innehaveren.

Siste punktum i utkastets § 53 gir reglene i første ledd tilsvarende anvendelse overfor den som er anmerket som registreringsinnehaver i det internasjonale registeret. Bestemmelsen vil for så vidt det gjelder søksmål formentlig ha sitt virkeområde begrenset til forhold der registreringsinnehaveren har verneting i Norge.

Til § 54 Lisens

Utkastets § 54 har regler om lisens, som i det vesentlige samsvarer med reglene i den gjeldende lovs § 34.

Første ledd første punktum i utkastet bestemmer at en innehaver av et varekjennetegn som omhandlet i utkastets § 3 første, annet eller tredje ledd kan gi andre rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet, og introduserer betegnelsen lisens i parentes. Forslaget innebærer en viss utvidelse av regelens virkeområde - den gjeldende § 34 første ledd omfatter bare lisenser for varemerker, mens forslagets regel vil omfatte også slikt «annet varekjennetegn» som omhandles i utkastets § 3 tredje ledd. Om hva slags kjennetegn dette er, vises til merknadene foran til § 3 tredje ledd.

Den gjeldende § 34 første ledd annet punktum gjengir direktivets bestemmelse i art. 8, 1 om at lisenser kan gjelde endel av eller alle de varer merket er vernet for, og gjelde hele eller en del av landets territorium. Derimot gjengis ikke direktivets bestemmelse om at lisenser kan være eksklusive eller ikke eksklusive. Heller ikke direktivet nevner at lisenser kan være begrenset f.eks. til import eller eksport, eller f.eks. at ikke eksklusive lisenser kan være enelisenser, etc. Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det kan virke misvisende å nevne enkelte av de mange varianter av lisensavtaler, og kan ikke se noen fornuftig grunn til dette, når bestemmelsen skal gjelde for alle slags lisenser. Noen regel som svarer til den gjeldende § 34 første ledd annet punktum er derfor ikke tatt med i utkastet.

Annet punktum i utkastet til § 54 første ledd gjengir - med redaksjonelle endringer - den gjeldende § 34 første ledds tredje punktum om at en lisenshaver ikke kan overdra sin rett videre, med mindre lisensavtalen gir ham rett til dette.

Annet ledd i utkastet til § 54 gjengir, med enkelte endringer, bestemmelsen om at innehaveren av et varemerke kan påberope seg sin kjennetegnsrett etter loven - dvs. reglene om inngrep - overfor nærmere angitte brudd på lisensavtalen fra lisenshaverens side. Bestemmelsen er for registrerte varemerkers vedkommende nødvendig for å oppfylle kravene i direktivets art. 8, 2. Det bør imidlertid også her - som i den gjeldende lov - være samme regler for lisenser som gjelder for innarbeidede merker som for de registrerte. Og av hensyn til det nære slektskapet mellom innarbeidede merker og innarbeidede sekundære forretningskjennetegn - se om dette nedenfor under 13.2 i merknadene til forslaget om endring av firmalovens § 1-1 - bør bestemmelsen her gjelde lisenser for varekjennetegn, og ikke bare for varemerker. En tilsvarende endring ventes foreslått også i Sverige. De øvrige endringer som foreslås i utkastets § 54 annet ledd er rent redaksjonelle. - De fleste av de handlinger fra lisenshaverens side som nevnes, ville være å anse som inngrep også uten en slik bestemmelse, mens andre - som f.eks. overtredelse av lisensavtalens bestemmelser om varenes kvalitet - ellers normalt bare ville kunne forfølges som kontraktsbrudd.

Tredje ledd i utkastets bestemmelse gjengir den gjeldende § 34 tredje ledds første punktum, om at lisens kan kreves anmerket i Varemerkeregisteret og kunngjort. Den gjeldende bestemmelsen begrenser denne regelen til å gjelde lisenser for registrert varemerke. Etter utkastet skal det også kunne kreves anmerkning om lisenser for varemerker som ennå er på søknadsstadiet. En slik adgang antas det å kunne være et klart behov for i visse tilfelle. Den gjeldende lovens bestemmelse om avgift for innføringer om lisenser foreslås opprettholdt; det er ikke noen sterk offentlig interesse som tilsier at alle lisenser bør være anmerket i Varemerkeregisteret.

I siste ledd gjentas, med redaksjonelle endringer, regelen i den gjeldende § 34 tredje ledd annet punktum, om at anmerkning og kunngjøring skal skje når det godtgjøres at lisensen er opphørt. Her opprettholder utkastet lovens regel om avgiftsfrihet. Det er en offentlig interesse i at lisensanmerkninger ikke blir stående i registeret, når lisensforholdet er opphørt.

Etter utkastets § 33 skal rettskraftige avgjørelser om ugyldighet, slettelse eller opphevelse av varemerkeregistreringer anmerkes i registeret og kunngjøres, og det samme gjelder dersom registreringen ikke blir fornyet, eller hvis registreringsinnehaveren begjærer den slettet i sin helhet. Slike forhold behøver ikke med nødvendighet medføre at enhver lisensavtale bortfaller, et varemerke kan være vernet i kraft av innarbeidelse, selv om registreringsvernet opphører. Men etter loven og etter utkastet er det bare lisenser som gjelder registrerte (eller registreringssøkte) varemerker som kan kreves anmerket i Varemerkeregisteret. Av dette antas å måtte følge at Patentstyret av eget tiltak sletter anmerkninger om lisenser, når registreringen bortfaller.

Den gjeldende lovens § 34 tredje ledd, tredje, fjerde og femte punktum, har regler om at Patentstyret kan nekte å anmerke en lisens dersom det finner at lisenshaverens bruk av merket vil være egnet til å villede. Reglene om dette foreslås ikke opprettholdt, jfr. det som er sagt foran i merknadene til utkastets § 53 om den tilsvarende bestemmelsen i lovens § 33.

Til § 55 Kreditorforfølgning

Den gjeldende lovs § 35 bestemmer at rett til varemerke ikke kan være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra kreditorene. Samme regel gjelder etter firmalovens § 4-2 første ledd for firma, og i kraft av bestemmelsen i firmalovens § 1-1 siste punktum dermed også for sekundære forretningskjennetegn. Det synes i denne situasjon noe uheldig at varemerkelovens bestemmelse taler om varemerke, og på den måten kan gi inntrykk av at noe annet kan gjelde for andre varekjennetegn. Det foreslås derfor i utkastets § 55 første ledd en bestemmelse som gjentar den gjeldende § 35, men slik at ordet varemerke erstattes av varekjennetegn.

Varemerkeloven inneholder ikke regler om varemerkenes skjebne når innehaveren slås konkurs. Det følger imidlertid av § 2-2 i dekningsloven av 8. juni 1984 nr. 59 at debitors varemerker går inn i hans konkursbo på linje med hans omsettelige aktiva ellers. Boet kan bruke debitors varemerker når det fortsetter hans virksomhet, og det kan selge varemerkerettighetene, sammen med virksomheten eller løsrevet fra denne. Den eneste grense for boets adgang til å overdra varemerkene setter bestemmelsene om villedelse.

Firmaloven bestemmer uttrykkelig at retten til firmaet ved konkurs går over til konkursboet (§ 4-2 annet ledds første punktum), men oppstiller en begrensning for så vidt gjelder firma som inneholder personnavn: Da gjelder regelen om at firmaet går over til konkursboet «bare for den øvrige del av firmaet med mindre vedkommende person er død, eller firmaet er sterkt innarbeidet eller vedkommende ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele firmaet. Firma som ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid som virksomheten fortsetter for boets regning» (§ 4-2 annet ledds annet og tredje punktum). I kraft av bestemmelsen i § 1-1 siste punktum får disse reglene tilsvarende anvendelse for sekundære forretningskjennetegn.

De motforestillinger som gjør seg gjeldende mot at en konkursdebitor skal måtte tåle at hans navn tvangsmessig brukes av andre, er nok sterkere overfor bruk som firma eller forretningskjennetegn, enn når det gjelder bruk som varemerke. Men gjelder det bruk av navn eller firma som varekjennetegn - jfr. utkastets § 3 siste ledd - utviskes nok denne forskjellen. Varemerkeutredningen II er kommet til at også varekjennetegnsloven bør inneholde bestemmelser om kjennetegnenes stilling i konkurs, og at man da bør følge firmalovens regulering når det gjelder kjennetegn som inneholder personnavn, med mindre varekjennetegnet er et registrert eller innarbeidet varemerke.

Det foreslås derfor som § 55 i utkastet en bestemmelse med slik ordlyd:

Rett til varekjennetegn kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra kreditorene.

Ved konkurs går retten til varekjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre dette er et registrert eller innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter dette ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

Kapittel 7 Klage og domstolsprøving

Til § 56 Klage til Patentstyrets annen avdeling

Bestemmelsene i utkastets § 56 samler reglene om klage, som i gjeldende lov finnes i §§ 22, 22a, 23a siste ledd, 33 annet ledd, 34 siste ledd, 58 og 60 siste ledd.

Første ledd i utkastets § 56 gjengir den gjeldende § 22, for så vidt som det bestemmes at endelige avgjørelser i Patentstyrets første avdeling av registreringssøknader kan påklages til annen avdeling dersom avgjørelsen har gått søkeren imot. Dessuten tas inn, fra den gjeldende § 58, at det samme gjelder avgjørelser av begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge. I begge tilfelle gjelder at en innvilgelse ikke kan påklages. En tredjeperson som mener at merket ikke skulle ha vært registrert, eller at den internasjonale registreringen ikke skulle ha vært gitt virkning i Norge, må i tilfelle forfølge dette standpunktet ved å gjøre innsigelse etter utkastets § 23, resp. § 45, eventuelt gjennom ugyldighetssøksmål eller begjæring om slettelse etter utkastets §§ 28-30.

Det bør kanskje nevnes at en avgjørelse kan gå søkeren imot uten at dette fremgår eksplisitt av slutningen i Patentstyrets avgjørelse. Hvis f.eks. søknaden prinsipalt gjelder registrering uten unntaksanmerkning, subsidiært registrering med unntaksanmerkning, og Patentstyret finner at unntaksanmerkning skal kreves, vil dette vanligvis ikke komme til uttrykk i avgjørelsens slutning på annen måte enn at det søkte merket blir å registrere med unntaksanmerkning. Det er likevel klart at dette er en avgjørelse som går søkeren imot - det er en avgjørelse som avslår hans prinsipale søknad, idet Patentstyret jo ikke kan vurdere og innvilge søknaden på grunnlag av subsidiære påstander, uten at den prinsipale først er forkastet.

Klageadgangen etter første ledd er begrenset til å gjelde endelige avgjørelser av første avdeling. Endel andre avgjørelser av første avdeling vil kunne påklages etter særlige bestemmelser om dette i de følgende ledd i utkastets § 56, men ellers er det forutsatt at avgjørelser som ikke er endelige avgjørelser av søknaden eller begjæringen, ikke skal kunne påklages. Dette vil bl.a. gjelde avslag på begjæringer om fristforlengelser, avslag på begjæringer om merkeendring på søknadsstadiet, avslag på begjæring om overføring av søknad etter § 21, og avvisning av begjæring om administrativ slettelse etter § 30.

Annet ledd i forslaget til § 56 gjengir regelen i den gjeldende § 22 annet ledd: Den endelige avgjørelsen av en innsigelse i første avdeling kan påklages av den av partene som avgjørelsen har gått imot. Regelen gjelder så vel for innsigelser mot at en internasjonal registrering skal gis virkning i Norge, som for innsigelser mot nasjonale norske registreringer.

Bestemmelsen i tredje ledd i forslaget gjelder avgjørelser etter de foreslåtte nye reglene i utkastets § 30 om administrativ slettelse av registrering. Avgjørelser om slettelse eller avslag på begjæring om slettelse skal etter forslaget kunne påklages av den som avgjørelsen er gått imot. Derimot vil det etter forslaget ikke være adgang til å påklage avgjørelser som avviser begjæringer om administrativ slettelse etter § 30. Slike avgjørelser må antas normalt å være bygd på bestemmelsen i utkastets § 30 tredje ledd, om at slettelsesbegjæringer kan avvises når Patentstyret finner at saken «er lite opplyst eller av annen grunn ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret». Her ligger det i selve avvisningsgrunnen at saken egner seg best for behandling i domstol, og klagebehandling må antas bare å virke forsinkende. Er det registreringens innehaver som begjærer slettelse (helt eller delvis), er det vanskelig å tenke seg avvisning på noe annet grunnlag enn at den som inngir begjæringen ikke godtgjør at han er rette innehaver av registreringen. Også i et slikt tilfelle anses det mest naturlig at en eventuell fortsettelse skjer for domstol, uten omvei om klagebehandling. Og for øvrig gjelder jo, at administrativ slettelse etter utkastets § 30 alltid er et alternativ til ugyldighets- eller slettelsessøksmål - denne veien vil følgelig alltid stå åpen, når en begjæring om administrativ slettelse etter utkastets § 30 avvises.

Bestemmelsen i utkastets § 56 fjerde ledd svarer helt ut til reglene i den gjeldende § 22 tredje ledd. De avgjørelser det her gjelder vil for innehaveren av registreringen ha samme virkning som en avgjørelse mot ham i en innsigelsessak, og bør følge de samme regler som gjelder for en slik.

I femte ledd i utkastets § 56 hjemles klageadgang for endel mer spesielle avgjørelsers vedkommende. Det skal kunne klages over avslag på eller avvisning av 1) begjæring om gjenopptagelse (jfr. utkastets § 20 tredje ledd), en slik bestemmelse finnes i den gjeldende lovs § 22 siste ledd, 2) begjæring om unntak fra allmenn tilgjengelighet (jfr. utkastets §§ 12, 22 siste ledd, 24 siste ledd, 30 siste ledd eller 31 siste ledd), en mindre utfyllende bestemmelse om dette finnes i den gjeldende lovs § 22 siste ledd, 3) begjæring om endring av et registrert varemerke (jfr. utkastets § 25), en slik klageadgang gjelder etter mangeårig praksis, men er ikke hjemlet i loven, 4) begjæring om fornyelse av registrering (jfr. utkastets § 27), slik klageadgang er hjemlet i den gjeldende § 23a siste ledd, jfr. § 22, 5) begjæring om slettelse etter utkastets § 31 - det er neppe noe praktisk behov for klageadgang i slike tilfelle, men Varemerkeutredningen II er av den oppfatning at det er prinsipielt uriktig hvis det ikke gis adgang til å klage over avgjørelser som innebærer tap av den rett registreringen ville gi, 6) begjæring om oppreisning etter utkastets § 65, slik klageadgang er hjemlet i den gjeldende lovs § 60 siste punktum, og over 7) avvisning av søknad etter § 39 om internasjonal varemerkeregistrering - slik klageadgang foreligger etter den gjeldende § 58.

Varemerkeutredningen II har antatt at det ikke er et tilstrekkelig sterkt behov for en adgang til særskilt klage over avslag på begjæring om endring av et varemerke som er søkt registrert. Søkes det om merkeendring under innsigelsesbehandlingen vil imidlertid et avslag kunne påklages, når innsigelsesbehandling pågår, vil merket alltid være et registrert varemerke.

For alle de avgjørelser som omhandles i utkastets § 56 femte ledd gjelder at forslaget vil gi klageadgang også for vedtak om avvisning av slike begjæringer som nevnes. For enkelte vedtakstyper er det nok i dag høyst uklart om slik klageadgang finnes. Varemerkeutredningen II antar at behovet ikke er stort i disse tilfellene, men det er utvilsomt et visst behov for avklaring. Og den lovteknisk enkleste måte å oppnå en slik på, er utvilsomt å la avvisningsvedtak følge samme regler som avslag, hva klageadgangen angår. At avvisning av en innsigelse kan påklages, følger av bestemmelsen i utkastets § 56 annet ledd.

I sjette ledd i den foreslåtte § 56 gjengis bestemmelsen i den gjeldende § 22a første ledd. Her er innført én endring, idet kravet om at klageavgiften må betales innen utløpet av klagefristen er erstattet av en bestemmelse om at klageavgift må betales innen «fastsatt frist». Endringen gjøres med tanke på at det også her kan bli tale om å innføre en slik ordning med fakturering av avgifter som er omtalt foran i merknadene til § 12. Så lenge en slik ordning ikke er innført, bør fristen for betaling av klageavgift fastsettes i forskrift.

Syvende ledd gjentar ordrett bestemmelsen i den gjeldende § 22a annet ledd om at en klage kan prøves selv om den frafalles, dersom særlige grunner taler for det.

Siste ledd i utkastets § 56 gir bestemmelsene i den foreslåtte § 12 om begrensningene i saksdokumentenes allmenne tilgjengelighet tilsvarende anvendelse for dokumentene i klagesaker, og svarer for så vidt til bestemmelsene i den gjeldende § 22a siste ledd.

Til § 57 Domstolsprøving av avgjørelser av Patentstyrets annen avdeling

Utkastets § 57 samler reglene om domstolsprøving, som i den gjeldende lov finnes i §§ 22a, 23a siste ledd, 33 annet ledd, 34 siste ledd, 58 og 60 siste ledd. Slik prøving kan bare kreves for avgjørelser av annen avdeling - for avgjørelser av første avdeling er rettsmidlet klage til annen avdeling, og dette rettsmidlet må ha vært utnyttet før saken kan bringes inn for domstol.

Bestemmelsene i den gjeldende § 22a tredje ledd om domstolsprøving av annen avdelings avgjørelser omfatter etter sin ordlyd avgjørelser som «avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering». Etter en naturlig lesning inkluderer dette ikke avgjørelser der annen avdeling avviser en klage over en beslutning i første avdeling, f.eks. fordi annen avdeling legger til grunn at klageavgiften ikke var rettidig betalt. En slik regulering synes imidlertid ikke å ha vært tilsiktet.

Varemerkeutredningen hadde, i samsvar med de da gjeldende regler, foreslått at adgangen til domstolsprøving skulle omfatte alle avgjørelser i annen avdeling som gikk søkeren imot (Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 128, §§ 19 og 20, begges siste ledd). Departementet ønsket imidlertid bestemmelsen om domstolsprøving formulert i samsvar med de parallelle bestemmelsene i patentloven og mønsterloven, der det bl.a. var et poeng at søksmålsadgangen ikke skulle omfatte avgjørelser av annen avdeling om overføring av patent eller mønster. Man valgte derfor en formulering, heter det, som ville «åpne . . . bare for søksmål mot staten om riktigheten av annen avdelings avgjørelser når det gjelder avgjørelse som innebærer at patentbeskyttelse nektes» (Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 36, jfr. s. 43 om mønsterloven).

Opprinnelig bestemte varemerkeloven av 1961 i § 19 siste ledd at når annen avdeling nektet registrering, «kan avgjørelsen ikke prøves av domstolene». En tilsvarende bestemmelse hadde patentloven av 1910. Denne ble ikke opprettholdt i patentloven av 1967. Departementet uttalte i patentlovproposisjonen bl.a. at det hadde «funnet at rettsikkerhetsmessige hensyn tilsier en prøvelsesadgang ved de vanlige domstoler også overfor de avgjørelser det her er tale om . . . Vurderingen beror på den funksjonsfordeling som hos oss består mellom forvaltningsorganer og domstoler, og det er kun tale om å gjennomføre et prinsipp som ellers gjelder i vår forvaltning. Det bør kreves særdeles tungtveiende grunner for å fravike dette prinsipp, og disse grunner kan departementet ikke se går lenger enn til å sette visse tidsgrenser for adgangen til å bringe saken inn for domstolene . . . Omfanget av domstolens prøvelsesrett bør være det samme som ved den alminnelige prøvelse av forvaltningsakter. Departementet har derfor i sitt utkast innskrenket seg til å fastsette den . . . frist innen hvilken søksmål må være reist . . . Departementet vil senere ta opp spørsmålet om tilsvarende endring i varemerkeloven, da forskjellige regler her neppe er begrunnet . . .» (Ot. prp. nr. 36 (1965-66) s. 38).

Varemerkeloven ble så endret i samsvar med dette, i forbindelse med vedtagelsen av lov om mønster av 29. mai 1970 nr. 33. Det ble pekt på at patentlovens regel om søksmålsfrist var «en bestemmelse som i realiteten gir domstolene adgang til å prøve avgjørelser hvorved Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om patent», og gitt uttrykk for at en tilsvarende regel burde innføres også i varemerkeloven (Ot. prp. nr. 40 (1969-70) s. 40). Bestemmelsen omtales her på en måte som tyder på at den kan ha vært oppfattet som hjemmel for domstolsprøving i disse sakene. På lignende måte synes den å være oppfattet i proposisjonen om endringene i lovene om det industrielle rettsvern i 1995, der det for patentlovens og mønsterlovens vedkommende tales om behov for «å åpne for søksmål» og om at «her åpnes det . . . bare for søksmål» (Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 36 og s. 43). Dette harmonerer ikke ubetinget godt med uttalelsene i patentlovproposisjonen, som synes å oppfatte søksmålsadgangen som tuftet på et alminnelig prinsipp i nyere norsk forvaltningsrett, og slik at patentlovens bestemmelse bare er en fristregel. Legger man dette til grunn, bør også varemerkelovens bestemmelse oppfattes på samme måte, og altså som unødvendig som hjemmel for retten til domstolsprøving. Betydningen av at avvisning av klage ikke er nevnt i § 22a tredje ledd blir da ikke at annen avdelings avvisningskjennelser er unndratt domstolsprøving, men at søksmålsfristen på to måneder ikke gjelder for disse tilfellene. En slik særordning for avvisningsavgjørelsene ville imidlertid være kunstig og uhensiktsmessig - det synes vanskelig å gi noen fornuftig begrunnelse for den. Varemerkeutredningen II kan på den annen side ikke se gode grunner for å unnta avvisningskjennelsene fra domstolsprøving. Det foreslås derfor en bestemmelse om innbringelse for domstolene som omfatter også avvisningskjennelser, og som da omfatter ikke bare avvisning av klager, men også avvisning av registreringssøknader og begjæringer om at internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, og begjæringer om gjenopptagelse, oppreisning, fornyelse, unntak fra allmenn tilgjengelighet og om internasjonal varemerkeregistrering. Når det gjelder avvisning av en innsigelse, synes det imidlertid mest hensiktsmessig at innsigeren henvises til å forfølge sin sak gjennom ugyldighetssøksmål eller slettelsesbegjæring. Dette er regelen når en innsigelse forkastes, og denne ordningen bør opprettholdes. Den bør gjelde også hvor en begjæring om administrativ slettelse avvises eller forkastes. Det foreslås gitt en uttrykkelig bestemmelse om dette i utkastets annet ledd.

For endel av de begjæringer som er omtalt ovenfor, gjelder at loven slik den nå lyder ikke nevner at avslag kan bringes inn for domstolene. Varemerkeutredningen II antar, som det vil ha fremgått ovenfor, at alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper i dag tilsier at det bør være adgang til domstolsprøving også av slike avgjørelser, og at det derfor kan hevdes at lovens taushet her bare innebærer at søksmålsfristen ikke gjelder for disse sakene. En slik ordning vil være klart uhensiktsmessig, og Varemerkeutredningen II foreslår derfor en bestemmelse om domstolsprøving der også slike avgjørelser er omfattet.

Når bestemmelsen er gitt som en opplisting av avgjørelser som kan prøves, og ikke som en generelt utformet regel, er grunnen at en slik regel kunne tenkes å føre til misforståelser i noen tilfelle. F.eks. et avslag på en begjæring om overføring av en registreringssøknad bør det normalt ikke være tale om å søke prøvet for domstolen som et spørsmål om en forvaltningsakts gyldighet. En slik sak bør reises for domstolen som en tvist om retten til det søkte merket, og for et slikt søksmål bør det rimeligvis ikke gjelde noen tomånedersfrist.

På denne bakgrunn foreslås at § 57 setter en søksmålsfrist på to måneder for 1) avgjørelser der Patentstyrets annen avdeling avslår eller avviser en søknad om registrering av et varemerke, eller en begjæring om at en internasjonal registrering skal ha virkning i Norge, 2) helt eller delvis opphever eller sletter en registrering eller opprettholder en beslutning i første avdeling om slik opphevelse eller slettelse, 3) avslår eller avviser en begjæring om gjenopptagelse av en søknad, 4) avslår eller avviser en begjæring om oppreisning, 5) avslår eller avviser en begjæring om fornyelse av en registrering, 6) avslår eller avviser en begjæring om unntak fra allmenn tilgjengelighet etter §§ 12, 22, 24, 30, 31 eller 56, 7) avslår eller avviser en begjæring om endring av et registrert varemerke etter § 25, eller 8) avviser en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 40 annet ledd, eller opprettholder en beslutning i første avdeling om avslag eller avvisning som nevnt i punktene 1 til 8, eller som avviser en klage over avgjørelse som her nevnt.

En avgjørelse der søkeren oppnår registrering, men bare på en måte som han har krevd subsidiært, er selvsagt også i denne henseende å anse som en avgjørelse om avslag, selv om den er formulert slik at merket blir å registrere slik som krevd i en subsidiær påstand, og det ikke nevnes eksplisitt at Patentstyret avslår søknaden i den prinsipale form.

Bestemmelsen i annet ledd er omtalt ovenfor i merknadene til første ledd.

Kapittel 8 Bestemmelser om rettsbeskyttelsen

Til § 58 Straffansvar

Straff har ikke vært noen praktisk sanksjon for varemerkeinngrep hos oss, men har forekommet der inngrep har skjedd i kombinasjon med andre lovovertredelser, som f.eks. ved piratkopier av videokassetter som med bruk av falske etiketter selges som ekte vare. Det er tegn i tiden som kan tyde på at det kan ventes økning i slike former for kriminalitet, og at enkelte saker kan ha større omfang enn vi har vært vant til her i landet. Samtidig er det grunn til å frykte for at inngriperne ofte ikke er søkegode, eller skjuler sine midler så vidt godt, at erstatningssøksmål kan være nokså formålsløse.

Det antas derfor å være grunn til å opprettholde straffesanksjonen mot inngrep, og til at strafferammen - som etter den gjeldende § 37 er bot eller fengsel inntil tre måneder - bør utvides. Den danske lovens § 42, som i utgangspunktet bare hjemler bøtestraff for varemerkeinngrep, har en bestemmelse om at det under «særligt skærpende omstændigheder, herunder navnlig hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbart retsstridig vinding», kan anvendes fengsel eller hefte inntil ett år. Den svenske lovens § 37 har en strafferamme på bøter eller fengsel i høyst to år, mens den finske § 39 har bøter eller fengsel i høyst seks måneder.

Varemerkeutredningen II antar at den norske strafferammen ikke bør avvike så sterkt fra nabolandenes. Det foreslås at den gjeldende strafferamme opprettholdes for normaltilfellene, men at man etter mønster av den danske lov setter en øvre ramme på fengsel i inntil ett år, hvis det ved handlingen var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning.

Etter den gjeldende § 37 finner offentlig påtale sted bare etter begjæring fra fornærmede. Varemerkeutredningen II antar, særlig med tanke på slike tilfelle der den øvre strafferammen forhøyes, at offentlig påtale også bør kunne finne sted hvis det kreves av allmenne hensyn.

Etter utkastets § 62 skal også lisenshavere ha søksmålskompetanse i sivile saker om varemerkeinngrep. Varemerkeutredningen II har antatt at det ikke er grunn til at lisenshaver også skal ha status som fornærmet i straffesaker om inngrep.

Den gjeldende lov om fellesmerker har ikke bestemmelser om straffansvar. Varemerkeutredningen II antar at det for slike merker bør gjelde samme regler om straff som for varemerker ellers, men slik at bare innehaveren av registreringen er å anse som fornærmet.

Til § 59 Vederlag og erstatning

Utkastets § 59 inneholder regler om erstatning og vederlag ved varemerkeinngrep.

I § 59 første ledd gjengis, med en rent redaksjonell endring, bestemmelsen i den gjeldende lovs § 38, om at den som forsettlig eller uaktsomt bruker varekjennetegn i strid med loven, plikter å betale et vederlag svarende til rimelig lisensavgift, foruten erstatning for ytterligere skade bruken måtte ha medført.

Som annet ledd i utkastets § 59 foreslås en bestemmelse som ikke har noen parallell i den gjeldende varemerkelov, om at merkets innehaver kan kreve erstatning og vederlag også for skade som er påført andre som har rett til å bruke merket. En slik regel finnes imidlertid i fellesmerkelovens § 6 annet punktum, og det er nødvendig å ta den over i loven om varekjennetegn når denne skal regulere også fellesmerkene. For disse vil det jo gjelde at bare innehaveren av merket, som f.eks. kan være en bransjeorganisasjon, har søksmålsrett ved inngrep (jfr. utkastets § 62 tredje ledd), mens tap og skade ved inngrepene gjerne vil ramme dem som har rett til å bruke fellesmerket.

Varemerkeutredningen II antar imidlertid at det ikke er grunn til å begrense denne regelen til å gjelde for fellesmerkene. Selv om en lisenshaver etter bestemmelsen i utkastets § 62 ofte vil være berettiget til selv å gå til søksmål med krav om erstatning og vederlag for skade som et varemerkeinngrep har påført ham, må det antas å være praktisk og prosessøkonomisk hensiktsmessig at merkeinnehaveren kan kreve erstatning og vederlag også til sine lisenshavere, i inngrepssak som han reiser. En kan ikke se at en slik bestemmelse skulle gi anledning til misbruk.

I tredje ledd i utkastets § 59 er den gjeldende § 38, første ledds annet punktum, gjengitt uendret, mens fjerde ledd gjengir - med en rent redaksjonell endring - den gjeldende § 38 annet ledd om vederlag og erstatning ved inngrep som er skjedd i god tro.

Til § 60 Avgrensning av virkeområdet til §§ 58 og 59

Bestemmelsen i utkastets § 60 om når reglene om straff og erstatning kommer til anvendelse ved ulovlig bruk av registrerte merker, gjengir med rent redaksjonelle endringer den gjeldende lovs § 39.

Til § 61 Endring og inndragning m.v.

Bestemmelsen i utkastets § 61 om plikt til å endre eller fjerne lovstridige kjennetegn og om eventuell inndragning m.v. gjengir den gjeldende lovs § 40, med et par redaksjonelle endringer.

Til § 62 Søksmålsrett

I utkastets § 62 første ledd er tatt inn en bestemmelse om søksmålsrett i saker om inngrep i tilfelle der det er gitt lisens til bruk av varemerket. Med mindre annet er avtalt mellom lisenshaveren og innehaveren av varemerket, skal de etter den foreslåtte bestemmelsen begge være søksmålsberettiget overfor inngrep innenfor lisenshaverens område. En slik regel finnes i den danske lovens § 45. Den gjeldende norske loven har ingen tilsvarende bestemmelse, men den gjeldende § 41 viser at lisenshavere kan ha søksmålsrett - den fastsetter at en lisenshaver som reiser inngrepsøksmål plikter å gi melding om dette til merkeinnehaveren. Varemerkeutredningen II har antatt at det bør gis en uttrykkelig og generell regel om at lisenshavere skal være søksmålsberettiget når ikke annet er avtalt, og har utformet utkastets § 62 første ledd etter mønster av den danske § 45 stk. 1. Bestemmelsen er forutsatt å være en ren kompetanseregel, som ikke har betydning for den materielle rettsstilling, som f.eks. i spørsmål om hvem som skal ha krav på en eventuell erstatning for inngrepet.

I utkastets § 62 annet ledd er tatt inn den nevnte bestemmelsen i den gjeldende lovs § 41, med en enkelt, rent redaksjonell endring.

Siste ledd i utkastets § 62 gjentar regelen i fellesmerkelovens § 6, om at bare innehaveren er søksmålsberettiget ved inngrep i fellesmerker.

Til § 63 Tvungent verneting m.v.

Utkastets § 63 svarer til den gjeldende lovs §§ 42 og 43.

Bestemmelsen i utkastets § 63 første ledd nr. 1 gjengir den gjeldende § 42 nr. 1 om at søksmål om prøving av annen avdelings avslag på registreringssøknad og avgjørelser som opphever en registrering eller stadfester en avgjørelse i første avdeling om opphevelse av registrering, skal reises for Oslo byrett som tvungent verneting. Bestemmelsens rekkevidde foreslås imidlertid utvidet, slik at Oslo byrett blir tvungent verneting for søksmål om prøving også av andre avgjørelser av annen avdeling, som bør følge samme regel her som avslagssakene. Som det fremgår nedenfor, dreier det seg kun om søksmål som reises mot staten.

Dette gjelder for det første avgjørelser som avslår en begjæring om at en internasjonal registrering skal gis virkning i Norge. Dette er avgjørelser som så vel saklig sett som i sine konsekvenser for søkeren er svært parallelle med avslag på registreringssøknader.

Videre gjelder det søksmål om prøving av avvisning av nasjonale og internasjonale registreringssøknader og begjæringer om at en internasjonal registrering skal gis virkning i Norge. Også disse søksmålene synes det naturlig å legge til en domstol som har erfaring i prøving av varemerkerettslige saker.

Avgjørelser der annen avdeling helt eller delvis opphever eller sletter en registrering eller opprettholder en avgjørelse i første avdeling om slik opphevelse eller slettelse, foreslås også trukket inn under bestemmelsen. Dette er avgjørelser som kan likestilles med ugyldigkjennelse, og de bør behandles av den domstol som er tvungent verneting for ugyldighetssøksmål.

De øvrige avgjørelser som nå foreslås trukket inn under bestemmelsen om tvungent verneting er det kanskje ikke like sterke grunner for å legge til Oslo byrett som tvungent verneting. Det dreier seg om avgjørelser som avslår eller avviser begjæringer om gjenopptagelse av en varemerkesøknad eller om oppreisning for oversittelse av en frist, eller som avviser eller avslår begjæringer om fornyelse av registrering, om endring av et registrert varemerke eller om unntak fra lovens bestemmelser om saksdokumentenes allmenne tilgjengelighet. Men også her vil det være en klar fordel at den domstol som skal behandle saken vil ha fortrolighet med varemerkerettslige spørsmål. Og når Oslo byrett vil være tvungent verneting for de fleste andre søksmål som berører Varemerkeregisteret, er det neppe grunn til å unnta disse søksmålene, som neppe vil være mange.

Bestemmelsen i første ledd nr. 2 gjengir med rent redaksjonelle endringer den gjeldende § 42 nr. 2.

Den gjeldende lovs §§ 33 og 34 bestemmer at Patentstyret kan nekte å anmerke overdragelser av og lisensiering av varemerker i Varemerkeregisteret, dersom det antas at bruken på den nye innehavers hånd vil være egnet til å villede. Disse bestemmelsene foreslås utelatt i den nye loven, se det som er uttalt om dette ovenfor i merknadene til utkastets §§ 53 og 54. Dette innebærer at den gjeldende lovens § 42 nr. 3 om verneting for søksmål om prøving av nektelse av slik anmerkning bortfaller.

Annet ledd i utkastets § 63 gjengir, med rent redaksjonelle endringer, den gjeldende lovens § 43, om plikt for den som reiser søksmål om ugyldigkjennelse eller slettelse av en registrering til å gi melding om søksmålet til Patentstyret og til enhver lisenshaver som er innført i Varemerkeregisteret med adresse.

Kapittel 9 Forbud mot bruk av villedende varekjennetegn

Til § 64

Den gjeldende lovens § 36 om bruk av villedende varekjennetegn har en særegen utformning. Den bestemmer i sitt første ledd at hvis et varekjennetegn blir tatt i bruk av en ny innehaver, eller av noen annen med innehaverens samtykke, og kjennetegnet på den nye brukers hånd er egnet til å villede, så kan det ved dom forbys ham å bruke kjennetegnet i uforandret form, og ellers gis de pålegg som retten finner påkrevet. Etter denne reguleringen av en relativt spesiell villedelsessituasjon, bestemmer annet ledd i bred alminnelighet at «det samme gjelder også i andre tilfelle hvor et varekjennetegn er villedende eller blir brukt på en måte som er egnet til å villede».

Varemerkeutredningen II antar at loven fortsatt bør inneholde en regel som hjemler reaksjoner mot villedende kjennetegnsbruk, selv om det sentrale redskap her vil være markedsføringslovens regler. Den foreslår derfor som § 64 i utkastet en bestemmelse som svarer til den gjeldende § 36, men som er redigert som en generell regel, uten den særpregede tilknytning til overdragelsessituasjonen som den gjeldende loven har.

Også bestemmelsen i den gjeldende § 36 siste ledd, som gir søksmålsrett til Patentstyret og enhver som har rettslig interesse i det, foreslås tatt med over i den foreslåtte § 64. Det forutsettes her at bestemmelsen, på samme måte som forbudet mot å registrere varemerker som er egnet til å villede, oppfattes ikke bare som en regel til vern for det kjøpende publikum, men som en regel som også skal verne næringsdrivende mot at noen skaffer seg konkurransefordeler ved å villede publikum (jfr. høyesterettsdommen i Rt. 1995 s. 1908 (MOZELL, NIR 1996 s. 351), på s. 1916 (s. 355), om forståelsen av forbudet mot å registrere villledende merker).

Kapittel 10 Forskjellige bestemmelser

Til § 65 Oppreisning for oversittelse av frist

Bestemmelsen i utkastets § 65 om oppreisning ved oversittelse av frister svarer i alt vesentlig til bestemmelsen i den gjeldende § 60.

Det er - etter forslaget som etter den gjeldende lov - slik at en innsiger ikke kan få oppreisning. Den som er for sent ute med å inngi innsigelse (jfr. utkastets § 23) eller som etter å ha inngitt innsigelse oversitter en frist satt av Patentstyret under innsigelsesbehandlingen, må eventuelt angripe registreringen gjennom ugyldighetssøksmål etter utkastets § 28 eller begjæring om administrativ slettelse av registreringen etter utkastets § 30.

De frister det kan gis oppreisning for oversittelse av, er på ett unntak nær, bare slike hvor oversittelse medfører at søknaden ikke kan imøtekommes. Dette betyr at det ikke kan gis oppreisning for oversittelse av fristen for å begjære fornyelse av en registrering. Her anses innehaveren tilstrekkelig hjulpet ved den adgang reglene gir til - mot betaling av en tilleggsavgift - å inngi fornyelsesbegjæring inntil seks måneder etter registreringsperiodens utløp (jfr. utkastets § 27 annet ledd). Videre foreslås opprettholdt den gjeldende bestemmelsen i lovens § 60 annet ledd om at oppreisningsadgangen ikke gjelder for fristene i reglene om konvensjonsprioritet (utkastets § 18) og utstillingsprioritet (utkastets § 19), se utkastets § 65 siste ledd. Det foreslås også tatt inn en bestemmelse om at det ikke skal kunne gis oppreisning for oversittelse av frister som Patentstyret setter for å avhjelpe mangler ved en søknad om internasjonal registrering, jfr. utkastets § 40. Bakgrunnen for dette er at det her neppe vil være tid til den saksbehandling en oppreisningsadgang vil kreve, innenfor den fristen som settes av Det internasjonale byrået for at den internasjonale registreringen skal få dagen for inngivelse av søknaden til Patentstyret som internasjonal dato i henhold til Madridprotokollen art. 3(4), jfr. art. 4(2).

Varemerkeutredningen II har imidlertid funnet det rimelig å åpne mulighet for oppreisning i tilfelle der en registreringssøker eller registreringsinnehaver som ikke har bopel eller sete her i riket ikke har meldt slik adresse som omhandlet i utkastets § 37 innen den frist som Patentstyret har satt for dette etter utkastets § 37 første ledd, jfr. § 20, eller etter utkastets § 37 annet ledd. Det synes også, alle forhold tatt i betraktning, rimelig å åpne adgang til oppreisning ved oversittelse av fristen i § 50 og § 51 for inngivelse av norsk søknad til erstatning av en opphørt internasjonal registrering. Utkastets § 65 taler derfor om frist gitt i eller i medhold av kapitlene 2, 4 eller 5.

Vilkårene for oppreisning foreslås opprettholdt uendret. Det må godtgjøres at søkeren, og eventuelt også hans fullmektig, har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Forarbeidene til den gjeldende bestemmelsen fremhever at den er «ordrett hentet fra patentlovens § 72 første ledd, og den er forutsatt tolket etter de samme retningslinjer som denne. Det innebærer at det forutsettes en relativt restriktiv anvendelse av oppreisningsbestemmelsen. Praksis etter patentlovens bestemmelse vil her være veiledende» (Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 121). Denne praksis er restriktiv, og understreker at oppreisningsregelen er en unntaksregel.

Begjæringen om oppreisning må, etter utkastet som etter den gjeldende bestemmelse, gjøres innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt, og senest fire måneder etter fristens utløp. Den gjeldende bestemmelsen krever at begjæringen må fremsettes innen disse fristene. I utkastet foreslås dette endret, slik at begjæringen må være innkommet innen fristens utløp. Noen nevneverdig skjerpelse innebærer dette ikke, og det gir et mer presist angitt skjæringspunkt.

Innen samme frister skal den unnlatte handling være foretatt. Den gjeldende lov krever dessuten at oppreisningsavgiften skal være betalt innen fristutløpet. Med tanke på en eventuell omlegning av avgiftsbetalingssystemet, slik at avgifter faktureres, antas betalingsfristen her å burde reguleres i forskrift, og ikke i lovteksten, jfr. foran i merknadene til § 12.

Reglene i den gjeldende § 60 om klage, klagefrist og domstolsprøving erstattes i utkastet av de mer generelle bestemmelsene i §§ 56 og 57. Det blir dermed klart at også avvisning av oppreisningsbegjæring kan påklages til annen avdeling, og eventuelt bringes inn for domstolen.

Første punktum i den gjeldende § 60 siste ledd fastsetter at Patentstyrets sjef bestemmer hvem som skal avgjøre begjæringer om oppreisning. En slik regel må være unødvendig i loven. Det er åpenbart at avgjørelsene skal treffes i første avdeling, og dette fremgår for øvrig også av utkastets bestemmelse om klage i § 56 femte ledd.

Til § 66 Rett til å se Varemerkeregisteret. Begjæringer om frist m.v.

Utkastets § 66 svarer til den gjeldende lovs § 61. I første ledd gis det bestemmelser om rett til å se Varemerkeregisteret, og til å få utskrift av det eller kopi av saksdokumenter som ikke er unntatt fra allmenn tilgjengelighet. Bestemmelsen er gitt en noe endret utformning, med sikte på å gjøre det klarere at den omfatter ikke bare søknadsdokumentene med bilag, men alle dokumentene i søknads- og registreringssaken, eventuelt også innsigelsessaken m.v. og fornyelsessaken, som ikke er unntatt fra allmenn tilgjengelighet etter bestemmelsene om dette.

Annet ledd i den gjeldende § 61 bestemmer at det skal betales avgift for utskrifter og kopier, og dessuten for innføring i Varemerkeregisteret med kunngjøring av endring som gjelder innehaverens navn eller fullmektigforhold. Bestemmelsen om avgift for utskrifter og kopier foreslås opprettholdt, men ført sammen med de øvrige regler om utskrifter og kopier i første ledd.

Bestemmelsen om avgift for innføring og kunngjøring av endringer med hensyn til innehaverens navn eller fullmektigforhold foreslås utelatt. Som det er pekt på foran i merknadene til § 53 er det en offentlig interesse at registeret er mest mulig oppdatert i slike henseender, og det kan være grunn til å frykte at avgiftsplikten motvirker dette ønskemålet.

I annet ledd i utkastets § 66 gjentas bestemmelsen i den gjeldende § 61 tredje ledd om avgift for innrømmelse av visse frister og fristforlengelser. Denne avgiftsplikten foreslås opprettholdt, selv om tilsvarende avgift ikke kreves for tilsvarende frister i patent- og mønstersaker. Dette har sammenheng med at vernet for patent og mønster gjelder et visst antall år fra søknadenes innkomst, og at det betales henholdsvis årsavgift og søknadsavgift. Varemerkene har vern fra den dag registreringssøknad og gjengivelse av merket er kommet inn til Patentstyret og i ti år fra registreringsdagen, jfr. utkastets § 26 - og søknadsavgiften gjelder altså beskyttelse i hele denne perioden. Avgiftsfrihet for fristforlengelser i denne situasjonen vil kunne medføre at søkeren bevisst forlenger søknadsperioden og dermed vernetiden for et varemerke. På denne bakgrunn foreslås den nåværende avgiftsplikt opprettholdt.

Det foreslås imidlertid en materiell og et par rent språklige eller redaksjonelle endringer. Den materielle endringen går ut på at plikten til å betale avgift bare gjelder på søknadsstadiet og ikke i innsigelsessak eller sak om internasjonal registrerings virkning i Norge. Begrunnelsen for endringen er at det etter dette blir bedre samsvar med reglene om avgiftsfrihet i patent- og mønstersaker for fristbegjæringer. Dessuten foreslås kravet om at begjæringen skal være ledsaget av avgiften endret til et krav om at avgift skal betales. Endringen foreslås med tanke på at det også her kan bli tale om å innføre en slik ordning med fakturering av avgifter som er omtalt foran i merknadene til utkastets § 12. Så lenge en slik ordning ikke er innført, bør fristen for betaling av avgift fastsettes i forskrift.

Til § 67 Delegasjonsbestemmelse

Utkastets § 67 gjentar reglene i den gjeldende § 62 om fullmakt for Kongen til å gi nærmere bestemmelser om registreringssøknader og innsigelser og behandlingen av dem, om avgiftssatser, om Varemerkeregisteret, om den tidende Patentstyret utgir, samt om gjennomføringen av loven for øvrig.

Det foreslås enkelte endringer. Fullmakten bør uttrykkelig omfatte også det å gi nærmere regler om registreringer og om kunngjøringer. Videre bør fullmakten omfatte også det å gi regler om avgiftsbetalingen, jfr. det som er sagt foran - bl.a. avslutningsvis i merknadene til § 66 - om endring av bestemmelser om at dokumenter skal være ledsaget av avgift til regler om at det skal betales avgift.

Det foreslås dessuten at fullmakten skal omfatte også å gi bestemmelser om at det skal betales avgift ved deling av varemerkesøknad eller registrering. Slik deling er nå regulert i forskrift som imidlertid gjelder bare deling av registreringer, etter Verdensorganisasjonen for immaterialretts traktat om varemerkerett, Trademark Law Treaty (TLT), vil Norge ved tiltredelse være forpliktet til å gi regler om deling også av søknader. Hjemmelen for avgiftsplikt ved deling bør finnes i loven.

Etter den foreslåtte § 37 i utkastet vil den plikt søkere og registreringsinnehavere med bopel eller sete i utlandet har til å ha fullmektig med bopel eller sete her, falle bort. Det vil være tilstrekkelig at de har meldt til Patentstyret en adresse her i riket som henvendelser med rettsvirkning kan sendes til.

Fullmektigplikten har medført at utenlandske søkere nokså unntaksfritt har korrespondert med Patentstyret gjennom sin fullmektig, og følgelig på norsk. Det er ikke tanken med å oppheve fullmektigplikten at søkere skal ha fri adgang til å velge språk i sin kommunikasjon med Patentstyret. Utgangspunktet må være at forvaltningsspråket er norsk med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift, slik som f.eks. i utkastets §§ 39 og 41. Det bør imidlertid åpnes adgang til gjennom forskrift å tillate andre språk enn norsk, generelt eller i spesielle sammenhenger. Utkastets § 67 gir hjemmel for slike forskriftsbestemmelser.

Kapittel 11 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Til § 68

I utkastets § 68 foreslås bestemmelse om at loven gjelder fra den tid Kongen fastsetter, og at varemerkeloven av 3. mars 1961 og loven om fellesmerker av samme dag, oppheves fra samme tid.

I annet ledd foreslås overgangsbestemmelser. I første punktum foreslås samme regel som i overgangsbestemmelsen i varemerkeloven av 1961 § 63 annet ledds første punktum: Registrering som er skjedd før loven trer i kraft kan bare kjennes ugyldig dersom den ikke tilfredsstiller den lovgivning som gjaldt på registreringsdagen. Slettelse av registrering etter utkastets § 28 annet eller tredje ledd, eller etter §§ 31 eller 37, og opphevelse etter § 32, skal kunne skje selv om registreringen er skjedd før loven trådte i kraft. Henvisningen til § 28 annet eller tredje ledd innebærer at utkastet gir samme regel som varemerkelovens § 63 annet ledd for tilfelle der varemerket etter registreringen har tapt sitt varemerkerettslige særpreg, er blitt villedende, stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse, og der slettelsesgrunnen er manglende oppfyllelse av «bruksplikten». Henvisningen til § 31 gjelder tilfelle der det er tvil om merkehaver finnes eller hans adresse er ukjent, og det ikke kommer reaksjon på oppfordring fra Patentstyret om at merkehaveren skal melde seg. Videre gjelder den tilfelle der Patentstyrets annen avdeling finner at vilkårene for varemerkevern åpenbart ikke har vært, eller åpenbart ikke lenger er til stede, og innehaveren ikke har gjort innvending mot at registreringen kjennes ugyldig eller slettes, når tre måneder er gått etter at Patentstyrets annen avdeling sendte ham melding om at man ville slette registreringen eller kjenne den ugyldig, og oppga grunnen til dette. Her vil alltid innehaveren kunne hindre avgjørelse om sletting eller ugyldighet, ved helt enkelt å meddele at han gjør innvending mot det. Endelig omfatter denne henvisningen de tilfelle der innehaveren og den som angriper hans rett er enige om å la spørsmålet om ugyldighet eller slettelse avgjøres med endelig virkning av Patentstyrets annen avdeling. Her vil merkeinnehaveren kunne unngå avgjørelse om sletting eller ugyldighet ved å nekte å la annen avdeling treffe endelig avgjørelse i spørsmålet.

Henvisningen i annet ledd til § 32 gjelder opphevelse ved åpenbar feil, eller der det etter registreringen viser seg at det foreligger en annen søknad med bedre prioritet etter reglene om konvensjonsprioritet eller utstillingsprioritet, eller der en eldre søknad som ville ha vært hindrende, er falt, men så blir gjenopptatt eller innvilget oppreisning. Felles for disse tilfellene er at de normalt vil være avklaret etter kort tid.

Henvisningen til § 37 gjelder slettelse fordi registreringsinnehaveren ikke oppfyller plikten til å melde til Patentstyret en adresse her i riket som forkynnelser og andre prosessuelle meldinger med rettsvirkning kan sendes til. Her er det klart at slettelse må kunne skje, uavhengig av om registreringsinnehaveren tidligere har oppfylt lovens krav, når det på et senere tidspunkt - f.eks. etter en overdragelse - ikke finnes noen meldt adresse som omhandlet i § 37.

Til overskriften til kapittel IV

Forslaget til endring av § 1-1 tredje ledd og tilføyelsen av den foreslåtte nye § 4-3 innebærer at kapittel IV kommer til å inneholde to paragrafer som gjelder firma, og en som gjelder sekundære forretningskjennetegn. Varemerkeutredningen II antar at dette bør komme til uttrykk i kapitteloverskriften, som nå lyder «Overdragelse av firma». Denne overskriften er dessuten noe misvisende ettersom kapitlet også har regler om tvungen overgang. Overskriften foreslås gitt denne ordlyd: Overgang av rett til firma og sekundært forretningskjennetegn.

Til § 4-3

Det er foran her i merknadene til firmalovens § 1-1 tredje ledd redegjort for det nære slektskap mellom det innarbeidede varekjennetegn og det innarbeidede sekundære forretningskjennetegn, og pekt på at ett og samme kjennetegn normalt vil være både innarbeidet sekundært forretningskjennetegn og innarbeidet varemerke eller annet varekjennetegn. Det er da svært uhensiktsmessig med en ordning som den som nå gjelder, der det innarbeidede varemerke er fritt overdragelig (varemerkelovens § 32, jf. utkastets § 52), mens det innarbeidede sekundære forretningskjennetegn følger firmalovens mere restriktive regler. Det er foran også pekt på at det sekundære forretningskjennetegn ikke har offentligrettslige funksjoner, slik som firmaet har. Utredningen foreslår på denne bakgrunn at overdragelse og annen overgang av sekundære forretningskjennetegn reguleres på samme måte som overdragelse og annen overgang av innarbeidede varekjennetegn.

Varemerkeutredningen II har i sine merknader foran under 13.1 til § 55 i utkastet til ny lov om varekjennetegn pekt på at motforestillingene en konkursdebitor kan ha mot at hans navn brukes av andre, nok er sterkere ved bruk av navnet som eller som del av et forretningskjennetegn, enn som eller som del av et varemerke. Dette taler isolert sett for at det for sekundære forretningskjennetegn som inneholder personnavn bør gjelde samme regler om virkningen av konkurs som for firma som inneholder slikt navn. En slik løsning vil imidlertid gi lite heldige resultater i de hyppig forekommende tilfelle der det sekundære forretningskjennetegnet også er et innarbeidet eller registrert varemerke. Ulike regler om de to kjennetegnstypene i konkurs vil i slike tilfelle kunne skape stor uvisshet om boets rett. Varemerkeutredningen II er blitt stående ved at dette må være avgjørende, og at konkursdebitors interesser her må vike.

Varemerkeutredningen II foreslår på denne bakgrunn en ny § 4-3 i firmaloven der et første ledd bestemmer at retten til et sekundært forretningskjennetegn kan overdras i eller uten forbindelse med den virksomhet som det er knyttet til. Denne bestemmelsen er utformet i ordrett samsvar med den tilsvarende bestemmelsen om varekjennetegn i § 52 første ledd.

Annet ledds første punktum bestemmer at reglene i lovens § 4-1 annet ledd og § 4-2 første ledd gjelder tilsvarende for sekundære forretningskjennetegn. Dette innebærer at ved overdragelse av virksomheten eller den vesentligste del av denne, går retten til dens sekundære forretningskjennetegn over til den nye eier hvis ikke annet er avtalt, dog slik at hvis kjennetegnet inneholder overdragerens navn, går retten til kjennetegnet ikke over til den nye eier med mindre dette er særskilt avtalt, jf. § 4-1 annet ledd. Videre innebærer det at rett til sekundært forretningskjennetegn ikke kan være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning, jf. § 4-2 første ledd, som gir helt samme regel som gjeldende varemerkelov § 35 og utkastet til lov om varekjennetegn § 55 første ledd.

I annet ledds annet punktum gis så samme regel for sekundære forretningskjennetegn som den som er foreslått for varekjennetegn i § 55 annet ledd i utkastet til ny lov om varekjennetegn: Ved konkurs går retten til sekundære forretningskjennetegn over til konkursboet. Inneholder kjennetegnet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av kjennetegnet, med mindre dette er et registrert eller innarbeidet varemerke, eller vedkommende person er død eller ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele kjennetegnet. Kjennetegn som etter disse reglene ikke tilhører konkursboet, kan likevel anvendes av dette for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

I tredje og fjerde ledd gis regler om lisenser. Ordlyden her er knyttet tett til ordlyden i bestemmelsen om varekjennetegnlisenser i § 54 i utkastet til ny lov om varekjennetegn. Innehaveren av et sekundært forretningskjennetegn kan gi andre rett til å bruke kjennetegnet i næringsvirksomhet (lisens). Lisenshaveren kan ikke overdra sin rett videre, med mindre avtalen med innehaveren gir ham rett til dette.

Innehaveren av et sekundært forretningskjennetegn skal kunne påberope seg sin kjennetegnsrett etter loven overfor en lisenshaver som overtrer lisensavtalens bestemmelser om varighet, om i hvilken utformning kjennetegnet kan brukes, om hvilke former for virksomhet det kan brukes for, om hvilket geografisk område det kan brukes i, eller om kvaliteten av de ytelser lisenshaveren tilbyr. Reglene om at innehaveren kan forfølge slike handlinger som inngrep i kjennetegnsretten, og ikke bare som kontraktsbrudd, er for det meste unødvendige, ettersom de handlingene som nevnes i stor utstrekning vil være inngrepshandlinger, og ikke bare kontraktsbrudd. Men det er også klart, at de gir anvendelse for inngrepssanksjoner i endel tilfelle som ellers ville ha måttet behandles som rene kontraktsbrudd.

Varemerkedirektivet forplikter til å ha en regel som denne for lisenser som gjelder registrerte varemerker. Av hensiktsmessighetsgrunner er den i gjeldende varemerkelov § 34 gjort gjeldende også for lisenser som gjelder innarbeidede varemerker, og denne regelen foreslås opprettholdt - og utvidet til å gjelde for varekjennetegn - i utkastet til ny lov om varekjennetegn § 54 annet ledd. Ettersom det som nevnt foran i merknadene til § 1-1 tredje ledd er svært lite hensiktsmessig med ulike regler for innarbeidede sekundære forretningskjennetegn og for innarbeidede varekjennetegn, foreslås den nevnte regelen tatt inn også i bestemmelsen om lisenser som gjelder for sekundære forretningskjennetegn, med slike redaksjonelle endringer som er nødvendige.

Som femte ledd i utkastet til ny § 4-3 foreslås tatt inn en bestemmelse som svarer til § 64 om villedende kjennetegn i utkastet til ny lov om varekjennetegn. Dersom et sekundært forretningskjennetegn er villedende, eller av innehaveren eller av noen annen med innehaverens samtykke, blir brukt på en måte som er egnet til å villede, kan det ved dom nedlegges forbud mot å bruke kjennetegnet eller å bruke det på slik måte, og ellers gis de påbud som retten finner påkrevet. Søksmål med krav om slike forbud eller påbud kan reises av enhver som har rettslig interesse i det.

Den tilsvarende bestemmelsen i § 64 i utkastet til ny lov om varekjennetegn gir, på samme måte som den gjeldende varemerkelov § 36, søksmålsrett også til Patentstyret. Adgangen for Patentstyret til å reise slikt søksmål har visstnok aldri vært brukt, og Varemerkeutredningen II har ikke sett grunn til å gi søksmålsrett til offentlig myndighet i den foreslåtte bestemmelsen i firmalovens § 4-3 femte ledd.