10 Administrativ overprøving og domstolprøving

10.1 Gjeldende rett

Dagens mønsterlov har to ordninger for den som ønsker å få opphevet en designregistrering. Den ene ordningen er den administrative innsigelsesprosedyren. Etter mønsterloven § 20 første ledd kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av en design i en periode på fire måneder fra tidspunktet da registreringen ble kunngjort. Registreringen skal oppheves administrativt hvis Patentstyret etter en slik innsigelse kommer til at vilkårene for designrett i §§ 1 til 4 ikke er oppfylt. Grunnlaget for opphevingen kan f.eks. være at designen ikke oppfyller nyhets- og forskjellskravet (§ 2), at den er registrert på en som ikke er berettiget til designen (§ 1 annet ledd), eller at den krenker en annens firma eller varekjennetegn (§ 4 nr. 2 bokstav b).

En oppheving kan gjelde hele eller deler av registreringen. Ettersom en design som utgangspunkt er udelelig, er delvis oppheving først og fremst aktuelt i tilfeller der en registrering inneholder mer enn én design (samregistrering). Det kan i så fall forekomme at én av designene ikke oppfyller vilkårene for registrering, f.eks. fordi den ikke er en nyhet.

Innsigelser kan som hovedregel settes frem av enhver. Det stilles som utgangspunkt ikke noe krav om sakstilknytning, slik som ved klage på enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28. Mønsterloven gjør ett unntak fra dette. Innsigelser som er begrunnet med at designen er registrert på en annen enn den berettigede, dvs. en annen enn designeren eller den som designerens rett har gått over til (§ 1 annet ledd), kan bare settes frem av den som påstår å ha retten til designen, se mønsterloven § 20 annet ledd.

Etter utløpet av innsigelsesperioden på fire måneder må det eventuelt reises ugyldighetssøksmål for domstolene etter mønsterloven § 31. Søksmål reises for Oslo tingrett (mønsterloven § 41). Kretsen av søksmålsberettigede er angitt på samme måte som i reglene om innsigelser. Ugyldighetssøksmål mot en eksisterende registrering kan reises av enhver, bortsett fra søksmål som er begrunnet med at designhaveren ikke hadde rett til å søke om registrering.

Det gjelder som hovedregel ingen frist for å reise søksmål om ugyldighet. Det er også mulig å reise ugyldighetssøksmål etter at registreringen er bortfalt, hvis saksøkeren har rettslig interesse av det (se Rt. 1971 s. 416). Søksmål som er begrunnet med at designen er registrert på noen som ikke er berettiget til designen, må imidlertid være reist «innen ett år etter ervervet kjennskap til registreringen og de øvrige omstendigheter som søksmålet grunner seg på», og senest tre år etter at designen ble registrert hvis designhaveren var i god tro på registreringstidspunktet, se mønsterloven § 31 annet ledd. Særregelen er begrunnet med innrettelseshensyn.

Den som mener å ha retten til designen, kan i innsigelsesperioden be Patentstyret om å få registreringen overført til seg som et alternativ til å kreve oppheving, se mønsterloven § 20 annet ledd annet punktum. Mønsterloven § 32 første ledd gir grunnlag for å kreve overføring ved dom. Søksmålsfristen er den samme som for ugyldighetssøksmål der påstanden går ut på at designhaveren ikke har retten til designen - det vil si en subjektiv frist på ett år og en absolutt frist på tre år hvis designhaveren var i god tro ved registreringen. Om den som frakjennes en designregistrering i god tro har begynt å utnytte designen kommersielt i Norge eller har gjort vesentlige forberedelser til slik bruk, har vedkommende rett til å fortsette bruken på rimelige vilkår (§ 32 annet ledd, jf. § 21 annet ledd annet punktum).

Overføring ved administrativt vedtak eller ved dom kan også kreves på søknadsstadiet, se §§ 16 og 17.

De omtalte reglene om innsigelser og domstolkontroll likner på dem som finnes i varemerkeloven og patentloven. Varemerkeloven åpner dessuten i særskilte tilfeller for administrativ overprøving av en registrering etter at fristen for innsigelser har løpt ut. De sistnevnte reglene har liten praktisk betydning.

10.2 Direktivet og designutredningen

Patentstyret foreslår i designutredningen at en designregistrering skal kunne kjennes ugyldig ikke bare etter de obligatoriske ugyldighetsgrunnene i direktivet artikkel 11 nr. 1, men også etter de valgfrie ugyldighetsgrunnene i nr. 2. Dette følger av §§ 25 og 27 i designutredningen, som fastsetter at en registrering er ugyldig hvis den ikke oppfyller vilkårene i §§ 1 til 8 eller § 14. Også «reservedelsregelen» i § 23 annet ledd kan etter forslaget gi grunnlag for ugyldighet. For en gjennomgåelse av de enkelte vilkårene vises det til proposisjonen kapittel 4.2 og 5.

Lovutkastet § 28 i designutredningen gir en viss adgang til å opprettholde registreringer i endret form. Forutsetningen er at designen i endret form oppfyller vilkårene for designrett, og at den beholder sin identitet. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 11 nr. 7 og er ny sammenliknet med gjeldende rett. Bestemmelsen tar sikte på tilfeller der en liten justering av designen er nok til å unngå ugyldighetsgrunnen. At registreringen opprettholdes i endret form, kan sies å innebære at den kjennes delvis ugyldig.

Når det gjelder fremgangsmåten for å få kjent en registrering ugyldig, foreslår Patentstyret at dagens system for domstolprøving av registreringer videreføres. Dette innebærer at registreringer skal kunne angripes ved ugyldighetssøksmål både mens de består og etter at de er bortfalt (utkastet § 27). Fristen for å reise søksmål vedrørende retten til designen skal være den samme som i dag. Videre skal ugyldighetssøksmål som hovedregel kunne reises av enhver, slik som etter mønsterloven § 31. Utkastet til designlov gjør imidlertid flere unntak fra den sistnevnte regelen enn dagens mønsterlov. Unntakene gjennomfører de særlige kravene om sakstilknytning i direktivet artikkel 11 nr. 3 til 5, jf. nr. 6.

Ved siden av systemet for domstolprøving foreslår Patentstyret at det innføres et system for administrativ overprøving av registreringer (utkastet § 25). Systemet vil gjøre det mulig å be Patentstyret om å treffe et administrativt vedtak om hel eller delvis oppheving eller overføring av en registrering. Ordningen skal være et enkelt og billig alternativ til søksmål og erstatte dagens innsigelsesordning. Mens en innsigelse etter mønsterloven kan settes frem i en periode på fire måneder etter kunngjøringen, skal administrativ oppheving kunne kreves i hele registreringens levetid. Administrativ overføring skal kunne kreves innenfor de samme fristene som i dag gjelder for overføringssøksmål. Adgangen til administrativ oppheving eller overføring blir med dette utvidet vesentlig sammenliknet med i dag. Patentstyret antar at dette vil styrke rettsstillingen til privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter.

Det foreslåtte systemet for administrativ overprøving er en nyskaping i norsk immaterialrett og henger nøye sammen med forslaget om å fjerne den obligatoriske nyhetsgranskningen av designsøknader. Om dagens granskningssystem fjernes, kan design bli registrert uten at det er foretatt noen vurdering av om nyhets- og forskjellskravet er oppfylt. Dette skaper etter Patentstyrets oppfatning et behov for et mer effektivt og brukervennlig overprøvingssystem.

At Patentstyret har foretatt en administrativ overprøving av en registrering, skal etter designutredningen ikke være til hinder for at det senere reises søksmål om samme forhold.

Som i dag skal det også kunne kreves overføring - ved administrativ sak for Patentstyret eller ved søksmål - av søknader om registrering.

Systemet for administrativ overprøving er blant annet inspirert av overprøvingsordningen etter den danske bruksmodelloven. Liknende systemer er innført eller foreslått på designområdet i de øvrige nordiske landene.

10.3 Høringsinstansenes syn

Høringsinstansene er positive til innføring av et system for administrativ overprøving av registreringer. Følgende høringsinstanser ga uttrykkelig støtte til forslaget: Norsk Designråd, Norsk forening for industriens patentingeniører, Norske patentingeniørers forening, Nærings- og handelsdepartementet og Næringslivets Hovedorganisasjon. Referater fra flere av disse høringsuttalelsene er gitt i kapittel 9.3 ovenfor.

Ingen instanser går imot Patentstyrets forslag, men bl.a. Regjeringsadvokaten har merknader til enkelte sider ved forslaget. Disse merknadene er omtalt under departementets vurderinger nedenfor.

10.4 Departementets vurderinger

10.4.1 Bør det innføres et system for administrativ overprøving?

Den viktigste forskjellen mellom den eksisterende og den foreslåtte ordningen for overprøving av registreringer, er at det ikke lenger skal gjelde noen bestemt frist for å anmode Patentstyret om å oppheve en registrering administrativt. Krav om oppheving kan settes frem i hele registreringens levetid, bortsett fra krav som er begrunnet med at designhaveren ikke har retten til designen. Forslaget inneholder også bestemmelser om administrativ overføring av søknader og registreringer. Fremstillingen i dette avsnittet tar primært sikte på oppheving av registreringer, ettersom det er i opphevingstilfellene forskjellene sammenliknet med gjeldende rett vil bli størst.

Departementet ser flere gode grunner til å innføre en adgang til administrativ overprøving i hele registreringens levetid. Dagens innsigelsesfrist på fire måneder kan ha løpt ut når det kommer frem opplysninger som viser at registreringen ikke oppfyller lovens vilkår for designrett. En kollisjon med annen design vil ofte ikke bli oppdaget før lenge etter registreringen, f.eks. fordi det tar lang tid å gjøre det designbeskyttede produktet klart for salg slik at designen blir kjent for konkurrenter. Det vil dessuten ofte ikke bli rettet et angrep mot en registrering før det er et konkret behov for det, typisk når en konkurrent ønsker å sette i gang produksjon av et liknende produkt. Det vil kunne bero på tilfeldigheter om dette tidspunktet faller sammen med innsigelsesperioden. Fristen kan dessuten være knapp hvis det er behov for å innhente dokumentasjon før man tar stilling til om det skal settes frem en innsigelse.

Den som i dag ønsker å angripe en registrering etter at innsigelsesfristen har løpt ut, må reise søksmål for domstolene. Dette er både dyrt og tidkrevende. Søksmålsadgangen er lite brukt. Registreringer som ikke blir opphevet i innsigelsesperioden, blir derfor normalt stående til de bortfaller på grunn av manglende fornyelse, eller fordi den maksimale beskyttelsestiden er nådd. Det kan være at den som er kjent med at en registrering ikke er i samsvar med loven, velger å respektere registreringen for å unngå belastningen med et søksmål. Etter departementets syn er det uheldig at designhavere på denne måten kan oppnå rettigheter i forhold til andre som de egentlig ikke skulle hatt.

En oppheving som skjer lenge etter registreringen, kan i en del tilfeller ramme designhaveren hardt. Dessuten kan tredjepersoner ha kommet inn i bildet f.eks. som lisenshavere. Innrettelseshensyn vil gjøre seg gjeldende med økende styrke etter hvert som tiden går. Det kan ut fra dette hevdes at en adgang til administrativ oppheving i hele registreringens levetid er betenkelig.

Designhavere og andre berørte er imidlertid heller ikke i dag garantert å få beholde designretten når innsigelsesfristen er utløpt. Registreringen kan bli kjent ugyldig av domstolene. Spørsmålet i denne sammenhengen er derfor ikke om det skal være adgang til å få kjent en registrering ugyldig lenge etter registreringstidspunktet. Problemstillingen er i hvilken grad oppheving skal kunne skje administrativt.

Overprøving hos domstolene gir mulighet for en grundigere og mer betryggende saksbehandling enn en administrativ sak. Rettssikkerheten til designhavere og eventuelle lisenshavere kan dermed bli bedre ivaretatt. Et system med administrativ overprøving kan dessuten i praksis øke risikoen for at designhaveren mister designretten sin. Terskelen for å kreve slik overprøving, kan være vesentlig lavere enn for å reise søksmål. Designhavernes rettsstilling blir følgelig faktisk sett mindre trygg.

Det er viktig å understreke at designhaveren har gode muligheter til å forsvare interessene sine i saker om administrativ overprøving. Et vedtak om oppheving i Patentstyrets første avdeling kan påklages til Patentstyrets annen avdeling. Blir vedtaket opprettholdt av Patentstyrets annen avdeling i klagesaken, kan saken bringes inn for domstolene.

Behovet for en enkel fremgangsmåte for overprøving av slike vedtak som det her er tale om, kan være større enn på mange andre forvaltningsområder. Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold. En ordning der design registreres uten noen særlig forprøving, kan vanskelig fungere uten et effektivt system for etterkontroll. En tanke bak Patentstyrets forslag er nettopp at en vesentlig del av kontrollinnsatsen skal flyttes fra søknadsfasen til fasen etter registrering.

Et annet poeng er at det i utgangspunktet globale nyhetskravet gjør det umulig å ha oversikt over alt materiale som har betydning for om vilkårene for beskyttelse er oppfylt. Dette er en viktig begrunnelse for dagens innsigelsesordning. Gjennom innsigelser kan det komme inn informasjon som Patentstyret ikke har tilgang til, slik at grunnlaget for avgjørelsene blir styrket. Usikkerheten som knytter seg til det faktiske grunnlaget for registreringene, skaper et behov for en enkel måte å overprøve registreringene på. Behovet styrkes ved at registreringen gir et slags rettslig monopol til å utnytte designen i en begrenset periode. Om det foreligger en ugyldighetsgrunn, kan skadevirkningen for tredjepersoner ikke repareres ved at Patentstyret gir også disse en rett til kommersiell utnyttelse av designen.

Det bør nevnes at designhaveren selv kan ha nytte av et system for administrativ overprøving. Overprøvingsadgangen kan f.eks. brukes til å få avklart en tvist om hvorvidt registreringen krenker en eldre designrett.

Forslaget i designutredningen støttes av hensynet til nordisk rettsenhet. Det bør ikke være vesentlig mer tungvint å få opphevet registreringer i Norge enn i de andre nordiske landene. Den nye danske designloven har overprøvingsregler som er nesten identiske med forslaget i designutredningen. Liknende systemer er foreslått innført på designområdet også av de finske og svenske utrederne. Overprøvingssystemet har klare likhetstrekk med ordningen for administrativ slettelse som er foreslått i varemerkeutredningen II for varemerkeområdet.

Patentstyrets forslag om å innføre et system for administrativ overprøving, ble godt mottatt av høringsinstansene.

Departementet har derfor videreført forslaget i designutredningen om at designregistreringer skal kunne oppheves administrativt i hele levetiden. Hvorvidt det skal oppstilles en særskilt frist for administrativ overprøving av spørsmålet om hvem som har retten til designen, er omtalt i kapittel 10.4.4 nedenfor.

Mens dagens innsigelsesordning er gratis, foreslås det i designutredningen at den som krever administrativ overprøving, skal betale en avgift. Departementet er enig i dette. En avgiftsplikt er i samsvar med prinsippet om at Patentstyrets virksomhet skal være selvfinansiert. Avgiftsplikten kan hindre at det leveres inn grunnløse krav som påfører Patentstyret og designhavere en unødvendig belastning.

Det er ikke selvsagt hva den administrative overprøvingsordningen bør kalles. Patentstyrets lovutkast bruker både betegnelsen «administrativ oppheving» og «administrativ overprøving». I det svenske lovutkastet brukes betegnelsen «hävning i administrativ ordning», mens man i Danmark har landet på uttrykket «administrativ prøvning». I lovteksten har departementet valgt betegnelsen «administrativ overprøving» som en fellesbetegnelse på opphevings- og overføringssakene.

Norske patentingeniørers forening og Nærings- og handelsdepartement påpekte under høringen at det kan være naturlig å evaluere det nye systemet for søknadsbehandling og overprøving når loven har vært i kraft i noen år. Justisdepartementet er enig i dette. Hvis en slik etterkontroll skulle vise at det er behov for endringer, vil departementet komme tilbake med forslag om dette.

10.4.2 Forholdet til systemet med domstolkontroll av registreringer

I designutredningen er det foreslått at sak om administrativ overprøving skal være et alternativ til og ikke en erstatning for domstolprøving. Den private parten kan altså velge mellom å fremme saken for Patentstyret eller for domstolene. Det er ikke et vilkår for søksmål at parten først har fått registreringen overprøvd administrativt. Etter utkastet er det på den annen side ingen ting i veien for å kreve administrativ overprøving først, og deretter angripe registreringen for domstolene hvis den blir opprettholdt av Patentstyret.

Departementet slutter seg til Patentstyrets forslag om at den private parten skal kunne velge mellom å angripe registreringen administrativt eller for domstolene. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot dette prinsipielle utgangspunktet.

Designutredningen inneholder regler som skal hindre parallelle saker for Patentstyret og domstolene. Krav om administrativ oppheving eller overføring kan ikke fremmes hvis det er reist søksmål for domstolene om samme forhold (§ 25 tredje ledd i lovutkastet i utredningen). Og den som har fremmet krav om administrativ overprøving, kan ikke angripe registreringen ved søksmål før det foreligger en endelig avgjørelse fra Patentstyret. Sistnevnte regel innebærer at den administrative klagemuligheten må være uttømt før søksmålet reises (se § 42 fjerde ledd i utredningen med tilhørende merknader). Tilsvarende regler er foreslått på varemerkeområdet i varemerkeutredningen II.

Under høringen av varemerkeutredningen II hadde flere instanser merknader til forslaget om at administrativ overprøvingssak skal stenge for søksmål inntil klagemuligheten er uttømt. Den Norske Advokatforening uttaler:

«Dersom en slik ordning skal kunne gjennomføres, er det for Advokatforeningen en forutsetning at det settes tidsfrister for Patentstyret. Det bør settes kortefrister, både for å ta stilling til om begjæring om ugyldighet eller slettelse skal behandles, og for å treffe avgjørelse dersom saken undergis administrativ behandling. Hvis Patentstyret ikke er i stand til å treffe realitetsavgjørelse i løpet av kort tid, må partene kunne velge å få saken avgjort av domstolene.»

Tilsvarende synspunkter ble fremholdt av Næringslivets Hovedorganisasjon. Også Regjeringsadvokaten reiser spørsmålet om det bør oppstilles tidsfrister for Patentstyrets saksbehandling, hvis det vedtas en regel som utelukker søksmål før en administrativ overprøvingssak på varemerkeområdet er klagebehandlet.

Norske patentingeniørers forening mener for sin del at den private parten bør ha rett til å trekke tilbake kravet om administrativ overprøving av en varemerkeregistrering, og at det i så fall bør være adgang til å reise søksmål. Etter foreningens oppfatning bør det være tilstrekkelig med en regel som hindrer at det samme spørsmålet behandles av domstolene samtidig som sak pågår for Patentstyret.

Departementet er enig med Patentstyret i at designloven bør inneholde regler som utelukker parallelle overprøvingssaker for Patentstyret og domstolene. I likhet med flere av høringsinstansene til varemerkeutredningen II er departementet derimot skeptisk til en regel som gjør det nødvendig å bringe en påbegynt sak om administrativ overprøving gjennom Patentstyrets to instanser før det kan reises søksmål om samme forhold. Fordelen med en slik regel er at den kan spare domstolene for arbeid. Det kan være at partene aksepterer Patentstyrets avgjørelse i overprøvingssaken, slik at søksmål unngås. Blir saken likevel brakt inn for domstolene, kan vurderingene til Patentstyrets annen avdeling gi et verdifullt bidrag til saksopplysningen. Et sentralt poeng er imidlertid at administrativ overprøving i utgangspunktet er et valgfritt alternativ til søksmål. Rettslig sett er det ingen ting i veien for å reise søksmål uten å kreve administrativ overprøving først. Det kan da virke unaturlig at den som i første omgang valgte å bringe saken inn for Patentstyret, ikke har rett til å ombestemme seg.

Det kan derfor bli bedre sammenheng i systemet om den private parten gis en rett til å trekke kravet om administrativ overprøving eller til å unnlate å påklage en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling i overprøvingssaken, med den virkning at det i stedet kan reises søksmål.

Formelt sett er det ingen grunn til at søksmål må utstå til det foreligger en avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling. Hvis også annen avdeling avslår eller avviser kravet om oppheving eller overføring, kan avgjørelsen likevel ikke bringes inn for domstolene (se § 35 annet ledd i designutredningen, se også § 57 i varemerkeutredningen II). Et søksmål må uansett reises mot designhaveren som et spørsmål om registreringens gyldighet eller om hvem som har retten til designen, og ikke som et spørsmål om gyldigheten av vedtaket der Patentstyret opprettholder sin tidligere avgjørelse.

Departementet foreslår på denne bakgrunn en begrensning i rekkevidden av § 42 fjerde ledd i designutredningen. Etter § 32 tredje ledd i departementets lovforslag kan den som har fremmet krav om administrativ overprøving, ikke reise søksmål om ugyldighet eller overføring mens saken pågår for Patentstyret. Bestemmelsen hindrer at parten reiser slikt søksmål samtidig som spørsmålet om ugyldighet eller overføring behandles av Patentstyret. Det foreslås videre en bestemmelse i § 39 første ledd som får frem at klageretten ikke trenger å være brukt før registreringen angripes for domstolene. Forskjellen sammenliknet med designutredningen blir at søksmålsadgangen igjen står åpen hvis avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling ikke påklages, eller hvis overprøvingssaken trekkes. Ved utformingen av reglene er det tatt utgangspunkt i forslaget som Norske patentingeniørers forening fremsatte under høringen av varemerkeutredningen II.

10.4.3 Ugyldighetsgrunnene

I designutredningen (lovutkastet §§ 25 og 27) er det oppstilt begrensninger med hensyn til hva som kan være en ugyldighetsgrunn for en registrering. Den som krever overprøving av en registrering hos Patentstyret eller domstolene, må påberope seg et grunnlag for oppheving eller ugyldighet som er nevnt i disse bestemmelsene. Ellers blir saken avvist. Bestemmelsene bygger på direktivet artikkel 11 nr. 1 og 2, jf. nr. 7.

Grunnlagene for oppheving eller ugyldighet i utkastet er at registreringen ikke oppfyller de materielle vilkårene i §§ 2 til 8 i designutredningen (nyhet og individualitet mv.), eller at designen er registrert på en som ikke har rett til designen, jf. § 1. En registrering kan også bli opphevet eller kjent ugyldig hvis søknaden ble endret i strid med § 14, eller hvis designen til en reservedel har vært registrert i mer enn femten år i strid med § 23 annet ledd. Det kan ikke kreves overprøving på grunnlag av at søknaden ikke oppfyller formkravene i § 13, f.eks. fordi bildene av designen ikke er tydelige nok, eller på grunnlag av at § 15 om samregistrering er brutt. Heller ikke brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kan i seg selv føre til ugyldighet. Som eksempler kan nevnes brudd på reglene om habilitet (forvaltningsloven §§ 6 flg.) og utredningsplikt (forvaltningsloven § 17 første ledd).

Regjeringsadvokaten har i sin høringsuttalelse tatt opp spørsmålet om hvorfor de personelle og prosessuelle grunnlagene for ugyldighet etter den alminnelige forvaltningsretten ikke skal kunne føre til ugyldighet etter designloven.

Departementet bemerker at både dagens patentlov, varemerkelov og mønsterlov bygger på et prinsipp om at en registrering bare kan kjennes ugyldig hvis det knytter seg feil til innholdet i avgjørelsen. På grunn av de uheldige konsekvensene ugyldighet kan få for innehaveren, har man sett det slik at det ikke bør kunne treffes avgjørelse om ugyldighet hvis registreringen materielt sett er i orden (se f.eks. Nordisk utredningsserie 1963: 6 s. 314-315).

At registreringen kjennes ugyldig på grunn av en saksbehandlingsfeil, vil riktignok ikke uten videre føre til at designretten går tapt. Vurderingen av om det skal gis designrett, er lovbundet. Hvis Patentstyret etter en fornyet og korrekt saksbehandling kommer til at registreringen er forenlig med loven, blir registreringen opprettholdt. En avgjørelse om ugyldighet kan imidlertid skape usikkerhet for designhaveren uten hensyn til hva det endelige utfallet blir. Det kan også være vanskelig å få inngått avtaler med lisenshavere og produsenter mens saken pågår.

Det er dessuten tvilsomt om det er forenlig med direktivet å gjøre brudd på saksbehandlingsregler til grunnlag for ugyldighet. Artikkel 11 nr. 1 og 2 gir en uttømmende liste over ugyldighetsgrunner. Saksbehandlingsfeil er ikke nevnt blant disse. Ettersom direktivet ikke harmoniserer statenes saksbehandlingsregler, kan det argumenteres for at direktivet overlater til nasjonal rett å fastsette konsekvensene av brudd på nasjonale prosedyreregler. Forordningen om EF-design inneholder imidlertid både materielle bestemmelser og prosedyreregler. Etter forordningen synes det klart at en registrering bare kan kjennes ugyldig ved brudd på den førstnevnte typen regler (artikkel 53 nr. 1). Bestemmelsen om ugyldighet er utformet på omtrent samme måte i direktivet. Dette taler for å tolke direktivet slik at en registrering ikke kan kjennes ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

Et annet spørsmål er hvilke materielle grunner som bør kunne føre til ugyldighet. Det svenske lovutkastet (SOU 2001: 68) avviker fra Patentstyrets designutredning ved at verken § 14 om endring av designen på søknadsstadiet eller § 23 annet ledd om redusert beskyttelsestid for reservedeler er nevnt blant ugyldighetsgrunnene. Den danske loven har derimot tatt med alle grunnlagene i designutredningen og fastsetter i tillegg at registreringen kan kjennes ugyldig hvis § 15 om samregistrering er brutt.

Departementet antar at det ikke er noe særlig behov for å gjøre brudd på § 14 til en selvstendig ugyldighetsgrunn. Bestemmelsen slår fast at en design i en søknad bare kan endres hvis designen i endret form beholder sin identitet og oppfyller vilkårene for registrering. Fører endringen av designen til at registreringen krenker andres rettigheter eller kommer i konflikt med andre vilkår for designrett, vil registreringen kunne kjennes ugyldig på dette grunnlaget. Hvis designen på den annen side oppfyller de alminnelige vilkårene for designrett også etter endringen, synes det ikke å være noen grunn til å oppheve den, selv om designen har mistet sin identitet. Det får være tilstrekkelig at Patentstyret undersøker forholdet til § 14 under søknadsbehandlingen, se § 17 første ledd. I likhet med de svenske utrederne mener departementet derfor at § 14 ikke bør nevnes blant ugyldighetsgrunnene.

Etter departementets oppfatning bør heller ikke brudd på § 15 om samregistrering være en egen ugyldighetsgrunn, slik bestemmelsen er i Danmark. Paragraf 15 er brutt hvis designene i registreringen tilhører forskjellige klasser etter produktlisten i Locarnoavtalen. Poenget med samregistrering er at det er billigere for søkeren enn å sende inn separate søknader for hver design. Samregistrering fører ikke i seg selv til noen særlige ulemper for utenforstående. Noe vesentlig behov for å oppheve en registrering utelukkende fordi den er i strid med § 15, skulle det derfor ikke være. Departementet foreslår ut fra dette ingen endringer i forhold til designutredningen på dette punktet.

Slik departementet ser det, bør det ikke være adgang til administrativ oppheving i tilfeller der en reservedel har vært registrert i mer enn femten år, jf. § 23 annet ledd. Inntil innholdet i reservedelsbegrepet er nærmere avklart, bør saker om reservedeler overlates til domstolene. Den som mener å ha rett til å utnytte en bestanddel som har vært registrert i femten år, fordi det er tale om en reservedel, kan reise søksmål for å få fastslått sin rett gjennom en fastsettelsesdom, hvis vedkommende har rettslig interesse etter tvistemålslovens regler.

Departementets forslag fører til at ugyldighetsgrunnene blir de samme som i det svenske lovutkastet. Designloven §§ 14 og 23 annet ledd sløyfes som selvstendige opphevingsgrunnlag. I samsvar med designutredningen vil rene saksbehandlingsfeil ikke i seg selv gi grunnlag for ugyldighet. Dette hindrer ikke at slike feil påberopes i tilleggtil materielle mangler. Den private parten kan f.eks. være interessert i å påberope inhabilitet for å påvirke Patentstyrets behandling av overprøvingssaken.

10.4.4 En tidsfrist for saker om overprøving av retten til designen?

For ugyldighetssøksmål som er begrunnet med at designen tilhører en annen, oppstiller mønsterloven en søksmålsfrist på ett år. Fristen regnes fra tidspunktet da saksøkeren fikk kjennskap til registreringen og de øvrige forholdene som kunne gi grunnlag for søksmål, se mønsterloven § 31 annet ledd. Det gjelder en absolutt søksmålsfrist på tre år hvis innehaveren av registreringen var i god tro ved registreringen. Fristen er den samme for søksmål om overføring av en registrering.

I designutredningen er det foreslått at disse søksmålsfristene skal føres videre. Etter forslaget skal fristen også gjelde for krav om at Patentstyret skal oppheve eller overføre en registrering administrativt på grunnlag av at designen tilhører en annen enn designhaveren.

Departementet støtter dette forslaget. Det er ikke urimelig at den som har frembrakt en design - eller som retten til designen har gått over til - i noen grad må følge med på om designen blir registrert av andre, jf. den foreslåtte treårsfristen. Det synes naturlig at hensynet til designhaverens innrettelse etter en viss tid går foran hensynet til den som egentlig er berettiget til designen, hvis designhaveren var i god tro ved registreringen.

Etter gjeldende rett kan man vente ett år med å gå til søksmål regnet fra tidspunktet da man fikk tilstrekkelig kunnskap om saken. Det kan reises spørsmål om det er behov for en så lang frist for å forberede en administrativ sak. Blant annet på bakgrunn av målsettingen om nordisk rettsenhet foreslår departementet imidlertid ingen endringer i forhold til designutredningen.

10.4.5 Bør rettslig interesse være et vilkår for å reise sak?

Retten til å klage på et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28, gjelder bare for den som har rettslig klageinteresse. Tvistemålsloven stiller krav om rettslig interesse som vilkår for søksmål. De to kriteriene tolkes på omtrent samme måte. Man må enkelt sagt være berørt av vedtaket på en slik måte at det virker rimelig og naturlig at man kan få det overprøvd.

Dagens innsigelsesordning har en avvikende regel på dette punktet: Innsigelser mot en registrering kan som utgangspunkt fremsettes av enhver. Det stilles ikke krav om rettslig interesse e.l. Patentstyret foreslår at dette skal være utgangspunktet også i det nye administrative overprøvingssystemet. Hovedregelen skal være at hvem som helst kan fremme et krav om administrativ overprøving. Denne hovedregelen omfatter bl.a. saker med påstand om at registreringen ikke inneholder en «design», at designen ikke er en nyhet med individuell karakter, eller at den strider mot offentlig orden eller moral.

Lovutkastet § 25 annet ledd i designutredningen gjør viktige unntak fra prinsippet om at enhver kan kreve administrativ overprøving. Sak om oppheving på grunnlag av at registreringen krenker eller kolliderer med andres rettigheter (se § 7 nr. 2 til 4 i designutredningen), kan bare reises av den som blir berørt på en nærmere angitt måte. En anmodning om oppheving på grunnlag av § 1 om retten til designen kan bare fremsettes av den som påstår å være berettiget til designen. Det siste er også et vilkår for å be Patentstyret om å overføreregistreringen. Kretsen av dem som har rett til å reise søksmål for domstolene, er angitt på samme måte (§ 27 tredje ledd). Disse særreglene om sakstilknytning gjennomfører direktivet artikkel 11 nr. 3 til 5, jf. nr. 6. Direktivet sier imidlertid ikke noe om hvilken sakstilknytning som kreves i andre tilfeller enn dem som er uttrykkelig regulert. Direktivet oppstiller altså ikke noen bestemt hovedregel om sakstilknytning. Det er derfor ikke nødvendig å ta som utgangspunkt at enhver kan kreve overprøving.

Den danske designloven gir - i likhet med det norske utkastet - enhver rett til å reise sak om oppheving eller ugyldighet. I det svenske lovutkastet (SOU 2001: 68) er derimot hovedregelen at man må lide «förfång» av registreringen for å kunne kreve overprøving. Vilkåret har likhetstrekk med den norske tvistemålslovens prinsipp om rettslig interesse. Dette innebærer at det uansett neppe blir mulig å oppnå nordisk rettsenhet på dette punktet. Problemstillingen om sakstilknytning kan vurderes på et friere grunnlag.

Blant høringsinstansene er det kun Regjeringsadvokaten som har kommentert spørsmålet om sakstilknytning. Fra høringsuttalelsen siteres:

«I [§ 27] annet ledd heter det at ugyldighetssøksmål kan reises av «enhver», med de unntak som er fastsatt i tredje ledd. Regjeringsadvokaten savner på dette punkt en henvisning til det alminnelige krav om aktuell rettslig interesse, jf. tvistemålsloven § 54. Uttrykket «enhver» kan lede til misforståelser med hensyn til hvorvidt denne grunnleggende prosessforutsetningen fremdeles er en skranke for søksmålet.»

Departementet understreker at Patentstyrets forslag om at «enhver» skal kunne gå til ugyldighetssøksmål, er i samsvar med dagens mønsterlov og patentlov. Uttrykket skal tas bokstavlig. Det er ikke nødvendig å ha noen bestemt tilknytning til saken for å reise søksmål. I forarbeidene til patentloven heter det (Nordisk utredningsserie 1963: 6 s. 319):

«[Det er] en naturlig følge av at patentet retter seg mot alle og enhver og setter rettslige grenser for deres handlefrihet, at man ikke setter noen begrensninger i søksmålsretten. At det skal påvises en spesiell rettslig interesse hos saksøkeren i å få patentets gyldighet prøvet, f.eks. spørsmålet om lovligheten av en hos ham igangværende eller påtenkt produksjon, bør ikke kreves. Mulighetene for at retten til å få et patent ugyldigkjent derved skulle bli misbrukt i sjikaneøyemed, antar komitéene er uten praktisk betydning. For det første vil saksøkeren i alminnelighet uten vanskelighet kunne konstruere en rettslig interesse, og for det annet kan man neppe overhodet tale om et egentlig misbruk når man først får et patent ugyldigkjent.»

Erfaring viser at det er liten fare for at søksmålsadgangen blir misbrukt til å reise grunnløse saker. Til dét er kostnadene ved søksmål for store. Som anført i sitatet ovenfor er det uansett lite naturlig å tale om misbruk så lenge saksøkeren påviser at en registrering er ugyldig.

Også den administrative innsigelsesordningen i designloven, varemerkeloven og patentloven er åpen for enhver. Å fremme en innsigelse er imidlertid bare mulig i en begrenset periode etter kunngjøringen. Hvis det innføres et system for administrativ overprøving i designloven, vil antallet prosesser kunne øke vesentlig sammenliknet med i dag. Det kan ut fra dette hevdes at behovet for begrensninger med hensyn til hvem som kan reise sak, er større enn med dagens overprøvingssystem. Et krav om rettslig interesse kan føre til færre saker og derfor gi en viss prosessøkonomisk gevinst.

Departementet har likevel kommet til at det som hovedregel ikke bør kreves rettslig interesse for å reise ugyldighetssøksmål eller sak om administrativ overprøving etter designloven. Fordi Patentstyret bare foretar begrensede undersøkelser av designen før registrering, mener departementet at kretsen av dem som kan angripe registreringsvedtaket, bør være videre enn etter den alminnelige forvaltnings- og prosessretten. Et generelt krav om konkret sakstilknytning kan føre til at materielt holdbare overprøvingskrav må avvises, slik at designhaveren beholder en enerett som det reelt sett ikke er grunnlag for.

Departementet har derfor videreført hovedregelen i designutredningen om at hvem som helst kan kreve administrativ overprøving eller reise ugyldighetssøksmål.

10.4.6 Partens begrunnelsesplikt

Ved en lovendring i 1995 ble det innført en plikt for den private parten til å begrunne innsigelser i både mønsterloven, patentloven og varemerkeloven. I forarbeidene er begrunnelsesplikten beskrevet slik for så vidt gjelder innsigelsesreglene i patentloven § 24 (Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 33-34):

«For at en innsigelse skal anses begrunnet, må den iallfall inneholde noe som antyder på hvilket grunnlag innsigeren mener at patentet må oppheves eller endres. Det kan dreie seg om faktiske opplysninger, f eks om hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, eller som viser at patenthaveren egentlig ikke er berettiget til patentet, eller det kan være en angivelse av det rettslige grunnlaget som innsigelsen bygger på, f eks at det dreier seg om en nyvinning som ikke kan patenteres etter patentloven § 1. Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mye som må kreves. Generelt kan det imidlertid sies at det ikke er meningen at Patentstyret skal avvise innsigelser på materielt grunnlag. Det må være tilstrekkelig at innsigelsen tilsynelatende angir en reell innsigelsesgrunn. Om det senere viser seg at grunnlaget ikke er holdbart materielt sett, skal innsigelsen forkastes [...].»

Begrunnelsesplikten etter § 20 første ledd annet punktum i dagens mønsterlov må forstås på samme måte (se Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 41 annen spalte). Etter gjeldende rett må en innsigelse derfor gå ut på at registreringen er helt eller delvis ugyldig, slik at den ikke kan opprettholdes i sin nåværende form. Innsigelser som gjelder andre forhold, blir avvist. Innsigelsen skal dessuten antyde et grunnlag for oppheving og inneholde nødvendig dokumentasjon, slik at innsigelsen iallfall tilsynelatende fremstår som reell.

I designutredningen er denne begrunnelsesplikten foreslått videreført i bestemmelsene om administrativ overprøving, se utkastet § 26 første ledd. I merknadene til bestemmelsen er det uttalt:

«I mange tilfeller vil dokumentasjonen som innsendes være svært viktig for at Patentstyret i det hele tatt skal kunne ta stilling til kravet. Hvor det for eksempel fremsettes krav om å prøve hvorvidt en design var kjent på markedet før søknaden innkom til Patentstyret, er dokumentasjonen som innsendes helt avgjørende for at Patentstyret skal kunne vurdere kravet. Bes det om at Patentstyret skal undersøke designen mot tidligere designsøknader og designregistreringer, har Patentstyret selv den nødvendige dokumentasjon tilgjengelig. Hvor den som krever administrativ overprøving ikke har lykkes i å legge ved avgjørende dokumentasjon for sine anførsler, vil Patentstyret som hovedregel avslå kravet og opprettholde registreringen, jf. utkastet § 25 femte ledd.»

Departementet viser til at de alminnelige klagebestemmelsene i forvaltningsloven ikke pålegger den private parten å gi en begrunnelse for klagen. Forvaltningsloven § 32 annet ledd sier bare at klageren bør angi grunnene som klagen støtter seg på. Departementet er imidlertid enig med Patentstyret i at designlovens regler om administrativ overprøving bør oppstille en strengere regel på dette punktet. Materialet som er relevant i saker om overprøving av designregistreringer, kan være meget omfattende og uoversiktlig. Dette gjelder særlig i saker der det påstås at nyhets- og forskjellskravet ikke er oppfylt. Hvis det ikke er innlevert noen dokumentasjon, kan det i praksis være umulig for Patentstyret å klarlegge om det er grunnlag for oppheving. Et krav om at anførslene skal begrunnes og i rimelig grad dokumenteres, kan dessuten begrense saksmengden og hindre at det blir reist grunnløse saker.

Både den danske designloven og det svenske lovutkastet i SOU 2001: 68 oppstiller en begrunnelsesplikt. Departementet foreslår at en regel om dette også tas inn i den norske designloven, som foreslått i designutredningen.

Når det gjelder innholdet i begrunnelsen fra den private parten, bør det skilles mellom ulike typetilfeller. Hvis det anføres at Patentstyret har tolket regelverket feil, bør manglende dokumentasjon ikke være avvisningsgrunn. Her bør en angivelse av den rettslige problemstillingen være en tilstrekkelig begrunnelse. Patentstyret har gode forutsetninger for å utrede og undersøke slike spørsmål selv. Det samme gjelder hvis den private parten ber om at registreringen vurderes opp mot eldre søknader og registreringer hos Patentstyret (nyhetsgranskning). Patentstyret vil ikke ha behov for noen dokumentasjon fra parten for å kunne utføre en slik undersøkelse. Begrunnelsesplikten bør heller ikke i andre tilfeller praktiseres strengt. Et krav om overprøving bør bare avvises hvis begrunnelsen er så svak at det har liten hensikt å ta saken opp til behandling.

Etter dagens bestemmelser om innsigelser må vilkåret om begrunnelse være oppfylt allerede ved innleveringen (Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 34 første spalte). Hvis det foreligger «særlige grunner», kan parten gis en frist til å supplere en begrunnelse som allerede oppfyller minimumskravet. I designutredningen er det foreslått at også dette prinsippet skal videreføres.

Det er en målsetting at det nye overprøvingssystemet skal være mer brukervennlig enn dagens innsigelsesordning. Ut fra dette mener departementet at reglene om adgang til retting bør være mer liberale enn i dag. Departementet foreslår derfor at den private parten skal varsles om mangler og gis mulighet til retting og utfylling før overprøvingskravet eventuelt avvises. Det bør ikke være et vilkår for retting at det foreligger «særlige grunner». Hvis det ikke er opplagt hva slags begrunnelse eller dokumentasjon Patentstyret mener er nødvendig i saken, må Patentstyret opplyse parten om dette.

Avgiftsplikten vil trolig bidra til at det sjelden kommer inn overprøvingskrav som ikke oppfyller begrunnelsesplikten. En adgang til retting for å unngå avvisning vil derfor neppe påføre Patentstyret noen administrativ belastning av betydning. En slik regel vil harmonere godt med bestemmelsene om retting i forvaltningsloven § 11 fjerde ledd, jf. § 32 tredje ledd første punktum. Den danske designloven og det svenske lovutkastet inneholder liknende bestemmelser.

10.4.7 Bør Patentstyret kunne gå utenfor de anførte grunnlagene?

Etter dagens innsigelsesordning kan Patentstyret gå utenfor grunnlagene som er anført i innsigelsen og oppheve registreringen på annet grunnlag (se Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 35 annen spalte). Det er tvilsomt om dette prinsippet kan videreføres fullt ut i systemet for administrativ overprøving. Dette skyldes at en konkret sakstilknytning er et vilkår etter direktivet for å reise sak på bestemte grunnlag. For eksempel fastsetter direktivet at sak om ugyldighet på grunnlag av at registreringen krenker en varemerkeregistrering, bare kan reises av den som har retten til varemerket (artikkel 11 nr. 4, jf. nr. 2 bokstav a). Dette innebærer trolig at Patentstyret ikke kan gis kompetanse til å oppheve designregistreringen på slikt grunnlag av eget initiativ i en overprøvingssak som er reist av andre enn varemerkehaveren.

Designutredningen sier ikke noe om hvorvidt Patentstyret kan gå utenfor de anførte grunnlagene i saker om administrativ overprøving. I forarbeidene til den danske designloven er det uttalt at overprøvingen utelukkende skal skje på grunnlag av opplysningene fra den private parten. Dette må forstås slik at Patent- og varemærkestyrelsen ikke kan gå utenfor de anførte grunnlagene. Også det svenske lovutkastet i SOU 2001: 68 synes å forutsette at Patentverket skal holde seg til de anførte grunnene. Etter det svenske forslaget skal imidlertid administrative overprøvingssaker avvises hvis de ikke kan avgjøres «enkelt och utan dröjsmål». At kompliserte saker avvises, kan gjøre det naturlig å fastsette at Patentverket skal nøye seg med å vurdere forholdene som er anført i overprøvingskravet. Designutredningen inneholder ingen tilsvarende avvisningsregel.

Departementet ser det ikke som hensiktsmessig å generelt avskjære Patentstyret fra å gå utenfor de anførte forholdene. Hensynet til bl.a. designregistrets troverdighet taler for at Patentstyret bør kunne ta opp også andre grunnlag for oppheving, hvis det er forenlig med direktivets bestemmelser om sakstilknytning. En hovedregel om dette synes å være i samsvar med gjeldende rett om innsigelser etter mønsterloven og harmonerer godt med den alminnelige utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17 første ledd. Det kan også vises til forvaltningsloven § 34 annet ledd, som gir klageinstansen i saker om enkeltvedtak adgang til å ta opp forhold av eget initiativ.

Et utkast til forskrift til designloven ble sendt på høring høsten 2001. Utkastet inneholder en regel om at Patentstyret skal ta i betraktning ethvert forhold som det har kjennskap til, og som kan ha betydning for overprøvingssaken. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot denne bestemmelsen.

I lys av dette foreslår departementet en hovedregel om at Patentstyret skal ha rett, men ikke plikt, til å gå utenfor grunnlagene som er anført av partene i saker om administrativ overprøving.

En slik regel foreslås også inntatt i reglene om klage til Patentstyrets annen avdeling, se kapittel 11.1.3 nedenfor.

10.4.8 Bør vedtak om oppheving få virkning fra registreringstidspunktet?

Ifølge designutredningens merknader til § 25 skal den klare hovedregelen være at en administrativ oppheving har tilbakevirkende kraft. Dette innebærer at registreringen anses for ikke å ha eksistert. Den regnes i utgangspunktet som en «nullitet». Designhaveren kan følgelig ikke kreve erstatning for inngrep, selv om inngrepet fant sted før registreringen ble kjent ugyldig. Regelen er i samsvar med det som er antatt å være gjeldende rett ved ugyldighetssøksmål etter mønsterloven, patentloven og varemerkeloven: Hvis en registrering blir kjent ugyldig av en domstol, får ugyldigheten som hovedregel tilbakevirkende kraft (se f.eks. Stenvik: Patentrett (Oslo 1999) s. 255-56 med videre henvisninger).

Etter den alminnelige forvaltningsretten foretas det en mer nyansert vurdering når det skal tas stilling til virkningene av ugyldighet. Spørsmålet om oppheving av et forvaltningsvedtak får tilbakevirkende kraft, kan bl.a. bero på om den begunstigede bevisst ga uriktige opplysninger da det opprinnelige vedtaket ble truffet. Formålet med en slik nyansert vurdering er å unngå at ugyldighet får urimelige konsekvenser.

I varemerkeutredningen II er det foreslått en slags delt løsning på varemerkeområdet. Bare domstolene skal kunne kjenne en registrering ugyldig med virkning allerede fra registreringstidspunktet. Patentstyrets avgjørelse i sak om administrativ overprøving må eventuelt gå ut på slettelse, slik at avgjørelsen bare får virkning fremover i tid - det vil si fra tidspunktet da avgjørelsen om slettelse ble truffet. Tilbakevirkning kan etter utredernes oppfatning være betenkelig fordi den kan få konsekvenser som det ikke er lett å ha oversikt over på avgjørelsestidspunktet (NOU 2001: 8 s. 44 første spalte). Det er også vist til særtrekk ved varemerkeområdet som gjør at behovet for tilbakevirkende kraft ikke er så stort.

Departementet har likevel kommet til at Patentstyrets avgjørelse om at en designregistrering er ugyldig, som hovedregel bør ha tilbakevirkende kraft, slik Patentstyret har foreslått. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot forslaget. Departementet viser til at systemet med administrativ overprøving vil bli mindre nyttig for brukerne hvis avgjørelsen om ugyldighet bare får virkning fremover i tid. Blant annet fordi den obligatoriske nyhetsgranskningen er foreslått opphevet, kan behovet for å få fastslått at registreringen er en «nullitet» være større på designområdet enn på varemerkeområdet, der systemet med granskning før registrering er foreslått videreført. Det kan virke urimelig om den som har brukt designen i en registrering som var åpenbart ugyldig og også er blitt opphevet av Patentstyret, må reise ugyldighetssøksmål for å unngå erstatningskrav.

Departementet har videre lagt vekt på at de øvrige nordiske landene synes å gå inn for at et vedtak om administrativ oppheving skal ha slik tilbakevirkende kraft. Også EUs forordning om EF-design oppstiller en hovedregel om at ugyldighet får virkning fra registreringstidspunktet (artikkel 26).

Etter departementets forslag vil Patentstyrets avgjørelser om ugyldighet få tilbakevirkende kraft i samme grad som dommer om ugyldighet. Hvilke unntak som eventuelt skal gjøres fra prinsippet om tilbakevirkning, må avklares gjennom rettspraksis mv.