6 Designrettens innhold, omfang og varighet

6.1 Innledning

Med designrettens innhold siktes det til hvilke typer utnyttelse som designhaveren har enerett til.

I dette kapitlet vil også omfanget av beskyttelsen bli omtalt. Spørsmålet er her hvor sterke likhetstrekk det må være mellom en registrert design og en annen design for at designhaveren kan nekte bruk av den andre designen. Det blir videre gitt en omtale av beskyttelsens varighet.

Designretten er, på samme måte som andre immaterielle eneretter, en forbudsrett. Den gir innehaveren rett til å nekte andre å utnytte designen på bestemte måter. For at andre skal kunne utnytte designen, kreves det tillatelse fra designhaveren, typisk en avtale om produksjon og salg. Det er innehaveren selv som må gripe inn overfor uhjemlet bruk ved å reise inngrepssak for domstolene, eller ved å be om at det blir reist straffesak. Designhaveren står fritt til å akseptere bruken.

Designretten gir ikke designhaveren noen ubetinget rett til selv å fremstille og bruke produkter med det beskyttede utseendet. Adgangen til utnyttelse kan være avskåret gjennom annen lovgivning, f.eks. lover og forskrifter med tekniske krav til produkter.

6.2 Designrettens innhold

6.2.1 Gjeldende rett

Registrering etter mønsterloven gir innehaveren en enerett til å utnytte designen i nærings- og driftsøyemed, se loven § 1 annet ledd § 5 første ledd. For at andre skal kunne bruke designen i slik sammenheng, kreves det tillatelse fra designhaveren. I § 5 annet ledd er det presisert at beskyttelsen innebærer en rett til å nekte andre å «tilvirke, innføre til riket, utby, overlate eller utleie varer» med et utseende som kolliderer med registreringen. Denne opplistingen er uttømmende. Dette betyr at bl.a. kopiering til privat bruk faller utenfor beskyttelsen.

Mønsterloven § 7, jf. mønsterforskriften § 22, fastsetter at designretten ikke kan påberopes i forhold til reservedeler og tilbehør som importeres for å reparere et luftfartøy som hører hjemme i en annen stat, forutsatt at denne staten gir samme behandling for norske luftfartøyer. Bestemmelsen bygger på artikkel 27 i Chicagokonvensjonen 7. desember 1944 angående internasjonal sivil luftfart.

Prinsippet om konsumpsjon i mønsterloven § 5 tredje ledd innebærer at designretten ikke kan brukes til å hindre videre salg av designbeskyttede produkter som er ført på markedet i EØS-området av designhaveren eller med dennes samtykke. Slike eksemplarer av produktet kan selges videre uten at det er nødvendig med nytt samtykke fra designhaveren. Reglene om konsumpsjon legger til rette for parallellimport. Produkter som selges billig i andre EØS-land, kan importeres og selges i Norge i konkurranse med lisensierte produkter. Dette er en side av den frie flyten av varer i det indre marked.

Et designbeskyttet vareparti som er solgt utenfor EØS-området, kan ikke importeres og selges i Norge uten samtykke fra designhaveren. Konsumpsjonen er altså EØS-regional, og ikke global.

Et annet unntak fra beskyttelsen er den såkalte forbenyttelsesretten etter mønsterloven § 6. Unntaket innebærer at den som utnyttet designen kommersielt da søknaden om registrering ble innlevert, kan fortsette utnyttelsen hvis den ikke utgjorde et åpenbart misbruk. Tilsvarende gjelder for den som har gjort vesentlige forberedelser til bruk. Siktemålet med forbenyttelsesretten er å hindre at investeringer går tapt.

Mønsterloven §§ 28 til 30 inneholder regler om tvangslisens. En tvangslisens er en tillatelse fra domstolene til å utnytte en design kommersielt uten samtykke fra innehaveren av registreringen. Tvangslisens kan på bestemte vilkår gis til dem som utnyttet designen da søknaden ble gjort tilgjengelig for allmennheten, eller som hadde gjort vesentlige forberedelser til slik bruk. Hvis utnyttelsen fant sted før innleveringen av søknaden, kan reglene om forbenyttelsesrett gi grunnlag for fortsatt utnyttelse.

6.2.2 Direktivet og designutredningen

Direktivet gjør ingen endringer i prinsippet om at designretten gir en rett til å nekte andre å utnytte designen. Men i motsetning til mønsterloven gir direktivet ingen uttømmende opplisting av utnyttelsesmåter som er omfattet av eneretten. Direktivet gir kun noen eksempler på slike utnyttelsesmåter. Prinsippet i mønsterloven speilvendes ved at designretten omfatter alle typer utnyttelse som ikke er uttrykkelig unntatt, se artikkel 12 og 13 og lovutkastet §§ 9 til 12 i designutredningen. Samlet sett vil direktivet likevel ikke føre til noen omfattende endringer sammenliknet med dagens regler om beskyttelsens innhold.

Direktivets eksempler på utnyttelsesmåter som designhaveren har enerett til, er å produsere, by frem, markedsføre, importere, eksportere og bruke produkter med det beskyttede utseendet, samt å lagre produkter med slik utnyttelse for øyet (se artikkel 12 nr. 1 og § 9 i lovutkastet i designutredningen). En bør her særlig merke seg at designhaveren kan nekte andre å «bruke» et beskyttet produkt, hvis ikke bruken faller inn under et av unntakene i direktivet artikkel 13. Dette medfører at bedrifter som f.eks. har kjøpt produksjonsutstyr som viser seg å krenke en designrett, ikke kan bruke utstyret uten tillatelse fra designhaveren. Dette gjelder selv om bedriften kjøpte utstyret i god tro. I designutredningen er konsekvensen av regelen illustrert med følgende eksempel (i merknadene til § 9):

«Vi kan tenke oss at en produsent gjør designinngrep ved å etterligne en beskyttet design ved utformingen av en datamaskin. Deretter selger produsenten en rekke datamaskiner til et reklamebyrå som bruker disse i sin virksomhet. Selv om reklamebyrået var i god tro, må det ha samtykke fra designhaveren for å kunne fortsette utnyttelsen av datamaskinene i sin virksomhet, se også utkastet kapittel 7 om straff, erstatning m.v.»

Den norske patentloven oppstiller et forbud mot bruk av patenterte oppfinnelser uten tillatelse fra patenthaveren. Mønsterloven gir for sin del ingen rett til å gripe inn overfor selve bruken. Ved forberedelsen av mønsterloven ble det pekt på at en slik bestemmelse kunne ramme godtroende tredjepersoner. Man så dessuten ikke noe vesentlig behov for å strekke vernet så langt (se innstilling 9. juni 1967 til lov om mønster s. 61-62 og Ot.prp. nr. 40 (1969-70) s. 23 første spalte).

Det er noe usikkert om beskyttelsen etter mønsterloven omfatter retten til eksport. Her vil direktivet føre til en klargjøring.

Direktivet artikkel 13 nr. 1 (jf. § 10 i lovutkastet i designutredningen) gjør visse unntak fra beskyttelsen. Designretten er ikke til hinder for at designen brukes til private formål. Dette unntaket synes å være i samsvar med mønsterlovens prinsipp om at beskyttelsen bare gjelder utnyttelse i nærings- og driftsøyemed. Etter direktivet er det også adgang til å forske på designen, f.eks. for å finne ut hvordan den kan utvikles videre. Mønsterloven oppstiller ikke et slikt «forskerprivilegium». Det gjør derimot patentloven. Unntaket i direktivet vil trolig få mindre praktisk betydning enn på patentrettens område.

Videre kan designen reproduseres med sikte på undervisning eller sitering. Det er et vilkår at kilden angis, og at bruken ikke er i strid med god forretningsskikk eller i urimelig grad skader den normale utnyttelsen av designen. Bestemmelsen om sitatrett er inspirert av opphavsretten, og det er noe uklart hva som skal regnes som «sitat» av en design. Mønsterloven inneholder ingen bestemmelse om dette.

Designretten kan heller ikke påberopes i forhold til utstyr på skip og luftfartøyer som bare har midlertidig opphold her i landet, eller i forhold til reparasjon av slike fartøyer, se artikkel 13 nr. 2 og § 11 i lovutkastet i designutredningen. Bestemmelsen er utformet med utgangspunkt i Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett artikkel 5 c om utstyr som er underlagt patentrett. Det gjeldende unntaket i mønsterloven omfatter bare luftfartøy. Formålet med bestemmelsen er å lette internasjonal samhandel og samferdsel.

Direktivet artikkel 15 (lovutkastet i designutredningen § 12) innebærer at EU-statene må oppstille et prinsipp om EØS-regional konsumpsjon på designområdet. Designhaveren kan ikke nekte videre salg av beskyttede produkter som er ført på markedet i EØS-området av designhaveren selv eller med samtykke fra denne. Dette er i samsvar med gjeldende norsk rett på designområdet. En avgjørelse fra EFTA-domstolen om konsumpsjonsbestemmelsen i varemerkedirektivet indikerer at Norge kan ha konsumpsjonsregler som også omfatter varer som er produsert og ført på markedet utenfor EØS-området (EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 12. mars 1997 i sak E-2/97 (Maglite)).

Direktivet har ikke regler om rett til å fortsette utnyttelse som ble påbegynt før designsøknaden ble innlevert. Mønsterloven § 6 om forbenyttelsesrett er derfor ikke ført videre (se likevel proposisjonen kapittel 13 om direktivet artikkel 12 nr. 2). Patentstyret antar at oppheving av forbenyttelsesretten ikke vil få noen særlig praktisk betydning.

Direktivet gjør det dessuten nødvendig å avskaffe ordningen med tvangslisens på designområdet. Heller ikke denne endringen antas å få noen konsekvenser av betydning. Tvangslisensordningen innenfor lovgivningen om industrielt rettsvern er svært lite brukt.

6.3 Designrettens omfang

6.3.1 Gjeldende rett

Etter mønsterloven § 5 første ledd kan designretten påberopes i forhold til alle varer med et utseende som ikke skiller seg vesentlig fra designen, eller som har opptatt i seg noe som ikke skiller seg vesentlig fra designen. Forskjellskravet er utformet på samme måte som i § 2 første ledd om vilkår for vern. Det er i begge sammenhenger avgjørende om utseendet er vesentlig forskjellig. Forskjellskravet skal etter forarbeidene tolkes på samme måte i de to sammenhengene (se Ot.prp. nr. 40 (1969-70) s. 23 annen spalte).

Etter mønsterloven § 10 annet ledd første punktum skal søknaden angi varen eller varene som designen søkes registrert for. Eneretten omfatter bare utseendet til varer av samme eller liknende slag som dem designen er registrert for, se mønsterloven § 5 annet ledd.

6.3.2 Direktivet og designutredningen

Etter direktivet artikkel 9 (jf. § 9 annet ledd i lovutkastet i designutredningen) omfatter designretten enhver design som ikke gir en informert bruker et annet helhetsinntrykk. Dette svarer til forskjellskravet som er oppstilt som et vilkår for beskyttelse i direktivet artikkel 5 (jf. lovutkastet i designutredningen § 3 tredje ledd). Innehaveren av designretten kan følgelig nekte andre å utnytte en design som gir det samme helhetsinntrykket som den registrerte designen, og som dermed ikke har individuell karakter sammenliknet med denne. I den nærmere vurderingen av vernets omfang skal det legges vekt på hvor fritt designeren sto ved utviklingen av designen. Det skal også tas hensyn til hva slags produkt og særlig hvilken industrisektor det er tale om (se avsnitt 13 i direktivets fortale). Hvis friheten var liten - f.eks. fordi det er svært mange produkter på markedet og små variasjonsmuligheter - blir omfanget av vernet snevrere enn ellers. Det skal i så fall mer til for å konstatere at en design krenker en eksisterende registrering. Siktemålet med disse retningslinjene for inngrepsvurderingen er å begrense faren for at designrettigheter bremser produktutviklingen og konkurransen i den aktuelle bransjen.

I likhet med mønsterloven benytter direktivet det samme forskjellskravet ved angivelsen av vilkårene for beskyttelse og ved beskrivelsen av beskyttelsens omfang. Forskjellskravet etter direktivet kan trolig praktiseres på samme måte som etter gjeldende rett. Det vises til proposisjonen kapittel 5.2.2 og 5.4.

Eneretten etter mønsterloven omfatter bare utseendet til varer av samme eller liknende slag som dem designen er registrert for. Hvis søknaden eksempelvis gjelder utsmykkingen (ornamenteringen) av kjøkkenserviser, vil beskyttelsen ikke være til hinder for at andre fremstiller klesplagg med den samme dekorasjonen. Siktemålet med dette prinsippet er å svekke den konkurransebegrensende virkningen av rettighetene.

I direktivet er designrettens omfang ikke formelt begrenset på denne måten. Eneretten omfatter i prinsippet all design som gir det samme helhetsinntrykket, uavhengig av hvilket produkt designen brukes på. I Patentstyrets utredning er dette eksemplifisert slik:

«Problemstillingen om bruk av samme design for ulike produkttyper og innenfor forskjellige bransjer er særlig praktisk for ornamenter (dekorasjonsmotiver). I en søknad kan designen for eksempel være et motiv vist på en kopp. Hvis en tidligere kjent design med samme helhetsinntrykk er registrert for eller brukt på andre kjøkkenartikler, kan denne designen likevel være til hinder for designbeskyttelse, jf. § 3 tredje ledd. Hvor den søkte designen er svært lik den kjente designen, vil den søkte designen som hovedregel ikke kunne oppnå beskyttelse selv om det kjente ornamentet eksempelvis var registrert for en annen type produkt enn kjøkkenartikler, for eksempel møbelstoff, jf. § 3 annet ledd. Er et ornament registrert for kopper, kan en tilsvarende tenke seg at en konkurrent gjør inngrep i designregistreringen hvis vedkommende selger møbelstoff med en design som er veldig lik den registrerte, jf. § 9 annet ledd. Grensen for hva som skal til for å oppnå designbeskyttelse, og hva som er designinngrep, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.»

Produktangivelsen i søknaden vil likevel ha betydning både for spørsmålet om designen oppfyller vilkårene for registrering, og for omfanget av vernet. Dette er en konsekvens av at det i vurderingen av om forskjellskravet er oppfylt, bl.a. skal legges vekt på hvilken bransje det er tale om. Er produktene forskjellige, kan dessuten helhetsinntrykket lettere bli forskjellig, slik at det kreves mindre variasjoner i designen enn ved produkter av samme slag.

6.4 Designrettens varighet

6.4.1 Gjeldende rett

Etter mønsterloven § 24 gjelder registreringen av en design i inntil fem år fra den dagen da søknaden om beskyttelse ble innlevert til Patentstyret. Registreringen kan forlenges med ytterligere to femårsperioder, slik at samlet beskyttelsestid kan komme opp i femten år. Søknad om fornyelse må innleveres til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter registreringsperiodens utløp (§ 25). Det kan bare søkes om forlengelse for én femårsperiode av gangen. For fornyelse må det betales en forskriftsbestemt avgift.

Når beskyttelsen er opphørt etter utløpet av maksimal registreringstid eller ved at registreringen ikke er fornyet, kan hvem som helst utnytte designen uten hinder av mønsterloven.

6.4.2 Direktivet og designutredningen

Direktivet artikkel 10 gjør det nødvendig å heve maksimal beskyttelsestid til tjuefem år. Det skal dessuten være mulig å søke om beskyttelse for flere femårsperioder samtidig, forutsatt at samlet beskyttelsestid ikke overskrider tjuefem år.

Artikkel 14 inneholder en særbestemmelse om bestanddeler som anvendes til reparasjon av sammensatte produkter (reservedeler). For slik design kan statene beholde eller redusere beskyttelsestiden etter gjeldende rett. For Norges vedkommende innebærer dette at maksimal beskyttelsestid ikke kan være mer enn femten år.

Beskyttelsestiden og fremgangsmåten ved fornyelse er regulert i §§ 23 og 24 i lovutkastet i designutredningen. Maksimal beskyttelsestid er i samsvar med direktivet satt til tjuefem år. Patentstyret foreslår at beskyttelsestiden for reservedeler ikke skal kunne overskride femten år. Det siste gjør ingen endring i gjeldende rett.

6.5 Høringsinstansenes syn og departementets vurderinger

Forslaget i designutredningen til bestemmelser om designrettens innhold, omfang og varighet bygger på direktivets bestemmelser. Få høringsinstanser har hatt annet enn tekniske merknader til forslagene. Instansenes kommentarer til det innholdsmessige knytter seg i stor grad til beskyttelsestiden for reservedeler, der direktivet gir Norge en viss valgfrihet. Reservedelsproblematikken er nærmere omtalt i proposisjonen kapittel 7.

Når det gjelder utvidelsen av maksimal beskyttelsestid til tjuefem år, gir Nærings- og handelsdepartementet uttrykk for «en viss grad av skepsis mht. om en så lang beskyttelsestid er nødvendig og hensiktsmessig». Nærings- og handelsdepartementet anser likevel regelen som akseptabel. Forbrukerrådet er «meget skeptisk til den lange beskyttelsestiden som direktivet åpner opp for». Statens veiledningskontor for oppfinnere stiller seg for sin del positivt til muligheten for økt beskyttelsestid. Det samme gjør Norsk Designråd.

Justisdepartementet har merket seg at det er uenighet blant høringsinstansene om hvor lang den alminnelige beskyttelsestiden bør være, men understreker at hovedregelen om beskyttelse i maksimalt tjuefem år følger av direktivet.

Utenriksdepartementet savner en begrunnelse for hvorfor det er foreslått EØS-regional konsumpsjon av designretten, og mener at det bør vurderes å ta inn bestemmelser om global konsumpsjon. I høringsuttalelsen heter det:

«Den foreslåtte regelen innebærer at parallellimport av originale designbeskyttede reservedeler fra f.eks. Asia, USA eller Russland ikke kan foretas til Norge uten å innhente særskilt samtykke fra designhaveren. Dette kan virke fordyrende for prisene på varene i Norge, og er i strid med forbrukerinteressene. En vil derfor be om at regelen vurderes endret, i tråd med norsk holdning mht. konsumpsjon av varemerkeretten.»

Justisdepartementet bemerker at det opprinnelig gjaldt et prinsipp om nasjonal konsumpsjon innenfor både patentretten og designretten. Utvidelsen til EØS-regional konsumpsjon ble innført av hensyn til EØS-avtalen. En ytterligere utvidelse av konsumpsjonsområdet reiser en rekke EØS-rettslige, praktiske og økonomiske problemstillinger som ikke ble belyst under høringen. Konsumpsjonsspørsmålet er ikke drøftet i designutredningen og ble ikke kommentert av andre høringsinstanser enn Utenriksdepartementet.

Departementet foreslår derfor ingen endringer i designutredningens forslag om EØS-regional konsumpsjon av designretten, som er i samsvar med systemet i EU-statene. Departementet vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet på et senere tidspunkt.

Norsk forening for industriens patentingeniører har innvendinger mot at den som har kjøpt et beskyttet produkt i god tro, skal kunne nektes å bruke produktet hvis det er brakt i omsetning uten samtykke fra designhaveren. Det påpekes at retten til å nekte bruk, trolig vil føre til konflikter. Foreningen mener at kjøperen bør ha rett til å fortsette bruken på rimelige vilkår hvis vedkommende var i god tro.

Departementet ser at et slikt unntak fra designerens enerett som foreningen foreslår, kan virke rimelig. Det er imidlertid tvilsomt om unntaket vil være i samsvar med direktivet artikkel 12 nr. 1, som regulerer designrettens innhold. Noen regel om utnyttelsesrett for godtroende kjøpere er ikke foreslått verken av Patentstyret eller av de andre nordiske utrederne. Departementet har derfor ikke tatt foreningens forslag til følge.